Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2020 г. по делу N СИП-771/2020 Суд отменил решение Роспатента в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку и обязал его повторно рассмотреть в указанной части возражение иностранного лица в связи с наличием письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2020 г. по делу N СИП-771/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 24 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рогожина С.П., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовым М.Р.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица TB Digital Services GmbH ( 19-21, , Deutschland) 1) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 23.06.2020 об удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1366146 в отношении части товаров 9-го, всех товаров 12-го и всех услуг 35, 36-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 2) об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности устранить допущенное нарушение и вынести решение о регистрации товарного знака (знака обслуживания) по международной регистрации N 1366146 в отношении всех заявленных товаров 9-го и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица TB Digital Services GmbH - Колесник Е.А. (по доверенности от 01.01.2019 N V02005/2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барский С.А. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-900/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо TB Digital Services GmbH (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам со следующими требованиями:

1) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.06.2020 об удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2019, на решение Роспатента от 27.12.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку "RIO" по международной регистрации N 314489 в отношении части товаров 9-го, всех товаров 12-го и всех услуг 35, 36-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ)

2) об обязании Роспатента устранить допущенное нарушение и вынести решение о регистрации товарного знака (знака обслуживания) по международной регистрации N 1366146 в отношении всех заявленных товаров 9-го и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42-го классов МКТУ.

В обоснование заявленных требований компания указывает на отсутствие сходства между товарным знаком по международной регистрации N 1366146 и противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 314489 ввиду совершенно различного визуального восприятия этих обозначений, а также ссылается на отсутствие однородности услуг 35-го и 36-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы эти знаки.

В дальнейшем компания уточнила предмет заявленных требований, а именно просила признать недействительным решение Роспатента от 23.06.2020 и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение на решение об отказе в регистрации товарного знака по международной регистрации N 1366146.

Уточнение предмета заявленных требований было принято Судом по интеллектуальным правам на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Уточняя предмет заявленных требований, компания сослалась на факт получения ею письма-согласия закрытого акционерного общества "Армхолдинг" (далее - общество "Армхолдинг"), являющегося правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 314489, на регистрацию и использование товарного знака по международной регистрации N 1366146 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35-го и 36-го классов МКТУ, а также на факт прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 201938.

Роспатент представил отзыв на заявление компании, в котором указал на то, что оспариваемый ненормативный правовой акт принят уполномоченным лицом в соответствии с действующим гражданским законодательством, не нарушает права и законные интересы компании в сфере осуществления экономической деятельности.

В судебном заседании, состоявшемся 24.12.2020, представитель компании поддержал заявленные требования.

Представитель Роспатента заявил о правомерности оспариваемого решения, указал на то, что письмо-согласие было выдано уже после принятия Роспатентом оспариваемого решения, а также сослался на отсутствие оснований для взыскания с Роспатента судебных расходов.

Как следует из материалов дела, компания обратилась в Роспатент с заявкой о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку "RIO" по международной регистрации N 1366146 с конвенционным приоритетом от 19.07.2016 в отношении товаров 9, 12-го, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 27.12.2018 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации названному товарному знаку было отказано в отношении части товаров 9-го, всех товаров 12-го, всех услуг 35-го и 36-го классов МКТУ, поскольку такое предоставление противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ввиду выявления сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 314489 и N 201938.

Компания 23.10.2019 обратилась в Роспатент с возражением против отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1366146, в котором просила зарегистрировать данный знак в отношении заявленных товаров 9-го и услуг 35-го и 36-го классов МКТУ.

Решением от 23.06.2020 Роспатент удовлетворил возражение, отменил решение от 27.12.2018 и предоставил правовую охрану на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1366146 в отношении всех товаров 9-го и услуг 37, 38, 39, 41, 42-го классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Принимая данное решение, Роспатент основывался на том, что товарный знак по международной регистрации N 1366146 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 314489 в отношении однородных услуг 35-го и 36-го классов МКТУ, правообладателем которого является общество "Армхолдинг".

Вместе с тем, Роспатент отметил, что основания для вывода о несоответствии товарного знака по международной регистрации N 1366146 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении товаров 9-го класса МКТУ отсутствуют, поскольку срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 201938 истек.

Компания, полагая, что решение Роспатента от 23.06.2020 не соответствует закону, нарушает ее права и законные интересы, обратилась в Суд по интеллектуальными правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве Роспатента на заявление, письменных пояснениях, изложенных в ходатайстве о приобщении доказательств, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей заявителя и Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок компанией соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против отказа в представлении правовой охраны на территории Российской Федерации международному товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1366146 (17.11.2017) применимым законодательством для оценки его охраноспособности являются ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядок преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечень сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Роспатентом установлено, что товарный знак по международной регистрации N 1366146 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 314489 в отношении однородных услуг 35-го и 36-го классов МКТУ, правообладателем которого является общество "Армхолдинг".

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о несоответствии товарного знака по международной регистрации N 1366146 в отношении услуг 35-го и 36-го классов МКТУ, для индивидуализации которых на территории Российской Федерации испрашивается правовая охрана, положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем, согласно абзацу второму подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 указанного пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Компанией представлено в материалы дела письмо-согласие от 04.09.2020 общества "Армхолдинг", в соответствии с которым правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 314489 дает безотзывное и бессрочное согласие на предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1366146 в отношении услуг 35-го и 36-го классов МКТУ, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что ни статья 6.septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, ни ГК РФ не устанавливают требований к форме согласия на регистрацию товарного знака.

Как отмечено в пункте 3 Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.12.2009 N 190 (далее - Рекомендации), документальное подтверждение согласия правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака составляется в произвольной форме.

Как указывается в названных Рекомендациях, документ может быть признан подтверждающим согласие, если в нем приведены следующие сведения:

полные сведения о лице, дающем согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые позволяют такое лицо идентифицировать в качестве правообладателя противопоставленного товарного знака (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);

полные сведения о лице, которому выдается согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, позволяющие идентифицировать такое лицо в качестве заявителя по заявке (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);

выражение согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с приведением номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, на которое выдается согласие на регистрацию в качестве товарного знака с приложением заявленного обозначения;

конкретный перечень товаров/услуг, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

дата составления документа и подпись уполномоченного лица.

Документ, подтверждающий согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения, должен представляться на русском или другом языке. В случае представления такого документа на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Если представленный документ, подтверждающий согласие, не соответствует приведенным выше требованиям к оформлению, то он не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Данная правовая позиция согласуется с позицией президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 27.12.2017 по делу N СИП-329/2017.

Судебная коллегия, оценив представленное в материалы дела письмо-согласие от 04.09.2020, выданное обществом "Армхолдинг", являющимся правообладателем противопоставленного товарного знака, пришла к выводу о том, что оно соответствует требованиям, установленным Рекомендациями, содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление соответствующего согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международному товарному знаку, подписано уполномоченным лицом и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам считает, что в рассматриваемом случае может быть применено разъяснение, содержащееся в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), в соответствии с которым с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

Так, при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать следующее.

Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Таким образом, принимая во внимание наличие письма-согласия общества "Армхолдинг", являющегося правообладателем противопоставленного товарного знака, судебная коллегия приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта.

Из положений статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указания на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Исходя из изложенного, а также принимая во внимание разъяснение, изложенное в абзаце пятом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании от 23.10.2019 на решение Роспатента от 27.12.2018 в части отказа в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1366146 в отношении услуг 35-го и 36-го классов МКТУ.

При повторном рассмотрении возражения компании от 23.10.2019 Роспатенту следует учесть предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1366146 в отношении услуг 35-го и 36-го классов МКТУ.

На основании изложенного суд приходит к выводу о наличии оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта Роспатента.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Как указано в пункте 137 постановления от 23.04.2019 N 10, установление судом обстоятельств, на которые стороны не ссылались при рассмотрении возражения, заявления, подлежит учету при взыскании судебных расходов.

В случае если решение Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям подлежит отмене исходя из доказательств, представленных непосредственно в суд, судебные расходы подлежат возложению на лицо, их представившее.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, судебные расходы по уплате государственной пошлины применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в данном случае относятся судом на заявителя, поскольку названное письмо-согласие было получено им после принятия оспариваемого решения Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.06.2020 в части отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1366146 в отношении услуг 35-го и 36-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков отменить.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть в указанной части возражение иностранного лица TB Digital Services GmbH, поступившее 23.10.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 1366146 с учетом настоящего судебного акта.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская