Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 декабря 2020 г. по делу N СИП-843/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку спорный товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 декабря 2020 г. по делу N СИП-843/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2021 г. N С01-409/2021 по делу N СИП-843/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 29 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 31 декабря 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Исаковской А.И. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Анкор-Амур" (пер. Гаражный, д. 4, лит. 3, оф. 322, г. Хабаровск, ОГРН 1152724012527) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 28.08.2020 об удовлетворении возражения и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 723507.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Бакулин Евгений Викторович (Московская обл., г. Наро-Фоминск, ОГРНИП 310503012000026).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Анкор-Амур" - Петров В.Ю., Исхакова Е.З. (по доверенности от 08.04.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Пичугина Д.К. (по доверенности от 27.01.2020 N 01/32-46/41);

от индивидуального предпринимателя Бакулина Евгения Викторовича - Салькова А.С. (по доверенности от 01.06.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Анкор-Амур" (далее - заявитель, общество "Анкор-Амур") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.08.2020 об удовлетворении возражения и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 723507.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Бакулин Евгений Викторович (далее - третье лицо, предприниматель Бакулин Е.В.).

Заявленные требования мотивированы тем, что решение Роспатента от 28.08.2020 является незаконным, принятым в нарушение пунктов 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), поскольку спорный товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками: "" по свидетельству Российской Федерации N 426554, "" по свидетельству Российской Федерации N 426553, "" по свидетельству Российской Федерации N 728415, "" по свидетельству Российской Федерации N 655766, "" по свидетельству Российской Федерации N 706997, имеющими более ранний приоритет.

Проанализировав противопоставленные товарные знаки и заявки на их государственную регистрацию, общество "Анкор-Амур" делает вывод о том, что из всех перечисленных товарных знаков смысловое значение имеют только спорный товарный знак "" и противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 655766, поскольку только последний был заявлен на регистрацию в качестве словесного обозначения, а остальные противопоставленные товарные знаки заявлялись как комбинированные или словесные товарные знаки, которые не имеют смыслового значения.

По мнению заявителя, словесный товарный знак в отличие от словесного обозначения не охраняет звучание слова или словосочетания, а также его значение, в связи с чем Роспатент необоснованно установил их сходство по фонетическому и семантическому критериям.

Заявитель полагает, что Роспатентом необоснованно не были учтены отличия в произношении и ударении, количестве слогов и звуков сравниваемых товарных знаков, в связи с чем был сделан неверный вывод об их фонетическом сходстве.

При этом заявитель отмечает, что в английском языке слова "Stroyka" не существует и оно не может переводиться с английского языка. Написание обозначения "Stroyka" с использованием правил транслитерации, по мнению заявителя, также не приведет к противопоставленному обозначению "Стройка".

Заявитель отмечает, что административный орган не рассмотрел имеющиеся отличия спорного и противопоставленных товарных знаков по графическому критерию.

Не соглашаясь с доводом возражения о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги регистрацией спорного товарного знака, заявитель отмечает разный круг потребителей у правообладателей сравниваемых товарных знаков, а также отнесение предоставляемых ими услуг к разным видам, поскольку предприниматель Бакулин И.В. посредством сайта http://stroyka.ru предоставляет информацию о строительных материалах и наличии соответствующих товаров у партнеров сайта, а также сведения об исполнителях строительных, ремонтных работ и услуг, возможности их оказания и ценах.

В свою очередь, общество "Анкор-Амур" осуществляет реализацию товаров (строительные инструменты и средства малой механизации) непосредственно потребителям через розничную сеть магазинов под названием "".

С учетом этого заявитель считает, что товарные знаки, принадлежащие разным правообладателям, не являются однородными, используются для индивидуализации совершенно разных товаров и услуг и не могут вводить потребителя в заблуждение относительно их происхождения.

Полагая необоснованным вывод Роспатента об однородности сравниваемых услуг, заявитель указывает, что административный орган не принял во внимание: вид товаров и услуг, предоставляемых под разными товарными знаками, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), условия их реализации (продажу через розничную сеть либо через Интернет), круг потребителей.

Учитывая вышеизложенное, заявитель полагает, что спорный товарный знак не сходен до степени смешения ни с одним противопоставленным товарным знаком по семантическому, графическому и фонетическому критериям и имеет существенное различие с ними по перечням товаров и/или услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в связи с чем Роспатент в нарушение норм материального права без законных к тому оснований прекратил правовую охрану спорного товарного знака.

Роспатент и третье лицо в отзывах возражают против удовлетворения заявленного требования, указывая на правомерность оспариваемого решения, а также на необоснованность доводов заявителя.

В судебном заседании представитель заявителя просил удовлетворить заявленные требования.

Представители Роспатента и третьего лица в судебном заседании просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Выслушав доводы участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований ввиду следующего.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров. В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые принял акт, решение или совершили действия (бездействие).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (21.12.2018) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, приведенные в названном пункте Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 162 Постановления N 10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В частности, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Такая угроза смешения зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Согласно пункту 166 Постановления N 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Судом установлено, что товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 723507 с приоритетом от 21.12.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.08.2019 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" на имя общества "Анкор-Амур".

Спорный товарный знак является комбинированным, состоит из словесного элемента "Стройка", выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде горизонтальной линии.

В Роспатент 10.06.2020 поступило возражение предпринимателя Бакулина Е.В. против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием пунктам 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 28.08.2020 возражение было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку признано недействительным на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решение Роспатента обусловлено тем, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащими третьему лицу противопоставленными товарными знаками: "STROIKARU" по свидетельству Российской Федерации N 426554, "СТРОЙКАРУ" по свидетельству Российской Федерации N 426553, "Stroyka.ru" по свидетельству Российской Федерации N 728415, "Стройка.RU" по свидетельству Российской Федерации N 655766 и "STROIKARU" по свидетельству Российской Федерации N 706997, имеющими более ранний приоритет, и однородностью услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы.

Удовлетворение возражения послужило основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Суд соглашается с выводом Роспатента о сходстве до степени смешения спорного товарного знака с противопоставленными товарными знаками и однородностью товаров, в отношении которых они зарегистрированы, исходя из следующего.

Противопоставленные товарные знаки "STROIKARU" по свидетельству Российской Федерации N 426554, "СТРОЙКАРУ" по свидетельству Российской Федерации N 426553 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Противопоставленные товарные знаки "Stroyka.ru" по свидетельству Российской Федерации N 728415, "Стройка.RU" по свидетельству Российской Федерации N 655766 являются словесными, состоят из словесных элементов "Stroyka", "Стройка" и "RU", разделенных точкой. Товарные знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана данным товарным знакам предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств. Словесный элемент "RU" не является предметом самостоятельной охраны.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 706997 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде геометрической фигуры неправильной формы и словесного элемента "STROIKARU", выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков, принадлежащих одному правообладателю, объединенную наличием одного и того же доминирующего словесного элемента "СТРОЙКА", "STROIKA", "Stroyka".

Проанализировав спорный и противопоставленные товарные знаки по фонетическим признакам сходства, Роспатент пришел к правильному выводу о том, что сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесной части "Стройка" в противопоставленные товарные знаки. При этом Роспатент отметил, что обозначения являются созвучными, поскольку у них совпадает состав согласных и гласных звуков и их взаимное расположение в составе сравниваемых обозначений. Различие состоит только в двух звуках "РУ/RU", расположенных в конце обозначений.

Вопреки позиции заявителя, считающего, что словесный товарный знак в отличие от словесного обозначения не охраняет звучание слова или словосочетания, а также его значение, в связи с чем их нельзя сравнивать по фонетическому признаку, закон не разделяет словесные обозначения, зарегистрированные в качестве товарных знаков, и словесные товарные знаки.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы следующие виды обозначений: словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Из указанного положения следует, что словесное обозначение определяет вид товарного знака - словесный, но как более широкое понятие не ограничивается им, представляя собой всю совокупность зарегистрированных и незарегистрированных обозначений словесного характера, подлежащих включению в том числе в качестве отдельных элементов в комбинированные товарные знаки. Следовательно, все словесные товарные знаки являются словесными обозначениями, но не все словесные обозначения являются словесными товарными знаками.

В связи с этим все словесные товарные знаки, представляющие собой словесные обозначения, подлежат исследованию по фонетическому признаку сходства, что правомерно было осуществлено Роспатентом.

С учетом пункта 42 Правил сходство обозначений определяется в том числе на основании вхождения одного словесного обозначения в другое.

Учитывая, что сравниваемые товарные знаки совпадают в первой произносимой части "стройка", которая останавливает на себе внимание потребителя, эффект запоминания спорного товарного знака обусловлен, по мнению судебной коллегии, за счет этого словесного элемента, являющегося более значимым для запоминания и воспроизведения.

Таким образом, вопреки доводам заявителя, полное отсутствие сходства обозначений не может быть признано при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента спорного обозначения и являющегося единственным либо доминирующим словесным элементом противопоставленных товарных знаков.

Ссылка заявителя на то, что Роспатентом необоснованно не были учтены отличия в произношении и ударении, количестве слогов и звуков сравниваемых товарных знаков, является необоснованной, поскольку наличие окончаний "РУ/RU" в противопоставленных товарных знаках не является определяющим, они не влияют на общее впечатление, которое производят указанные обозначения на потребителей. При этом ударение во всех сравниваемых товарных знаках падает на слово "стройка".

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки характеризуются высокой степенью фонетического сходства ввиду наличия множества признаков, приведенных в подпункте 1 пункта 42 Правил: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений.

С учетом этого Роспатент в оспариваемом решении правильно провел анализ словесных элементов сравниваемых товарных знаков.

Судебная коллегия полагает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о близости сравниваемых спорного и противопоставленных товарных знаков и по семантическому критерию сходства, поскольку словесные элементы спорного товарного знака "Стройка" и противопоставленных товарных знаков "Stroyka.ru" по свидетельству Российской Федерации N 728415, "Стройка.RU" по свидетельству Российской Федерации N 655766 имеют одно и то же понятное среднему потребителю смысловое значение строящегося сооружения, а также территории, где строится что-либо.

Данное обстоятельство подтверждается словарно-справочными источниками (https://translate.yandex.ru/ и https://academic.ru), на которые сослался Роспатент в оспариваемом решении.

Ссылка заявителя на невозможность перевода с английского языка обозначения "Stroyka" не может быть принята во внимание, учитывая, что в транслитерации на русский язык, представляющей лишь побуквенную передачу отдельных слов и текстов одной графической системы средствами другой системы, указанное слово также имеет значение "стройка".

В то же время, вопреки мнению Роспатента о невозможности оценки сходства словесных элементов "STROIKARU" по свидетельству Российской Федерации N 426554, "СТРОЙКАРУ" по свидетельству Российской Федерации N 426553, и "STROIKARU" по свидетельству Российской Федерации N 706997 по семантическому критерию в связи с отсутствием их в словарях, их семантическое значение также имеет значение строящегося сооружения и территории, где строится что-либо. В совокупности с окончанием "РУ"/"RU", которое означает код страны Россия в ISO 3166-1 alpha-2, домен верхнего уровня, выделенный для России, ru - код ISO 639-1 для русского языка см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ru с точки зрения обычного потребителя, указанные обозначения, по мнению судебной коллегии, могут иметь смысловое значение названия сайта, продвигающего строительные услуги и материалы в домене верхнего уровня, выделенного для России.

Сравнивая сопоставляемые обозначения по графическому критерию, Роспатент пришел к правильному выводу о том, что визуальные отличия не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве и являются второстепенными поскольку запоминание знаков происходит прежде всего по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных элементов обозначений. Доводы заявителя о наличии значительных графических отличий спорного и противопоставленного товарных знаков необоснованны.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что Роспатент пришел к правильному выводу о высокой степени сходства доминирующего словесного элемента "стройка" спорного товарного знака с противопоставленными товарными знаками.

Относительно однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, судебная коллегия отмечает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что услуги, содержащиеся в перечне спорного и противопоставленных товарных знаков, характеризуются высокой степенью однородности, поскольку в отношении услуг 35-го класса МКТУ они относятся одному и тому же виду услуг "услуги по продвижению", имеют одну и туже цель - повышение спроса и увеличение сбыта, являются взаимодополняемыми.

Так, услуги 35-го класса МКТУ спорного товарного знака "продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" направлены на продвижение и реализацию товаров третьих лиц.

Услуги 35-го класса МКТУ "изучение рынка; исследования в области маркетинга" противопоставленных товарных знаков представляют собой услуги по анализу рынка с целью выявления размера рынка для товаров определенного вида; изучение рынка товаров и услуг, спроса и предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего продвижения своих товаров на рынке (Словарь экономических терминов. 2015).

Целью маркетинговых исследований является помощь предприятию по определению возможности массового производства товаров или услуг, по установлению иерархии характеристик товаров или услуг, способных обеспечить успех на рынке, по проведению анализа типологий и мотиваций имеющейся и потенциальной клиентуры, по определению цены и оптимальных условий продажи товаров и услуг.

При анализе однородности сравниваемых услуг суд принимает во внимание определение понятия продвижения товаров как совокупности разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же виду услуг и имеют своей целью повышение спроса на товары, увеличение сбыта, расширение рыночного поля товаров, довод заявителя о том, что при установлении однородности услуг Роспатент не принял во внимание разный круг потребителей правообладателей спорного и противопоставленных товарных знаков, а также разные виды предоставляемых услуг, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), условия их реализации (продажу через розничную сеть либо через Интернет) является несостоятельным.

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2014 по делу N СИП-476/2014, в котором поддержана позиция суда первой инстанции о том, что услуги по продвижению товаров третьих лиц являются однородными услугам 35-го класса МКТУ "агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, изучение рынка, исследования в области маркетинга, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров [для третьих лиц], публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама".

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что Роспатентом был сделан правомерный вывод о несоответствии спорного товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Относительно мотивов несоответствия спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ Роспатентом был сделан вывод о том, что сам по себе спорный товарный знак является фантазийным и не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35-го класса МКТУ.

При этом Роспатент отметил, что способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара имеется, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Однако для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и услугами 35-го класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Между тем, как правильно отметил Роспатент, представленные доказательства не подтверждают фактическое осуществление третьим лицом деятельности по оказанию услуг, маркированных заявленным обозначением, также как и доказательств в подтверждение того, что у среднего российского потребителя могла бы сформироваться или уже сформировалась однозначная ассоциация между спорным товарным знаком и лицом, подавшим возражение.

С учетом указанных доводов Роспатент пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Довод заявителя о том, что спорный и противопоставленный товарные знаки не могут вводить потребителя в заблуждение относительно их происхождения отклоняется судебной коллегией, учитывая, что Роспатент пришел к аналогичному выводу, и основанием для удовлетворения возражения явилось лишь сходство спорного и противопоставленного товарных знаков до степени смешения и однородность услуг, в отношении которых они зарегистрированы.

При указанных обстоятельствах суд, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует действующему законодательству, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что основания и порядок возврата государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская