Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2021 г. по делу N СИП-280/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака, поскольку Роспатент не установил значение (семантику) спорного словосочетания, его толкование и ассоциативные связи применительно к мнению потребителей соответствующих услуг

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 января 2021 г. по делу N СИП-280/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2021 г. N С01-576/2021 по делу N СИП-280/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 21 января 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 27 января 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Легенда Смарт" (ул. Стартовая, д. 8, литер А, оф. 301, Санкт-Петербург, 196210, ОГРН 1137847180195) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30., корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 420540894606) от 27.12.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2018703345.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Легенда Смарт" - Силинская А.В. (по доверенности от 11.01.2021 N 2/21);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кулакова К.В. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/02-282/41), Субботин А.А. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-901/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Легенда Смарт" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.12.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2018703345.

В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования, ходатайствовал о назначении судебной социологической экспертизы для разрешения следующих вопросов: является ли обозначение "SMART КВАРТИРА" широко известным потребителям; требуется ли потребителям для выведения описательных ассоциаций данного обозначения домысливания, то есть воспринимается ли обозначение "SMART КВАРТИРА" как фантазийное?

Роспатент в отзыве, письменных пояснениях и его представители в ходе судебного заседания заявленные требования оспорили, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта; против назначения социологической экспертизы возражали.

Протокольным определением от 21.01.2021 ходатайство о назначении социологической экспертизы было отклонено судом, поскольку коллегия судей пришла к выводу о том, что вопрос об ассоциативных связях, восприятии, семантике спорного обозначения может быть самостоятельно разрешен судом с точки зрения рядового потребителя.

При рассмотрении спора суд исходил из следующего.

Общество является правообладателем знаков обслуживания:

"" по свидетельству Российской Федерации N 535354, зарегистрированного в отношении услуг 36, 37 и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

"" по свидетельству Российской Федерации N 535355, зарегистрированного в отношении услуг 36, 37 и 42-го классов МКТУ.

Словесные элементы "Smart квартира" и "Смарт квартира" из объема правовой охраны указанных товарных знаков дискламированы.

Общество обратилось в Роспатент 31.01.2018 с заявкой N 2018703345 на регистрацию обозначения "" в качестве знака обслуживания в отношении следующих услуг 36-го класса "агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; инвестирование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; маклерство; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; спонсорство финансовое; страхование; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью", 37-го класса "асфальтирование; бурение скважин; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье окон; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка пемзой или песком; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка зданий [внутренняя]; уборка улиц; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка дымоходов" и 42-го класса "дизайн промышленный; дизайн художественный; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области защиты окружающей среды; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; консультации по вопросам архитектуры; контроль качества; оформление интерьера; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; советы по вопросам экономии энергии; услуги архитектурные; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; экспертиза инженерно-техническая" МКТУ.

Роспатент 26.06.2019 принял решение о регистрации спорного обозначения для вышеперечисленных услуг с дискламацией из объема правовой охраны знака обслуживания словесных элементов "SMART" и "КВАРТИРА". Отказывая в предоставлении правовой охраны указанным словесным элементам в составе заявленного на регистрацию комбинированного обозначения, Роспатент исходил из того, что "SMART квартиры" - это современный тренд в жилищном строительстве, основанный на рациональном использовании пространства квартиры, позволяющем эффективно разместить необходимый для жизни функционал, удовлетворяющий потребности современной семьи ().

Так, административный орган констатировал, что в целом данные словесные элементы не обладают различительной способностью, поскольку используются различными лицами в области деятельности заявителя, указывают на назначение заявленных услуг, как следствие, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

При этом Роспатент отклонил доводы заявителя о том, что включенное в спорное обозначение слово "SMART" может иметь самостоятельную правовую охрану, поскольку словосочетание "SMART КВАРТИРА" в целом используется как общепринятое именно в той сфере деятельности, к которой относятся вышеперечисленные услуги.

Так, Роспатент привел в своем решении от 26.06.2019 следующие примеры:

"1. Что такое SMART-квартиры? SMART-квартиры - это современный тренд в жилищном строительстве. Он основан на рациональном использовании пространства квартиры для размещения необходимого для жизни функционала, удовлетворяющего потребности современной семьи. Набор помещений, планировочные решения, размещение функциональных зон, расстановка мебели и интерьерные решения SMART-квартир продуманы таким образом, чтобы вся площадь квартиры использовалась максимально функционально (см. Интернет, https://gubdaily.ru/blog/promo/chto-takoe-smart-kvartiry, опубликовано 27.01.2015));

2. Что такое смарт-квартира (Смарт-квартира - это "квартира-интеллектуал". Но, даже по признакам малогабаритности, не стоит её сравнивать с квартирой-студией. Это жильё нового поколения, придерживающегося принципов минимализма и эргономичности во всех сферах своей жизни (см. Интернет, https://triproom.ru/blog/kak-obustroity-smart-kvartiru, опубликовано 17.10.2018));

3. Что такое смарт-квартира и "с чем её едят"? (Smart квартиры - жилье, с небольшим жилищным пространством, где присутствуют все необходимые удобства. На первый взгляд, кажется, что тут проблематично будет поместить мебель, технику и продумать целесообразный дизайн. Но это заблуждение - на самом деле, помещение с небольшими квадратными метрами тоже можно сделать полноценным, в котором будет создан функциональный интерьер (см. Интернет, https://crystal-avenue.com.ua/blog/chto-takoe-smartkvartira-i-s-chem-eye-edyat, опубликовано 16.04.2018));

4. Что такое смарт квартиры, ее главные достоинства! (Квартира с "умной" планировкой и продуманным дизайном! В данных квартирах задействовано все пространство с максимальной пользой. Планировки смарт-квартир спроектированы в соответствии с конкретными задачами: здесь нет ни одного лишнего квадратного (см. Интернет, https://afy.ru/press/smart_kvartiry, опубликовано 31.07.2017));

5. Что такое смарт-квартира? (Одно из главных преимуществ smart квартир в их планировке, здесь рассчитывается и планируется функциональное использование буквально каждого метра. Такие квартиры очень удобны для жизни, их строят в центре города или близко к транспортной развязки, ведь главное для смарт-квартиры - комфорт, функциональность и доступность. Таким образом имеется прямая выгода, в смарт квартире покупатель приобретает не метры, а функциональное пространство (см. Интернет, http://priroda-life.com/chto-takoe-smart-kvartira));

6. Что такое смарт-квартира и сколько она стоит (Смарт-квартиры - небольшое жилье, в котором каждый квадратный метр продуман и функционален (см. Интернет, https://dom.ria.com/articles/chto-takoe-smart-kvartira-i-skolko-ona-stoit-l_74790.html, опубликовано 14.11.2018));

7. Smart-квартиры: минимализм на рынке жилья (smart в переводе с английского - "умный" и "интеллектуальный". Данная недвижимость приобрела популярность в США, Германии и Франции еще 10 лет назад. В большинстве европейских стран можно встретить небольшую квартиру-студию, как в новостройке, так и во вторичном фонде. "Smart - это не обязательно маленькая площадь, хотя именно при таких условиях можно наиболее ярко продемонстрировать искусство оптимизации пространства и функциональности дизайна, позаимствованного в Японии", отмечает Яна Глазунова, генеральный директор VSN Realty, (см. Интернет, https://news.ners.ru/smart-kvartiry-minimalizm-na-rynke-zhilya.html));

8. Что такое смарт-квартиры: особенности планировки, жилое пространство, плюсы и минусы ("Умное" жилье не всегда подразумевает минимальную квадратуру: можно встретить и двухкомнатные смарт-квартиры, в которых по максимуму использовано все свободное пространство. К примеру, евродвушка и евротрешка - помещения небольшой квадратуры, соответствующей обычной однокомнатной квартире, однако благодаря грамотной планировке они разделяются на несколько комнат, гостиную и кухню (см. Интернет, http://fb.ru/article/428553/chto-takoe-smart-kvartiryi-osobennosti-planirovki-jiloe-prostranstvo-plyusyi-i-minusyi));

9. Что такое смарт-квартира? (в переводе с английского языка "smart" означает "интеллектуальный". Смарт-жилье это вовсе не квартиры-студии, не однокомнатные квартиры, и не квартиры с маленькими площадями. Смарт-квартиры представляют собой отдельный тип жилья, так как в них рациональнее используется пространство и задействуется каждый квадратный метр полезной площади (функциональность планировок на 40 процентов выше, чем в простых квартирах) (см. Интернет, http://stoprsp.ru/chto-takoe-smart-kvartira.html, опубликовано 13.04.2013));

10. "Смарт-квартиры" - доступное жилье. Стоит ли покупать? (Smart в переводе с анг. означает интеллектуальный и умный, то есть это правильная оптимизация пространства, использование каждого квадратного метра и грамотный дизайн интерьера (см. Интернет, http://agentessa.ru/kupit-smart-kvartiru))".

Роспатент не согласился с доводами общества о фантазийности словесного элемента "SMART" в заявленном обозначении, обусловленным мнением заявителя о том, что указанный словесный элемент не вызывает конкретных ассоциаций у потребителей в отношении заявленных услуг и семантически не связано со словом "КВАРТИРА". Как указал Роспатент, словосочетание "SMART КВАРТИРА" воспроизводит название конкретного типа жилой недвижимости с присущими ему особенностями, а именно: комфорт, функциональность, свободная и обдуманная планировка, уютная атмосфера, экономия средств, рациональные размеры, в связи с чем административный орган сделал вывод о том что, словесные элементы "SMART КВАРТИРА" являются неохраняемыми.

Проанализировав представленные обществом документы, Роспатент указал, что они не подтверждают восприятие потребителем спорного обозначения как обозначение услуг общества. В частности, Роспатент отметил, что в представленных обществом документах отсутствует информация о маркировке заявленных услуг обозначением "SMART КВАРТИРА", а также сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, сопровождаемых заявленным обозначением, часть документов датируется позже даты подачи заявки и не могут учитываться при проведении экспертизы. Также Роспатент посчитал, что представленные заявителем документы не являются достаточными для вывода о приобретении обозначением различительной способности, позволяющей предоставить заявленному обозначению правовую охрану в качестве товарного знака без дискламации словесных элементов, поскольку исключительное право на товарный знак будет действовать на всей территории Российской Федерации.

Не согласившись с положенными в основу оспариваемого решения выводами, общество 25.10.2019 обратилось в Роспатент с возражением, доводы, которого сводились к следующему:

по мнению заявителя, заявленное обозначение в целом является фантазийным в отношении заявленных услуг;

словесный элемент "SMART" в словосочетании "SMART КВАРТИРА" в составе обозначения ввиду его буквального значения не может прямо ассоциироваться у потребителей с характеристиками заявленных услуг;

средний потребитель из буквального значения словосочетания "SMART КВАРТИРА" не может построить прямой ассоциации с какой-либо характеристикой квартиры, а любое предположение о смысле данного словосочетания, потребует от потребителя дополнительного рассуждения, домысливания и ассоциации;

определение, которое было сформулировано экспертизой, подтверждает, что обозначение "SMART КВАРТИРА" можно связать с множеством хвалебных характеристик товара, никак не связанных друг с другом;

обозначение "SMART КВАРТИРА" отсутствует в каких-либо энциклопедиях, справочниках и толковых словарях;

в подтверждение наличия различительной способности заявленного обозначения "SMART КВАРТИРА" заявителем также были приведены результаты опросов потребителей;

в соответствии с данными опросами, от 75% до 85% опрошенных не ассоциируют словосочетание "SMART квартира" с конкретной характеристикой заявленных услуг;

словесный элемент "SMART" приобрел различительную способность в отношении заявленных услуг в результате его длительного и интенсивного использования заявителем и аффилированными с ним лицами (общество с ограниченной ответственностью "Легенда");

длительное и интенсивное использование подтверждается тем, что словесный элемент "SMART" используется на сайте https://legenda-dom.ru/ на протяжении более 7 лет;

с 2012 года расходы на рекламу с использованием словесного элемента "SMART" до даты подачи заявки составили 131 769 763 рублей 38 копеек.

С возражением обществом были представлены следующие материалы:

- копия ответа на уведомление экспертизы в отношении заявки на товарный знак N 2018703345 от 29.04.2019 (источник 1);

- копия решения экспертизы заявленного обозначения в отношении заявки на товарный знак N 2018703345 от 26.06.2019 (источник 2);

- отчет об оценке рынка первичной жилой недвижимости Санкт-Петербурга (осень 2018), подготовленный закрытым акционерным обществом "ТНС Маркетинговый Информационный Центр" (источник 3);

- копия договора N SP 16/18/3 от 14.09.2018 (источник 4);

- аналитический отчет по результатам исследования "Известность и восприятие бренда LEGENDA на рынке первичной недвижимости Санкт-Петербурга", осень 2017 (источник 5);

- копия договора N 1/29052017 от 29.05.2017 на проведение маркетинговых исследований (источник 6);

- информация с сервиса who-is (источник 7);

- архивная копия сайта legenda-dom.ru от 09.10.2012 (источник 8);

- архивная копия сайта legenda-dom.ru от 18.12.2012 (источник 9);

- данные о посещаемости сайта legenda-dom.ru (источник 10);

- документы, подтверждающие затраты на рекламу (источник 11);

- перечень документов, подтверждающих затраты на рекламу "Легенда на Комендантском 58" (источник 12);

- перечень документов, подтверждающих затраты на рекламу "Легенда на Оптиков 34" (источник 13);

- перечень документов, подтверждающих затраты на рекламу "Легенда на Яхтенной 24" (источник 14);

- перечень документов, подтверждающих затраты на рекламу, без указания объектов (источник 15).

Проанализировав значение (толкование) словосочетания "SMART КВАРТИРА", Роспатент пришел к выводу о том, что оно указывает на определенный вид недвижимости, особенность которого заключается в эффективном и рациональном использовании пространства, прямо указывает на назначение вышеуказанных услуг 36, 37, 42-го классов МКТУ.

Роспатент также указал, что обозначение "SMART КВАРТИРА" хорошо знакомо среднему российскому потребителю, используется различными потребителями в отношении заявленных услуг, в виду чего потеряло различительную способность (http://akkord-smart.ru/; https://europeya.ru/flat/kompakt/; https://instep36.ru/vm45247/about/; https://www.arban.ru/objects/residential/proekt-arbansmart), обращение к web-archive.ru свидетельствует о том, что сведения о продаже "smart квартир" присутствует по меньшей мере с декабря 2014 года.

В отношении документов, представленных обществом в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности, Роспатент указал, что они не позволяют прийти к выводу о восприятии потребителем до даты подачи заявки N 2018703345 спорного обозначения как средства индивидуализации оказываемых обществом вышеперечисленных услуг 36, 37, 42-го классов МКТУ.

Роспатент также указал, что представленные материалы (источники 4, 11, 12, 13, 14, 15) содержат отличные от заявленного обозначения "SMART КВАРТИРЫ" словесные обозначения "Legend Smart", "Smart Планировка", "Smart Продажи", а нечастые упоминания в представленных материалах обозначения "SMART КВАРТИРЫ" (в отличном от заявленного на регистрацию виде) является недостаточным основанием для подтверждения приобретения различительной способности в отношении услуг заявителя.

Проанализировав сведения социологического исследования, Роспатент отметил, что они не позволяют прийти к выводу об информированности потребителей на всей территории Российской Федерации о заявленном обозначении и лице, оказывающем соответствующие услуги, поскольку данное исследование проводилось в пределах территориальных границ одного населенного пункта - города Санкт-Петербурга.

Оценив представленный обществом отчет об оценке рынка первичной недвижимости Санкт-Петербурга по состоянию осень 2017 года, подготовленный обществом "ТНС Маркетинговый Информационный Центр" (источник 3), Роспатент посчитал, что он относится к исследованию рынка первичной недвижимости среди разных застройщиков ("ЛСР", "LEGENDA INTELLEGENT DEVELOPMENT", "ЛенСпецСтрой", "Лидер Строй", "Северный город" и др.) в сегментах "Эконом", "Комфорт", "Бизнес", а также содержит оценку известности бренда "LEGENDA". Как указал административный орган, в разделе "РЕЗЮМЕ" содержится информация о том, что обозначение "SMART КВАРТИРА" ассоциируется с брендом "LEGENDA", однако спонтанно не упоминается потребителями как важнейшая характеристика имиджа этого застройщика, в связи с чем невозможно четко установить, что потребители связывают данное обозначение с обществом.

При этом Роспатент обратил внимание на то, что общество (застройщик) ведет свою деятельность только в одном городе - Санкт-Петербурге, что не позволяет прийти к выводу об информированности потребителей на всей территории Российской Федерации о заявленном обозначении и лице, оказывающем услуги.

Таким образом, административный орган констатировал недоказанность приобретения спорным обозначением широкой известности среднему российскому потребителю, недоказанность длительного использования заявителем на территории всей Российской Федерации.

При названных обстоятельствах административный орган пришел к выводу об отсутствии оснований "считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ".

Не согласившись с названным решением Роспатента, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

В обоснование требования о признании ненормативного правового акта Роспатента недействительным общество ссылается на то, что изначально в решении от 26.06.2019 Роспатент указал, что словесный элемент "SMART КВАРТИРА" является общепринятым термином и указывает на тип/назначение услуг, а в оспариваемом решении от 27.12.2020 административный орган констатирует вхождение названных словесных элементов во всеобщее употребление.

При этом общество обращает внимание на то, что Роспатент не уведомил заявителя о выявлении новых оснований для дискламации вышеуказанных словесных элементов и не предоставил заявителю возможность изложить свою позицию в отношении таких оснований.

Общество также считает, что Роспатент не указал конкретных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны элементу "SMART КВАРТИРА", сославшись на пункт 1 статьи 1483 ГК РФ в целом, который содержит в себе четыре различных основания, в связи с чем неясно, какое из таких предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ оснований легло в основу решения.

В то же время общество указывает на то, что Роспатент в решении ссылается на подпункт 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, который говорит о неохраноспособности формы товара, обусловленной его свойством или назначением. Вместе с тем, по мнению общества, данная ссылка является неотносимой к настоящему делу, поскольку спорный дискламированный элемент является словесным и не представляет собой форму товара.

Общество также не согласно с выводом Роспатента о том, что спорные словесные элементы вошли во всеобщее употребление, поскольку, как считает заявитель, у потребителей и производителей должна возникать устойчивая однозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования). Так, по мнению общества, элемент должен ассоциироваться у потребителей и производителей с определенной, конкретной характеристикой.

При этом общество полагает, что приведенные Роспатент ссылки не подтверждают наличия у производителей и/или потребителей подобной однозначной ассоциации.

Общество считает необоснованным также и указание административного органа на то, что словосочетание "SMART КВАРТИРА" используется для обозначения определенных характеристик недвижимости "с, по меньшей мере, декабря 2014 года". В обоснование указанного довода заявитель указывает, что Роспатентом не приведено ссылок на конкретные ресурсы, страницы сайта-архиватора web.archive.org, а равно другие доказательства, которые подтверждали бы, что словосочетание "SMART КВАРТИРА" использовалось кем-либо с декабря 2014 года.

При этом общество настаивает на том, что оно открыто использовало вышеуказанное словесное обозначение для продвижения своего бренда с 2012 года, вкладывая в его продвижение значительные средства, а также зарегистрировало знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 535355, в который входит соответствующий словесный элемент.

По мнению общества, вывод Роспатента о том, что спорный элемент используется для обозначения определенных характеристик услуг длительное время, не соответствует фактическим обстоятельствам. Заявитель также считает необоснованным вывод Роспатента о том, что спорный элемент представляет собой определенный вид недвижимости, поскольку он не указывает на какую-либо конкретную характеристику недвижимости, не вызывает у потребителей ассоциаций с определенными характеристиками заявленных услуг и является фантазийным, а не описательным. Как считает общество, в восприятии среднего потребителя буквальное значение словосочетания "SMART КВАРТИРА" не порождает прямой ассоциации с какой-либо характеристикой квартиры, а любое предположение о смысле данного словосочетания, возможной описательной характеристике квартиры, на которую оно могло бы указывать ("квартира для умных людей", "квартира, в которой живут умные люди", "квартира с разумной планировкой", "квартира с "умными" технологиями" и пр.) потребует от потребителя дополнительного рассуждения, домысливания и ассоциации. Общество полагает, что "определения", данные Роспатентом в оспариваемом решении, подтверждают отсутствие у потребителя единого понимания словосочетания "SMART квартира". Кроме того, заявитель считает эти определения противоречащими друг другу. При этом общество обращает внимание на то, что это "определение" не совпадает по смыслу с тем, которое было приведено в решении на стадии экспертизы, следовательно, даже эксперты одного и того же государственного органа на основании одних и тех же материалов дают разные определения "SMART КВАРТИРА", что также подтверждает отсутствие у спорного обозначения единой конкретной ассоциации.

Как указывает заявитель, из приведенных административным органом и иных открытых источников, а также из результатов опросов потребителей не следует, что потребители ассоциируют элемент "SMART" с назначением заявленных услуг или с какой-либо иной их характеристикой.

В подтверждение наличия различительной способности у спорного словосочетания заявитель приводит результаты опросов потребителей, в соответствии которыми от 75 до 85% опрошенных в принципе не ассоциируют словосочетание "SMART квартира" с конкретной характеристикой заявленных услуг. Те же опрошенные, которые указывали, что знают, что такое "SMART квартира", давали совершенно разные определения.

Таким образом, как полагает заявитель, толковать смысл спорного словосочетания потребители могут лишь путем дополнительных рассуждений, домысливания, ассоциаций, что также подтверждает фантазийный характер спорного словосочетания.

Заявитель также считает, что в большинстве представленных им в Палату по патентным спорам документов содержится именно элемент "SMART", а не "отличные от заявленного обозначения "SMART КВАРТИРА" словесные обозначения", как указал Роспатент.

При этом общество отмечает, что доказыванию подлежит приобретение различительной способности именно спорным элементом, а не обозначением "SMART КВАРТИРА", в связи с чем Роспатенту надлежало учитывать материалы, в которых использован элемент "SMART", а не "SMART КВАРТИРА" независимо от того, в каком виде он был использован.

Кроме того, по мнению заявителя, Роспатент неверно интерпретировал результаты представленного социологического исследования.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом соблюден, что не оспаривается административным органом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению в качестве товарного знака и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что обществом не оспаривается.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя; несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления N 10 при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на государственную регистрацию спорного обозначения (31.01.2018) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1483 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Аналогичные нормы приведены в пункте 34 Правил N 482, согласно которому к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Указанные в пункте 34 Правил N 482 элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 названного Кодекса (пункт 35 Правил N 482).

Таким образом, в случае, если оспаривается различительная способность обозначения (абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), проверке подлежит наличие или отсутствие именно такой способности.

При этом различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака - способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, может отсутствовать, в том числе в случаях, перечисленных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В случае если оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, проверке подлежит соответствие этого обозначения конкретно этому основанию.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2018 по делу N СИП-325/2017, от 15.07.2019 по делу N СИП-776/2018 и от 23.11.2020 по делу N СИП-419/2019.

Как разъяснено в пункте 2.2 Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), к описательным элементам относятся словесные элементы, "указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта". К таким элементам, в частности, могут быть отнесены "простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара". К числу описательных элементов относятся также подпадающее под понятие "общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров", а также могут относиться подпадающие под указанное в той же норме понятия "общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры" (например, САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ, АЭС).

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания? Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Вместе с тем может быть признан описательным элемент, который, хотя и отличается от описательного элемента орфографией, но может быть воспринят потребителем как описательный. Например, указание "100% хлоп" следует признать описательным, так как оно может восприниматься так же, как "100% хлопок".

При этом для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Действительно, следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах (оказанных услугах) через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2020 по делу N СИП-859/2019 и от 21.05.2020 по делу N СИП-824/2019.

Как указано в пункте 2.5 Рекомендаций N 39, заявленное обозначение также может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида (вошедшее во всеобщее употребление обозначение) в том случае, если оно является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями.

Вошедшие во всеобщее употребление обозначения отличаются от описательных элементов, указывающих на вид товара, своим происхождением. Эти элементы входят в лексикон как обозначения определенных товаров (как бывшие товарные знаки или наименования вновь созданных товаров), а затем в результате длительного использования для обозначения этих же и однородных товаров различными производителями превращаются в видовые обозначения.

Вошедшим во всеобщее употребление обозначениям не предоставляется правовая охрана, так как они не могут выполнять функцию товарного знака - отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей и поэтому должны оставаться "свободными" для использования различными производителями.

Таким образом, исходя из вышеизложенных норм ГК РФ, Правил N 482, а также с учетом разъяснений, содержащихся в Рекомендациях N 39, для признания охраноспособным спорного сочетания словесных элементов "SMART КВАРТИРА" необходимо установить, что если оно и состоит из элементов, характеризующих товары (услуги), в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, но образует комбинацию, обладающую различительной способностью, либо приобрело ее в отношении услуг общества в результате длительного и интенсивного использования.

Как указывалось выше, в решении от 26.06.2019 Роспатент, дискламируя спорные словесные элементы из объема правовой охраны спорного товарного знака, указал, что такое обозначение является "общепринятым именно в той сфере деятельности, к которой относятся заявленные услуги" (абзац первый страницы 4 решения от 26.06.2019), а также "воспроизводит название конкретного типа жилой недвижимости с присущими ему особенностями" (абзац первый страницы 6 того же решения), что соотносится с подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, ссылки на которые (подпункты) в указанном ненормативном правовом акте явным образом не приведены.

В оспариваемом решении от 27.12.2019 Роспатент указал, что дискламированные словесные элементы (словосочетание) представляет собой "определенный вид недвижимости, особенность которого заключается в эффективном и рациональном использовании пространства, прямо указывает на назначение заявленных услуг" (абзац первый страницы 8 решения), "используется различными потребителями в отношении заявленных услуг, ввиду чего потеряло различительную способность" (абзац второй страницы 8 решения), что соотносится с подпунктами 3 и 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, ссылки на которые (подпункты) в указанном ненормативном правовом акте явным образом не приведены. В то же время Роспатент в оспариваемом решении сослался на подпункт 4 пункта 1 названной статьи (абзац второй страницы 10 решения).

Коллегия судей соглашается с доводом представителей Роспатента о том, что ссылка на подпункт 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ является очевидной опечаткой, поскольку соответствующая вышеприведенная норма не согласуется с обстоятельствами данного конкретного дела и мотивацией оспариваемого ненормативного правового акта.

Вместе с тем довод Роспатента о том, что оспариваемое решение Роспатента не содержит правовых оснований для дискламации спорных словесных элементов, отличных от оснований, указанных в решении от 26.06.2019, противоречит содержанию указанных актов, процитированных судом выше. Так, как указывалось выше, из оспариваемого решения от 27.12.2019 усматривается, что Роспатент привел в качестве нового основания для дискламации словесных элементов норму подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, на которую Роспатент не указывал в решении от 26.06.2019.

С учетом этого коллегия судей соглашается с доводами заявителя о выходе Роспатента за пределы доводов возражения.

Так, исходя из положений пункта 1 статьи 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной, решение о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку в соответствии с международными договорами Российской Федерации могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня направления соответствующего решения.

Пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке.

В силу пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56) возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

Как указывалось выше, общество обратилось с возражением на решение Роспатента от 26.06.2019 в части дискламации словесных элементов "SMART КВАРТИРА", оспаривая вывод экспертизы об отсутствии у них различительной способности в силу подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Процедура рассмотрения возражения - способ, в рамках которого в административном (внесудебном) порядке рассматривается имеющийся спор (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.05.1997 N 8-П, определения Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, от 29.05.2014 N 1252-О и др.).

Роспатент, рассматривая возражение, ограничен рамками доводов, заявленных подателем такого возражения.

Роспатент как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению конкретного спора в административном (внесудебном) порядке на основании конкретного возражения, не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания ранее принятого решения.

Аналогичный подход содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу N СИП-162/2016.

Таким образом, с учетом того, что основанием возражения явилось несогласие общества с применением Роспатентом конкретных норм пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, по общему правилу только в рамках этих оснований административный орган был наделен полномочиями рассмотреть соответствующий спор.

При этом в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.03.2015 N 663-О отмечено, что пункты 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ в системной взаимосвязи с иными положениями названного Кодекса предусматривают последующий судебный контроль внесудебного порядка разрешения споров. Это в полной мере соответствует правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации о том, что досудебный порядок урегулирования споров не только не исключает, а напротив, предусматривает возможность для лица обратиться в суд с жалобой на решение соответствующего административного органа (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.05.1997 N 8-П, определения Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, от 29.05.2014 N 1252-О и др.).

Самостоятельного обжалования изначально вынесенного решения Роспатента при этом не требуется.

Таким образом, в рамках настоящего дела суд первой инстанции осуществил контроль правильности разрешения спора в административном порядке, проверив наряду с этим правильность применения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем, как указывалось выше, в оспариваемом решении Роспатента от 27.12.2019, вынесенном по результатам рассмотрения возражения общества, дискламация спорных элементов мотивировано обстоятельствами, предусмотренными не подпунктами 2 и 3, а подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Ссылки на норму подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, вопреки доводам представителей Роспатента, отсутствовала в решении Роспатента, принятом на стадии экспертизы.

Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание, что согласно абзацу третьему пункта 5.1 Правил N 56 решение об изменении оспариваемого решения принимается Палатой по патентным спорам в случаях признания ошибочными мотивов этого решения и установления иных оснований, препятствующих удовлетворению возражения в полном объеме.

Однако в данном случае Роспатент не изменял решение, принятое на стадии экспертизы заявки общества, и не признавал ошибочным мотивы такого решения. Этого, в частности, не следует из содержания обжалуемого ненормативного правового акта. Напротив, из вышепроцитированного абзаца второго страницы 10 решения от 27.12.2019 следует, что выводы Роспатента на стадии экспертизы были признаны верными.

При изложенных обстоятельствах аргумент заявителя о выходе Роспатента за пределы доводов возражения является обоснованным.

Кроме того, коллегия судей соглашается с доводом заявителя о том, что Роспатент, "обнаружив" дополнительное основание для дискламации спорных словесных элементов из объема правовой охраны товарного знака, принял оспариваемое решение, не вынося вопрос о наличии такого основания на обсуждение и не предоставив заявителю возможность сформулировать правовую позицию и привести доводы по данному вопросу.

При этом суд полагает необходимым отметить, что процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

В пункте 4.3 Правил 56 предусмотрена обязанность Роспатента обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела, что не может расцениваться как дискреционное полномочие административного органа.

Также Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя о несоответствии мотивации оспариваемого решения Роспатента нормам пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Как указывалось выше, подпункты 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ содержат самостоятельные основания, препятствующие признанию обозначений охраноспособными. При этом вышеупомянутыми решениями Роспатента по заявке общества N 2018703345 спорные словесные элементы были признаны неохраноспособными по совокупности норм подпунктов 1-3 пункта 1 названной статьи.

В то же время решение Роспатента не содержит обоснования в отношении каких заявленных услуг 36, 37 и 42-го классов МКТУ спорные словесные элементы признаны неохраноспособными как вошедшие во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, в отношении каких услуг - как являющиеся общепринятыми терминами, а в отношении каких услуг - как характеризующие услуги, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их оказания.

Соответствующее обоснование (конкретизация) отсутствует и в отзыве и письменных пояснениях, представленных Роспатентом в суд.

Данное обстоятельство препятствует проверке судом обоснованности и законности выводов административного органа.

При этом коллегия судей отмечает, что вышеперечисленные заявленные обществом услуги носят разнородный характер. Более того, многие из них явным образом не связаны ни со строительством такого вида жилой недвижимости, как квартиры, ни с их вводом в гражданский оборот (продажей, арендой, наймом и пр.), ни с их эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом и пр. В частности, постольку поскольку обратного явным образом не следует из заявки, а соответствующие услуги могут и не быть связаны с жилой недвижимостью либо недвижимостью вовсе. Так, например, в качестве таких услуг можно отметить следующие: взыскание арендной платы; инвестирование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; оценки финансовые [страхование, банковские операции], оценки финансовые стоимости ремонта; поручительство; посредничество при страховании; спонсорство финансовое; страхование; страхование от пожаров; асфальтирование; бурение скважин мощение дорог; обработка антикоррозионная; обработка пемзой или песком; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; уборка улиц; установка и ремонт ирригационных устройств; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; дизайн промышленный; дизайн художественный; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области защиты окружающей среды; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; контроль качества; проведение исследований по техническим проектам.

Роспатент обязан привести мотивы, по которым спорные словесные элементы в том виде, в котором они содержатся в обозначении, заявленном на регистрацию, исходя из восприятия его потребителями в отношении конкретных услуг, для которых испрашивается правовая охрана, не соответствуют конкретным нормам названного пункта указанной статьи ГК РФ.

В то же время Суд по интеллектуальным правам не усматривает, вопреки доводам заявителя, оснований не согласиться с выводами Роспатента относительно пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому положения пункта 1 названной статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил N 482, для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем в качестве доказательств приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Судебная коллегия признает обоснованными выводы Роспатента о недоказанности обществом приобретения спорным обозначением различительной способности, поскольку из представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности не представляется возможным прийти к выводу, что до даты подачи заявки N 2018703345 заявленное обозначение воспринималось как средства индивидуализации услуг заявителя.

Так, Роспатентом правомерно установлено, что представленные материалы (источники 4, 11, 12, 13, 14, 15) содержат отличные от заявленного обозначения, например, "SMART КВАРТИРЫ" словесные обозначения "Legend Smart", "Smart Планировка", "Smart Продажи", а не частые упоминания в представленных материалах обозначения "SMART КВАРТИРЫ" (в виде, отличном от заявленного), в связи с чем не могут подтверждать его различительной способности в отношении заявленных услуг заявителя.

Довод заявителя о том, что в данном случае подлежит выявлению различительная способность лишь первого словесного элемента, а не словосочетания в целом, не основан на нормах права. Согласно вышеприведенным нормам Правил N 482 охраноспособность таких элементов проверяется как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Аналитический отчет (источник 5) содержит вывод социолога относительно мнения потребителей, которым был задан вопрос: "Знаете ли Вы, что такое "смарт-квартира"?". Согласно данному отчету, были опрошены 152 респондентов сегмента "Эконом", 153 - "Комфорт", 153 - "Бизнес" (всего 458 человек) в Санкт-Петербурге. По результатам социологического исследования сделан вывод о том, что по состоянию на осень 2018 в Санкт-Петербурге 38% (172 человека) опрошенных респондентов ответили "не знаю, и ранее не слышал", 45% (81 человек) ответили "ранее слышал, но толком не понимаю, что это", 45% (47 человек) ответили "знаю и прекрасно понимаю".

Однако указанные результаты не носят очевидный характер для формулирования каких-либо выводов, которые могли бы иметь доказательственное значение для настоящего спора. Более того, названное социологическое исследование нельзя признать репрезентативным в силу малого количества респондентов и ограниченности территории опроса.

Представленный отчет об оценке рынка первичной недвижимости Санкт-Петербурга (осень 2017), подготовленный закрытым акционерным обществом "ТНС Маркетинговый Информационный Центр" (источник 3), относится к исследованию рынка первичной недвижимости среди разных застройщиков ("ЛСР", "LEGENDA INTELLEGENT DEVELOPMENT", "ЛенСпецСтрой", "Лидер Строй", "Северный город" и др.) в сегментах "Эконом", "Комфорт", "Бизнес", а также содержит оценку известности бренда "LEGENDA". В разделе "РЕЗЮМЕ" содержится информация о том, что обозначение "SMART КВАРТИРА" ассоциируется с брендом "LEGENDA", однако не упоминается потребителями как важнейшая характеристика имиджа этого застройщика. В связи с этим Роспатент обоснованно указал на невозможность установить, что потребители связывают данное обозначение с заявителем.

Суд по интеллектуальным правам также принимает во внимание изложенный в письменных пояснениях от 21.01.2021 доводы Роспатента о том, что в деле N А26-7012/2015, участником которого являлось общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ" (в настоящее время - общество-заявитель по настоящему делу), последнее давало следующее определение словесному обозначению "SMART КВАРТИРА" - определенный вид недвижимости, связанный с эффективным и рациональным использованием пространства. Кроме того, заявитель не оспаривал регистрацию сходных обозначений по заявкам N 2013719289 и N 2013719810 с дискламацией словесных элементов "Смарт квартира" / "Smart квартира".

Так, различное толкование лицом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении разных споров действительно является недопустимым. Это следует из принципа эстоппель и из положений статьи 10 ГК РФ, не допускающих возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения.

Как разъясняется в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или на односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307, пункт 4 статьи 450.1 ГК РФ). Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения (пункт 2 статьи 10, пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом суд должен установить, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица. Из вышеприведенных правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом.

Исходя из принципа эстоппель, сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной.

Принцип эстоппель можно определить, как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Вместе с тем, вопреки мнению Роспатента, данные обстоятельства не исключают право общества на оспаривание в рамках данного дела отдельных выводов Роспатента, согласующихся с вышеприведенными обстоятельствами, ранее признававшихся либо не оспаривавшихся заявителем (его правопредшественником). Так, коллегия судей отмечает, что в рамках данного дела общество заявляет о приобретенной различительной способности спорного обозначения (словесных элементов такого обозначения).

Кроме того, Роспатенту надлежало установить значение (семантику) словосочетания "SMART КВАРТИРА", его толкование и ассоциативные связи не применительно к мнению заявителя по настоящему делу, а применительно к мнению потребителей соответствующих услуг.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что из материалов дела, вопреки аргументации Роспатента, усматривается многовариантность восприятия потребителями значения (семантики) спорного словесного обозначения, а не только как название конкретного типа жилой недвижимости с присущими ему особенностями (комфорт, функциональность, свободная и обдуманная планировка, уютная атмосфера, экономия средств, рациональные размеры). Более того, даже из вышеприведенной формулировки Роспатента усматривается, что обозначение "SMART КВАРТИРА" может быть связано в восприятии потребителей с множеством хвалебных и индифферентных характеристик товаров и услуг, никак не связанных друг с другом.

Коллегия судей, проанализировав с позиций рядового потребителя соответствующих услуг (товаров) спорные словесные элементы, соглашается с доводом заявителя о том, что указанное словосочетание не порождает прямой ассоциации с какой-либо конкретной характеристикой квартиры, а любое предположение о смысле данного словосочетания, возможной описательной характеристике квартиры, на которую оно могло бы указывать ("квартира для умных людей", "квартира, в которой живут умные люди", "квартира с разумной планировкой", "квартира с "умными" технологиями" и пр.) само по себе с учетом вышеприведенных положений Правил N 482 и Рекомендаций N 39 не исключает охраноспособность такого обозначения.

Таким образом, проведенный Роспатентом в оспариваемом решении семантический анализ спорного обозначения, также нельзя признать полным и однозначным.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание то, что допущенные Роспатентом нарушения не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение общества, носят существенный характер, коллегия судей полагает, что данные нарушения являются основаниями для признания оспариваемого решения недействительным и для обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение общества с учетом настоящего решения суда.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать на то, что, обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение общества, суд в рассматриваемом случае не предопределяет его выводы по итогам рассмотрения возражения.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для возложения бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных обществом при обращении в суд, на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.12.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018703345, как несоответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Легенда Смарт" по заявке N 2018703345.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30., корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 420540894606) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Легенда Смарт" (ул. Стартовая, д. 8, литер А, оф. 301, Санкт-Петербург, 196210, ОГРН 1137847180195) 3 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Д.А. Булгаков

Н.Н. Погадаев