Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2021 г. по делу N СИП-12/2020 Суд отказал в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку аффилированное с ответчиком лицо и официальный дистрибьютер продукции ответчика на территории РФ поставляло в исследуемый период розничным магазинам на территории РФ товары с использованием спорного товарного знака на договорах и товаросопроводительной документации

Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2021 г. по делу N СИП-12/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2021 г. N С01-719/2021 по делу N СИП-12/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 9 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 15 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Макеева Сергея Александровича (Москва, ОГРН 319774600529216) к иностранному лицу Pioneer Kabushiki-Kaisha (JP) (28-8, Honkomangone 2-chome, Bunkyo, Tokyo, Japan) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 41992 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Макеева Сергея Александровича - Прохоров А.И. (по доверенности от 18.12.2019);

от иностранного лица Pioneer Kabushiki-Kaisha (JP) - Яшина О.С. (по доверенности от 13.12.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Макеев Сергей Александрович (далее - истец) обратился в Суд по интеллектуальным правам к иностранному лицу Pioneer Kabushiki-Kaisha (JP) (далее - ответчик) с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 41992 в отношении всех товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ответчик в отзыве, возражая против удовлетворения исковых требований, указал на отсутствие заинтересованности у истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, а также сослался на фактическое его использование. Ответчик также полагает принадлежащий ему товарный знак широко известным в Российской Федерации, в связи с чем указывает на необходимость учета однородности товаров при установлении использования товарного знака.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В письменных пояснениях истец полагает, что представленные ответчиком документы не подтверждают использование спорного товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ, а также считает, что ответчиком не представлены доказательства приобретения оспариваемым обозначением широкой известности.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направил. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные доказательства, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ответчик является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 41992 с приоритетом от 24.09.1970, зарегистрированного 28.06.1971 в отношении товаров 9-го класса МКТУ "радио и телевизионные принимающие приемники; усилители, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие приборы (включая электрические фонографы), проигрыватели, высокоточные стереоскопические звуковоспроизводящие устройства, включая стереоскопические приставки, фонографическая запись, лента с записью, устройства для записи телефонных ответов и сообщений, громкоговорители, система параллельного включения громкоговорителей (аппараты), микрофоны, звукосниматели, фонометры, части и принадлежности для этих товаров", для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров и, полагая, что он не используется правообладателем в отношении этих товаров в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 16.10.2019 ответчику, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 13.01.2020).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что намеревается продвигать на российском рынке бытовую технику и электронику, для чего заключил договоры о сотрудничестве с иностранным лицом - SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED и обществом с ограниченной ответственностью "Эс-Ти-Ай" (далее - общество "Эс-Ти-Ай"), а также подал в Роспатент заявку от 10.10.2019 N 2019750874 на государственную регистрацию товарного знака "", правовая охрана которому испрашивается в отношении товаров 9, 15-го и услуг 35-го классов МКТУ.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ истец представил договоры о сотрудничестве от 16.09.2019 и 12.09.2019; декларацию соответствия и сертификаты соответствия на бытовую технику и электронику; договор поставки товара от 09.01.2019; товарные накладные за 2019 год на телевизоры; таможенные декларации на бытовую технику и электронику.

Суд установил, что договор о сотрудничестве и совместной деятельности от 16.09.2019 заключен истцом с целью продвижения после регистрации товарного знака "PIONEER" продукции (приставки, беспроводные клавиатуры, приемники цифровых каналов [цифровые ТВ приемники], смарт ТВ-приставки, радиоприемники, телевизоры, телефонные аппараты, устройства дистанционного управления, видеодиски, компакт-диски, компьютеры, периферийные устройства компьютеров, запоминающие устройства для компьютеров, принтеры, программное обеспечение компьютеров), выпуск которой должен осуществляться иностранным лицом - SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED.

Договор о сотрудничестве и совместной деятельности от 12.09.2019 также заключен истцом с целью продвижения после регистрации товарного знака "PIONEER" продукции (телевизоры), выпуск которой должен осуществляться обществом "Эс-Ти-Ай".

Декларациями соответствия, сертификатами соответствия, товарными накладными, а также таможенными декларациями на товары подтверждается факт ввода иностранным лицом - SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED и обществом "Эс-Ти-Ай" в гражданский оборот пультов управления, электронного оборудования, тв-приставок, теле, аудио, радио и видеоаппаратуры, акустических систем, клавиатур, снабженных источниками питания и сопутствующим оборудованием для записи, просмотра, прослушивания и подключения, а также оборудования для обработки информации.

Из указанных документов усматривается, что истец намеревается продвигать на российском рынке бытовую технику и электронику, а представленной в материалы дела заявкой N 2019750874 подтверждается, что истцом были осуществлены необходимые подготовительные действия к использованию сходного со спорным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров 9-го класса МКТУ.

Оценивая сходство спорного товарного знака и обозначения, заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака, суд приходит к выводу о наличии высокой степени этого сходства, близкого к тождеству, поскольку данные обозначения состоят из единственного словесного элемента "PIONEER", исполненного с незначительными отличиями. Сходство носит очевидный характер и ответчиком не оспаривается.

Оценивая однородность товаров, в отношении которых истцом заключены названные договоры, испрашиваемым товарам 9-го класса МКТУ спорного товарного знака, суд исходит из того, что они относятся к различным электронным приборам и устройствам бытового назначения, т.е. относятся к одному роду (виду) товаров, у них одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, они являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, у них одинаковые условия реализации, а также круг потребителей. Таким образом, сравниваемые товары однородны друг другу.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте спорное обозначение, совершил подготовительные действия для использования этого обозначения в отношении однородных товаров. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных товаров.

При этом судебная коллегия отмечает, что в решении от 16.10.2020 по делу N СИП-14/2020, рассмотренному с участием этих же лиц, суд признал истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 197575 в отношении различных товаров 9-го класса МКТУ, относящихся к электронным приборам и устройствам.

Исходя из установленного доводы ответчика, выражающие несогласие с позицией истца о его заинтересованности, подлежат отклонению.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (16.10.2019), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 16.10.2016 по 15.10.2019.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 данного ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Анализ указанных положений позволяет сделать вывод о том, что ответчик должен доказать использование спорного товарного знака непосредственно в отношении испрашиваемых товаров, либо в отношении однородных товаров - при доказанности широкой известности такого использования.

В отзыве на исковое заявление и письменных пояснениях ответчик указывает, что спорный товарный знак используется в течение многих лет под контролем правообладателя обществом с ограниченной ответственность "Пионер РУС" (далее - общество "Пионер РУС"), учредителем которого является иностранное лицо Pioneer Europe NV, одним из участников которого является, в свою очередь, ответчик. Данный товарный знак используется на договорах и товаросопроводительной документации, ценниках в отношении товаров "радио принимающие приемники; усилители; звукозаписывающие и звуковоспроизводящие приборы; проигрыватели; высокоточные стереоскопические звуковоспроизводящие устройства; громкоговорители; микрофоны".

При этом, полагая спорный товарный знак широко известным в Российской Федерации, в отношении остальных товаров 9-го класса МКТУ ответчик указывает на необходимость учета однородности товаров при установлении использования товарного знака.

В подтверждение факта использования спорного товарного знака ответчик представил: выписку из ЕГРЮЛ на общество "Пионер РУС", учрежденное иностранным лицом Pioneer Europe NV; нотариально удостоверенное заявление этого иностранного лица; счета фактуры; товарные накладные; договоры поставки с приложениями; таможенные декларации; сертификаты соответствия; письмо таможенного органа; договоры купли-продажи с дополнительными соглашениями; агентские договоры с дополнениями; договоры оказания рекламных услуг с приложениями; фотоматериалы; акты выполненных работ / оказанных услуг.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что все указанные документы подпадают под период времени, в течение которого правообладателем должен быть доказан использования спорного товарного знака.

Из указанных документов следует, что общество "Пионер РУС" является аффилированным с ответчиком лицом и официальным дистрибьютером продукции ответчика на территории Российской Федерации. Общество "Пионер РУС" поставляло в исследуемый период розничным магазинам на территории Российской Федерации товары "радио принимающие приемники; усилители; звукозаписывающие и звуковоспроизводящие приборы; проигрыватели; высокоточные стереоскопические звуковоспроизводящие устройства; громкоговорители; микрофоны". При этом спорный товарный знак используется на договорах и товаросопроводительной документации.

В связи с этим суд полагает, что ответчик доказал использование спорного товарного знака в отношении данных товаров.

Кроме того, представленными в материалы дела документами подтверждается также факт широкой известности потребителю спорного товарного знака, обусловленной длительностью присутствия на рынке товаров ответчика, вводимых в оборот с использованием спорного товарного знака, и большим объемом продаж.

Кроме того, в решении Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2020 по делу N СИП-14/2020, в котором участвуют эти же стороны, суд установил известность товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 197575 в отношении названных товаров. Учитывая, что оспариваемый в настоящем деле товарный знак, и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 197575 имеют сходство, близкое к тождеству, воспринимаются потребителем по существу как один и тот же товарный знак, а период доказывания использования этих товарных знаков совпадает, выводы суда по указанному делу подлежат учету при рассмотрении настоящего дела в силу положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценивая однородность названных товаров, в отношении которых ответчик доказал использование спорного товарного знака, товарам "телевизионные принимающие приемники; электрические фонографы; стереоскопические приставки; фонографическая запись; лента с записью; устройства для записи телефонных ответов и сообщений; система параллельного включения громкоговорителей (аппараты); звукосниматели; фонометры; части и принадлежности для этих товаров", суд полагает возможным согласиться с позицией ответчика, изложенной в дополнении к отзыву на исковое заявление, о наличии такой однородности, поскольку они относятся к одному роду (виду) товаров, у них одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, они являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, у них одинаковые условия реализации, а также круг потребителей.

С учетом этого существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному хозяйствующему субъекту в силу близости их происхождения, назначения, реализации в рамках одной среды потребителей.

Таким образом, у потребителей может сложиться впечатление, что сравниваемые товары происходят из одного источника, от одного производителя. С учетом этого позиция истца по данному вопросу, оспаривающего доводы ответчика об однородности этих товаров, не может быть признана судом обоснованной.

При таких обстоятельствах суд признает доказанным использование товарного знака также и в отношении названных однородных товаров.

В связи с изложенным, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные ответчиком доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что они подтверждают использование спорного товарного знака, в связи с чем в удовлетворении иска следует отказать.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

А.А. Снегур