Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2021 г. по делу N СИП-740/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения и отказе в выдаче патента по вновь выявленным обстоятельствам, поскольку Роспатент пришел к правомерному и обоснованному выводу о том, что спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2021 г. по делу N СИП-740/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2021 г. N С01-637/2021 по делу N СИП-740/2020 настоящее решение отменено

Резолютивная часть решения объявлена 9 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 12 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Снегура А.А., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Туровского Ярослава Александровича (г. Воронеж) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.07.2020 об удовлетворении возражения и отказе в выдаче патента по заявке N 2015126356 по вновь выявленным обстоятельствам.

В судебном заседании приняли участие:

Туровский Ярослав Александрович (личность удостоверена по паспорту гражданина Российской Федерации);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Михольская В.Д. (по доверенности от 02.11.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Туровский Ярослав Александрович (далее - заявитель, Туровский Я.А.) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.07.2020 об удовлетворении возражения и отказе в выдаче патента по заявке N 2015126356 по вновь выявленным обстоятельствам, обязании выдать патент на изобретение "Способ повышения эффективности физиотерапевтических реабилитационных мероприятий".

Заявление мотивировано ошибочностью вывода Роспатента о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

По мнению заявителя, вопреки выводам Роспатента, изобретение по заявке N 2015126356 не следует для специалиста явным образом из уровня техники, а именно из патентных документов RU 2200597 C2 (далее - [1]), US 2013030488 A1 (далее - [2]) и учебного пособия Ракита Д.Р. Общая физиотерапия. Учебное пособие. Рязань 2006, стр. 82-83 (далее - [3]), поскольку, во-первых, оно не упоминается ни в одном из данных источников, во-вторых, Роспатент не смог оспорить факт технической невозможности реализовать прототип изобретения, указанный в источнике [1], в-третьих, в учебном пособии [3] отсутствует идея коррекции физиотерапевтического воздействия в ходе самого воздействия исходя из состояния пациента.

Кроме того, заявитель не согласен с выводом Роспатента о том, изобретение по заявке N 2015126356 может быть признано созданным путем объединения и совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Заявитель считает, что Роспатент не смог обосновать, каким образом будет осуществлено объединение прямой инвазивной токовой стимуляции диафрагмальных нервов больного с нарушением функции дыхания в реанимационном отделении (источник [2], приложение 4) и изменение некоего показателя на основе вариабельности сердечного ритма, сделанного месяц назад (источник [1], приложение 4), какие необходимо провести изменения, и как совместное использование двух этих источников делает очевидным для специалиста решение, подобное указанному в заявке.

Между тем, как отмечает Туровский Я.А., "очевидное для специалиста" решение, противопоставленное заявке, должно иметь техническую реализуемость и промышленную применимость, что не было продемонстрировано Роспатентом, учитывая, что один противопоставленных источников не является промышленно применимым.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором возражает против его удовлетворения, ссылаясь на обоснованность своего вывода о несоответствии заявленного изобретения условию изобретательского уровня.

Туровский Я.А. в судебном заседании заявленные требования поддержал.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы участвующих в деле лиц, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания недействительным оспариваемого ненормативного правового акта ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, заявка N 2015126356 на изобретение "Способ повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий" была подана Туровским Я.А. 01.07.2015. Совокупность признаков заявленного решения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной 09.02.2017, в следующей редакции:

"Способ повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий заключающийся в том, что в ходе воздействия физических факторов, обладающих лечебными свойствами, на кожу человека, его слизистые оболочки, внешние или внутренние органы осуществляется непрерывная регистрация вариабельности сердечного ритма, кожно-гальванической реакции, частоты дыхательных движений, артериального давления, как по отдельности так и в любой их совокупности, при этом определяется степень функционального напряжения человека, отличающийся тем, что в реальном масштабе времени или с временной задержкой изменяется характер физиотерапевтических и реабилитационных воздействий таким образом, чтобы изменить характер функционального напряжения в желаемую для врача и/или пациента сторону: увеличения или уменьшения, и/или появления необходимых паттернов в регистрируемых с пациента сигналах".

Решением Роспатента от 09.01.2018 в выдаче патента на изобретение Туровскому Я.А. отказано, поскольку заявленное изобретение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в следующих источниках информации [1] и [2].

Не согласившись с названным решением, заявитель 07.08.2019 обратился с возражением в Роспатент. В возражении отмечалось, что ни один из названных патентных документов не описывает заявленный способ.

По результатам рассмотрения возражения содержащийся в решении Роспатента от 09.01.2018 вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" был признан ошибочным.

В связи с этим материалы заявки были направлены Роспатентом для проведения дополнительного информационного поиска. По результатам проведенного информационного поиска 31.03.2020 были представлены отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым изобретение, охарактеризованное в приведенной выше формуле, не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в патентных документах [1] и [2], а также в учебных пособиях: [3] и Солодовникова И.И. Висцеральные системы. Учебное пособие. Минск: "Электронная книга БГУ". 2003, стр. 4, 22, 24, 54, 57 (далее - учебное пособие [4]). В качестве дополнительных сведений о широкой известности физиотерапевтических мероприятий в области реабилитации больных, в заключении приведен учебник: Пирогова Л.А. Основы медицинской реабилитации и немедикаментозной терапии. Гродно: ГрГМУ 2008, стр. 12 (далее - учебник [5]).

По результатам рассмотрения возражения с учетом указанных сведений (дополнительного информационного поиска и заключения) было установлено, что изобретение, охарактеризованное в приведенной выше формуле, явным образом следует для специалиста из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в источниках [1]-[3], то есть создано путем объединения и совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники.

Установив указанные обстоятельства с учетом положений статьи 1350 ГК РФ и подпункта 1 пункта 24.5.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент), Роспатент сделал вывод о несоответствии изобретения по заявке N 2015126356 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Ввиду сделанного вывода анализ сведений, содержащихся в учебном пособии [4] и учебнике [5], административным органом не проводился.

На основании изложенного Роспатентом было принято решение от 21.07.2020 об удовлетворении возражения заявителя, изменении решения Роспатента от 09.01.2018 и отказе в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.

Не согласившись с решением Роспатента, Туровский Я.А. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

В соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается участвующими в деле лицами.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, возникающих в том числе в связи с оспариванием предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, находится в его компетенции.

Согласно пункту 27 Постановления N 10 при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на выдачу патента (01.07.2015) и даты подачи возражения (07.08.2019) при рассмотрении настоящего дела подлежат применению ГК РФ, Административный регламент, Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В силу пункта 10.7.4.2 Административного регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Административного регламента формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Административного регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В силу подпункта 2 пункта 24.5.3 Административного регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Исходя из пункта 26.3 Административного регламента, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Административного регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Исходя из пункта 5.1 Правил в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если заявителем по предложению коллегии внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Суд по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод Роспатента о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", исходя из следующего.

Вопреки доводам заявителя о том, что изобретение по заявке N 2015126356 не следует для специалиста явным образом из уровня техники, из источника [1] известен способ повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий (реферат, описание, страница 3, строки 13-14) в ходе воздействия физических факторов, обладающих лечебными свойствами, на кожу человека (описание, страница 3, строки 43-44), непрерывная регистрация показателей пациента (описание, страница 3, строки 24-27). При этом определяется степень функционального напряжения человека (описание, страница 3, строки 45-47), в реальном масштабе времени (описание, страница 3, строки 24-27) или с временной задержкой (описание, страница 3, строки 29-31) изменяется характер физиотерапевтических и реабилитационных воздействий (описание, страница 3, строки 24-27), таким образом, чтобы изменить характер функционального напряжения в желаемую для врача и/или пациента сторону, что подразумевает увеличение или уменьшение, появление необходимых паттернов в регистрируемых с пациента сигналах (описание, страница 3, строки 45-47).

Отличием предлагаемого заявителем способа от способа, известного из источника [1], является то, что воздействие осуществляют физическим фактором, обладающим лечебными свойствами, на слизистые оболочки, внешние или внутренние органы, проводят непрерывную регистрацию следующих показателей пациента: вариабельности сердечного ритма, кожно-гальванической реакции, частоты дыхательных движений, артериального давления как по отдельности, так и в любой их совокупности.

Технический результат от реализации заявленного способа заключается в эффективности контроля лечебного воздействия во время проведения физиотерапевтических процедур.

Вместе с тем из источника [2] известно, что в ходе воздействия физических факторов, обладающих лечебными свойствами на пациента (реферат), а именно на внешние или внутренние органы (описание, параграфы [0013], [0014], [0036], [0076]) непрерывно регистрируют вариабельность сердечного ритма, кожно-гальваническую реакцию, частоту дыхательных движений, артериальное давление как по отдельности, так и в любой их совокупности, что позволяет эффективно контролировать лечебное воздействие (описание, параграфы [0010], [0011], [0091], [0097], [0099]).

При этом из учебного пособия [3] известно воздействие физическим фактором, обладающим лечебными свойствами на слизистые оболочки (страница 83, абзац 2), при котором проводят непрерывную регистрацию показателей пациента, что позволяет эффективно контролировать ход терапевтических мероприятий (страница 82, абзац 4).

Довод Туровского Я.А. о том, что в учебном пособии [3] отсутствует идея коррекции физиотерапевтического воздействия, не может быть принят во внимание судебной коллегией, учитывая, что такой признак отражен в источнике [1] в качестве технического результата повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий.

Таким образом, изобретение, охарактеризованное в приведенной выше формуле, явным образом следует для специалиста из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[3], в связи с чем вывод Роспатента о том, что оно может быть создано путем объединения и совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, является правильным.

Данные обстоятельства с учетом положений статьи 1350 ГК РФ и подпункта 1 пункта 24.5.3 Административного регламента указывают на несоответствие заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Довод заявителя о несоответствии источника [1] условию патентоспособности "промышленная применимость" и о технической невозможности реализовать данный прототип изобретения, не может быть принят во внимание судебной коллегией, поскольку с учетом положений статьи 1350 ГК РФ и пункта 24.5.3 Административного регламента данное обстоятельство не подлежит установлению при проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень". При этом правомерность выдачи Роспатентом названного патента в административном и/или судебном порядке не оспаривалась.

Ссылка Туровского Я.Л. на то, что в решении от 21.07.2020 Роспатент не смог обосновать, каким образом возможно создание заявленного им изобретения путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в указанных в отчете о поиске источниках информации, опровергается содержанием оспариваемого решения Роспатента, из которого следует, что Роспатентом была проведена проверка изобретательского уровня заявленного изобретения по схеме, раскрытой в подпункте 2 пункта 24.5.3 Административного регламента, что нашло отражение на страницах 7-9 оспариваемого решения. В результате такой проверки было установлено, что изобретение по заявке N 2015126356 может быть признано созданным путем объединения и совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Довод заявителя о том, что предложенное в заявке N 2015126356 решение не упоминается ни в одном из источников информации [1]-[3], является несостоятельным, поскольку данное обстоятельство не имеет правового значения при определении соответствия спорного технического решения условию патентоспособности "изобретательский уровень". В том случае, если оно было бы полностью известно из какого-либо одного источника, то оно не соответствовало бы условию патентоспособности "новизна".

Таким образом, Роспатент пришел к правомерному и обоснованному выводу о том, что спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, в связи с чем не может быть признано недействительным.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур

Судья

С.П. Рогожин