Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2021 г. N С01-40/2021 по делу N А40-74462/2019 Суд оставил без изменения судебные акты об отказе в иске о защите исключительных прав на товарные знаки ввиду недоказанности истцом введения ответчиком спорного товара в гражданский оборот на момент предъявления исковых требований и рассмотрения дела по существу, а также в связи с отсутствием конкретных сведений о контрафактной продукции, на основании которых суд мог бы обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактную продукцию

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2021 г. N С01-40/2021 по делу N А40-74462/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 11 февраля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 февраля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Ерина А.А., Рогожина С.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Плекс" (ул. Маршала Прошлякова, д. 30, эт. 3, пом. VII, комн. 1, Москва, 123458, ОГРН 1077761087271) на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2020 по делу N А40-74462/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2020

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту дату названного решения следует читать как "от 28.08.2020 г."

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Плекс"

к обществу с ограниченной ответственностью "Хенкель Рус" (пер. Колокольников, д. 11, Москва, 107045, ОГРН 5087746653760)

о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), акционерное общество "Тандер" (ул. им. Леваневского, д. 185, г. Краснодар, 350002, ОГРН 1022301598549), общество с ограниченной ответственностью "Атак" (ул. Ангарская, д. 13, Москва, 125635, ОГРН 1047796854533), общество с ограниченной ответственностью "Глобал-Маркет" (ул. Кулагина, д. 6А, корп. 6, г. Томск, 634021, ОГРН 1117017000473), общество с ограниченной ответственностью "Зельгрос" (ул. Подольских Курсантов, д. 26, корп. 1, Москва, 117546, ОГРН 1065050019605), общество с ограниченной ответственностью "Лента" (ул. Савушкина, д. 112, лит. Б, Санкт-Петербург, 197374, ОГРН 1037832048605), акционерное общество "Мэзопласт" (ул. Маяковского, д. 7а, эт. 2, пом. 204, г. Рязань, 390046, ОГРН 1027700060838), общество с ограниченной ответственностью "О'Кей" (прос. Заневский, д. 65, корп. 1, лит. А, пом. 1, Санкт-Петербург, 195213, ОГРН 1027810304950), общество с ограниченной ответственностью "Ашан" (Осташковское ш., д. 1, г. Мытищи, Московская обл., 141014, ОГРН 1027739329408), общество с ограниченной ответственностью "Чистый дом Р" (ул. Пушкина, д. 35/2, г. Симферополь, Республика Крым, 295011, ОГРН 1149102000046).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Плекс" - Ермолаева К.С. (по доверенности от 01.02.2021) и Минеев В.В. (по доверенности от 12.09.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Хенкель Рус" - Довгалюк А.И. и Христофоров А.А. (по доверенности от 25.06.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Плекс" (далее - общество "Плекс") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Хенкель Рус" (далее - общество "Хенкель Рус") со следующими требованиями:

о запрете совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками "" по свидетельству Российской Федерации N 498001 и "" по свидетельству Российской Федерации N 510740, в отношении товаров, однородных товарам 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации (мыла; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей; относящиеся к категории парфюмерно-косметических) без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенными на них (этикетке, упаковке товаров) товарными знаками, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, иное распространение и использование на территории Российской Федерации товаров, маркированных указанными товарными знаками;

об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, маркированные обозначением, тождественным и (или) сходным до степени смешения с товарными знаками "" по свидетельству Российской Федерации N 498001 и "" по свидетельству Российской Федерации N 510740 (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности, акционерное общество "Тандер", общество с ограниченной ответственностью "Атак", общество с ограниченной ответственностью "Глобал-Маркет", общество с ограниченной ответственностью "Зельгрос", общество с ограниченной ответственностью "Лента", акционерное общество "Мэзопласт", общество с ограниченной ответственностью "О'Кей", общество с ограниченной ответственностью "Ашан", общество с ограниченной ответственностью "Чистый дом Р".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2020 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2020 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Плекс", ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части.

В обоснование кассационной жалобы общество "Плекс" указывает на то, что в нарушение норм статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суды не учли установленные в рамках дела N СИП-529/2019 обстоятельства, в связи с чем, руководствуясь статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), сделали необоснованный и неправомерный вывод о злоупотреблении правом со стороны общества "Плекс".

Общество "Плекс" отмечает, что, несмотря на признание необходимости учета подлежащих установлению в рамках дела N СИП-529/2019 обстоятельств при приостановлении производства по настоящему делу, суд первой инстанции при вынесении решения не принял эти обстоятельства во внимание.

С точки зрения общества "Плекс", установленный в рамках дела N СИП-529/2019 факт недоказанности обществом "Хенкель Рус" использования словесного обозначения "Русалочка" до 2016 года опровергает вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что общество "Хенкель Рус" вводило спорную продукцию до дат приоритета товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 498001 (23.08.2012) и N 510740 (23.01.2013), и свидетельствует о нарушении обществом "Хенкель Рус" исключительных прав на названные товарные знаки.

Общество "Плекс" обращает внимание на содержащийся в решении Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2019 по делу N СИП-529/2019 вывод об отсутствии в его действиях по подаче и направлению претензий и исковых заявлений признаков злоупотребления правом, а также на то, что в соответствии со сложившейся судебной практикой злоупотребление правом должно иметь достаточно очевидный характер и не быть следствием предположений.

Общество "Плекс" ссылается на то, что в рамках дела N СИП-529/2019 был установлен факт использования им товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 498001 и N 510740 в отношении товара, однородного продукции общества "Хенкель Рус", а именно для индивидуализации товара "жидкое мыло".

По мнению общества "Плекс", суды первой и апелляционной инстанций неправомерно сослались на нормы статей 235 и 243 ГК РФ, предусматривающие основания прекращения права собственности и порядок конфискации имущества, поскольку в соответствии со статьей 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II данного Кодекса.

Ссылаясь на правовую позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.10.2015 по делу N А40-26875/2014, общество "Плекс" подвергает сомнению правомерность отказа суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства об истребовании у общества "Хенкель Рус" документов, отмечая, что бремя доказывания прекращения введения спорной продукции в гражданский оборот лежит именно на ответчике, как на лице, заявившем соответствующий довод.

Общество "Плекс" также отмечает, что в обоснование своей позиции об отсутствии сходства до степени смешения между использованным ответчиком обозначением и товарными знаками истца суд первой инстанции указывал на положения утративших силу Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации по определению сходства), тогда как подлежали применению положения Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Общество "Плекс" считает, что суд апелляционной инстанции, приняв в качестве доказательств распечатки, свидетельствующие об истечении срока годности спорной продукции общества "Хенкель Рус", допустил нарушение норм статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в указанных распечатках отсутствует автор и доводы, на основании которых сделаны такие выводы.

Кроме того, общество "Плекс" указывает на непоследовательность и противоречивость позиции общества "Хенкель Рус" в настоящем деле и в деле N СИП-529/2019 в части вероятности смешения товарных знаков общества "Плекс" и используемого обществом "Хенкель Рус" обозначения, усматривая в этом нарушение принципа "эстоппель".

В представленном отзыве на кассационную жалобу общество "Хенкель Рус" отмечает, что содержащиеся в обжалуемых судебных актах выводы основаны на установленных фактических обстоятельствах дела и правильном применении норм права, в связи с чем просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы общества "Плекс".

Посредством электронной системы "Мой Арбитр" общество "Плекс" представило письменные объяснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в которых, ссылаясь на обстоятельства дела N СИП-529/2019, настаивало на удовлетворении кассационной жалобы.

В судебном заседании, состоявшемся 11.02.2021, представители общества "Плекс" поддержали изложенные в кассационной жалобе доводы, просили ее удовлетворить.

Представители общества "Хенкель Рус" возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "Плекс" является обладателем исключительных прав на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 498001, зарегистрированный 17.10.2013 с приоритетом от 23.08.2012 в отношении товаров 3, 5, 16-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), и товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 510740, зарегистрированный 10.04.2014 с приоритетом от 23.01.2013 в отношении товаров 3, 4, 5-го классов МКТУ.

Обществу "Плекс" стало известно, что общество "Хенкель Рус" предлагает к продаже и реализует продукцию - гель для душа "Fa Kids Русалочка", на упаковке которого размещены обозначения, сходные с принадлежащими обществу "Плекс" товарными знаками.

Факт реализации данной продукции подтверждается представленными в материалы дела кассовыми чеками (февраль-июль 2018 года), а также приобретенным товаром - гелем для душа "Fa Kids Русалочка", приобщенным судом в качестве вещественного доказательства. На данном товаре "Fa Kids Детский гель для душа & Шампунь Русалочка" имеется указание на то, что он произведен акционерным обществом "МЭЗОПЛАСТ" под контролем и по заказу общества "Хенкель Рус".

Ссылаясь на отсутствие у общества "Хенкель Рус" разрешения на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 498001 и N 510740, а также на то, что его действия по введению в гражданский оборот спорной продукции нарушают исключительные права на названные товарные знаки, общество "Плекс" направило в адрес общества "Хенкель Рус" претензии от 14.05.2018 N 14-05/18 и от 25.06.2018 N 25 (09)-06/118.

Поскольку общество "Хенкель Рус" отказало в удовлетворении содержащихся в претензиях требований, ссылаясь на отсутствие сходства товарных знаков и обозначений, содержащихся на упаковке товара, а также на то, что данная упаковка в настоящее время не используется для производимой продукции, общество "Плекс" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Установив принадлежность истцу исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 498001 и N 510740, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований ввиду недоказанности истцом введения ответчиком спорного товара в гражданский оборот на момент предъявления исковых требований и рассмотрения дела по существу, а также в связи с отсутствием конкретных сведений о контрафактной продукции (наименования товара, его места нахождения), на основании которых суд мог бы обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактную продукцию.

При этом суд первой инстанции указал на отсутствие вероятности смешения потребителями использованного ответчиком обозначения на упаковке продукции и товарных знаков истца, поскольку вся продукция ответчика линейки "Fa" выдержана в едином стиле, где доминирующим элементом упаковки любого товара данной серии, в том числе шампуня "FA Kids для девочек", является выполненное в оригинальной графической манере крупным шрифтом синего цвета словесное обозначение "Fa", правовая охрана которому предоставлена товарными знаками по международным регистрациям N 717617, N 717618, N 717619.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что использованный ответчиком на продукции дополнительный элемент является комбинированным, так как словесное обозначение "Русалочка" связано с графическим образом известного персонажа, что исключает тождественность либо сходство до степени смешения с товарными знаками истца.

Суд первой инстанции также принял во внимание непредставление истцом каких-либо доказательств введения потребителя в заблуждение относительно владельца товарных знаков или производителя спорной продукции; заключение Пироговой Ю.К. об отсутствии возможности смешения потребителями этикетки продукции ответчика, на которую ссылается истец, с обозначениями, зарегистрированными в качестве товарных знаков истца; отсутствие сведений об использовании обществом "Плекс" принадлежащих ему товарных знаков в отношении детских шампуней и гелей; заключение между обществом "Плекс" и обществом с ограниченной ответственностью "Альбертотекст" лицензионного договора от 18.06.2015 N РД175419 о предоставлении права использования товарных знаков в отношении товаров 3-го класса МКТУ, а именно "диски ватные, ватные палочки, мыло жидкое, полотенце кухонные, салфетки, носовые платки и т.д.", не относящихся к детским шампуням и гелям.

Вместе с тем, с учетом того, что заявки на регистрацию товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 498001 и N 510740 были поданы 23.08.2012 и 23.01.2013 соответственно, то есть значительно позже введения общества "Хенкель Рус" в гражданский оборот детского шампуня "Fa Kids для девочек" с использованием слова "Русалочка", суд усмотрел в действиях общества "Плекс" по приобретению исключительных прав на указанные знаки и обращению с настоящим иском признаки злоупотребления правом.

При этом суд первой инстанции отметил, что установленные рамках дела N СИП-529/2019 обстоятельства не имеют преюдициального значения для настоящего дела.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отклонив довод истца о том, что в настоящее время существует вероятность реализации спорной продукции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, отзыве на нее, письменных объяснениях, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

При этом в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на средство индивидуализации входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования средства индивидуализации или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых средство индивидуализации зарегистрировано, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании средства индивидуализации.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Факты принадлежности обществу "Плекс" исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 498001 и N 510740 установлены судами на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и иными лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Изложенные в кассационной жалобе общества "Плекс" доводы сводятся к несогласию с мотивами, которые положены судами в обоснование отказа в удовлетворении исковых требований о пресечении действий, нарушающих исключительные права на товарные знаки, и о принятии мер, направленных на предотвращение такого нарушения.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не может признать указанные доводы общества "Плекс" обоснованными в силу следующего.

Как разъяснено в пункте 57 Постановления N 10, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети Интернет) также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

В пункте 75 Постановления N 10 отмечено, что согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

Решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей. При отсутствии соответствующего заявления обладателя исключительного права данный вопрос должен быть вынесен на обсуждение сторон.

Иные последствия установлены пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ для случаев выявления товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах.

Вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 постановления N 10.

При этом в пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные лицами, участвующих в деле, доказательства, принимая во внимание регулирующие вопросы сравнения обозначений положения Правил N 482, а также подходы, содержащиеся в Методических рекомендациях по определению сходства, суды первой и апелляционной инстанций установили крайнюю низкую степень вероятности смешения товарных знаков "" и "" по свидетельствам Российской Федерации N 498001 и N 510740 соответственно с обозначениями, использовавшимися на продукции ответчика, - детских шампунях-гелях "Fa Kids для девочек", поскольку доминирующее положение на этикетках этой продукции занимали товарный знак "FA" и слово "Kids", а слово "Русалочка" имело намного меньший размер и слабоконтрастный по отношению к фону цвет. При этом суды первой и апелляционной инстанций также учли известность выпускаемой ответчиком продукции.

При рассмотрении доводов заявителя кассационной жалобы об ошибочности произведенной судами первой и апелляционной инстанций оценки использованного ответчиком обозначения и товарных знаков истца на предмет сходства Суд по интеллектуальным правам исходит из правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 по делу N А08-8802/2013, согласно которой направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции отклоняет как необоснованный довод общества "Плекс" о том, что к рассматриваемым отношениям не могли применяться Методические рекомендации по определению сходства, поскольку указанные Методические рекомендации, в отличие от Правил N 482 (также примененных судами в настоящем деле), не являются нормативным правовым актом и действовали на момент выявления фактов реализации товаров, в отношении упаковки которых выдвинуто предположение о сходстве до степени смешения с товарными знаками, следовательно, содержащиеся в них подходы к оценке сходства обозначений могли быть учтены судами первой и апелляционной инстанций. При этом следует отметить, что судами не был установлен длящийся характер правонарушения.

Вопреки соответствующему доводу общества "Плекс", судебная коллегия также не усматривает нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку установленные в рамках дела N СИП-529/2019 обстоятельства не являются преюдициальными для настоящего спора ввиду различного субъективного состава участников дела.

Вместе с тем, принимая во внимание положения статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции полагает возможным отметить, что в решении от 24.12.2019 по делу N СИП-529/2019 Суд по интеллектуальным правам установил следующие обстоятельства:

отсутствие конкурентных отношений между обществом "Хенкель Рус" и обществом "Плекс" ввиду недоказанности первым факта производства последним на момент подачи заявок на регистрацию товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 498001 и N 510740 такого товара как жидкое мыло, которое является однородным продукции общества "Хенкель Рус";

продукция общества "Хенкель Рус" до 2016 года индивидуализировалась словесным обозначением "Fa Kids" с изображением сказочного персонажа "Русалочка" на лицевой стороне товара, вместе с тем использование слова "Русалочка" в товарно-сопроводительных и иных документах носило описательный характер;

использование обществом "Хенкель Рус" словесного обозначения "Русалочка" в качестве наименования выпускаемого детского геля / шампуня "Fa Kids для девочек" началось в 2016 году, когда данное обозначение стало указываться на лицевой стороне товара, то есть существенно позже дат приоритета товарных знаков "" и "" по свидетельствам Российской Федерации N 498001 и N 510740.

В свою очередь, в настоящем деле суды первой и апелляционной инстанций установили, что с середины 2018 года общество "Хенкель Рус" не продает, не предлагает к продаже, а также не импортирует спорную продукцию "Fa Kids Русалочка", о чем общество "Хенкель Рус" уведомило общество "Плекс" ответом на претензию от 20.06.2018.

Принимая во внимание дату предъявления обществом "Плеск" иска (25.03.2019), представление им образцов товара, изготовленного обществом "Хенкель Рус" до 25.05.2018, то есть снятого с производства задолго до предъявления иска, а также представление распечаток, в левом верхнем углу которых имеется указание на дату и время, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о недоказанности обществом "Плекс" факта хранения и введения в оборот обществом "Хенкель Рус" товара "Fa Kids Русалочка" на момент разрешения спора в суде первой инстанции.

Кроме того, учитывая имеющееся в материалах дела письмо генерального директора общества "Хенкель Рус" от 15.07.2020 об отсутствии производства, отгрузок и хранения на складе товара со спорной маркировкой как в настоящее время, так и в какой-либо момент с месяца предъявления иска, а также публикацию 2019 года "Продовольственные потери и органические отходы на потребительском рынке Российской Федерации" Центра развития потребительского рынка Московской школы управления "Сколково", размещенную на интернет-сайте https://cmdc.skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_CMDC/News/SKOLKOVO_CMDC_2019-12-06_001.pdf, суд апелляционной инстанции признал несостоятельными доводы общества "Плекс" о том, что общество "Хенкель Рус" продолжает хранить и реализовывать снятую с производства продукцию с истекающим трехлетним сроком годности, а также несет затраты на хранение и планирует предпринять попытки ее сбыта.

Суд кассационной инстанции отмечает, что приведенные ссылки заявителя кассационной жалобы на установленные в рамках дела N СИП-529/2019 обстоятельства не опровергают вышеприведенные выводы судов первой и апелляционной инстанций.

Действительно, в деле N СИП-529/2019 Суд по интеллектуальным правам установил, что общество "Хенкель Рус" до 2016 года не использовало в качестве средства индивидуализации словесное обозначение "Русалочка" на лицевой стороне этикетки, указывая на то, что ранее данное обозначение использовалось с 2011 года в товарно-сопроводительных и иных документах в качестве описания товара. При этом судебная коллегия отмечает, что данное обстоятельство не опровергает позицию судов первой и апелляционной инстанций в настоящем деле о прекращении использования обществом "Хенкель Рус" данного обозначения до момента предъявления настоящего иска.

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанций правомерно отказано в удовлетворении требования о запрете ответчику совершать любые действия по использованию обозначения, тождественного и (или) сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 498001и N 510740, поскольку было установлено, что использование такого обозначения прекратилось до обращения с настоящим иском.

При этом доказательств, опровергающих данное обстоятельство (подтверждающих хранение и введение в гражданский оборот такой продукции), истцом в материалы дела представлено не было.

Суд кассационной инстанции признает правомерной позицию суда апелляционной инстанции о том, что отказ суда первой инстанции в удовлетворении требований об изъятии и уничтожении товара со ссылкой в том числе на нормы статей 235 и 243 ГК РФ не противоречит статье 1277 ГК РФ, поскольку решение об изъятии и уничтожении принимается в отношении именно материальных носителей, что сопряжено с лишением собственников этих вещей права собственности на них.

Суд апелляционной инстанции также обоснованно сослался на разъяснения, данные высшей судебной инстанцией в пункте 75 Постановления N 10, согласно которым решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей.

Не усматривается судом кассационной инстанции и нарушения норм процессуального права в результате отказа суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства об истребовании у ответчика доказательств, подтверждающих факт хранения контрафактных товаров, поскольку имеющимися в материалах дела доказательствами в достаточной степени подтверждается факт прекращения обществом "Хенкель Рус" производства и реализации спорной продукции после 25.05.2018.

Общество "Плекс", выдвигая предположение о наличии у ответчика на хранении спорной продукции, вместе с тем в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представило доказательств этого факта. При этом обращенное к обществу "Хенкель Рус" требование предоставить документы, свидетельствующие о наличии у него на хранении контрафактного товара, фактически означает обязывание доказывания "отрицательного" факта.

Иные изложенные в кассационной жалобе доводы, связанные с необходимостью исследования доказательств, не могут быть приняты во внимание судом кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, связанных с пресечением действий, нарушающих исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 498001 и N 510740.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении не отразил в полном объеме все доводы общества "Плекс" подлежит отклонению, поскольку отсутствие перечисления судебном акте всех доводов не означает, что указанные доводы не исследовались судом апелляционной инстанции и повлекли за собой принятие незаконного судебного акта.

Доводы кассационной жалобы по сути повторяют позицию общества "Плекс" по спору и по апелляционной жалобе, не опровергают выводы судов, направлены на переоценку доказательств и установление по делу иных фактических обстоятельств, что не может служить основанием для их отмены.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2018 N 305-КГ18-17913 по делу N А40-206114/2016.

Суд кассационной инстанции не усматривает нарушения судом апелляционной инстанции статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при исследовании распечаток, свидетельствующих об истечении срока годности спорной продукции общества "Хенкель Рус", поскольку в данном случае заявитель кассационной жалобы выражает лишь несогласие с оценкой этих доказательств судом апелляционной инстанции.

Вместе с тем, проверив обоснованность довода общества "Плекс" об отсутствии в его действиях по регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 498001 и N 510740, а также по подаче настоящего искового заявления признаков злоупотребления правом, Суд по интеллектуальным правам указывает следующее.

Так, в обоснование вывода о злоупотреблении истцом правом суд первой инстанции наряду с выводом о недоказанности истцом факта использования им самим товарных знаков в отношении однородных спорной продукции товаров, указал, что общество "Плекс" недобросовестно воспользовалось ситуацией, связанной с использованием обозначения "Русалочка" на детском шампуне известного производителя, зарегистрировал собственные товарные знаки и в настоящий момент пытается извлечь выгоду от сложившейся ситуации.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что детский шампунь "FA Kids для девочек" с использованием на упаковке, в документации и рекламе слова "Русалочка" производился ответчиком с 2011 года, то есть задолго до даты приоритета товарных знаков истца.

Суд апелляционной инстанции признал обоснованными данные выводы суда первой инстанции.

Как отмечено в пункте 154 Постановления N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

При этом неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Независимо от того, что вопрос о наличии в действиях лица признаков злоупотребления правом является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к установлению недобросовестного поведения, правильном применении норм материального права.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Между тем, указав на очевидность злоупотребления правом со стороны общества "Плекс", суды первой и апелляционной инстанций не учли, что для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалах настоящего дела должны быть доказательства, из которых с однозначно следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.

При этом Судом по интеллектуальным правам в рамках дела N СИП-529/2019 было установлено, что использование обществом "Хенкель Рус" словесного обозначения "Русалочка" в качестве наименования выпускаемого детского геля / шампуня "Fa Kids для девочек" началось в 2016 году, когда данное обозначение стало указываться на лицевой стороне товара, то есть существенно позже дат приоритета товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 498001 и N 510740.

Судебная коллегия полагает также возможным отметить, что в рамках дела N СИП-529/2019 был установлен факт производства с 2001 года обществом "Плекс" и его предшественниками различных товаров, в том числе носовых платков, туалетной бумаги, дисков ватных, палочек ватных, губок и мочалок для тела, влажных салфеток и пр., то есть факт ведения указанным лицом производственной деятельности в том числе в отношении товаров по уходу за телом.

Указанное само по себе свидетельствует об отсутствии очевидности того, что при приобретении исключительных прав на названные товарные знаки общество "Плекс" действовало с единственной целью причинения вреда обществу "Хенкель Рус".

Кроме того, факт неиспользования товарного знака правообладателем в отношении соответствующих спорных товаров автоматически не означает злоупотребления этим лицом правом.

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 N 450-О-О указано на необходимость суду обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в каждом конкретном случае на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

Вместе с тем недостаточно немотивированный вывод судов первой и апелляционной инстанций относительно наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом не привел к принятию неправильных судебных актов в целом, поскольку судами было установлено отсутствие оснований для удовлетворения заявленных требований.

Довод общества "Плекс" о том, что суд первой инстанции должен был применить принцип "эстоппель" по отношению к доводам общества "Хенкель Рус" о том, что на его продукции использовались обозначения, не сходные с товарными знаками общества "Плекс", при наличии прямо противоположной позиции, выраженной этим лицом в рамках дела N СИП-529/2019, подлежит отклонению в силу следующего.

Различное толкование лицом одной и той же правовой ситуации при рассмотрении разных споров действительно является недопустимым.

Это следует из принципа "эстоппель" и из положений статьи 10 ГК РФ, не допускающих возможность извлечения выгоды из недобросовестного поведения.

Исходя из принципа "эстоппель", сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Вместе с тем в рамках дела N СИП-529/2019 и настоящего дела доводы общества "Хенкель Рус" о наличии и отсутствии сходства касались сравнения разных обозначений: в первом случае - словесного обозначения "Русалочка" и товарных знаков общества "Плекс", а во втором - комбинированного обозначения, использованного на этикетке продукции, которая начала выпускаться с 2016 года, и товарных знаков общества "Плекс".

Исходя из изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов в основном соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, а наличие ошибочного вывода о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом не повлияло на правильность судебных актов в целом.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2020 по делу N А40-74462/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2020 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Плекс" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

А.А. Ерин

Судья

С.П. Рогожин