Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2021 г. по делу N СИП-555/2020 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком подтверждено использование под контролем правообладателя спорного товарного знака с незначительными изменениями его элементов для продвижения на территории РФ широкого перечня товаров для детей (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2021 г. по делу N СИП-555/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2021 г. N С01-856/2021 настоящее решение отменено

Резолютивная часть решения объявлена 9 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 12 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лазаревой Е.А., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление иностранного лица - TRU Kids Inc. (5 Wood Hollow Road, First Floor, Parsippany, NJ 07054, USA) к иностранному лицу - Toy Play LLC (88 Suydam Street Ste A, Brooklyn, NY 11221, USA) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - TRU Kids Inc. - Ароникова М.А., Галкина А.И., Довгалюк А.И. (по совместной доверенности от 12.08.2020);

от иностранного лица - Toy Play LLC - Кочетов В.В., Молчанова А.Н., Шабанова Е.М. (по совместной доверенности от 11.08.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - TRU Kids Inc. (далее - истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу - Toy Play LLC (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Рассматриваемое исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076, поскольку осуществляет деятельность по продвижению широкого перечня товаров для детей за пределами Российской Федерации, в том числе через Интернет-сайт toyrus.com, и приобрел доменное имя toyrus.ru, то есть, занимается деятельностью по реализации продукции, однородной тем, для которой зарегистрирован спорный товарный знак, а также предполагает осуществлять свою деятельность под сходным обозначением, в связи с чем для индивидуализации своей деятельности в Роспатент была направлена заявка N 2019768795 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг.

Учитывая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 533076 ответчиком не используется, истец просит досрочно прекратить его правовую охрану.

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования, просили их удовлетворить.

Представители ответчика выступили по доводам, изложенным в отзыве и письменных пояснениях, просили отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В своей правовой позиции ответчик оспаривает заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом обращает внимание суда на то, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 533076 обладают широкой известностью, и используются в отношении указанных в иске товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Истец в письменных пояснениях полагает, что истец не доказал использование спорного товарного знака для всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителей.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может.

Из материалов настоящего дела следует, что ответчик на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного 03.03.2020 за N РД0327012, является правообладателем словесного товарного знака "TOYRUS" по свидетельству Российской Федерации N 533076, зарегистрированного 28.01.2015 по заявке от 07.12.2012 N 2012742609, в отношении товаров 21-го "бутыли; блюдца; ванны детские переносные; губки туалетные; емкости кухонные; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; наборы кухонной посуды; подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; поилки; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда для тепловой обработки пищи; предметы домашней утвари туалетные; соковыжималки бытовые неэлектрические; сосуды для питья; стаканы [емкости]; утварь кухонная", 25-го "апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны для водных лыж; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты для ног неэлектрические; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки для лыжников; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса-кошельки [одежда]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапки [головные уборы]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты", 28-го "велотренажеры; доски для плавания поддерживающие; жилеты для плавания; клюшки хоккейные; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополозные; ласты для плавания; наколенники [товары спортивные]; налокотники [товары спортивные]; перчатки боксерские; пояса для плавания; сани для бобслея; сани [товары спортивные]; сетки спортивные; сетки теннисные; снаряды гимнастические; столы для настольного тенниса; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; эспандеры [тренажеры]", и услуг 35-го "агентства по коммерческой информации; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат торговых автоматов; сбор информации в компьютерных базах данных" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 533076 в отношении вышеназванных товаров и услуг не используется ответчиком на протяжении последних трех лет, истец обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Судом установлено, что истец предлагал ответчику в установленном законом порядке обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076, либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права, для чего ответчику 30.03.2020 было направлено предложение заинтересованного лица по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков.

Поскольку указанное предложение ответчиком было оставлено без удовлетворения, истец 29.06.2020 обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого (пункт 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10)).

Заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака признается не только лицо, фактически осуществляющее тождественную деятельность, но и лицо, оказывающее однородные услуги, и осуществившее подготовительные действия к использованию обозначения, которым охраняется товарный знак.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичный подход отражен в пункте 162 Постановления N 10.

Таким образом, определяющим обстоятельством в данном случае выступает намерение истца использовать спорный товарный знак в отношении тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 указано, что применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ, на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В статье 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) указано, что знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.

Как указано в статье 3ter "Соглашения о международной регистрации знаков" (заключено в Мадриде 14.04.1891) заявление о распространении охраны, возникающей в результате международной регистрации, на страну, воспользовавшуюся возможностью, предоставляемой статьей 3bis, должно быть специально сделано в заявке, предусмотренной в пункте (1) статьи 3.

В статье 2 "Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков" (Подписан в Мадриде 28.06.1989) указано, что если заявка на регистрацию знака была подана в ведомство Договаривающейся Стороны или если знак был зарегистрирован в реестре ведомства Договаривающейся Стороны, лицо, являющееся заявителем этой заявки (далее именуемой "базовая регистрация"), с учетом положений настоящего Протокола, может обеспечить охрану своего знака на территории Договаривающихся Сторон путем регистрации этого знака в Реестре Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

В части 1 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков" также отмечено, что любое заявление о распространении охраны, возникающей в результате международной регистрации, на Договаривающуюся Сторону должно быть специально сделано в международной заявке.

Таким образом, из указанных норм права следует, что товарному знаку, зарегистрированному в какой-либо стране иностранного происхождения, может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, лишь в случае его регистрации в Государственном реестре товарных знаков на территории Российской Федерации по заявлению такого правообладателя, в связи с чем, соответственно, такому зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку выдается свидетельство о предоставлении ему правовой охраны, а также указанные сведения отмечаются в реестре международной регистрации товарных знаков.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.10.2012 N ВАС-12509/12.

В подтверждение своей заинтересованности истец представил сведения о международных свидетельствах на товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 21, 25, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ (том 1, л.д. 103-105).

Помимо этого, в подтверждение своей заинтересованности истцом была представлена заявка N 2019768795, которая им была направлена в Роспатент для государственной регистрации словесного обозначения "TOYRUS" в качестве товарного знака, правовая охрана для которой испрашивается в отношении товаров 21, 25, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Судом установлено, что вопрос о сходстве обозначения по заявке N 2019768795 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076, а также однородности товаров и услуг, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти, и сторонами по делу это обстоятельство не оспаривается (том 1, л.д. 101-102).

Следовательно, оспариваемый товарный знак препятствует регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных им товаров и услуг.

В качестве доказательств, подтверждающих свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076, истцом в материалы дела были представлены:

- сведения из сети Интернет о наличии у истца Гипермаркета для детей на территории США, и других магазинов в ОАЭ и Канаде (том 1, л.д. 29-37, 106-134, том 2, л.д. 27-35, том 3, л.д. 28-32, 80-том 4, л.д. 9);

- данные о выручке (том 1, л.д. 142, том 2, л.д. 1-25);

- сведения о поданном ответчиком протесте, в порядке, предусмотренном статьей 1493 ГК РФ в отношении регистрации обозначения по заявке N 2019768795 (том 3, л.д. 33-40);

С учетом указанных норм права и позиций суда высшей судебной инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам считает, что истец, являясь иностранным лицом, доказал осуществление за пределами Российской Федерации деятельности по продвижению широкого перечня товаров для детей, в том числе через Интернет-сайт toyrus.com, при этом, подав заявку N 2019768795 на государственную регистрацию словесного обозначения "TOYRUS" в качестве товарного знак, осуществил подготовительные действия к использованию на территории Российской Федерации обозначения, сходного с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 533076, с обеспечением его правовой охраны для товаров 21, 25, 28-го и услуг 35-го классов МКТУ, являющихся однородными товарам и услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам считает, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076, поскольку подтвердил, что занимается деятельностью по реализации продукции и оказанием услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также предполагает осуществлять свою деятельность под сходным обозначением на территории Российской Федерации.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2016 по делу N СИП-279/2015.

Вместе с тем, данные обстоятельства не свидетельствуют о наличии правовых оснований для досрочного прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076.

Как указывалось ранее, именно правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, в отношении которого истцом были предъявлены исковые требования, поскольку в силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 163 Постановления N 10 разъяснено, что в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (30.03.2020) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 30.03.2017 по 29.03.2020 включительно.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

При этом учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Из чего следует, что необходимо установить обстоятельства, связанные как с размещением товарного знака на товаре, так и связанные с введением товара в гражданский оборот, то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании или неиспользовании товарного знака его правообладателем следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В отзыве на исковое заявление и письменных пояснениях ответчик пояснил, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 533076 использовался и используется с изменением его отдельных элементов в спорный период под контролем правообладателя - обществом с ограниченной ответственностью "ТОЙ.РУ" (далее - общество), которому принадлежит серия товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 719366, 719367, 711656, 684343, 680453, 682076, 683309, 679527, 690427, объединенных единым словесным элементом, также используемого в качестве фирменного наименования и коммерческого обозначения, при этом данное общество было учреждено Лобановой Алисой Александровной, которая является управляющим партнером ответчика.

По утверждению ответчика, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 533076 используется при продвижении широкого перечня товаров для детей через розничную сеть магазинов TOY.RU и ТОЙРУША на территории Российской Федерации, через Интернет-сайт toy.ru и toyrusha.ru, при этом спорное обозначение, благодаря социальным сетям, YOUTUBE-каналам TOY.RU и ТОЙРУША, видеорекламе и коммерческим съемкам со знаменитостями, приобрело широкую известность.

В подтверждение указанных обстоятельств ответчиком в материалы дела были представлены следующие доказательства: выписка из ЕГРЮЛ на общество; сведения с Интернет-сайтов toy.ru и toyrusha.ru; сведения из сети Интернет о розничной сети магазинов TOY.RU и ТОЙРУША; сведения с YOUTUBE-каналов TOY.RU и ТОЙРУША; сведения из социальной сети Instagram; сведения с Интернет-сайта toyplay.su; договор поставки от 05.07.2017; договор оказания услуг от 25.12.2018; договор оказания услуг рекламы от 15.07.2019 с универсально-передаточными документами и актом; акт от 31.12.2019; сведения о рекламе магазинов TOY.RU знаменитостями; сведения об участии магазинов TOY.RU в качестве спонсора ледового шоу Евгения Плющенко "Лебединое Озеро, художественного фильма "ЕЛКИ последние"; сведения о рекламных компаниях, проводимых по заказу общества видеоблогером и телеведущей Елизаветой Анохиной (2.5 млн. подписчиков в Instagram), певцом Тимати (16.3 млн. подписчиков в Instagram), группой "Градусы" (8 млн. просмотров на YOUTUBE), блогером Гном-Гномычем (794 тыс. подписчиков в Instagram); о коллаборации с Союзмультфильмом; о съемках рекламного ролика с участием актера театра и кино Гоши Куценко; кассовые чеки покупки детских игрушек в магазинах ТОЙ.РУ (том 2, л.д. 128-150; том 3, л.д. 9-27; том 4, л.д. 124-137, 147-том 5, л.д. 1-30, 82-150; том 6, л.д. 1-91).

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что все указанные документы подпадают под период времени, в течение которого правообладателем должен быть доказан факт ввода в гражданский оборот товаров и оказание услуг, маркированных товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 533076.

Оценив указанные доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам установил, что общество является аффилированным с ответчиком лицом (пункт 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), и занимается продвижением на территории Российской Федерации широкого перечня товаров для детей через розничную сеть магазинов TOY.RU и ТОЙРУША, через Интернет-сайты TOY.RU и TOYRUSHA.RU, через видеохостинг-Youtube, через проведение рекламных компаний и коммерческих съемок со звездами шоу-бизнеса (celebrity), через социальную сеть Instagram.

В частности, из вышеназванных доказательств следует, что общество продвигает указанными способами детские игрушки, которые реализуются с использованием обозначений ООО "ТОЙ.РУ", TOY.RU и TOYRUSHA.RU.

При этом из вышеназванных доказательств усматривается, что ответчик продвигает на территории Российской Федерации указанную продукции в течение нескольких лет, которая активно используется в гражданском обороте, и при этом обществу также принадлежит серия товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 719366, 719367, 711656, 683309, объединенных единым словесным элементом "TOY.RU" и "TOYRUSHA", которые могут использоваться в качестве фирменного наименования и коммерческого обозначения.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что ответчиком доказан факт ввода обществом (под контролем правообладателя) в гражданский оборот путем доведения до потребителя способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, широкого перечня товаров для детей.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование в том виде, в котором он зарегистрирован, или с изменениями, при которых это обозначение осталось узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя как конкретный товарный знак.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2014 по делу N СИП-225/2013, от 02.02.2015 по делу N СИП-539/2014, от 23.04.2015 по делу N СИП-804/2014, от 21.10.2015 по делу N СИП-883/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-380/2015, от 08.07.2016 по делу N СИП-448/2015 и от 30.09.2016 по делу N СИП-714/2015.

Из общедоступных источников информации судом установлено, что слово "TOY", в переводе с английского, означает - игрушка, словесный элемент ".RU", является национальным доменом верхнего уровня для России, и является седьмым по популярности национальным доменом верхнего уровня, а словесный элемент "RUS" используется для сокращенного названия Российской Федерации, при этом словесный элемент "рус" - представляет собой кириллический домен верхнего уровня для русскоязычного интернет-сообщества.

При изложенных обстоятельствах, Суд по интеллектуальным правам считает возможным признать употребление обществом словесных обозначений "TOY.RU" и "TOYRUSHA" при продвижении на территории Российской Федерации широкого перечня товаров для детей через розничную сеть магазинов TOY.RU и ТОЙРУША, через Интернет-сайты TOY.RU и TOYRUSHA.RU, через видеохостинг-Youtube, через проведение рекламных компаний и коммерческих съемок со звездами шоу-бизнеса (celebrity), через социальную сеть Instagram, использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076 с незначительными изменениями (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ), поскольку как словесные обозначения "TOYRU" и "TOYRUSHA", так и словесное обозначение "TOYRUS", фактически не отличаются друг от друга, так как содержат в своем составе словесные элементы TOY, RU, RUS, при восприятии которых, у рядового потребителя не возникает затруднений при их прочтении, ввиду того, что они имеют отношение к общеизвестным аббревиатурам, обозначающим Российскую Федерацию, а также игрушки, которые преимущественно приобретает значительная часть проживающих на указанной территории граждан для удовлетворения собственных нужд.

Таким образом, обстоятельства надлежащего использования обществом каких-либо иных товарных знаков, а также наличие или отсутствие подтверждающих данные обстоятельства доказательств, не имеет правого значения, поскольку в данном деле подлежит установлению факт использования правообладателем товарного знака, в отношении которого были предъявлены исковые требования.

Кроме этого, доводы сторон о наличии той или иной степени сходства между различными обозначениями, Судом по интеллектуальным правам во внимание не принимаются, поскольку в данном случае судебной коллегией было установлено использованием обществом под контролем правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076 с незначительными изменениями его элементов, при которых это обозначение осталось узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя как конкретный товарный знак, которое было осуществлено судом с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 162 Постановления N 10 и пункте Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482.

Судебная коллегия также соглашается с ответчиком в том, что вышеназванными доказательствами подтверждается факт широкой известности потребителю спорного товарного знака, так как указанные обозначения активно используются на территории Российской Федерации на протяжении нескольких лет для продвижения на территории Российской Федерации широкого перечня товаров для детей через розничную сеть магазинов TOY.RU и ТОЙРУША, через Интернет-сайты TOY.RU и TOYRUSHA.RU, через видеохостинг-Youtube, через проведение рекламных компаний и коммерческих съемок со звездами шоу-бизнеса (celebrity), через социальную сеть Instagram и со значительным вложением денежных средств для продвижения спорного товарного знака.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления N 10, при установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014, пункт 6 статьи 1483 ГК РФ содержит критерий, который должны проверять суды в целях сохранения правовой охраны товарного знака, а именно однородность товаров, в отношении которых может быть предоставлена или сохранена правовая охрана товарному знаку как средству индивидуализации.

При этом значение критерия однородности повышается при необходимости защиты "сильных" (известных, обладающих различительной способностью) товарных знаков, к которым, исходя из установленных судами обстоятельств дела, может быть отнесен товарный знак.

В тех случаях, когда товарный знак не обладает сильной различительной способностью (неоригинален, малоизвестен), критерий однородности товаров в большинстве случаев не будет свидетельствовать об использовании товарного знака, напротив, при известности, общеизвестности товарного знака однородность зачастую будет свидетельствовать об использовании товарного знака. Увеличение степени известности товарного знака влечет расширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован и используется правообладателем.

Под однородностью товаров (услуг) понимается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров (услуг) одному хозяйствующему субъекту в силу близости их происхождения, назначения, реализации в рамках одной среды потребителей. Оценить однородность товаров суд может по ряду показателей, среди которых род, устройство, назначение товаров, условия сбыта товаров, круг потребителей, являются ли товары дополняющими друг друга и т.д.

На необходимость учета критерия однородности в целях охраны товарного знака указывается и в рекомендациях ВОИС (п. 2.458 WIPO Intellectual Property Handbook): по общему правилу товары однородны (схожи, но не идентичны), когда при их реализации под товарным знаком, сходным до степени смешения, у потребителей складывается впечатление, что они происходят из одного источника, от одного производителя, при этом принимаются во внимание все обстоятельства дела, включая род товаров, цели, для которых они используются, торговые каналы, через которые они реализуются, но особенно - происхождение (природа) товара и обычные места продажи.

Законодательство Российской Федерации также имплементировало данный подход о необходимости оценки однородности товаров.

При этом необходимо учитывать, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций N 198).

Как было указано выше, вопрос о сходстве обозначения по заявке N 2019768795 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076, а также однородности товаров и услуг, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти.

Следовательно, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 533076 сходен с обозначением, которому испрашивается предоставление правовой охраны по заявке N 2019768795, и товары 21, 25, 28-го, а также услуги 35-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и которым испрашивается предоставление правовой охраны по данной заявке, являются однородными.

Как следует из Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, принятой в городе Ницца 15.06.1957, к 35-му классу МКТУ относятся: услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческим предприятием; помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия; а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

Таким образом, данный класс включает в себя, в основном рекламу; менеджмент в сфере бизнеса; административную деятельность в сфере бизнеса; оказание консультативных услуг в сфере бизнеса.

При этом под услугой понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам.

Судом по интеллектуальным правам было установлено, что ответчиком подтверждено использование под контролем правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076 с незначительными изменениями его элементов для продвижения на территории Российской Федерации широкого перечня товаров для детей.

Представленными в материалы дела документами также подтверждается факт широкой известности потребителю спорного товарного знака.

Следовательно, в данном случае, степень известности товарного знака влечет расширение круга товаров и услуг, которые могут быть признаны однородными тем, в отношении которых спорный товарный знак зарегистрирован и используется под контролем правообладателя, так как наличие широкой известности спорного товарного знака приводит к тому, что предназначенные для детей товары, в отношении которых ответчиком доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076, могут быть признаны однородными товарам 21, 25, 28-го и услугам 35-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, так как увеличивается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному хозяйствующему субъекту в силу близости их происхождения, назначения, реализации в рамках одной среды потребителей, и у них может сложиться впечатление, что они происходят из одного источника, от одного производителя.

В связи с этим, лишение спорного товарного знака правовой охраны (даже в части) при наличии доказательств того, что истец подтвердил то, что занимается деятельностью по реализации продукции и оказанием услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также предполагает осуществлять свою деятельность под сходным обозначением на территории Российской Федерации, будет способствовать введению потребителей в заблуждение относительно продавца товара и лица, оказывающего услуги по их продвижению, а также паразитированию на известности товарного знака ответчика и его репутации, то есть извлечению конкурентом (истцом) необоснованных преимуществ при ведении предпринимательской деятельности (недобросовестной конкуренции).

Поскольку товары, реализуемые под контролем ответчика, приобрели широкую известность, а спорный товарный знак, используемый с незначительными изменениями, индивидуализирующий данную деятельность, приобрел различительную способность, в связи с чем, такие обстоятельства дела свидетельствуют о намерении истца извлечь необоснованные преимущества из использования известного товарного знака ответчика.

Тогда как механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, урегулированный статьей 1486 ГК РФ, предусмотрен для неиспользуемых товарных знаков, которые занимают место в реестре, однако фактически не используются правообладателем. Целью досрочного прекращения правовой охраны таких товарных знаков является обеспечение возможности регистрации (и, соответственно, использования) заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичной или однородной продукции, а не устранение конкурентов посредством лишения охраны их товарных знаков.

Как указано в пункте 2 статьи 6 Директивы N 2005/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О недобросовестной коммерческой практике по отношению к потребителям на внутреннем рынке" коммерческая деятельность считается вводящей в заблуждение, если исходя из фактической ситуации, принимая во внимание все особенности и обстоятельства, она ведет или может вести к совершению среднестатистическим потребителем сделки, которая при других обстоятельствах не была бы совершена, и включает в себя любое продвижение товара на рынке, которое порождает затруднения в идентификации товаров, торговых знаков, торговых наименований или иных отличительных знаков контрагентов.

Таким образом, поскольку ответчиком доказан факт широкой известности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076, так как судом установлено, что он активно используется на территории Российской Федерации на протяжении нескольких лет для продвижения на территории Российской Федерации широкого перечня товаров для детей через розничную сеть магазинов TOY.RU и ТОЙРУША, через Интернет-сайты TOY.RU и TOYRUSHA.RU, через видеохостинг-Youtube, через проведение рекламных компаний и коммерческих съемок со звездами шоу-бизнеса (celebrity), через социальную сеть Instagram, а значит, и предназначенные для детей товары, в отношении которых ответчиком доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 533076, могут быть признаны однородными товарам 21, 25, 28-го и услугам 35-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, судебная коллегия не усматривает правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В силу статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Довод ответчика о том, что подача настоящего иска является злоупотреблением правом, подлежит отклонению, поскольку подача такого иска предусмотрена действующим законодательством, и суду не представлено доказательств того, что она была осуществлена недобросовестно (в обход закона).

Судебные расходы по делу относятся на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица - TRU Kids Inc. оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря