Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2021 г. по делу N СИП-506/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака и обязал его повторно рассмотреть данное возражение, поскольку Роспатент неправильно применил методологию оценки степени сходства сравниваемых обозначений, а также не дал оценку всем обстоятельствам, доводам и доказательствам заинтересованного лица, чем допустил нарушение действующих норм материального права при рассмотрении возражения заявителя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 марта 2021 г. по делу N СИП-506/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2021 г. N С01-577/2021 по делу N СИП-506/2020 настоящее решение оставлено без изменений

Резолютивная часть решения объявлена 10 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 11 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грищенко А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (пр-кт Октября, д. 25/1, кв. 59, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450059, ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 12.03.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2019 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2017744265 в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса, части товаров 29, 30, 32-го классов и всех услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-901/41).

Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп", надлежащим образом извещенное о времени и месте проведения судебного заседания, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.03.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2019 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2017744265 в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса, части товаров 29, 30, 32-го классов и всех услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Как следует из материалов дела, на основании решения Роспатента от 29.04.2019 обозначение по заявке N 2017744265 с датой приоритета 24.10.2017 было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" в отношении указанных в перечне заявки товаров 5-го класса, части товаров 29, 30, 32-го классов и всех услуг 35-го класса МКТУ.

В государственной регистрации обозначения "" по заявке N 2017744265 в отношении остальных товаров 6, 11, 16, 19, 25, 29, 30 и 32-го классов и услуг 37, 43 и 44-го классов МКТУ было отказано.

Указанное решение было мотивировано несоответствием государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении поименованного перечня товаров и услуг требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ввиду факта государственной регистрации сходных с ним до степени смешения товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 186534, N 271995, N 269853, N 264540, N 277619, N 563554, N 590925, N 467511, N 264828, N 546205, N 595567, N 297501, N 396287 и N 538662 с более ранними датами приоритета.

Не согласившись с принятым решением, общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" обратилось в Роспатент с возражением, в обоснование которого указало на факт государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 264828 на имя заявителя в отношении товаров 6, 11, 16, 19 и 25-го классов и услуг 37 класса МКТУ; на факт подачи заявителем возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 546205; на отсутствие сходства до степени смешения между обозначением по заявке N 2017744265 и товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662.

По результатам рассмотрения возражения административный орган согласился с выводом государственной экспертизы о наличии сходства между обозначением по заявке N 2017744265 и товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662, а также об однородности товаров 29-го и 30-го классов и услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, товарам и услугам 29, 30, 43 и 44-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Роспатент также учел, что на момент рассмотрения возражения общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 546205 не была прекращена, в связи с чем основания для снятия противопоставления в указанной части отсутствуют.

Вместе с тем, принимая во внимание факт государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 264828 в отношении товаров 6, 11, 16, 19, 25-го классов и услуг 37-го класса МКТУ административный орган пришел к выводу о преодолении противопоставления в указанной части и о наличии основания для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 6, 11, 16, 19, 25-го классов и услуг 37-го класса МКТУ.

С учетом данных обстоятельств Роспатентом было принято решение об удовлетворении возражения общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" и о государственной регистрации обозначения по заявке N 2017744265 в качестве товарного знака.

Не согласившись с данным решением административного органа, общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В обоснование несогласия с оспариваемым решением Роспатента общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" указывает на неправомерность выводов административного органа о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 297501, N 396287 и N 538662, а также на отсутствие должного обоснования вывода об однородности услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и полного перечня услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, в отношении которых обществом "ХК "Бизнесинвестгрупп" испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

До судебного заседания в Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором Роспатент выразил несогласие с доводами заявителя, полагая, что они не опровергают законность и обоснованность оспариваемого решения административного органа.

В судебном заседании представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в отзыве на заявление общества "ХК "Бизнесинвестгрупп", возражал против требований заявителя, просил в их удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", надлежащим образом извещенное о времени и месте проведения судебного заседания, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, ходатайствовало о проведении судебного заседания в его отсутствие, в связи с чем суд полагает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие представителя заявителя.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителя Роспатента, явившегося в судебное заседание, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "ХК "Бизнесинвестгрупп" соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения на решение административного органа об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2017744265 на государственную регистрацию обозначения в качестве товарного знака (24.10.2017) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя ГК РФ, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 N 482, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ).

С учетом того что заявление общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" мотивировано отсутствием сходства до степени смешения между обозначением по заявке N 2017744265 и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 297501, N 396287 и N 538662, а также принимая во внимание, что в возражении общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" не оспаривался вывод государственной экспертизы о сходстве заявленного обозначения до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 297501, судебная коллегия проверяет законность оспариваемого решения лишь в части выводов Роспатента о сходстве обозначения по заявке N 2017744265 до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил ТЗ обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как указано в пункте 42 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил ТЗ, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил ТЗ комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Из материалов дела усматривается, что словесное обозначение "" по заявке N 2017744265 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 595567 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде пятиугольника с изображением чаши со змеей внутри него, и словесные элементы "СОВЕТСКАЯ АПТЕКА", выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент "АПТЕКА" и изображение чаши со змеей указаны в качестве неохраняемых элементов. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный, белый.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 396287 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент "ЧЕБУРЕЧНАЯ" указано в качестве неохраняемого.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 538662 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде серпа и вилки, справа от которых расположены словесные элементы "СОВЕТСКА ПЕЛЬМЕННАЯ", выполненные в две строчки буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный.

По результатам проведения сравнительного анализа заявленного обозначения и указанных противопоставленных товарных знаков административный орган установил, что словесный элемент "СОВЕТСКАЯ" в составе товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 396287 является единственным охраняемым элементом и подлежит учету при определении степени сходства сравниваемых обозначений.

С учетом фонетического и смыслового тождества единственного словесного элемента обозначения по заявке N 2017744265 и сильного словесного элемента товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 396287 Роспатент пришел к выводу об их сходстве по фонетическому и семантическому признаку. При этом административный орган отметил, что графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

Роспатент также установил, что полное вхождение словесного элемента "СОВЕТСКАЯ" в состав заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 595567 и N 538662 обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

С учетом данных обстоятельств административный орган пришел к выводу о том, что, несмотря на некоторые отличия, обозначение по заявке N 2017744265 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662 являются сходными в целом.

Между тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает невозможным согласиться с выводами административного органа в изложенной части.

Как разъяснено в пункте 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), действовавших в период подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций N 197 при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

При установлении обстоятельств вхождения одного словесного обозначения в другое имеет значение не только совпадение отдельных буквосочетаний этих обозначений, но и их характер: воспринимается ли совпадающее буквосочетание как элемент, обладающий самостоятельным семантическим значением (в том числе является ли этот элемент корнем слова, являются ли совпадающие буквосочетания сильными элементами, на которых акцентируется внимание потребителей; несут ли данные элементы основную смысловую нагрузку).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 по делу N СИП-22/2017, от 19.04.2019 по делу N СИП-77/2019, от 04.10.2019 по делу N СИП-78/2018.

Судебная коллегия отмечает, что исходя из приведенных положений Методических рекомендаций N 197 оценка степени сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков должна осуществляться в том числе с учетом входящих в состав последних неохраняемых элементов.

Так, словесные элементы "СОВЕТСКАЯ АПТЕКА" в составе товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595567 связаны между собой по смыслу и грамматически, что обуславливает их восприятие в качестве единого словесного обозначения.

Данное обстоятельство приводит к наличию отличий в звучании и написании обозначения по заявке N 2017744265 и словесных элементов товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595567, связанных с неполным вхождением одного обозначения в другое, разным составом слов, слогов и букв.

Кроме того, изложенное обуславливает наличие отличий в смысловом значении сравниваемых словесных элементов ("СОВЕТСКАЯ АПТЕКА" - аптечное учреждение; "СОВЕТСКАЯ" - прилагательное женского рода, характеризующее нечто, относящееся к Союзу Советских Социалистических Республик).

Наряду с этим судебная коллегия принимает во внимание, что наличие в составе противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595567 изобразительного элемента в виде обвивающей чашу змеи подчеркивает смысловое значение словосочетаний "СОВЕТСКАЯ АПТЕКА", а также усиливает графические отличия между сравниваемыми обозначениями.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что спорное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 595567 производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии между ними сходства.

Судебная коллегия отмечает, что вывод об отсутствии сходства между товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 599022 и товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 595567 был сделан в решении Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2019 N СИП-222/2019. При этом судом был поддержан вывод административного органа об отсутствии сходства между сравниваемыми средствами индивидуализации. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 указанное решение было оставлено без изменения.

Суд первой инстанции обращает внимание на то, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства.

При таких обстоятельствах сделанный в оспариваемом ненормативном правовом акте вывод Роспатента о сходстве обозначения по заявке N 2017744265 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595567 не может быть признан последовательным и отвечающим принципу защиты законных ожиданий.

Судебная коллегия также учитывает, что словесные элементы "СОВЕТСКАЯ ЧЕБУРЕЧНАЯ" в составе товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 396287 связаны между собой по смыслу и грамматически, что обуславливает их восприятие в качестве единого словесного обозначения.

Данное обстоятельство приводит к наличию отличий в звучании и написании обозначения по заявке N 2017744265 и словесных элементов товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 396287, связанных с неполным вхождением одного обозначения в другое, разным составом слов, слогов и букв.

Кроме того, изложенное обуславливает наличие отличий в смысловом значении сравниваемых словесных элементов ("СОВЕТСКАЯ ЧЕБУРЕЧНАЯ" - закусочная, в которой подаются чебуреки; "СОВЕТСКАЯ" - прилагательное женского рода, характеризующее нечто, относящееся к Союзу Советских Социалистических Республик).

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что спорное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 396287 производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии между ними сходства.

Судебная коллегия также отмечает, что словесные элементы "СОВЕТСКА ПЕЛЬМЕННАЯ" в составе товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 538662 (с учетом особенностей их написания и прочтения) связаны между собой по смыслу и грамматически, что обуславливает их восприятие в качестве единого словесного обозначения.

Данное обстоятельство приводит к наличию отличий в звучании и написании обозначения по заявке N 2017744265 и словесных элементов товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 538662, связанных с неполным вхождением одного обозначения в другое, разным составом слов, слогов и букв.

Кроме того, изложенное обуславливает наличие отличий в смысловом значении сравниваемых словесных элементов ("СОВЕТСКАЯ ПЕЛЬМЕННАЯ" - закусочная, в которой подаются пельмени; "СОВЕТСКАЯ" - прилагательное женского рода, характеризующее нечто, относящееся к Союзу Советских Социалистических Республик).

Наряду с этим судебная коллегия принимает во внимание то, что наличие в составе противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 538662 изобразительного элемента в виде серпа и вилки подчеркивает смысловое значение словосочетания "СОВЕТСКАЯ ПЕЛЬМЕННАЯ", а также усиливает графические отличия между сравниваемыми обозначениями.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что спорное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 538662 производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии между ними сходства.

Таким образом, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает невозможным согласиться с выводом административного органа о сходстве обозначения по заявке N 2017744265 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662 и приходит к выводу о незаконности оспариваемого решения в этой части.

Применительно к доводам общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" о незаконности выводов, сделанных Роспатентом в отношении однородности товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым высказать следующее.

Как указано в пункте 45 Правил ТЗ, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При этом в разъяснениях, изложенных в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, указано, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как следует из оспариваемого решения, Роспатент установил, что услуги 44-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 595567 "медицинские услуги, а именно услуги аптек" однородны услугам 44-го класса МКТУ "консультации по вопросам фармацевтики; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам", так как сравниваемые услуги отнесены к одной родовой группе фармацевтической деятельности согласно подпункту 47 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" являются лицензируемыми видами деятельности, имеют сходное правовое регулирование.

Услуги 43-го класса МКТУ "закусочные", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 396287, а также услуги "столовые; кафе; услуги по приготовлению блюд и напитков и доставке их на дом; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные и буфеты (заведения быстрого круглосуточного обслуживания)", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 538662, однородны услугам 43-го класса МКТУ, связанным с обеспечением питания, а именно услугам "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку", указанным в перечне заявленного обозначения, так как сравниваемые услуги имеют сходные условия оказания, единый круг потребителей и назначение.

Услуги 43-го класса МКТУ "прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды", указанные в перечне заявленного обозначения, сопутствуют услугам обеспечения питанием, являются корреспондирующими, взаимодополняемыми, в связи с чем могут рассматриваться в качестве однородных.

Товары 29-го класса МКТУ "оладьи картофельные; мясные отвары (бульоны); мясные экстракты; мясо консервированное; сосиски; сосиски в тесте", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 538662, однородны товарам 29-го класса МКТУ "супы овощные; бульоны; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; корн-доги/сосиски в тесте на палочках; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оладьи картофельные; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; ветчина; желе мясное; изделия колбасные; птица домашняя неживая; сало; свинина", указанным в перечне заявленного обозначения, так как соотносятся друг с другом по родовому признаку "мясо, изделия из мяса", имеют общий круг потребителей и условия реализации.

Товары 33-го класса МКТУ "пироги с мясом; пельмени; вареники", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 538662, однородны товарам 30-го класса МКТУ "вареники [шарики из теста фаршированные]; киш; кулебяки с мясом; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; рулет весенний; сэндвичи; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы", в отношении которых испрашивается охрана заявленного обозначения, так как сравниваемые товары являются видовыми относительно одной родовой группы товаров "изделия и кушанья на основе муки", имеют общий круг потребителей, сходные свойства и назначение товаров.

На основании изложенного, с учетом вывода о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам, административный орган пришел к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662 являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 29-го, 30-го классов МКТУ и части услуг 43-го, 44-го классов МКТУ.

Между тем судебная коллегия тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам учитывает, что, как обоснованно отмечает общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" в тексте заявления, в оспариваемом решении Роспатента отсутствуют выводы об однородности либо о неоднородности услуг 44-го класса МКТУ "медицинские услуги, а именно услуги аптек", для которых зарегистрирован товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 595567, и услуг 44-го класса МКТУ "медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных массивов; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы", в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, а также мотивы, по которым Роспатент пришел к соответствующим выводам.

Кроме того, в оспариваемом решении отсутствуют выводы об однородности либо о неоднородности услуг 43-го класса МКТУ "закусочные", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 396287, и услуг "столовые; кафе; услуги по приготовлению блюд и напитков и доставке их на дом; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные и буфеты (заведения быстрого круглосуточного обслуживания)", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 538662, а также услуг 43-го класса МКТУ "обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские", в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, равно как отсутствуют мотивы, по которым Роспатент пришел к соответствующим выводам.

Оспариваемый ненормативный правовой акт не содержит прямого указания на то, что поименованные перечни услуг спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков не являются однородными.

С учетом наличия неопределенности в вопросе о перечне товаров и услуг, в отношении которых в рассматриваемом случае Роспатентом была признана возможной государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, определением Суда по интеллектуальным правам от 27.01.2021 судебное заседание по настоящему делу было отложено.

Роспатенту была предоставлена возможность направить в адрес суда сведения об актуальном состоянии административного делопроизводства по заявке N 2017744265 и об объеме, в котором Роспатент готов зарегистрировать поданное на регистрацию обозначение. В свою очередь, заявителю была предоставлена возможность направить в адрес суда пояснения в отношении действий, которые были предприняты заявителем для государственной регистрации обозначения по заявке N 2017744265 в объеме, который следует из оспариваемого ненормативного правового акта (в частности, о факте уплаты государственной пошлины и о письменных обращениях Роспатента к обществу "ХК "Бизнесинвестгрупп").

В адрес Суда по интеллектуальным правам 03.03.2021 поступило письмо, в котором общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" сообщило, что после принятия решения Роспатента от 12.03.2020 заявитель не осуществлял каких-либо действий по регистрации заявленного обозначения в объеме, который следует из оспариваемого ненормативного правового акта; государственная пошлина не была уплачена; Роспатент не обращался к заявителю.

В Суд по интеллектуальным правам 09.03.2021 поступили письменные пояснения, в которых Роспатент сообщил, что перечень услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, в отношении которых административным органом было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения, отсутствовал в тексте оспариваемого ненормативного правового акта вследствие технической ошибки. Однако данная техническая ошибка была устранена путем направления обществу "ХК "Бизнесинвестгрупп" уведомления от 20.02.2021 с заменяющими листами 29 и 30 решения Роспатента от 12.03.2020.

Дополнительно административный орган отметил, что в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке N 2017744265 в отношении части услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, не перечисленных в оспариваемом решении, заявителю было отказано ввиду сходства этого обозначения до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 297567.

В Суд по интеллектуальным правам 10.03.2021 поступили пояснения общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" по доводам письменных объяснений Роспатента, в которых заявитель обратил внимание на то, что исправление государственным органом своего решения после подачи заинтересованным лицом в суд заявления о его оспаривании не исключает незаконность такого акта, а, напротив, лишь подтверждает доводы заявителя о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта.

Заявитель также отметил, что, ссылаясь на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 297567, административный орган, вероятно, имеет ввиду товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 297501.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в материалах административного дела по заявке N 2017744265, которые были представлены Роспатентом в ходе подготовки к рассмотрению настоящего дела, имеется страница 29 оспариваемого решения, содержание которой ограничивается продолжением начатого на странице 28 перечня услуг 37-го класса МКТУ и указанием на адрес для переписки с правообладателем (т. 4, л.д. 83).

Принимая во внимание, что отсутствие перечня услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, в отношении которых было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, было обнаружено административным органом только после обращения общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" в Суд по интеллектуальным правам с соответствующим заявлением и лишь в связи с наличием соответствующего довода заявителя, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам выражает критическое отношение к письменным пояснениям Роспатента в указанной части.

Вместе с тем суд отмечает, что решение Роспатента от 29.04.2019 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2017744265 в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса, части товаров 29, 30, 32-го классов и всех услуг 35-го класса МКТУ не содержит мотивов и конкретных выводов относительно перечня указанных в заявке услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, которые, по мнению государственного органа, являются однородными услугам 43-го и 44-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве Российской Федерации N 297501 на товарный знак "" (т. 4, л.д.6-19).

С учетом данного обстоятельства, вопреки пояснению административного органа, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает невозможным осуществить проверку законности мотивов и выводов Роспатента в указанной части.

Ввиду изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что Роспатентом не был проведен полноценный анализ однородности услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662.

При таких обстоятельствах, с учетом установленной судом неправомерности вывода Роспатента о степени сходства сравниваемых обозначений заключение административного органа о наличии вероятности их смешения в глазах потребителей не может быть признано законным.

Пунктом 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), предусмотрена обязанность Палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Как следует из комплексного толкования процессуальных норм, предусмотренных Правилами N 56, решение Роспатента должно быть мотивированным, содержать выводы относительно доводов возражения и отзыва на него, а также относительно доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Как разъясняется в пункте 136 постановления от 23.04.2019 N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Непосредственная оценка судом документов, представленных с возражением, без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

Между тем наряду с некорректным и непоследовательным выводом о сходстве обозначения по заявке N 2017744265 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 595567, N 396287 и N 538662 Роспатентом не дана оценка степени однородности услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы указанные товарные знаки, и полного перечня услуг 43-го и 44-го классов МКТУ, в отношении которых обществом "ХК "Бизнесинвестгрупп" испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение и принять мотивированное и соответствующее закону решение, что свидетельствует как о незаконности принятого решения Роспатента от 12.03.2020, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов заявителя возражения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 138 постановления от 23.04.2019 N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения заявителя допустил нарушение действующих норм материального права, что выразилось в неправильном применении методологии оценки степени сходства сравниваемых обозначений, а также не дал оценку всем обстоятельствам, доводам и доказательствам заинтересованного лица. Указанные нарушения имеют существенный характер, поскольку могли повлечь незаконность выводов Роспатента по результатам рассмотрения возражения, и не могут быть устранены на стадии последующего судебного контроля.

В связи с изложенным для восстановления нарушенных прав заявителя Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" на решение Роспатента от 29.04.2019 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2017744265 в качестве товарного знака в отношении товаров 5-го класса, части товаров 29, 30, 32-го классов и всех услуг 35-го класса МКТУ.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.03.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2019, как не соответствующее подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2019.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (пр-кт Октября, д. 25/1, кв. 59, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450059, ОГРН 1110280024832) 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур