Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2021 г. N С01-1934/2020 по делу N А40-52549/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании задолженности по лицензионному договору на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку отказ Роспатента в государственной регистрации лицензионного договора, у ответчика отсутствовало право на использование товарного знака и обязанность оплачивать предоставление правообладателем такого права, предусмотренные лицензионным договором, поскольку он основан на неверном применении норм материального права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2021 г. N С01-1934/2020 по делу N А40-52549/2020

Судья Суда по интеллектуальным правам Силаев Р.В., единолично рассмотрев кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) на решение Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2020 по делу N А40-52549/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича к обществу с ограниченной ответственностью "Ижевский завод тепловой техники" (ул. Лесозаводская, д. 23/110, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426052, ОГРН 1071832004386) о взыскании 150 000 рублей задолженности по лицензионному договору,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ижевский завод тепловой техники" (далее - общество) о взыскании 150 000 рублей задолженности по лицензионному договору от 13.03.2017.

Дело рассмотрено по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые решение и постановление, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на то, что заключенный между ним и обществом лицензионный договор не был зарегистрирован в Роспатенте по независящим от предпринимателя причинам, а ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств.

В частности, предприниматель считает, что при подготовке заявления о регистрации предоставления права использования переданного по лицензионному договору на основании неисключительной лицензии товарного знака, ответчик в случае выявления несоответствия сведений о лицензиаре, обязан был сообщить о них последнему и предложить эти недостатки устранить, путем внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - реестр товарных знаков).

При этом заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что Роспатент уведомил общество о необходимости предоставления недостающих сведений или исправленных документов, однако в адрес предпринимателя от общества соответствующей информации не поступало.

По мнению заявителя кассационной жалобы, делая вывод о том, что "Лицензиар незамедлительно был уведомлен", суд первой инстанции не учел переписку между истцом ответчиком, которая велась с 06.12.2017 по 19.12.2017, в то время как Роспатент отказал в регистрации лицензионного договора 20.09.2017.

Предприниматель полагает, что выводы судов о неиспользовании ответчиком товарного знака ввиду отсутствия государственной регистрации права его использования, а также об отсутствии доказательств использования товарного знака предпринимателем не являются основанием для отказа в уплате лицензионных платежей, поскольку соответствующее вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности.

При этом предприниматель считает, что использование / неиспользование товарного знака самим правообладателем не входит в предмет доказывания по настоящему делу.

Предприниматель также считает неправомерным выводы судов о том, что лицензионный договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами, однако при отсутствии государственной регистрации права использования товарного знака, предоставление такого права является недействительным.

Кроме того, предприниматель указывает на то, что апелляционный суд неправомерно принял отзыв на апелляционную жалобу ответчика, поскольку он был подан за пределами установленного судом срока для его предоставления. К тому же заявитель кассационной жалобы отмечает, что с отзывом ответчика не был ознакомлен заблаговременно.

От общества поступили возражения на кассационную жалобу, в которых оно оспорило изложенные в кассационной жалобе доводы, считают обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Как указано в абзаце втором пункта 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" с учетом положений части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются арбитражными судами округов и Судом по интеллектуальным правам судьей единолично без вызова сторон.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 и 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, между ответчиком (лицензиат) и обществом с ограниченной ответственностью "Атлант" (лицензиар, далее - общество "Атлант") 13.03.2017 был заключен лицензионный договор, в соответствии с условиями которого лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора за вознаграждение, исключительную лицензию на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 159257 в отношении товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "строительные кронштейны; консоли; подпорки металлические".

В соответствии с пунктом 4 лицензионного договора за предоставление Лицензиату прав, предусмотренных этим договором, последний выплачивает Лицензиару вознаграждение в размере 250 000 рублей в тридцатидневный срок с даты регистрации договора в Роспатенте, а также после окончания каждого отчетного периода, отчетным периодом является год (365 дней), который отсчитывается с даты регистрации договора в Роспатенте.

В силу пункта 7.1 лицензионного договора, он подлежит регистрации в Роспатенте, а обязанность и расходы по регистрации несет Лицензиат.

Общество обратилось 27.03.2017 в Роспатент с заявлением о регистрации предоставления права использования товарного знака.

Роспатент 30.05.2017 направил обществу уведомление о необходимости представления недостающих или исправленных документов по заявлению о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору, и в связи с непоступлением ответа на уведомление, 20.09.2017 административный орган направил письмо об отказе в государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору.

В соответствии с пунктом 4.2 лицензионного договора общество должно было оплатить 31.07.2018 вознаграждение в сумме 50 000 рублей, а также такую же сумму 31.07.2019.

Общество "Атлант" 05.02.2020 направило ответчику досудебную претензию с требованием уплатить долг и неустойку, а также проинформировало о том, что в соответствии с договором уступки права требования права на получение обществом "Атлант" от ответчика любых денежных средств по лицензионному договору переданы предпринимателю.

В ответ на досудебную претензию Ответчик сообщил, что в соответствии с пунктом 9.4 лицензионного договора, он подписывается путем подписания экземпляров договора Лицензиаром и направления их Лицензиату, который обязуется подписать экземпляры договора и вернуть один экземпляр Лицензиару.

В случае ненаправления Лицензиатом лицензионного договора на регистрацию в течение одного месяца с даты подписания настоящего договора, настоящий договор считается расторгнутым и регистрации не подлежит.

Общество указало также на то, что в указанные в пунктах 7.4 и 9.4 лицензионного договора сроки оно подписало этот договор, оплатило госпошлину и направило договор на регистрацию в Роспатент, однако административный орган отказал в регистрации в связи с несоответствием юридического адреса общества "Атлант" адресу, указанному в реестре товарных знаков.

Считая, что общество надлежащим образом не выполнило свои обязательства по лицензионному договору, предприниматель обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции руководствовался статьями 309, 421, 1235, 1232, 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из отсутствия в материалах дела доказательств предоставления переданных прав и оказания услуг по лицензионному договору.

В частности, суд первой инстанции констатировал, что лицензионный договор сторонами был подписан, но не был зарегистрирован, в связи с чем у Лицензиата отсутствовали права на использование результата интеллектуальной деятельности, которые подлежали передаче по указанному договору, и, следовательно, у Лицензиата отсутствовали основания для выплаты Лицензиару вознаграждения.

Суд первой инстанции согласился с мнением ответчика о том, что Лицензиат не должен платить за факт заключение договора. Лицензиат обязан оплатить вознаграждение за предоставленное право использование конкретного товарного знака, предоставление которого не произошло в силу отказа в регистрации в Роспатенте.

При этом суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Лицензиар незамедлительно был уведомлен о причине отказа Роспатента в государственной регистрации лицензионного договора.

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции согласился, отклонив приведенные в кассационной жалобе доводы.

Как следует из части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства указанных в части 1 настоящей статьи решений и постановлений являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу компании, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность соблюдения судами норм права при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 этого Кодекса (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

В соответствии с нормой пункта 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Вместе с тем отсутствие государственной регистрации лицензионного договора не влечет недействительность самого договора.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции не может согласиться с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что ввиду отказа Роспатента в государственной регистрации лицензионного договора, у ответчика отсутствовало право на использование товарного знака и обязанность оплачивать предоставление правообладателем такого права, предусмотренные лицензионным договором, поскольку он основан на неверном применении норм материального права.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что обжалуемое решение суда первой инстанции принято при неправильном применении норм материального права и такие ошибки являются существенными, приведшими к принятию неверного судебного акта, и без устранения которых невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Апелляционный суд ошибки суда первой инстанции не исправил.

Указанные ошибки не могут быть исправлены в суде кассационной инстанции ввиду ограниченности его полномочий (статьи 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Данные обстоятельства являются основанием для направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе установить наличие у предпринимателя права на иск; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам; принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2020 по делу N А40-52549/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

Р.В. Силаев