Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2021 г. N С01-1856/2020 по делу N СИП-488/2020 Суд отменил решение суда первой инстанции и признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень"

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2021 г. N С01-1856/2020 по делу N СИП-488/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 26 марта 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 марта 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Ткаченко Ирины Евгеньевны (г. Люберцы, Московская обл.) на решение Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2020 по делу N СИП-488/2020

по заявлению Ткаченко Ирины Евгеньевны о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 03.02.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 09.07.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2018106473.

В судебном заседании приняли участие:

Ткаченко Ирина Евгеньевна лично;

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Старцева Д.Б. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-269/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Ткаченко Ирина Евгеньевна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 03.02.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 09.07.2019 на решение Роспатента от 22.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке на N 2018106473.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2020 требования Ткаченко И.Е. оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Ткаченко И.Е. просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить заявленные требования, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

Роспатент представил письменные пояснения на кассационную жалобу, в которых выразил несогласие с изложенными в ней доводами, просил оставить решение суда в силе как законное и обоснованное.

Определением от 15.03.2021 судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы отложено на 26.03.2021 в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

До судебного заседания Ткаченко И.Е. представила письменные пояснения по возражениям Роспатента на кассационную жалобу, а также доработанную формулу изобретения.

В судебное заседание 26.03.2021 явилась Ткаченко И.Е.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

В судебном заседании к материалам дела приобщены письменные пояснения Роспатента (суть отзыв на кассационную жалобу) и письменные пояснения Ткаченко Е.И. на возражения Роспатента.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для рассмотрения уточненной формулы изобретения исходя из пределов полномочий суда кассационной инстанции, установленных статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (пункт 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", далее - Постановление Пленума N 13).

В судебном заседании Ткаченко И.Е. поддержала кассационную жалобу по изложенным в ней доводам.

Представитель Роспатента возражал против кассационной жалобы по доводам, изложенным в письменных пояснениях.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, Ткаченко И.Е. 21.02.2018 обратилась в Роспатент с заявкой N 2018106473 на выдачу патента на изобретение "Способ модификации октавы акустических музыкальных инструментов, имеющих клавиатуру равномерно темперированного строя фортепьянного типа" (индекс рубрики Международной патентной классификации - G10D 11/00 (2006/01)) со следующей формулой:

"1. Способ модификации октавы музыкальных инструментов, имеющих клавиатуру равномерно темперированного строя фортепианного типа, включающий наличие в октаве семи основных нот до, ре, ми, фа, соль, ля, си и общее количество клавиш октавы - до, до диез, ре, ре диез, ми, фа, фа диез, соль, соль диез, ля, ля диез и си, отличающийся тем, что с целью увеличения музыкального спектра звучания и получения большего благозвучия клавишных инструментов к семи основным нотам после ноты си добавляют восьмую ноту, к двенадцати клавишам добавляют клавиши ми диез, си диез, клавишу, которая соответствует восьмой ноте и клавишу, которая соответствует восьмой ноте с диезом.

2. Способ модификации октавы музыкальных инструментов по п. 1, отличающийся тем, что клавиши до диез, ре диез, ми диез, соль диез, ля диез и си диез исполняют серым цветом, клавишу фа диез исполняют белым цветом с рисунком, орнаментом или инкрустацией, клавишу, которая соответствует восьмой ноте исполняют белым цветом и клавишу, которая соответствует восьмой ноте с диезом исполняют черным цветом.".

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 22.04.2019 принял решение об отказе в выдаче патента на изобретение, мотивированное его несоответствием требованию раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Изучив заявленное изобретение с учетом представленных Ткаченко И.Е. 20.02.2019 комментариев в отношении первоначальной формулы изобретения, административный орган установил, что заявленный способ модификации октавы музыкальных инструментов заключается в том, что к семи основным нотам (до, ре, ми, фа, соль, ля, си) после ноты "си" добавляется восьмая нота, а к 12 клавишам добавляются клавиши "ми диез", "си диез", клавиша, соответствующая восьмой ноте, и клавиша, соответствующая восьмой ноте диез.

При этом основные ноты, образующие октаву, остаются неизменными, то есть каждой из семи клавиш соответствует своя нота из диапазона нот классической октавы (до, ре, ми, фа, соль, ля, си).

Как отметил Роспатент, из указанного следует, что модификация октавы происходит при помощи добавления клавиш в имеющийся частотный диапазон между нотой "си" текущей октавы и нотой "до" следующей октавы, при этом каждой из добавочных клавиш восьмой ноты соответствует частота звучания в герцах, находящаяся исключительно в рамках указанного выше диапазона звуков, с учетом международного стандарта настройки музыкальных инструментов с сохранением равномерно темперированного строя.

Вместе с тем Роспатент указал на то, что раскрытая в материалах заявки информация не дает экспертизе понимания того, каким конкретно звуком будет обладать новая восьмая нота, то есть в заявке не раскрыты сведения о конкретном значении восьмой ноты в герцах по отношению к имеющимся в октаве нотам, что является необходимым условием для реализации указанного решения.

Кроме того, административный орган счел, что в материалах заявки не раскрыты сведения, согласно которым можно однозначно понять, каким образом в упомянутом выше частотном диапазоне между нотой "си" текущей октавы и нотой "до" следующей октавы будет выполняться условие размещения восьмой ноты диез (т.е. наличие полутона по отношению к восьмой ноте и ноте "до" следующей октавы).

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное решение, охарактеризованное формулой изобретения, не раскрыто с достаточностью для его осуществления специалистом в данной области техники, что является основанием для отказа в выдаче патента.

Дополнительно административный орган отметил, что формула изобретения не основана на описании изобретения, а также характеризует техническое решение, отличное от технического решения, раскрытого в описании заявки.

Суть заявленного технического решения заключается в создании новой клавиатуры, содержащей большее количество нот, образующих модифицированную октаву, с сохранением равномерно темперированного строя для клавишных музыкальных инструментов.

Согласно музыкальной терминологии термин "октава" обозначает музыкальный интервал, содержащий 12 полутонов, в котором соотношение частот между звуками составляет 1:2.

Под равномерно темперированным строем понимается темперированный музыкальный строй, в котором каждая октава делится на математически равные интервалы.

Роспатент указал, что в описании заявки отсутствуют сведения о конкретном принципе модификации октавы, в результате которого она может быть разбита на шестнадцать равных полутонов: деление октавы с коэффициентом, равным , не даст 16 равномерных интервалов, следовательно, равномерное темперирование не будет соблюдено.

Административный орган констатировал, что в описании заявки отсутствуют сведения о конкретных значениях частот в герцах нот, полученных в результате модификации октавы, новых названий таких нот; счел неправомерным использование традиционных названий нот, закрепленных за звуками определенной частоты.

Роспатент отметил отсутствие в описании заявки сведений, дающих понимание возможности транспонировать и модулировать в отдельные тональности полученные звуки без того, чтобы в ряде гармонически консонантных созвучий не возникал резкий, ясно ощутимый на слух акустический диссонанс.

Дополнительно административный орган указал на отсутствие в уровне техники сведений о таком указанном в описании заявки приеме, как десятичная матричная система счисления, позволяющих специалисту в данной области техники реализовать заявленное решение.

Ткаченко И.Е. 09.07.2019 обратилась в Роспатент с возражением на решение об отказе в выдаче патента на спорное изобретение.

Вместе с возражением Ткаченко И.Е. представила поясняющие материалы, а также уточненную формулу изобретения:

"1. Способ модификации октавы музыкальных инструментов имеющих клавиатуру равномерно темперированного строя фортепианного типа, разработанный с использованием десятичной системы счисления как матричной основы, применяемый с целью увеличения спектра звучания октавы и большего благозвучия для клавишных инструментов с любым типом звукообразования и способом извлечения звуков, включающий семь основных нот в октаве до, ре, ми, фа, соль, ля, си, двенадцать клавиш октавы белую клавишу до, чёрную клавишу до диез, белую клавишу ре, чёрную клавишу ре диез, белую клавишу ми, белую клавишу фа, чёрную клавишу фа диез, белую клавишу соль, чёрную клавишу соль диез, белую клавишу ля, чёрную клавишу ля диез, белую клавишу си, соотношение в базовом музыкальном интервале частот нижнего и верхнего звука одноимённых нот 1:2, камертонную ноту ля первой октавы 440 Гц, отличающийся тем, что к семи основным нотам после ноты си добавляют восьмую ноту, к двенадцати клавишам добавляют клавишу ми диез, клавишу си диез, клавишу которая соответствует восьмой ноте, клавишу которая соответствует восьмой ноте с диезом, камертонной нотой назначают ноту до первой октавы, вычисляют частоты нот по логарифмическим формулам и получают звукоряд равномерно темперированного строя для клавишных инструментов с любым типом звукообразования и способом извлечения звуков, восемью основными нотами в октаве, шестнадцатью клавишами октавы, соотношением в базовом музыкальном интервале частот нижнего и верхнего звука одноимённых нот 1:2, камертонной нотой до первой октавы со значением частот в герцах целым числом.

2. Способ модификации октавы музыкальных инструментов по п. 1, отличающийся тем, что клавиши до диез, ре диез, ми диез, соль диез, ля диез, си диез исполняют серым цветом, клавишу фа диез исполняют белым цветом с рисунком, орнаментом или инкрустацией, клавишу которая соответствует восьмой ноте исполняют белым цветом, клавишу которая соответствует восьмой ноте с диезом исполняют чёрным цветом.".

Решением от 03.02.2020 Роспатент изменил решение от 22.04.2019 и отказал в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.

Роспатент указал, что в материалах заявки (описание, чертежи), представленных на дату ее подачи, содержатся сведения о последовательности действий над материальным объектом (инструментом фортепианного типа), используемые при этом материальные средства (изменение количества клавиш, присвоение каждой клавише определенной частоты звука); о существенных признаках, достаточных для достижения технических результатов; о технических результатах, достигаемых при осуществлении заявленного решения; о совокупности действий (добавление нот и клавиш соответственно в октаву и в клавиатуру инструмента фортепианного типа); пример реализации заявленного способа с использованием средств, известных из уровня техники (расчет частоты звука нот с присвоением их определенным клавишам инструмента фортепианного типа); о причинно-следственной связи между признаками изобретения с такими техническими результатами, как более высокая степень равномерности темперированного строя, новая палитра звучания клавиш.

Изучив доводы возражения и содержащиеся в решении от 22.04.2019 выводы об отсутствии в описании заявки сведений, согласно которым можно однозначно понять, каким образом в частотный диапазон между нотой "си" текущей октавы и нотой "до" следующей октавы будет выполняться условие размещения восьмой ноты (то есть наличие полутона по отношению к восьмой ноте и ноте "до" следующей октавы), Роспатент отметил следующее.

В представленном на дату подачи заявки описании содержатся сведения о том, что термин "октава" в заявленном решении используется не в классическом понимании, а лишь показывает интервал от первой до последней ноты в "модифицированном" звукоряде и в редакции Ткаченко И.Е. назван "лактавой".

Роспатент счел: исходя из указанного описания можно сделать вывод о том, что при наличии в "лактаве" шестнадцати полутонов, а также при наличии соотношения звуков одноименных нот в ней как 1:2, расчет частот соответствующих нот будет осуществляться не по математической формуле , а по математической формуле . Роспатент пояснил, что такой вывод следует из содержащихся в описании сведений.

Кроме того, административный орган не согласился с выводом экспертизы о том, что формула заявленного изобретения не основана на описании заявки, признав, что все признаки, приведенные в формуле изобретения, содержатся в материалах заявки.

Административный орган признал, что в описании технического решения содержатся сведения о том, каким образом классическая октава может быть модифицирована в "лактаву" заявленного изобретения с разбиением на шестнадцать полутонов.

Роспатент обратил внимание на то, что специалисту в данной области техники известно, что равномерно темперированный строй инструмента фортепианного типа получается при помощи, в частности, натягивания струн клавиш инструмента фортепианного типа в соответствии со звучанием камертона, частота звука одной из нот которого равна 440 Гц (в классическом варианте соответствует ноте "ля" первой октавы).

Следовательно, расчет частоты в герцах нот заявленного решения происходит из условия разбиения звукоряда на шестнадцать равных полутонов с коэффициентом, равным , соотношения звуков одноименных нот в нем как 1:2, а также с учетом того, что одна из нот будет иметь частоту звука 440 Гц.

Принимая во внимание сделанный выше вывод о том, что в заявленном решении получается равномерно темперированный строй, состоящий из шестнадцати полутонов с соотношением звуков одноименных нот в нем как 1:2, а также учитывая, что одна из нот будет иметь частоту звука 440 Гц, Роспатент констатировал, что в спорном изобретении между частотами 262 Гц (нота "до" первой октавы) и 563 Гц (нота "до" второй октавы) будет располагаться 14 нот определенной частоты звука.

Таким образом, плавность звукоряда в заявленном решении будет выше, чем в классическом инструменте фортепианного типа, что, в свою очередь не будет приводить к появлению акустических диссонансов, характерных для классических инструментов фортепианного типа.

При этом административный орган обратил внимание на то, что в решении от 22.04.2019 не приведены сведения из уровня техники, опровергающие сделанные выше выводы.

В отношении вывода экспертизы об отсутствии в уровне техники сведений о таком указанном в описании заявки приеме, как десятичная матричная система счисления, Роспатент отметил, что использование в заявленном решении матрицы, построенной методами заявителя, носит лишь информативный характер и, в свою очередь, не имеет какого-либо влияния на возможность осуществления специалистом в данной области техники заявленного решения.

Административный орган также указал на информативный характер технических результатов, указанных в описании заявки на дату ее подачи, характеризующих получение гармонии звуков, аккордов нового наполнения ввиду обладания звукорядом такого качества, как матричная полнота, наличие необходимого и достаточного количества клавиш звукоряда с точки зрения матричных систем с соблюдением принципа оптимума.

Роспатент обратил внимание на то, что данное обстоятельство не свидетельствует о потенциальной непатентоспособности заявленного изобретения ввиду того, что представленной в материалах заявки на дату ее подачи информации достаточно для того, чтобы специалистом в данной области техники исходя из сведений, содержащихся в уровне техники, осуществить заявленное изобретение с достижением таких технических результатов, как более высокая степень равномерности темперированного строя, новая палитра звучания клавиш.

Таким образом, административный орган пришел к выводу о том, что, вопреки мнению экспертизы, материалы спорной заявки содержат достаточные сведения, раскрывающие возможность осуществления заявленного решения с реализацией его назначения с достижением технических результатов.

В ходе рассмотрения возражения Роспатент принял к рассмотрению уточненную Ткаченко И.Е. формулу.

Уточненная формула и материалы заявки были направлены на дополнительный информационный поиск.

В результате дополнительного информационного поиска были выявлены известные технические решения, входящие в уровень техники для проверки охраноспособности заявленного изобретения, относящиеся к аналогам: патент US 6194646 (дата публикации - 27.02.2001; далее - источник информации 1) и статья, находящаяся по интернет-ссылке https://propianino.ru/engarmonicheskij-royal-knyazya-v-f-odoevskogo от 15.03.2015 по данным интернет-сервиса Webarchive (далее - источник информации 2).

Исследовав источник информации 1, Роспатент отметил, что из этого источника известен способ модификации октавы музыкальных инструментов, имеющих клавиатуру равномерно темперированного строя фортепианного типа с любым типом звукообразования и способом извлечения звуков; изобретение предусматривает систему музыкальной шкалы и клавиатуры, где количество нот в каждой октаве увеличивается с 12 до 16; соотношение в базовом музыкальном интервале частот нижнего и верхнего звука одноименных нот составляет 1:2, а камертонная нота "ля" первой октавы имеет частоту звука 440 Гц; частоты нот вычисляют по логарифмическим формулам, а именно вместо будет , где f - частота ноты выше или ниже от камертона (440 Гц), i - количество полутонов в интервале от исследуемого звука к камертону; получают звукоряд равномерно темперированного строя (16 полутонов) для клавишных инструментов с любым типом звукообразования и способом извлечения звуков, с соотношением в базовом музыкальном интервале частот нижнего и верхнего звука одноименных нот 1:2; частота ноты "до" первой октавы составляет 262 Гц, т.е. целое число; данное решение направлено на улучшение согласованности частот между нотами, а также на создание новых звуков, что, в свою очередь, приводит к увеличению спектра звучания октавы и к большему благозвучию.

Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное изобретение по независимому пункту 1 уточненной формулы отличается от известного из источника информации 1 объекта такими признаками, как:

использование десятичной системы счисления как матричной основы;

добавление после ноты "си" восьмой ноты;

добавление клавиш "ми диез", "си диез", а также клавиш, которые соответствуют восьмой ноте и восьмой ноте с диезом;

наличие в октаве восьми нот;

назначение камертонной ноты "до" первой октавы.

С учетом содержащихся в описании заявки сведений административный орган констатировал, что признаки, характеризующие добавление после ноты "си" восьмой ноты, добавление клавиш "ми диез", "си диез", а также клавиш, которые соответствуют "восьмой ноте" и "восьмой ноте с диезом", наличием в октаве восьми нот находятся в причинно-следственной связи с такими техническими результатами, как более высокая степень равномерности темперированного строя и новая палитра звучания клавиш.

Роспатент установил, что из источника информации 2 известно добавление к клавишам обычного фортепиано клавиш "ми диез", "си диез". При этом в клавиатуре данного инструмента между белыми клавишами расположены черные клавиши без перерывов (в классическом фортепиано присутствуют перерывы, заключающиеся в отсутствии клавиш между клавишами нот "ми" и "фа", "си" и "до").

С учетом сведений из источников информации 1 (в клавиатуре 16 клавиш) и 2 (отсутствие перерывов в расположениях черных клавиш между белыми) административный орган пришел к выводу о том, что такие признаки, как выполнение октавы восьминотной, а также клавиш, которые соответствуют "восьмой ноте" и "восьмой ноте с диезом" с влиянием на технические результаты, заключающиеся в более высокой степени равномерности темперированного строя, в новой палитре звучания клавиш, будут обусловлены изменением количественного признака, которое может быть получено исходя из известных зависимостей (расчет частот нот из источника информации 1).

В отношении признака, характеризующего назначение камертонной ноты "до" первой октавы, Роспатент отметил, что в описании заявки отсутствуют какие-либо сведения о причинно-следственной связи между данным признаком и указанными в этом описании техническими результатами, следовательно, названный признак не является существенным.

При этом данный признак обусловлен лишь переносом частоты 440 Гц с ноты "ля" на ноту "до" первой октавы, т.е. обусловлен заменой какой-либо части известного средства другой известной частью.

Фактически от нот классической октавы "до", "ре", "ми", "фа", "соль", "ля" и "си" остаются только названия. Частоты этих нот в "лактаве" Ткаченко И.Е. иные. Названия же нот частью технического решения не являются.

Именно поэтому не имеет значения, как будет называться нота с частотой 440 Гц.

Административный орган также признал несущественным такой признак, как использование десятичной системы счисления как матричной основы.

При этом Роспатент указал на то, что специалисту в данной области техники известно применение десятичной системы счисления в матрицах.

С учетом изложенных обстоятельств Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 уточненной формулы, явным образом следует из уровня техники, а именно из содержащихся в источниках информации 1 и 2 сведений, а также из общих знаний специалиста.

В отношении зависимого пункта 2 уточненной формулы административный орган отметил, что признаки названного пункта, по существу, направлены на дополнение цветовой гаммы клавиатуры классического фортепиано (черно-белого) различными цветами, т.е. обусловлены эстетическими потребностями пользователя, следовательно, они характеризуют объект, которому не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения согласно положениям пункта 5 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Не согласившись с принятым по результатам рассмотрения возражения на отказ в выдаче патента на спорное изобретение решением, Ткаченко И.Е. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

В целях проверки обоснованности изложенных в оспариваемом решении выводов Роспатента, суд первой инстанции направил запросы заслуженному артисту Российской Федерации, декану фортепианного факультета, доценту Российской академии музыки имени Гнесиных Левитиной Татьяне Павловне и преподавателю сольфеджио гармонии, теории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных Головлевой Ирине Владимировне.

В запросах судом первой инстанции были поставлены следующие вопросы:

"1. Возможно ли преобразовать октаву, содержащую семь нот (до, ре, ми, фа, соль, ля, си) в октаву, содержащую восемь нот, путем добавления ми диез и си диез?

2. Возможно ли равномерно темперированный строй И.С. Баха, разделяющий семи нотную октаву на 12 полутонов, модифицировать в строй, состоящий из шестнадцати полутонов?

3. Существовали ли на дату приоритета заявки (21.02.2018) музыкальные инструменты, имеющие расширенную (более 12 клавиш) клавиатуру равномерно темперированного строя фортепианного типа?".

Самостоятельно проанализировав заявленное изобретение с учетом ответов Левитиной Т.П. и Головлевой И.В., суд первой инстанции пришел к следующим выводам:

если преобразовать октаву, содержащую семь нот, в октаву, содержащую восемь нот, путем добавления "ми диез" и "си диез", то строй получится неравномерно темперированный, так как в этом случае добавленные клавиши будут отличаться от соседних по звучанию лишь на четверть тона, тогда как все остальные отличаются друг от друга и камертона на полтона;

модифицировать равномерно темперированный строй в 16-полутоновую октаву невозможно, так как без тональной гармонии нельзя добиться равномерной темперации;

звуки "ми диез" и "си диез" уже входят в классическую 7-нотную октаву, дополнительных клавиш для них не требуется.

Суд первой инстанции отметил, что в описании заявки отсутствуют какие-либо сведения о причинно-следственной связи между признаком смещения камертона на ноту "до" и указанными в этом описании техническими результатами: более высокая степень равномерности темперированного строя, новая палитра звучания клавиш.

Суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о несущественности признака, характеризующего использование десятичной системы счисления как матричной основы.

Кроме того, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что признаки зависимого пункта 2 формулы заявленного изобретения направлены на дополнение цветовой гаммы клавиатуры классического фортепиано (черно-белого) различными цветами (обусловлены эстетическими потребностями пользователя), то есть характеризуют объект, которому не может быть представлена правовая охрана в качестве изобретения.

С учетом изложенного суд первой инстанции не усмотрел оснований для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве и о полномочиях Роспатента на рассмотрение возражения и принятие решения по результатам такого рассмотрения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе Ткаченко И.Е. отмечает, что, вопреки указанию суда первой инстанции, в спорном изобретении за основу взят не строй Иоганна Себастьяна Баха, а классическая современная универсальная октава фортепиано (фортепианного типа). Звукоряд фортепиано имеет равномерную темперацию.

Ткаченко И.Е. указывает, что ею предложено новое количество нот в модифицированной октаве, что дает в результате новую полноту октавы и улучшенный равномерно темперированный строй.

Заявитель кассационной жалобы также обращает внимание на то, что она не придумывала специальную формулу, а использовала уже известную формулу для вычисления значения нот для звукорядов с равномерно темперированным строем с любым количеством нот в октаве, которое подставляется в эту формулу.

Ткаченко И.Е. отмечает, что, вопреки выводам суда первой инстанции, она не добавляла ноты "ми диез" и "си диез" в классическую октаву, в противном случае в конечном итоге получилась бы октава из 14 нот, тогда как модифицируется октава из 13 нот с получением "лактавы" из 17 нот (1 + 15 + 1 = 17).

Ткаченко И.Е. обращает внимание на ошибочность указания суда первой инстанции на то, что между нотами "" и "" находятся 14 нот, тогда как фактически их 15.

По мнению заявителя кассационной жалобы, в первую очередь следует определить количество нот в модифицированной октаве (количественный аспект) и тон/полутон (качественный аспект, выраженный в условно-музыкальных единицах), а затем насыщать ноты звуком на стадии производства музыкальных инструментов по предложенному автором спорного изобретения способу с помощью известных физических формул.

Ткаченко И.Е. отмечает, что в основу ее объяснений легла десятичная система счисления как основа счета и принятая повсеместно. Автор задействовала полный модуль десятичной системы счисления (без учета числа 0) и получила полноту у модифицированной октавы.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на ошибочность указания в решении суда на то, что использованная Ткаченко И.Е. десятичная матрица является "треугольной матрицей". Более того, заявитель кассационной жалобы полагает возможным отказаться от использования слова "матрица" в описании спорного изобретения и использовать термин "Десятичный способ модификации классической октавы".

Ткаченко И.Е. выражает несогласие с поддержанным судом первой инстанции выводом Роспатента о несоответствии условию патентоспособности "изобретательский уровень" и полагает данный вывод недоказанным.

Ткаченко И.Е. считает, что предложенный ею способ может быть реализован на практике только с использованием выделения клавиш во втором ряду определенным образом, указанным в пункте 2 формулы спорного изобретения.

Ткаченко И.Е. также полагает возможным изменить формулу изобретения и включить содержание пункта 2 в пункт 1, а в пункте 2 лишь отметить, что в зависимости от цвета корпуса инструмента может использоваться не только бело-черно-серая палитра, но и иные цвета.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Как следует из оспариваемого решения Роспатента, административный орган признал ошибочными выводы экспертизы о недостаточности раскрытия заявленного технического решения, установил, что это техническое решение раскрыто в достаточной степени для его осуществления специалистом в соответствующей области техники.

Не выявил Роспатент и несоответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна".

Эти обстоятельства в суде не оспаривались и не подлежали проверке в ходе судебной ревизии принятого административным органом решения.

Заявленное изобретение признано непатентоспособным вследствие его несоответствия условию патентоспособности "изобретательский уровень" с учетом сведений, известных из противопоставленных источников 1 и 2 и общих знаний специалиста.

Именно в этой части Ткаченко И.Е. оспаривала принятое административным органом решение, и в этой части оно подлежало проверке судом.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В силу пункта 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При этом как следует из подпункта 3 пункта 5 статьи 1350 ГК РФ, не являются изобретениями, решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

Согласно пункту 75 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Правила N 316), при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим таковой, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Пунктом 76 Правил N 316 установлено, что проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В пункте 77 Правил N 316 указано, что не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Как следует из пункта 81 Правил N 316, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Таким образом, проверяя решение Роспатента, исходя из приведенной методологии суд первой инстанции должен был:

установить, являются ли противопоставленные источники 1 и 2 ближайшими аналогами заявленного изобретения, а противопоставленный источник 1 - его прототипом;

проверить, правильно ли Роспатент выявил признаки, отличающие заявленное техническое решение от прототипа;

определить, известны ли из противопоставленного источника 2 или из общих знаний специалиста названные отличительные признаки;

если будет установлено, что отличительные от прототипа признаки известны из противопоставленного источника 2 или из общих знаний специалиста, проверить, известно ли влияние таких отличительных признаков на заявленный технический результат.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованными доводы кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции не уяснил суть заявленного технического решения и фактически не проверил выводы Роспатента о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", в частности, фактически не сравнил заявленное техническое решение, исходя из его действительного существа, с противопоставленными источниками.

Заданные судом первой инстанции ученым вопросы относятся к проверке заявленного технического решения на соответствие условию патентоспособности "промышленная применимость", однако у Роспатента сомнений в промышленной применимости заявленного изобретения не возникло, перед судом задача такой проверки не ставилась.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что в направленных судом первой инстанции запросах была приведена первоначальная формула заявленного изобретения, в то время как в ходе рассмотрения возражения Роспатент принял к рассмотрению уточненную формулу.

Выводы суда первой инстанции о том, что:

если преобразовать октаву, содержащую семь нот, в октаву, содержащую восемь нот, путем добавления "ми диез" и "си диез", то строй получится неравномерно темперированный, так как в этом случае добавленные клавиши будут отличаться от соседних по звучанию лишь на четверть тона, тогда как все остальные отличаются друг от друга и камертона на полтона;

модифицировать равномерно темперированный строй в 16-полутоновую октаву невозможно, так как без тональной гармонии нельзя добиться равномерной темперации;

звуки "ми диез" и "си диез" уже входят в классическую 7-нотную октаву, дополнительных клавиш для них не требуется - фактически свидетельствуют о повторении судом первой инстанции ошибок в понимании заявленного технического решения, допущенных экспертом при принятии решения об отказе в выдаче патента.

Эти выводы эксперта уже признаны неправильными в оспариваемом решении Роспатента.

В оспариваемом ненормативном правовом акте административный орган сделал, в частности, выводы о том, что:

термин "октава" в заявленном решении используется не в классическом понимании, а лишь показывает интервал от первой до последней ноты в "модифицированном" звукоряде и в редакции Ткаченко И.Е. назван "лактавой" (абзац второй страницы 9 решения Роспатента);

расчет частоты в герцах нот заявленного решения происходит из условия разбиения звукоряда на 16 равных полутонов с коэффициентом, равным , соотношения звуков одноименных нот в нем как 1:2, а также с учетом того, что одна из нот будет иметь частоту звука 440 Гц (абзац четвертый страницы 10 решения Роспатента);

в заявленном решении получается равномерно темперированный строй, состоящий из 16 полутонов (абзац шестой страницы 10 решения Роспатента);

в этом решении между частотами 262 Гц (нота "до" первой октавы) и 563 Гц (нота "до" второй октавы) будет располагаться 14 (видимо, имелось ввиду 15) нот определенной частоты звука (абзац первый страницы 11 решения Роспатента);

плавность звукоряда в заявленном решении будет выше, чем в классическом инструменте фортепианного типа (абзац второй страницы 11 решения Роспатента).

Фактически Роспатент констатировал, что в заявленном решении получается равномерно темперированный строй, состоящий из 16 полутонов; от нот классической октавы "до", "ре", "ми", "фа", "соль", "ля" и "си" остаются только названия, частоты этих нот в "лактаве" Ткаченко И.Е. иные (названия же нот частью технического решения не являются); расчет частоты в герцах нот заявленного решения происходит из условия разбиения звукоряда на 16 равных полутонов с коэффициентом, равным соотношения звуков одноименных нот в нем как 1:2 (иными словами, частоты нот с их условными названиями отличаются на равное количество герц друг от друга и, например, восьмой ноты (в описании изобретения названной "йо") и восьмой ноты с диезом (в описании изобретения названной "йо диез") "лактавы" Ткаченко И.Е. не умещаются в полутон от ноты "си" до ноты "до" классической октавы, а имеют между собой такой же полутон, что и все остальные ноты "лактавы" Ткаченко И.Е.).

В этой части решение Роспатента никем не оспаривалось.

Соответственно, суд первой инстанции должен был исходить из этих выводов, содержащихся в решении Роспатента и не оспариваемых Ткаченко Е.И., а в порядке судебного контроля проверить выводы Роспатента, касающиеся несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" в соответствии с вышеприведенной методологией, однако этого сделано не было.

Вместо сопоставления заявленного технического решения, имеющего эти установленные Роспатентом параметры (включающие новые (по сравнению с классическими), равные между собой 16 полутонов "лактавы", с противопоставленными источниками информации суд первой инстанции фактически оценивал, может ли являться строй "лактавы" Ткаченко И.Е. равномерно темперированным, а это никем не оспаривалось.

Выводы суда первой инстанции о несущественности признаков, характеризующих смещение камертонной ноты на ноту "до" и использование десятичной системы счисления как матричной основы, не свидетельствуют о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку, во-первых, это не единственные отличительные от прототипа признаки, выявленные Роспатентом, а во-вторых, несущественность названных признаков означает отсутствие необходимости определения известности влияния этих признаков на заявленный технический результат, но не отсутствие необходимости установления известности таких признаков из уровня техники.

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактически проверка решения Роспатента в оспариваемой части судом первой инстанции не осуществлена.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о том, что обжалуемый судебный акт нельзя признать законным и обоснованным, в связи с чем он подлежит отмене.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору требуются исследование и оценка доказательств и доводов сторон, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения заявления, дать оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и представленным в обоснование этих доводов доказательствам, привести мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2020 по делу N СИП-488/2020 отменить.

Дело N СИП-488/2020 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина