Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 апреля 2021 г. N С01-399/2021 по делу N А40-315975/2019 Суд частично отменил судебные акты о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку истец действовал недобросовестно, предъявив настоящие требования о признании недействительным договора отчуждения исключительного права на товарный знак спустя почти 3 года после согласования сделки

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 апреля 2021 г. N С01-399/2021 по делу N А40-315975/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 7 апреля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 апреля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "НАНОМАКС" (Алтуфьевское шоссе, д. 37, Москва, 127410, ОГРН 1177746834748) и Курманаевой Альмиры Камильевны (Москва) на решение Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 по делу N А40-315975/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2020 по тому же делу по исковому заявлению Ведунова Артема Сергеевича (Санкт-Петербург) к обществу с ограниченной ответственностью "Наномакс", Курманаевой Альмире Камильевне и обществу с ограниченной ответственностью "Наномакс" (ул. Расплетина, д. 17, Москва, 123060, ОГРН 1167746238901) о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп.1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие:

от Ведунова Артема Сергеевича - представитель Касенов А.Б. (по доверенности от 27.10.2020);

Курманаева А.К. (лично, паспорт);

от общества с ограниченной ответственностью "НАНОМАКС" (ОГРН 1177746834748) - представители Медведская И.Ю. (по доверенности от 09.12.2019), Курманаева А.К. (генеральный директор),

от общества с ограниченной ответственностью "Наномакс" (ОГРН 1167746238901) - представитель Савицкий Д.А. (по доверенности от 31.08.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Ведунов Артем Сергеевич (далее - истец, Ведунов А.С.) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Наномакс" (ОГРН 1167746238901) (далее - общество "Наномакс"), к обществу с ограниченной ответственностью "НАНОМАКС" (ОГРН 1177746834748) (далее - общество "НАНОМАКС") и к Курманаевой Альмире Камильевне, в котором, с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил:

1. Признать недействительным договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 614732 с датой государственной регистрации 04.10.2017 N РД0233261;

2. Применить последствия недействительности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак: обязать Курманаеву А.К. возвратить в собственность общества "Наномакс" исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 614732; обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) внести в Государственный реестр сведения об аннулировании записей, касающихся договоров отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 614732, от 04.10.2017 N РД0233261 и от 28.01.2020 N РД0323643;

3. Взыскать с общества "НАНОМАКС" расходы по оплате государственной пошлины в пользу Ведунова А.С. в размере 3 000 рублей.

4. Взыскать с общества "Наномакс" расходы по оплате государственной пошлины в пользу Ведунова А.С. в размере 3 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2020, договор об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак с датой регистрации 04.10.2017, N РД0233261 признан недействительным. Применены последствия недействительности договора: на Курманаеву А.К. возложена обязанность возвратить в собственность общества "Наномакс" исключительное право на спорный товарный знак; на общество "НАНОМАКС" возложена обязанность возвратить Курманаевой А.К. денежные средства в размере 15 000 рублей, уплаченные по платежному поручению N 1 от 19.08.2017; на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) возложена обязанность внести в Государственный реестр сведения об аннулировании записей, касающихся договоров отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 614732 от 04.10.2017 N РД0233261 и от 28.01.2020 N РД0323643.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "НАНОМАКС" и Курманаева А.К. обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просят решение от 14.08.2020 и постановление от 10.12.2020 отменить, принять по делу новый судебный акт, в удовлетворении заявленных требованиях отказать.

В обоснование кассационной жалобы общество "НАНОМАКС" и Курманаева А. К. указали на несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, на неполное выяснение судами обстоятельств, имеющих значение для дела, а также на нарушение норм материального и процессуального права.

По мнению ответчиков, суды первой и апелляционной инстанции не приняли во внимание существенные для дела обстоятельства, такие как достижение договоренности между учредителями общества "Наномакс" об отчуждении товарного знака "NANOMAX" в пользу Курманаевой А.К. за вознаграждение в размере 15 000 рублей, что подтверждается показаниями бывшего генерального директора и учредителя, а также бывшего главного бухгалтера указанного общества, зафиксированными в нотариальных протоколах допроса свидетелей N 77/242-н/77-2020-2-176 и N 77/242-н/77-2020-1-580 соответственно. Ответчики указывают на то, что между сторонами была достигнута договоренность по всем существенным условиям сделки по отчуждению исключительного права на спорный товарный знак, истец согласовал как отчуждение товарного знака, так и его стоимость, ссылаются на то, что суд первой инстанции в нарушение норм процессуального права не приобщил к материалам дела нотариальный протокол N 77/242-н/77-2020-2-176 и не исследовал зафиксированные в нем показания бывшего генерального директора и учредителя, отказал в вызове указанного лица в судебное заседание для дачи показаний.

Ссылаясь на указанные обстоятельства ответчики считают, что истец действовал недобросовестно, предъявив настоящие требования о признании недействительным договора отчуждения исключительного права на товарный знак спустя почти 3 года после согласования сделки.

Также, по мнению ответчиков, суды не учли того существенного обстоятельства, что в силу статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), стороны свободны в заключении договора на условиях, которые определяются по усмотрению сторон, а цена спорного договора определена сторонами совместно, в соответствии со свободой воли.

Кроме того, заявителя кассационной жалобы считают, что суды первой и апелляционной инстанции не приняли во внимание наличие у Курманаевой А.К. исключительного права на произведения дизайна, а именно на словесные обозначения "NANOMAX", "NANOMAX" и на комбинированные изображения включая изображение "", состоящее из словесного элемента и изобразительного элемента в виде многоугольника черно-серого цвета, которое общество "Наномакс" использует в своей хозяйственной деятельности. Ответчики ссылаются на то, что словесный логотип создан 17.10.2015, а комбинированное изображение 13.04.2016, то есть ранее, чем созданы общество "Наномакс" (ОГРН 1167746238901) и общество "НАНОМАКС" (ОГРН 1177746834748),что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств от 77/439-н/77-2019-15-261. Указывают на то, что авторство Курманаевой А.К. на произведения дизайна, в том числе на словесное обозначение "NANOMAX" подтверждено решением Хорошевского районного суда города Москвы по делу N 02-4658/2020.

Податели кассационной жалобы указывают, что согласно справке о принадлежности доменного имени Курманаева А.К. является администратором домена nano-max.ru с 12.01.2016, на указанном сайте с 12.01.2016 используются и указанные произведения дизайна как в словесном, так и в комбинированном виде, следовательно, домен создан и обозначения использовались ранее, чем создано общество "Наномакс".

Курманаева А.К. и общество "НАНОМАКС" указывают на то, что исключительное право на товарный знак по спорному договору отчуждено Курманаевой А.К. после обращения последней к обществу "Наномакс" с претензией относительно незаконного использования принадлежащих ей логотипов при регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 614732, в результате чего оно и отчуждено ей за вознаграждение 15 000 рублей. В указанной связи податели кассационной жалобы настаивают на том, что заключение договора от 04.10.2017 было экономически оправданным, считают, что оспариваемая сделка не может быть признана недействительной, ссылаются на разъяснения пункта 93 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.06.2015 N 25).

Податели кассационной жалобы также считают необоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанции об отчуждении спорного товарного знака по заниженной цене. Ссылаются на то, что отчет об оценке N 9п/05-ТПП-19, на основании которого определена рыночная стоимость товарного знака, выполнен с нарушениями, а расчет стоимости является необоснованным, указывают, что при составлении отчета не исследовались бухгалтерские документы общества "Наномакс", показатели, на основе которых выполнен отчет, в настоящем случае неприменимы, поскольку указанное общество не производило товар, а только реализовывало, рыночная стоимость товарного знак не соответствует приведенным в отчете методологическим основам. В указанной связи ответчики ссылаются на экспертное заключение N 24960/20 от 02.07.2020 (далее - рецензия на отчет об оценке), согласно которому указанный отчет об оценке не соответствует требованиям Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а определение рыночной стоимости товарного знака не соответствует методологическим основам, приведенным в отчете и сложившейся практике оценки.

Кроме того, податели кассационной жалобы ссылаются на отсутствие причиненных обществу "Наномакс" убытков, поскольку спорный товарный знак не является его единственным активом, общество "Наномакс" осуществляло только деятельность по реализации и не являлось производителем товара, спорный словесный товарный знак в деятельности указанного общества не использовался, а поставляемая ему для дальнейшей реализации продукция содержала комбинированное обозначение, на то, что отсутствуют доказательства вывода денежных средств при отчуждении исключительного права на товарный знак.

Податели кассационной жалобы также указывают на необоснованный отказ судов первой и апелляционной инстанции в проведении судебной экспертизы с целью определения рыночной стоимости исключительного права на товарный знак.

По мнению Курманаевой А.К. и общества "НАНОМАКС" суд первой инстанции незаконно применил к рассматриваемому спору положения раздела II ГК РФ, в частности статьи 302 ГК РФ, которые к интеллектуальным правам не применяются в силу пункта 3 статьи 1227 ГК РФ, что составляет нарушение норм материального пара, а вывод суда апелляционной инстанции о том, что это не привело к принятию неправильного решения является необоснованным.

В суд через систему "Мой Арбитр" 02.04.2021 от Ведунова А.С. поступил отзыв, который приобщён судом к материалам дела.

В судебное заседание явились Курманаева А.К., представители Ведунова А.С., общества "НАНОМАКС" и общества "Наномакс".

Курманаева А.К., представители общества "НАНОМАКС" доводы кассационной жалобы поддержал, просил отменить обжалуемые судебные акты.

Представитель Ведунова А.С. и представитель общества "Наномакс" в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Роспатент надлежащим образом извещенный о начале судебного процесса с его участием, а также о времени и месте судебного заседания, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в телекоммуникационной сети Интернет, явку своего представителя в суд кассационной инстанции не обеспечил, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установили суды первой и апелляционной инстанции и усматривается из материалов дела, общество "Наномакс" (ОГРН 1167746238901), созданное 04.03.2016 (учредители: Ведунов А.С. с долей в уставном капитале 70% и Сафаргалеев Э.Р. (генеральный директор) с долей в уставном капитале 30%) являлось правообладателем товарного знака "", зарегистрированного 28.04.2017 по свидетельству Российской Федерации N 614732. Общество "Наномакс" создано в целях получение прибыли от производства и продажи средств бытовой химии для очистки одежды и обуви. Уставный капитал общества "Наномакс" при создании определен в размере 3 000 000 рублей. Единоличным исполнительным органом общества "Наномакс" с 05.06.2019 является Гукасьян Мария Корпешевна.

При обращении в суд с настоящими требованиями Ведунов А.С. указал, что узнал из сведений государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, опубликованных в сети Интернет на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности", что спорный товарный знак отчужден в пользу общества "НАНОМАКС" (ОГРН 1177746834748) по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак с датой государственной регистрации 04.10.2017, N РД0233261 (далее - договор N РД0233261). По условиям пункта 3.1 договора N РД0233261 за отчуждение товарного знака приобретатель оплачивает правообладателю вознаграждение в размере 15 000 рублей.

Договор N РД0233261 заключен обществом "Наномакс" в лице генерального директора Сафаргалеева Э.Р. и обществом "НАНОМАКС", в лице Курманаевой А.К. При этом согласно сведениям из ЕГРЮЛ общество "НАНОМАКС" зарегистрировано в качестве юридического лица 02.08.2017 - за 5 дней до заключения договора об отчуждении товарного знака. Согласно сведениям ЕГРЮЛ участником общества "НАНОМАКС" является Курманаева А.К. с долей в размере 100% уставного капитала, которая также является руководителем указанного общества, а виды деятельности общества "НАНОМАКС" полностью совпадают с видами деятельности общества "Наномакс".

Обращаясь в суд с настоящим иском Ведунов А.С. сослался на то, что спорный товарный знак отчужден за вознаграждение, которое в 466 раз ниже рыночной стоимости спорного товарного знака, в размере 15 000 рублей, тогда как его рыночная стоимость по состоянию на 07.08.2017 составляла 7 000 000 рублей, что подтверждается отчетом об оценке рыночной стоимости товарного знака "NANOMAX" N 9п/05-ТПП-19 от 18.10.2019, следовательно, имеются основания, предусмотренные положениями пункта 2 статьи 174 ГК РФ для признания договора по отчуждению исключительного права на товарный знак недействительным.

При разрешении спора, суд первой инстанции исходил из того, что общество "НАНОМАКС" не могло не знать о том, что данная сделка носит для общества "Наномакс" явно убыточный характер, поскольку товарный знак активно использовался самим обществом "НАНОМАКС", что также следует из открытых источников: www.nano-max.ru/contact, при этом затраты на регистрацию товарного знака превышают цену, которую уплатило общество "НАНОМАКС" обществу "Наномакс", пошлины, взимаемые за регистрацию товарного знака, без учета иных расходов связанных с регистрацией, в общей сложности составили 34 500 рублей (15 600 рублей за проведение экспертизы по заявке; 2 700 рублей за регистрацию заявки; 16 200 рублей за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства) что в 2, 3 раза больше чем размер вознаграждения по договору N РД0233261.

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание отсутствие доказательств экономической целесообразности заключения спорной сделки для общества "Наномакс", тогда как из анализа банковской выписки по расчетному счету общества "Наномакс" и представленных доказательств установил, что до отчуждения спорного товарного знака, оно активно вело предпринимательскую деятельность, получая экономическую выгоду при использовании товарного знака, товар, маркированный спорным знаком реализовывался самим обществом "Наномакс" и такими крупными торговыми сетями, как "Спортмастер", "OZON.ru"; учитывал идентичное наименование и вид деятельности обществ (ОКВЭД: 46.75 Торговля оптовая химическими продуктами), а также то обстоятельство, что общество "НАНОМАКС" создано 02.08.2017 - за 5 дней до заключения договора об отчуждении товарного знака.

Таким образом, учитывая обстоятельства деятельности обществ "Наномакс" и "НАНОМАКС" с использованием спорного товарного знака, суд первой инстанции посчитал, что стоимость товарного знака в размере 15 000 рублей является явно заниженной, поскольку общество "Наномакс" утратило существенный для своей хозяйственной деятельности актив.

При рассмотрении дела суд первой инстанции также отклонил доводы общества "НАНОМАКС" и Курманаевой А.К. о принадлежности исключительного права на логотип, сходный до степени смешения со спорным товарным знаком, и об обстоятельствах использование комбинированного обозначения, указав, что эти обстоятельства не относятся к предмету настоящего спора исходя из положения статей 1229, 1477, 1484 ГК РФ.

Кроме того, суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о том, что отчет об оценке N 9п/05-ТПП-19 от 18.10.2019 является ненадлежащим доказательством со ссылкой на рецензию, указав, что рецензия представляет собой лишь частное субъективное мнение отдельного лица относительно отчета об оценке товарного знака, которое методологически и документально не подтверждено.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению, поскольку документально подтверждены доказательствами, имеющимися в материалах дела, а общество "НАНОМАКС" и Курманаева А.К. в нарушение статей 65, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представили доказательств, опровергающих доводы истца.

При разрешении вопроса о способе восстановления нарушенного права истца суд первой инстанции исходил из того, что исключительное право на спорный товарный знак передано новому правообладателю - Курманаевой А.К. (дата регистрации договора об отчуждении исключительного права - 28.01.2020, N РД0323643) и пришел к выводу о том, что предусмотренные в пункте 2 статьи 167 ГК РФ последствия недействительности в виде двусторонней реституции не могут быть применены, поскольку общество "НАНОМАКС" более не обладает исключительным правом на товарный знак, следовательно, применение последствий недействительности договора об отчуждении в виде двусторонней реституции не могут привести к восстановлению прав истца.

В указанной связи суд первой инстанции посчитал возможным на основании статей 1, 6, 13, 223 ГК РФ применить по аналогии закона положения статьи 301 и 302 ГК РФ, об истребование имущества из чужого незаконного владения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал неправомерным применение судом первой инстанции положений раздела II ГК РФ к интеллектуальным правам в настоящем споре, вместе с тем, посчитал, что применение статьи 302 ГК РФ не привело к принятию неправильного решения, указав, что иск удовлетворен на основании статьи 174 ГК РФ, а положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, также примененные судом первой инстанции, сами по себе ведут к восстановлению нарушенного права, без применения норм раздела II ГК РФ, поскольку позволяют восстановить в Государственном реестре запись о наличии у общества "Наномакс" исключительных прав на спорный товарный знак.

Проверив остальные выводы суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции признал их верными, решение от 14.08.2020 оставил без изменения.

Согласно части 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права).

Частью 3 статьи 1234 ГК РФ установлено, что по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

В соответствии со статьей 1490 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу пункта 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

В пункте 93 постановление от 23.06.2015 N 25 разъяснено, что пунктом 2 статьи 174 ГК РФ предусмотрены два основания недействительности сделки, совершенной представителем или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица. По второму основанию сделка может быть признана недействительной, если установлено наличие обстоятельств, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя и другой стороны сделки в ущерб интересам представляемого, который может заключаться как в любых материальных потерях, так и в нарушении иных охраняемых законом интересов (например, утрате корпоративного контроля, умалении деловой репутации). Наличие решения общего собрания участников (акционеров) хозяйственного общества об одобрении сделки в порядке, установленном для одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, не препятствует признанию соответствующей сделки общества, совершенной в ущерб его интересам, недействительной, если будут доказаны обстоятельства, указанные в пункте 2 статьи 174 ГК РФ.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что выводы решения от 14.08.2020 и постановления от 10.12.2020 в части применения последствий недействительности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак сделаны с неправильным применением норм материального права. В остальной части Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит ввиду следующего.

При рассмотрении вопроса о признании сделки по отчуждению исключительного права на спорный товарный знак недействительной суды верно определили круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу; правильно применили законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения; дали оценку всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

В соответствии с частями 1-5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Согласно части 7 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Доводы общества "НАНОМАКС" и Курманаевой А.К. о том, что отчет об оценке N 9п/05-ТПП-19 выполнен с нарушениями, а расчет стоимости товарного знака является необоснованным, что при составлении отчета не исследовались бухгалтерские документы общества "Наномакс", показатели на основе которых выполнен отчет неприменимы, а рыночная стоимость товарного знак не соответствует приведенным в отчете методологическим основам были рассмотрены в суде первой инстанции. При этом суд первой инстанции указал мотивы, по которым он не принял представленную ответчиком рецензию на отчет об оценке, в качестве основания для отклонения указанного отчёта, поскольку пришел к выводу о том, что сведения, изложенные в рецензии, методологически и документально не подтверждены и являются субъективным мнением составившего рецензию лица. При этом делая вывод о том, что цена договора от 04.10.2017, N РД0233261 является явно заниженной, суд первой инстанции учитывал все представленные по делу доказательства в их совокупности.

Общество "Наномакс" и Курманаева А.К. при рассмотрении дела по существу в суде первой инстанции подали через систему "Мой Арбитр" 10.08.2020 ходатайство о назначении судебной экспертизы с целью определения рыночной стоимости исключительного права на товарный знак. Указанное ходатайство подано после объявления перерыва с судебном по рассмотрению дела по существу с 04.08.2020 до 11.08.2020.

Суд первой инстанции с учетом изложенного, посчитал ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, заявленным несвоевременно, и учитывая, что ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о необходимости проведения экспертизы, отказал в его удовлетворении.

В указанной связи отклоняются доводы кассационной жалобы о том, что суды первой и апелляционной инстанции отказали в проведении судебной экспертизы, поскольку в силу положений статей 71 и 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о необходимости проведения экспертизы находится в компетенции суда, разрешающего спор по существу, назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

Доводы кассационной жалобы о том, что между учредителями общества "Наномакс" была достигнута договорённость об отчуждении товарного знака в пользу Курманаевой А.К. за вознаграждение в размере 15 000 рублей со ссылками на положение статьи 421 ГК РФ отклоняются судебной коллегией, поскольку, как правильно указал суд апелляционной инстанции, в данном случае правовое значение для разрешения спора имеет экономическая целесообразность отчуждения исключительного права на товарный знак по определенной цене и причинение явного ущерба интересам юридического лица. Доводы подателей кассационной жалобы о том, что отчуждение товарного знака по указанной цене было экономически целесообразно вследствие получения претензии от Курманаевой А.К. со ссылками на наличие у последней права на сходные до степени смешения логотипы и на домен nano-max.ru направлены на переоценку обстоятельств дела и не опровергают мотивированные выводы судов о том, что стоимость товарного знака является явно заниженной и договор заключен в ущерб интересам общества "Наномакс".

Судебная коллегия отклоняет доводы общества "НАНОМАКС" и Курманаевой А.К. о нарушении судами норм процессуального права при отказе в приобщении к материалам дела нотариального протокола N 77/242-н/77-2020-2-176 и отказе в вызове бывшего генерального директора и учредителя в судебное заседание для дачи показаний ввиду следующего.

При рассмотрении дела по существу общество "НАНОМАКС" и Курманаева А.К. указывали на наличие договоренности между участниками общества "Наномакс" Ведуновым А.С. и Сафаргалиевым Э.Р. об отчуждении исключительных прав на спорный товарный знак, ссылались на свидетельские показания, зафиксированные в нотариальных протоколах осмотра, ходатайствовали о вызове свидетеля бывшего генерального директора общества "Наномакс".

Указанные доводы были рассмотрены в суде апелляционной инстанции и мотивированно отклонены как не подтвержденные протоколом общего собрания участников общества, а в вызове свидетелей правомерно отказано, с учетом того, что Ведунов А.С. наличие с ним такой договоренности отрицал, а Сафаргалиев Э.Р. является лицом, заинтересованным в исходе дела, а бывший главный бухгалтер общества "Наномакс" не может быть осведомлен об условиях договоренности между участниками общества, поскольку не являлся его участником, а договорённость не зафиксирована документально. В отношении свидетельских показаний, зафиксированных нотариусом, суд апелляционной инстанции с учетом статьи 103 Федерального закона "Об основах нотариальной деятельности" исходил из того, что допрос свидетеля нотариусом имеет своей целью обеспечить на будущее время доказательства, представление которых в суд станет невозможным или затруднительным, и сами по себе не могут быть признаны надлежащими и достаточными доказательствами.

С учетом изложенного и того, что в силу статьи 88 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации допрос свидетелей является правом, а не обязанностью суда, суд кассационной инстанции не усматривает нарушения норм процессуального права в указанной части.

Доводы общества "НАНОМАКС" и Курманаевой А.К. о злоупотреблении правом истцом при предъявлении настоящих требований отклоняются судом кассационной инстанции в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом. При этом согласно части 3 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказ от права на обращение в суд недействителен.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств дела, действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Судебная коллегия отмечает, что вопрос о злоупотреблении правом является вопросом факта и подразумевает возможность его установления исходя из фактических обстоятельств конкретного дела и представленных в материалы дела доказательств.

При этом суды первой и апелляционной инстанции рассмотрели доводы общества "НАНОМАКС" и Курманаевой А.К. о наличии предварительной договоренности с истцом о передаче исключительного права на знак по указанной цене и признали их необоснованными и не опровергающими совершение сделки в ущерб интересам общества "Наномакс".

При таких обстоятельствах отсутствуют правовые основания для признания злоупотреблением правом действий истца по предъявлению требований о признании недействительным договора от 04.10.2017, N РД0233261 на основании пункта 2 статьи 174 ГК РФ.

По сути, доводы общества "НАНОМАКС" и Курманаевой А.К., приведенные в кассационной жалобе в части признания сделки по отчуждению исключительного права на товарный знак недействительной, сводятся к их несогласию с оценкой доказательств, данной судами в рамках настоящего дела и сделанными на ее основе выводами, и направлены на переоценку установленных судами обстоятельств и имеющихся в материалах дела доказательств.

Судебная коллегия отмечает, что указанные доводы заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Несогласие заявителей кассационной жалобы с соответствующими выводами судов не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов в указанной части.

В указанной части обжалуемые судебные акты являются законными, обоснованными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

При названных обстоятельствах и исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в указанной части не усматривается.

Безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам не установил.

Вместе с тем заслуживают внимание доводы общества "НАНОМАКС" и Курманаевой А.К. о неправильном применении судами норм материального права при применении последствий недействительности сделки по отчуждению спорного товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Вместе с тем, как указано в пункте 2 Обзора судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.11.2008 N 126, при рассмотрении требования о применении последствий недействительности сделки правила пункта 1 статьи 302 ГК РФ не применяются.

Кроме того согласно пункту 3 статьи 1227 ГК РФ к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II ГК РФ, если иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ.

Указанной нормой охватывается и запрет применения норм раздела II ГК РФ к интеллектуальным правам по аналогии закона.

Вместе с тем, в нарушении указанных положений ГК РФ и разъяснений суд первой инстанции применил положения статьи 302 ГК РФ при применении последствий недействительности договора.

При этом из мотивировочной части решения от 14.08.2020 не следует, что суд первой инстанции рассматривал вопрос о признании недействительным договора об отчуждении исключительного права на 28.01.2020 N РД0323643, соответствующие выводы по указанному договору отсутствуют.

Таким образом, суд первой инстанции, признав недействительным договор об отчуждении исключительного права на товарный знак от 04.10.2017 N РД0233261 согласно пункту 2 статьи 167 ГК РФ, мог применить последствия недействительности только к указанному договору.

Суд апелляционной инстанции, рассматривая доводы жалобы общества "НАНРМАКС" и Курманаевой А.К., не исправил недостатки суда первой инстанции и неправомерно указал, что применение раздела II ГК РФ к интеллектуальным правам, а именно статьи 302 ГК РФ не привело к принятию неправильного решения.

При принятии обжалуемых судебных актов в части последствий недействительности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 04.10.2017 N РД0233261 суды первой и апелляционной инстанции неправильно применили нормы материального права, а именно: положений пункта 2 статьи 167 ГК РФ и пункта 3 статьи 1227 ГК РФ, что привело к не соответствующим закону выводам о применении последствий недействительности названного договора.

В соответствии с частью 1 стать 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Согласно части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильным применением норм материального права являются применение закона, не подлежащего применению.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций в вышеуказанной части не основаны на установленных по делу фактических обстоятельствах и сделаны с применением закона не подлежащего применению, в связи с чем решение и постановление в части применения последствий недействительности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак и распределения судебных расходов по делу не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 и пункта 2 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд кассационной инстанции учитывает, что в силу компетенции, установленной главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, он не наделен полномочиями по установлению фактических обстоятельств дела и оценке собранных по делу доказательств.

Поскольку для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, исходя из оценки доказательств, представленных в материалы дела, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2021 приостановлено исполнение обжалуемых судебных актов до момента принятия Судом по интеллектуальным правам постановления по результатам рассмотрения кассационной жалобы (часть 4 статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ввиду того, что Судом по интеллектуальным правам принято постановление по результатам рассмотрения кассационной жалобы общества, приостановление исполнения обжалуемых судебных актов, принятое по ходатайству этого лица, подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 по делу N А40-315975/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2020 по тому же делу отменить в части применения последствий недействительности договора об отчуждении исключительного права на товарный знак и распределения судебных расходов по делу. В указанной части дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 по делу N А40-315975/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2020 по тому же делу оставить без изменения.

Отменить приостановление исполнения решение Арбитражного суда города Москвы от 14.08.2020 по делу N А40-315975/2019, введенного определением Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2021 по настоящему делу.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Е.С. Четвертакова