Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 мая 2021 г. по делу N СИП-840/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака, поскольку Роспатентом не осуществлен надлежащим образом анализ сходства сравниваемых обозначений по фонетическому критерию, а также не учтены ранее принятые решения по аналогичным или схожим ситуациям

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 мая 2021 г. по делу N СИП-840/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 мая 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 14 мая 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С. П.,

судей Ерина А.А., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Постниковым Р.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "Группа компаний "Химик" (ул. Литовская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н, комн. 350, Санкт-Петербург, 194100, ОГРН 1027809239171) о признание недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 08.07.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 18.02.2020 на отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019723980.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Группа компаний "Химик" - Шибаев Р.А. (по доверенности от 06.10.2020 N 01-06/44);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Талянский Ю.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-669/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Группа компаний "Химик" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признание недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 08.07.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 18.02.2020 на отказ в государственной регистрации товарного знака "PARASEPT" по заявке N 2019723980.

Заявитель полагает, что оспариваемое решение Роспатента противоречит пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку административный орган пришел к неверному выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков.

Общество указывает, что с учетом положений пункта 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (утверждено приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12, далее - Руководство), словесный элемент "SEPT" ("СЕПТ") является слабым элементом, поскольку не обладает оригинальностью, носит описательный характер, происходит от греческого слова "sepsis" - гниение, "septikos" - вызывающий гниение, которое используется в русском языке как составная часть сложных слов "подверженный гниению" "септический" и находится в конце обозначения. Общество также ссылается на пункт 7.3.3 Руководства и указывает на то, что элемент "SEPT" ("СЕПТ") потерял различительную способность ввиду длительного использования различными правообладателями в отношении однородных товаров.

По мнению общества, заявленное на регистрацию обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками по звуковому (фонетическому) критерию. Выводы административного органа о наличии сходства сравниваемых обозначений сделаны без учета пункта 7.1.2.1 Руководства.

Заявитель обращает внимание суда на то, что согласно пункту 7.3.5 Руководства при оценке сходства товарных знаков и однородности товаров необходимо учитывать уже принятые решения Роспатента в аналогичных или схожих ситуациях.

В обоснование довода об отсутствии однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана товарного знака заявителем, общество отмечает, что включение в ГОСТе Р 56994-2016 "Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Термины и определения" в состав дезинфекционных средств химических и биологических средств, изделий, предназначенных для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, дезинсекции, дератизации, а также репеллентных средств, изделий и педикулоцидов само по себе не свидетельствует об их однородности. В общепринятом понимании дезинфекция представляет собой уничтожение микробиологических объектов; товары, в отношении которых заявлено спорное обозначение, предназначены для уничтожения макробиологических объектов (животных, растений, грибов). Данный аргумент общество подтверждает ссылками на словарные источники, согласно которым дезинфекция связывается исключительно с бактериями и вирусами.

Общество также указывает, что в МКТУ товару "средства дезинфицирующие" с номером 050441 соответствует английский термин 050441 "disinfectant", который согласно словарно-справочным источникам имеет однозначное значение (вещество, уничтожающее бактерии и вирусы) и не включает в себя вещества, уничтожающие макробиологические объекты.

Наряду с изложенным заявителем проведен анализ фактического использования обозначений правообладателя. Общество отмечает, что обозначение ЛОРАСЕПТ (LORASEPT) используется при продаже дезинфицирующего средства для обработки помещений от заражений бактериями, вирусами и грибами; обозначение ЛАРИСЕПТ используется при реализации биологически активной добавки, поддерживающей работу гортани, горла, полости рта, голосовых связок и иммунной системы; дезинфицирующее средство PURUSEPT применяется для обеззараживания помещений и активно в отношении бактерий Mycobacteriumtubcrculosi, возбудителей ВБИ, грамотрицательных бактерий, грамположительных бактерий, вирусов ВИЧ, гепатита В и патогенных грибов Кандида; ЛАВАСЕПТ - антисептическое средство для обработки ран; CURASEPT - средство для дезинфекции полости рта и зубов; МИРАСЕПТ - спрей для полости рта, ПРЕСЕПТ (PRESEPT) - дезинфицирующее средство для обработки помещений от заражения микроорганизмами.

В отзыве на заявление Роспатент указывает, что доводы общества являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, в связи с чем просит в удовлетворении заявленных требований отказать, полагает оспариваемый ненормативный правовой акт законным и не нарушающим права и законные интересы общества.

Возражая против доводов заявителя, касающихся отсутствия звукового сходства сравниваемых обозначений, Роспатент отмечает, что оспариваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки являются фонетически сходными за счет звукового сходства их начальных частей [ПАРА-] - [ЛОРА- / LORA-] - [ЛАРИ- / LARI-] - [PURU-] - [ЛАВА-] - [МИРА] - [CURA] - [ПРЕ-] - [PRE-] и тождества звучания их конечных частей [-СЕПТ] - [-СЕПТ / - SEPT], близкого количества звуков и слогов, близкого состава гласных и согласных звуков и их взаимного расположения. Более того, оспариваемое обозначение "PARASEPT" и противопоставленные товарные знаки "ЛОРАСЕПТ LORASEPT" / "МИРАСЕПТ" / "CURASEPT" характеризуются звуковым тождеством их частей [-RA-/-РА-] - вторых слогов обозначений. Словесные элементы сравниваемых обозначений отсутствуют в словарно-справочных источниках и не имеют семантического значения, в связи с чем анализ по семантическому признаку сходства не оказывает определяющее влияние на оценку сходства сравниваемых обозначений в целом. Графические отличия сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способны повлиять на вывод о том, что указанные обозначения ассоциируются друг с другом в целом.

По мнению Роспатента, товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявителем, однородны товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Административный орган отмечает, что довод заявителя об отсутствии угрозы смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте в связи с несовпадением фактической деятельности правообладателей противопоставленных товарных знаков не может быть принят во внимание. При оценке заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ анализу подлежат те товары, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаках.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил признать недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

При рассмотрении дела судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 21.05.2019 общество обратилась в Роспатент с заявкой N 2019723980 на регистрацию обозначения "PARASEPT" в отношении товаров 5-го класса МКТУ "инсектициды; репелленты; ошейники противопаразитарные для животных; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты, предохраняющие от моли; средства антисептические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства моющие для медицинских целей; фунгициды; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; шампуни педикулицидные".

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатент принял решение от 30.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров, мотивированное несоответствием данного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи с тем, что оно является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 709696, N 703192, N 320579, N 309287, N 294524, N 152297, N 255579, N 90720, N 90821 и по международной регистрации N 1303644, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 5-го класса МКТУ.

Не согласившись с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, общество 18.02.2020 обратилась в административный орган с возражением, в котором привела доводы, аналогичные доводам, изложенным в поданном в суд заявлении. В возражении общество скорректировало перечень товаров, для которых испрашивается правовая охрана, и просила зарегистрировать оспариваемое обозначение в отношении следующих товаров 5-го класса МКТУ: "инсектициды; репелленты; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты, предохраняющие от моли; фунгициды". Данное возражение было мотивировано тем, что обозначение по заявке N 2019723980 (в отношении скорректированного перечня товаров) не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, в связи с чем регистрация данного обозначения в качестве товарного знака не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 08.07.2020 в удовлетворении возражения общества было отказано, решение от 30.01.2020 оставлено в силе.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что товары уточненного перечня заявки общества однородны товарам "средства дезинфицирующие" противопоставленных знаков

"" по свидетельству РФ N 709696 с приоритетом от 06.09.2018;

"" по свидетельству РФ N 703192 с приоритетом от 17.08.2018;

"" по свидетельству РФ N 320579 с приоритетом от 13.09.2005;

"" по свидетельству РФ N 309287 с приоритетом от 12.05.2005;

"" по свидетельству РФ N 255579 с приоритетом от 07.07.2000;

"" по международной регистрации РФ N 1303644 с приоритетом от 03.05.2016;

"" по свидетельству РФ N 90720 с приоритетом от 09.01.1990;

"" по свидетельству РФ N 90821 с приоритетом от 04.01.1990);

товарам "препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды" противопоставленного товарного знака "" по свидетельству РФ N 255579;

товару "дезинфицирующие таблетки" противопоставленного знака "" по свидетельству РФ N 90720 поскольку относятся к одной категории товаров, представляющих собой химические и биологические средства, предназначенные для защиты людей, сельскохозяйственных животных и растений, окружающей природной среды, соответственно имеют одно назначение и один круг потребителей.

Роспатент отметил, что товары, для индивидуализации которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам "" по свидетельству РФ N 294524 с приоритетом от 27.02.2003 и "" по свидетельству РФ N 152297 с приоритетом от 01.06.1995 не однородны товарам, в отношении которых испрашивается регистрация по спорной заявке, поскольку относятся к разным родовым группам товаров, имеют разные условия реализации, что приводит к отсутствию возможности смешения обозначений в гражданском обороте, в связи с чем данные противопоставления могут быть сняты.

При оценке сходства сравниваемых обозначений административный орган исходил из того, что обозначения сходны по фонетическому критерию, который в исследуемом случае является основным. Как аргументируется Роспатентом, с точки зрения фонетики анализ словесных элементов "PARASEPT" - "ЛОРАСЕПТ LORASEPT" - "ЛАРИСЕПТ LARISEPT" - "PURUSEPT" - "ЛАВАСЕПТ" - "МИРАСЕПТ" - "CURASEPT" - "ПРЕСЕПТ PRESEPT" показал их сходство, обусловленное сходством звучания начальных частей [PARA-] - [ЛОРА-/LORA-] - [ЛАРИ-/LARI-] - [PURU-] - [ЛАВА-] - [МИРА] - [CURA] - [ПРЕ-/PRE-] и тождеством звучания конечных частей [-SEPT] - [-СЕПТ/-SEPT], близким составом гласных и согласных и их взаимным расположением, отличие составляет две буквы/звука.

В части семантического фактора сходства Роспатент отметил, что не представляется возможным провести оценку сравниваемых обозначений, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами русского языка и, следовательно, являются вымышленными.

В отношении графического критерия сходства в оспариваемом решении указано, что графические отличия обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами, носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции товарных знаков.

Общество, не согласившись с принятым Роспатентом решением от 08.07.2020 и полагая, что оно является недействительным, так как не соответствует действующему законодательству и нарушает его права и законные интересы, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзыве на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного возражения, в результате чего может затрагивать права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом и предпринимателем.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что не оспаривается заявителем.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

С учетом даты подачи заявки N 2019723980 (21.05.2019) применимыми правовыми актами для оценки охраноспособности заявленного по ней обозначения являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

При этом порядок рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близости звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов и их расположения; числа слогов в обозначениях; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава гласных; близости состава согласных; характера совпадающих частей обозначений; вхождения одного обозначения в другое; ударения; 2) графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления; вида шрифта; графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположения букв по отношению друг к другу; алфавита, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в изложенном пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 предусмотрено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 указанных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Обозначение "PARASEPT" по заявке N 2019723980 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки также представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами русского или латинского алфавитов стандартным шрифтом:

"" по свидетельству РФ N 709696 с приоритетом от 06.09.2018;

"" по свидетельству РФ N 703192 с приоритетом от 17.08.2018;

"" по свидетельству РФ N 320579 с приоритетом от 13.09.2005;

"" по свидетельству РФ N 309287 с приоритетом от 12.05.2005;

"" по свидетельству РФ N 255579 с приоритетом от 07.07.2000;

"" по международной регистрации РФ N 1303644 с приоритетом от 03.05.2016;

"" по свидетельству РФ N 90720 с приоритетом от 09.01.1990;

"" по свидетельству РФ N 90821 с приоритетом от 04.01.1990.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении широкого перечня товаров, в том числе "дезинфицирующие средства", а также "дезинфицирующие таблетки".

Как усматривается из оспариваемого решения, сравнительный анализ словесного обозначения "PARASEPT" и словесных обозначений, входящих в состав противопоставленных товарных знаков ("ЛОРАСЕПТ", "LORASEPT", "ЛАРИСЕПТ", "LARISEPT", "PURASEPT", "ЛАВАСЕПТ", "МИРАСЕПТ", "CURASEPT", "ПРЕСЕПТ", "PRESEPT"), проводился административным органом главным образом по фонетическому (звуковому) критерию сходства, который в исследуемом случае является основным.

Вывод административного органа о том, что сравнение заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков в рассматриваемом случае возможно произвести по фонетическому (звуковому) критерию, заявитель не оспаривает. Аргументы заявителя строятся на несогласии с произведенным Роспатентом анализом сравниваемых обозначений по названному критерию.

Судебная коллегия полагает достаточно обоснованным довод заявителя о том, что административным органом не произведен детальный анализ каждого из противопоставленных товарных знаков с заявленным на регистрацию обозначением по фонетическому критерию.

Фонетический анализ сравниваемых обозначений содержится в одном предложении оспариваемого ненормативного акта: "С точки зрения фонетики анализ словесных элементов ... показал их сходство, обусловленное сходством звучания начальных частей [PARA-] - [ЛОРА-/LORA-] - [ЛАРИ-/LARI-] - [PURU-] - [ЛАВА-] - [МИРА] - [CURA] - [ПРЕ-/PRE-] и тождеством звучания конечных частей [-СЕПТ] - [-СЕПТ/-SEPT], близким составом гласных и согласных и их взаимным расположением, отличие составляет две буквы/звука" (страница 8 оспариваемого решения).

Между тем в ходе осуществления фонетического анализа словесных элементов сравниваемых обозначений Роспатент не выполнил свои же рекомендации, содержащиеся в пункте 42 Правил N 482.

В частности, административным органом не дана оценка тому, что конечная часть слова "-sept" является слабым элементом, поскольку часто используется в товарных знаках для определенной сферы деятельности (п. 7.1.2 Руководства). Частота использования подтверждена в том числе выявлением десяти противопоставленных знаков с тождественной составной частью слова "-sept" / "-септ".

О том, что данный элемент является слабым, свидетельствует в совокупности ряд обстоятельств: элемент не лежит в основе серии знаков, не обладает оригинальностью, носит описательный характер (септико-, септиц-; от греч. sepsis - гниение, septikos - вызывающий гниение, гнилостный, составная часть сложных слов, означающая "подверженный гниению", "гноящийся", "вызывающий гниение", "септический"), находится в конце обозначения.

В связи с изложенным при анализе сравниваемых обозначений по фонетическому критерию Роспатенту надлежало учитывать сильные элементы таких обозначений.

Сравниваемые начальные части обозначений являются безударными, состоят из двух слогов, четырех звуков (за исключением части обозначения "PRE", которая состоит из одного слога и трех звуков).

Судебная коллегия принимает во внимание, что три из противопоставленных обозначений содержат второй слог -РА- (ЛОРА-, МИРА-, КУРА-). Данные обозначения отличаются от заявленного на регистрацию обозначения только первыми слогами: ПА-, ЛО-, МИ- и КУ. Несмотря на то, что противопоставленные обозначения (ЛОРАСЕПТ, МИРАСЕПТ, CURACEPT) принадлежат разным правообладателям, при их регистрации в качестве товарных знаков Роспатент счел эти обозначения не сходными до степени смешения и обладающими достаточной различительной способностью, в связи с чем предоставил им правовую охрану.

При этом первый слог "РА-" (в русской транскрипции "ПА-") заявленного на регистрацию обозначения "PARASEPT" не является более сходным со слогами "ЛО-", "МИ-", "КУ" - противопоставленных обозначений, нежели каждый из этих слогов друг с другом. Ни один из составляющих сравниваемые слоги звуков не является близким по звучанию или имеющим возможность перехода в близкий звук. Согласные Л, М, Р являются сонорными, непарными, их звучание не оглушается и не озвончается в слове независимо от того, какую позицию такая согласная в нем занимает. Согласная П не является сонорной.

Из текста оспариваемого решения Роспатента не представляется возможным установить, по каким признакам согласные Л, М, Р, входящие в состав противопоставленных обозначений (ЛОРАСЕПТ, МИРАСЕПТ, CURACEPT), были признаны близкими глухой парной согласной Р (в русской транскрипции П), стоящей в начале словесного элемента PARASEPT.

Из оспариваемого решения не усматривается также фонетический анализ элементов ЛАРИ-, ПУРУ-, ЛАВА-, ПРЕ- на предмет сходства с заявленным на регистрацию обозначением.

Элемент ЛАРИ- содержит звуки А и Р, входящие в элемент заявленного обозначения PARA-, но при этом буквы, обозначающие эти звуки, находятся в двух разных слогах, первые буквы сравниваемых элементов (сонорная Л и глухая П (латинская P)) и последние (А и И) не переходят друг в друга при звучании (в отличии от парных согласных).

Элемент ПУРУ- содержит общие со сравниваемым элементом согласные звуки П и Р, однако отличается наличием гласных звуков У и У, которые согласно правилам фонетики русского языка не переходят в А, вследствие чего звучание слогов ПА- и РА- не имеет сходства со слогами ПУ- и РУ-.

Элемент ЛАВА- содержит общие со сравниваемым элементом гласные А, однако отличается наличием несходных, непарных согласных звуков Л и В, не переходящих при произношении в звуки П и Р, имеющиеся в заявленном на регистрацию обозначении.

Элемент ПРЕ- содержит всего один слог, что влияет на звуковое сходство, данный слог содержит подряд две согласные буквы, тогда как в элементе PARA- каждый из слогов является открытым и полнозвучным. Гласная Е также при произношении не образует звук А.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает в достаточной степени обоснованным довод заявителя о том, что при анализе сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку, Роспатент не учел правил фонетики русского языка, сделав вывод о сходстве обозначений только на основании количества одинаковых букв и звуков, без учета близости звуков, составляющих обозначения, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположения, числа слогов в обозначениях, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близости состава гласных и согласных букв, как это предусмотрено в пункте 44 Правил N 482.

Выводы Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений не достаточно мотивированы, вопрос о сходстве сравниваемых обозначений требует более детального анализа с учетом критериев, предусмотренных в пункте 44 Правил N 482.

Административному органу также надлежит установить степень сходства сравниваемых обозначений.

Судебная коллегия обращает особое внимание на непоследовательную позицию Роспатента при фонетическом анализе сравниваемых обозначений. Роспатент произвел регистрацию на имя различных правообладателей для тождественных товаров (для средств дезинфекции) обозначения, отличающихся друг от друга только элементами ЛОРА-, ЛАРИ-, ПУРУ-, ЛАВА-, МИРА-, КУРА-, ПРЕ-, большинство обозначений содержит по две одинаковых буквы (ЛОРАсепт и ЛАВАсепт, ЛОРАсепт и МИРАсепт, ПУРУсепт- и КУРАсепт, ПУРУсепт и ПРЕсепт, МИРАсепт и КУРАсепт), при этом при аналогичных обстоятельствах отказал в регистрации товарного знака "ПАРАсепт" ("PARASEPT") на имя заявителя.

Судебная коллегия учитывает, что делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельно, между тем данное обстоятельство не освобождает Роспатент об обязанности учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях.

С учетом пункта 7.3.5 Руководства необходимо тщательно подходить к вопросу о том, есть ли в рассматриваемой ситуации обстоятельства для принятия другого решения, отличного от предыдущих решений Роспатента, особенно в случае, когда другое решение принимается в отношении обозначения того же лица.

Между тем, отказывая в регистрации спорного товарного знака Роспатент не мотивировал наличие обстоятельств, послуживших основанием для принятия иного решения, в частности, не представил письма-согласия в отношении ранее состоявшихся регистраций, не сослался на приобретение знаками различительной способности или иные обстоятельства, которые повлияли на различный подход административного органа при оценке заявленного на регистрацию обозначения, учитывая, что бремя доказывания законности оспариваемого ненормативного акта лежит на административном органе в силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). Необходимость осуществления анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, при установленном обстоятельстве их сходства, прямо предусмотрена подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как разъяснено в абзаце 3 пункта 162 постановления от 23.04.2019 N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Высокая степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков может компенсировать возможную низкую степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки. Иными словами, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В силу пункта 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Роспатентом признаны однородными товарам уточненного перечня заявки "инсектициды; репелленты; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты, предохраняющие от моли; фунгициды" 5-го класса МКТУ, для индивидуализации которых заявлено на регистрацию спорное обозначение, и товары "средства дезинфицирующие", "дезинфицирующие таблетки", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, поскольку таковые относятся к одной категории товаров - химические и биологические средства, имеющие сходное назначение - защита людей, сельскохозяйственных животных и растений, окружающей природной среды, следовательно, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Вывод об однородности сравниваемых товаров мотивирован Роспатентом ссылками на ГОСТ Р 56994-2016 "Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Термины и определения" (далее - ГОСТ), согласно пункту 2.1.5 которого дезинфекционные средства - это химические и биологические средства, изделия, предназначенные для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, дезинсекции, дератизации, а также репеллентные средства, изделия и педикулоциды. К дезинфекционным средствам относятся, в том числе, дезинфицирующие средства - средства, предназначенные для дезинфекции; биоциды - вещества, специально созданные для целей уничтожения или повреждения живых организмов - бактерициды, фунгициды, инсектициды, гербициды, зооциды, антисептические, дезинфекционные, консервирующие и другие средства; дератизационные средства - химические, биологические средства, а также изделия, предназначенные для уничтожения (умерщвления) грызунов; зооциды - химические вещества для умерщвления вредных теплокровных животных; репеллентные средства [репеллент] - природные и/или синтетические вещества, приборы и устройства, отпугивающие насекомых, клещей, грызунов, птиц; скабицид - химическое вещество, предназначенное для умерщвления чесоточных клещей; спороцидное средство (спорициды) - химическое вещество либо смесь химических веществ, обеспечивающие умерщвление спор микроорганизмов; фунгицидное средство [фунгицид] - химическое вещество для борьбы с грибами, которые являются возбудителями болезней (пункт 2.8 ГОСТ).

В письменном отзыве Роспатентом конкретизированы доводы относительно общего назначения сравниваемых товаров с учетом того, что дезинфекция (уничтожение опасных микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний), дезинсекция (уничтожение насекомых, переносящих опасные для здоровья человека инфекции) и дератизация (уничтожение грызунов, переносящих опасные для здоровья человека инфекции) - это комплекс мероприятий по антибактериальной и санитарно-гигиенической обработке объектов любого назначения, необходимый для борьбы с инфекционными заболеваниями путем уничтожения их возбудителей и переносчиков.

Заявитель, оспаривая вывод Роспатента об однородности товаров указанных в уточненном перечне заявке, товарам "дезинфицирующие средства" акцентирует внимание суда на том обстоятельстве, что включение в ГОСТ средств для дезинсекции, дератизации, репеллентов в состав "дезинфекционных средств" само по себе не свидетельствует об их однородности. Основное отличие сравниваемых товаров, по мнению заявителя, состоит в том, что дезинфекция представляет собой уничтожение микробиологических объектов (микроорганизмов, бактерий), а товары, в отношении которых заявлено спорное обозначение (инсектициды; репелленты; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты, предохраняющие от моли; фунгициды), предназначены для уничтожения макробиологических объектов (животные, растения, грибы).

В подтверждение данного обстоятельства заявителем в материалы дела представлены словарные источники, согласно которым дезинфекция определяется как комплекс мероприятий, направленных на уничтожение болезнетворных микробов при помощи специальных средств, уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных.

Наряду с этим в МКТУ товару "средства дезинфицирующие" с номером 050441 соответствует английский термин 050441 - "disinfectant".

Как следует из представленных заявителем словарно-справочных материалов, термин "disinfectant" имеет смысловое значение "вещество, уничтожающее бактерии и вирусы" и не включает в себя вещества, уничтожающие макробиологические объекты (животных, растений, грибов).

Принимая во внимание приведенные доводы заявителя, судебная коллегия приходит к выводу о том, что товары, в отношении которых заявлено спорное обозначение, существенным образом отличаются от товаров "дезинфицирующее средство", "дезинфицирующие таблетки", в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

С учетом выявленного Роспатентом сходного назначения сравниваемых товаров (предназначены для защиты людей, сельскохозяйственных животных и растений, окружающей природной среды) суд соглашается с выводом о наличии однородности товаров, но констатирует, что степень однородности является крайне низкой.

Судебной коллегией принято во внимание, что товарный знак "МИРАСЕПТ" зарегистрирован, в том числе, в отношении тождественных товаров ("препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды"), между тем с учетом изложенных в мотивировочной части настоящего судебного акта суждений о недостаточном сравнительном анализе по фонетическому критерию обозначений "МИРАСЕПТ" / "PARASEPT", вывод о возможности смешения обозначений является явно преждевременным.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Пунктом 4.3 Правил N 56 предусмотрена обязанность палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Как следует из комплексного толкования процедурных норм, предусмотренных Правилами N 56, решение Роспатента должно быть мотивированным, содержать выводы относительно доводов возражения и отзыва на него, а также относительно доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Роспатентом не осуществлен надлежащим образом анализ сходства сравниваемых обозначений по фонетическому критерию, а также не учтены ранее принятые решения по аналогичным или схожим ситуациям, не приведены аргументы в обоснование различного правового подхода при предоставлении правовой охраны товарным знакам (о чем подробно изложено в мотивировочной части судебного акта), при оценке вероятности смешения обозначений не учтена низкая степень сходства товаров. Приведенные обстоятельства способны повлиять на выводы относительно обоснованности заявленного возражения.

Как разъясняется в пункте 136 постановления от 23.04.2019 N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента. В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Непосредственная оценка судом доводов возражения, без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения общества являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение и принять мотивированное и соответствующее закону решение, что свидетельствуют как о незаконности принятого решения Роспатента от 08.07.2020, вынесенного по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов подателя возражения.

Как разъяснено в пункте 138 постановления от 23.04.2019 N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения общества не дал оценку всем обстоятельствам, доводам общества. Допущенные нарушения имеют существенный характер, поскольку могли повлечь незаконность выводов Роспатента по результатам рассмотрения возражения, и не могут быть устранены на стадии последующего судебного контроля.

В связи с изложенным для восстановления нарушенных прав заявителя Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества от 18.02.2020.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на административный орган в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.07.2020 об отказе в удовлетворении поступившего 18.02.2020 возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака "PARASEPT" по заявке N 2019723980 признать недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 18.02.2020 возражение.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу акционерного общества "Группа Компаний "Химик" 3 000 рублей государственной пошлины, уплаченной за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Ерин

Судья

Ю.М. Сидорская