Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2021 г. по делу N СИП-933/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истец предоставил доказательства своей заинтересованности в ее досрочном прекращении, а ответчик не доказал факт использования спорного товарного знака в отношении товаров для которых испрашивается прекращение его правой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2021 г. по делу N СИП-933/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 сентября 2021 г. N С01-1308/2021 по делу N СИП-933/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 21 мая 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Ерохина Ивана Николаевича (г. Новосибирск, ОГРНИП 318547600100547) к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕКЛОН" (ул. Ферсама, д. 5А, корп. эт. 2, оф. 6, Москва, ОГРН 1037739014147) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289318 вследствие его неиспользования и обществу с ограниченной ответственностью "Кусто" (ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21, ком. 56, Москва, 125047, ОГРН 1177746212236) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 798110 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Ерохина Ивана Николаевича - Салькова А.С., до перерыва (по доверенности от 10.08.2020), Ермакова О.Ю., после перерыва (по доверенности от 10.08.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "КУСТО" - Титова Т.С. (по доверенности от 18.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ерохин Иван Николаевич (далее - истец) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕКЛОН" (далее - общество "ТЕКЛОН") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289318 в отношении услуг 35-го класса "снабженческие услуги для третьих лиц; закупка товаров и услуги предприятия", услуг 39-го класса "упаковка и хранение товаров", услуг 43-го класса "обеспечение пищевыми продуктами и напитками" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В судебном заседании 16.03.2021 на основании сведений, поступивших от Роспатента, было установлено, что 16.02.2021 административным органом произведена государственная регистрация за N РД0355146 отчуждения исключительного права на данный товарный знак обществу с ограниченной ответственностью "Кусто" (далее - общество "Кусто") в отношении услуг 35-го класса МКТУ "снабженческие услуги для третьих лиц; закупка товаров и услуги предприятия" и услуг 43-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками". Обществу "Кусто" выдано свидетельство Российской Федерации N 798110 на товарный знак.

В связи с этим определением от 16.03.2021 произведена замена в порядке процессуального правопреемства общества "ТЕКЛОН" на общество "Кусто" в части требований истца, относящихся к данным услугам.

В судебном заседании 11.05.2021 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принял уточнение требований истца, в соответствии с которым он просит досрочно прекратить правую охрану:

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289318 в отношении услуг 39-го класса МКТУ "упаковка и хранение товаров";

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 798110 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "снабженческие услуги для третьих лиц; закупка товаров и услуги предприятия" и услуг 43-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками".

От общества "ТЕКЛОН" поступил отзыв на заявление, в котором оспаривается заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с недоказанностью данного обстоятельства. Ссылки на использование товарного знака в отзыве не приведены.

Кроме того, общество "ТЕКЛОН" направило в суд заявление о несоблюдении претензионного порядка, мотивированное тем, что в направленном ему истцом досудебном предложении предложено отказаться от права на товарный знак в отношении всех товаров 30, 32, 33-го классов МКТУ и услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ, в то время как иск заявлен в отношении лишь части услуг 35, 39, 43-го классов МКТУ. При этом данный ответчик отмечает, что он не отказывался от заключения договора уступки исключительного права на спорный товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в исковом заявлении. На этом основании общество "ТЕКЛОН" просит оставить иск без рассмотрения.

Общество "Кусто" в отзыве на исковое заявление ссылается на фактическое использование обозначения в названии сети ресторанов "Рыба моя", а также на то, что данное словосочетание является коммерческим обозначением, используемым обществом "Кусто" для обозначения сети ресторанов, приобретшим устойчивую различительную способность и вызывающим у потребителя четкую ассоциацию с данными ресторанами. Как указывает данный ответчик, представленные им доказательства подтверждают направленность коммерческого интереса на использование обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представители истца поддержали заявленные требования в полном объеме.

Представитель общества "Кусто" возражал против удовлетворения исковых требований.

Общество "ТЕКЛОН" и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальном сайте арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, подали письменные ходатайства о рассмотрении заявления в их отсутствие, в связи с чем дело рассмотрено на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Рассмотрев в судебном заседании ходатайство общества "ТЕКЛОН" об оставлении искового заявления без рассмотрения, суд отказал в его удовлетворении, поскольку приведенные подателем ходатайства обстоятельства не свидетельствуют о наличии оснований, предусмотренных статьей 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Услуги, в отношении которых подано исковое заявление, входят в состав услуг, указанных в предложении истца, направленном обществу "ТЕКЛОН". Соответственно ответчик, получил данное предложение, был проинформирован о притязаниях истца в этой части.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, общество "ТЕКЛОН" является правообладателем словесного товарного знака "Рыбка моя" по свидетельству Российской Федерации N 289318 с приоритетом от 14.10.2002, правовая охрана которого в настоящее время действует в отношении в том числе услуг 39-го класса МКТУ "упаковка и хранение товаров". В трехлетний период, предшествующий дате направления предложения заинтересованного лица, данный товарный знак также действовал в отношении услуг 35-го класса МКТУ "снабженческие услуги для третьих лиц; закупка товаров и услуги предприятия" и услуг 43-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками".

Общество "Кусто" является правообладателем словесного товарного знака "Рыбка моя" по свидетельству Российской Федерации N 798110, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ "снабженческие услуги для третьих лиц; закупка товаров и услуги предприятия" и услуг 43-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками". Как указано выше, исключительное право на данный товарный знак в отношении этих услуг возникло у общества "Кусто" 16.02.2021 в результате заключения договора с обществом "ТЕКЛОН".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного обозначения в отношении однородных товаров, и полагая, что товарный знак не используется правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 21.08.2020 обществу "ТЕКЛОН", а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 06.11.2020).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В силу пункта 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что осуществляет деятельность по розничной продаже рыбы, морепродуктов и изделий из них, готовых блюд из данных товаров. Готовая продукция в магазине истца расфасовывается в упаковку различного объема по заказу конкретного покупателя. Как указывает истец, данная деятельность осуществляется в арендованном помещении, предоставленном истцу для цели розничной торговли продуктами питания.

Кроме того, истец обратился в Роспатент с заявкой N 2020717850 на регистрацию обозначения "РЫБА МОЯ" в отношении различных услуг. Уведомлением экспертизы от 02.10.2020 заявленное обозначение признано сходным до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении однородных услуг.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены договор аренды нежилого помещения от 18.12.2018, договоры поставки, счета-фактуры, платежные поручения, штатное расписание, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, приходные и расходные кассовые ордера, товарные отчеты, товарные накладные, налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, заявка N 2020717850, уведомление Роспатента от 02.10.2020.

Представленные истцом документы в совокупности подтверждают названную деятельность истца.

Исследуя вопрос об однородности услуг по розничной продаже рыбы и морепродуктов, в том числе в упаковке, названным услугам 35, 39, 43-го классов МКТУ, суд приходит к выводу об их совпадении (услуги 39-го класса МКТУ "упаковка и хранение товаров", услуги 43-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками") либо однородности (услуги 35-го класса МКТУ "снабженческие услуги для третьих лиц; закупка товаров и услуги предприятия"), поскольку они могут оказываться в одной сфере (торговли), могут иметь общие условия оказания услуг, сходные места оказания услуг (магазины, торговые точки), общий круг потребителей.

Заявленное истцом обозначение является сходным с оспариваемым товарным знаком по фонетическому, семантическому, графическому критериям. При этом сходство установлено Роспатентом в упомянутом уведомлении от 02.10.2020.

Кроме того, сходство данных обозначений и однородность товаров не оспариваются лицами, участвующими в деле.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное со спорными товарными знаками в отношении однородных услуг, совершил подготовительные действия для такого использования. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в отношении указанных услуг.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (21.08.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 21.08.2017 по 20.08.2020.

При этом суд отмечает, что доказыванию подлежит использование именно товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289318, поскольку свидетельство Российской Федерации N 798110 было выдано обществу "Кусто" за пределами рассматриваемого трехлетнего периода. Таким образом, вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 798110 зависит от доказанности использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289318 в отношении всех испрашиваемых услуг, для которых он действовал в спорный период.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Общество "ТЕКЛОН" не оспаривает, что спорный товарный знак им не использовался. Соответственно доказательства использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289318 данный ответчик не представлял.

Таким образом, обществом "ТЕКЛОН" не оспорен довод истца о неиспользовании товарного знака в отношении названных услуг, также как и не доказан факт его использования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В свою очередь, общество "Кусто" в обоснование использования товарного знака сослалось на то, что использовало обозначение "Рыба моя" в названии ресторана и при оказании услуг по ресторанному обслуживанию.

В обоснование данного довода обществом "Кусто" представлены следующие доказательства: выписка из договора аренды от 01.05.2017 N Д32/17 ДДА, письмо компании "Далвертон Лимитед" от 30.03.2021, свидетельство на товарный знак N 689728 от 24.12.2018, решение о принятии заявки N 2020750139 к рассмотрению, договор от 11.09.2020 N 14 об отчуждении исключительного права на товарный знак и дополнительное соглашение N 1 от 11.01.2021, изменения к свидетельству на товарный знак N 289318 от 16.02.2021, свидетельство на товарный знак N 798110 от 16.02.2021, уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности от 27.10.2017, уведомление заместителя префекта ЦАО г. Москвы от 25.10.2017 N 14-38-1683/7, лицензия N 77РПО0012802 от 15.12.2017 на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, скриншоты со страниц аккаунта ресторана "Рыба Моя" в социальных сетях, Скриншоты навигационной системы "Яндекс.Карты" за 2018 и 2020 г.г., скриншоты страницы поисковых запросов Яндекс с поисковыми запросами "ресторан рыба моя" и "рыба моя тверская", скриншоты поисковых запросов системы Гугл., скриншот главной страницы сайта ресторана "Рыба моя" myfish.msk.ru, отчеты о проведении осмотра страниц интернет-сайтов msk.allcafe.ru, restoclub.ru, myfish.msk.ru, dni.ru, restoclub.ru, gq.ru, договор о сотрудничестве (партнерстве) от 18.08.2020, карточка регистрации контрольно-кассовой техники N 0001 7207 1100 3678, кассовые чеки, платежные поручения, договор поставки алкогольной продукции от 19.12.2017 N 2017-12-19/1, товарные накладные, договор поставки продуктов питания N 18/ФМ от 04.12.2019, универсальные передаточные документы, договор поставки от 19.01.2018 N 18/020-Н, договор поставки от 11.01.2018 N 84118.

Между тем данные доказательства не могут свидетельствовать об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289318, поскольку в период доказывания такого использования общество "Кусто" не являлось правообладателем этого товарного знака и не использовало его под контролем правообладателя, каковым в спорный период являлось общество "ТЕКЛОН". При этом свидетельство Российской Федерации N 798110 на товарный знак было выдано обществу "Кусто" за рамками периода доказывания использования товарного знака.

Таким образом, использование обозначения "Рыба моя" обществом "Кусто" при оказании услуг по ресторанному обслуживанию не имеет правового значения для настоящего дела с учетом положений статьи 1486 ГК РФ.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиками не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом услуг, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчиков в равных долях в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289318 в отношении услуг 39-го класса "упаковка и хранение товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 798110 в отношении услуг 35-го класса "снабженческие услуги для третьих лиц; закупка товаров и услуги предприятия" и услуг 43-го класса "обеспечение пищевыми продуктами и напитками" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТЕКЛОН" (ОГРН 1037739014147) в пользу индивидуального предпринимателя Ерохина Ивана Николаевича (ОГРНИП 318547600100547) 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Кусто" (ОГРН 1177746212236) в пользу индивидуального предпринимателя Ерохина Ивана Николаевича (ОГРНИП 318547600100547) 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур