Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2021 г. по делу N СИП-1105/2020 Суд признал частично не действительным решение Роспатента о частичном удовлетворении возражения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку спорные услуги однородны, т.к. имеют сходную направленность (предложение продукции покупателям) и цель (доведение товара до потребителя)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2021 г. по делу N СИП-1105/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2021 г. N С01-1344/2021 по делу N СИП-1105/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 21 мая 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Ерина А.А., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Титаренко Д.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Хэппи-Фиш" (ул. Гагарина, д. 17, корп. Д, с. Красный Яр, Астраханская обл., 416150, ОГРН 1113023000914) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.11.2020 о частичном удовлетворении возражения от 12.09.2020 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 753668 как не соответствующего пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 753668 в отношении товаров 29, 31-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Хэппи-Снек" (Саратовское шоссе, д. 3/1, г. Балаково, Саратовская область, 413840, ОГРН 1186451009381).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Хэппи-Фиш" - Хамидуллин Р.Т. (по доверенности 26.11.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гаглоева В.П. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-666/41;

от общества с ограниченной ответственностью "Хэппи-Снек" - Давыдович Д.М. (по доверенности 16.10.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Хэппи-Фиш" (далее - общество "Хэппи-Фиш") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.11.2020 о частичном удовлетворении возражения от 12.09.2020 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 753668 как не соответствующего пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), о признании недействительным предоставления правовой охраны названному товарному знаку в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "анчоусы неживые; водоросли морские консервированные; жиры животные пищевые; жиры пищевые; икра; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; субпродукты; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые", 31-го класса МКТУ "анчоусы живые; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; икра рыб; карпы кои, живые; лангусты живые; лосось живой; мидии живые; моллюски живые; мука рыбная кормовая; омары живые; раки живые; ракообразные живые; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; трепанги живые; тунец живой" и услуг 35-го класса "макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные "оплата за клик".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Хэппи-Снек" (далее - общество "Хэппи-Снек").

Заявитель полагает, что оспариваемое решение Роспатента в части отказа в удовлетворении возражения в отношении вышеприведенных товаров и услуг противоречит пункту 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку заявитель является обладателем более раннего по сравнению с датой приоритета спорного товарного знака исключительного права на фирменное наименование и при этом осуществляет деятельность по оптовой и розничной торговле рыбой и продуктами переработки рыбы, однородную перечисленным товарам 29 и 31-го и услугам 35-го классов МКТУ.

По мнению общества "Хэппи-Фиш", решение Роспатента от 20.11.2020 основано на неверной оценке однородности товаров и услуг, а именно "узкой" трактовке определения однородности товаров, противоречащей действующему законодательству и сложившейся правоприменительной практике.

Ссылаясь на правовые позиции Суда по интеллектуальным правам, общество "Хэппи-Фиш" отмечает, что однородными могут признаны не только товар с товаром, услуга с услугой, но и товар с услугой.

Заявитель считает, что перечисленные им в просительной части товары 29-го и 31-го классов МКТУ однородны деятельности заявителя по торговле рыбной продукцией, поскольку эти товары относятся к пищевой рыбной продукции и морепродуктам, при этом в 31-м классе МКТУ указаны живые организмы, а в 29-м - продукты их переработки.

Общество "Хэппи-Фиш" также полагает, что осуществляемая им деятельность однородна перечисленным им в просительной части услугам 35-го класса МКТУ ввиду того, что имеет одинаковое со этими услугами назначение - продвижение товаров и услуг третьих лиц.

Заявитель отмечает, что подал заявку на регистрацию комбинированного товарного знака N 2020714685 со словесным элементом "ХЭППИ-ФИШ" в отношении товаров 29-го класса МКТУ и услуг 35-го класса МКТУ, в ходе экспертизы которой Роспатент указал, что заявленные товары и услуги однородны товарам и услугам 29, 31, 35-го классов МКТУ спорного товарного знака.

С точки зрения общества "Хэппи-Фиш", оспариваемый ненормативный правовой акт нарушает его права и законные интересы, поскольку позволяет правообладателю спорного товарного знака (обществу "Хэппи-Снек") привлечь заявителя к ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак; потребители могут быть введены в заблуждение, так как заявитель использует словесный элемент "ХЭППИ-ФИШ" в своем фирменном наименовании и данное обозначение размещается на упаковке рыбной продукции; сохранение правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров 29-го и 31-го классов, части услуг 35-го класса МКТУ является препятствием в регистрации комбинированного товарного знака по заявке N 2020714685.

В отзыве на заявление общество "Хэппи-Фиш" Роспатент просит отказать в удовлетворении заявленных требований, полагая оспариваемый ненормативный правовой акт соответствует требованиям действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, а доводы заявителя являются необоснованными.

Административный орган отмечает, что общество "Хэппи-Фиш" оказывает под своим фирменным наименованием услуги в сфере торговли и реализации товаров для третьих лиц, при этом какие-либо доказательства, свидетельствующие о том, что заявитель производит под своим фирменным наименованием товары 29-го и 31-го классов МКТУ в материалы административного дела представлены не были, в связи с чем Роспатент не установил однородность данных товаров оказываемым обществом "Хэппи-Фиш" услугам в сфере реализации товаров для третьих лиц.

Как полагает Роспатент, спорные услуги 35-го класса МКТУ относятся к услугам в сфере рекламы и не являются однородными услугам по реализации товаров для третьих лиц, оказываемым обществом "Хэппи-Фиш" под своим фирменным наименованием, являющимся услугами в сфере торговли и реализации товаров, поскольку сравниваемые услуги относятся к разному виду (услуги в сфере торговли - услуги в сфере рекламы), имеют разное назначение (реализация рыбных товаров - доведение до конечного потребителя информации о товарах), а также разные условия реализации (магазины и торговые компании - рекламные агентства).

Реагируя на довод заявителя о том, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) одним из основных видов деятельности общества "Хэппи-Фиш" является "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" (ОКВЭД 10.20), административный орган отмечает, что законодательство не содержит указаний на обязанность Роспатента при рассмотрении возражений учитывать общероссийский классификатор экономической деятельности, указанный в сведениях ЕГРЮЛ о юридическом лице.

С учетом изложенного Роспатент полагает, что при принятии решения от 20.11.2020 пришел к обоснованному выводу о том, что регистрация спорного товарного знака в отношении товаров 29-го, 31-го классов МКТУ и части услуг 35-го класса МКТУ соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

На указанный отзыв общество "Хэппи-Фиш" 27.04.2021 представило письменные пояснения, в которых указало на то, что по настоящему делу сравнению подлежит однородность товаров и услуг, следовательно, заявитель не обязан доказывать использование фирменного наименования в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве на спорный товарный знак.

По мнению общества "Хэппи-Фиш", Роспатент ошибочно сравнивает однородность услуги "торговля" с товаром "рыба и иная рыбная продукция", поскольку сравнивать следует фактическую деятельность заявителя "торговля рыбной продукцией" с товаром "рыба", и при таком подходе услуга и товар будут признаны однородными.

Заявитель отмечает, что он является правообладателем исключительного права на фирменное наименование и его фактическая деятельность определяется договорами и товарными накладными по введению в оборот соответствующих товаров или услуг, что совпадает со сведениями ЕГРЮЛ, и именно данная деятельность подлежит сравнению с товарами и услугами спорного товарного знака.

Общество "Хэппи-Снек" в представленном отзыве считает требования заявителя необоснованными и не подлежащими удовлетворению, утверждает, что Роспатентом дана правильная оценка однородности спорных товаров и услуг с учетом всех имеющихся доказательств.

Как отмечает третье лицо, из представленных в материалы административного дела заявителем документов не следует, что общество "Хэппи-Фиш" осуществляет производство товаров 29-го и 31-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, следовательно, заявитель не подтвердил фактическое использование своего фирменного наименования в отношении указанных товаров.

С точки зрения общества "Хэппи-Снек", представленные заявителем доказательства не свидетельствуют об использовании фирменного наименования в той мере, при которой можно было бы говорить об опасности смешения спорного товарного знака и фирменного наименования заявителя для информированного потребителя.

Общество "Хэппи-Снек" также ссылается на то, что общество "Хэппи-Фиш" не доказало фактическое использование фирменного наименования для спорных услуг 35-го класса МКТУ.

Кроме того, третье лицо отмечает, что ссылка заявителя на поданную им заявку на регистрацию товарного знака N 2020714685 не имеет правового значения для настоящего дела, так как делопроизводство в Роспатенте ведется по каждой заявке отдельно, равно как и оспариваются решения Роспатента по каждой заявке отдельно.

Общество "Хэппи-Снек" 11.05.2021 представило письменные объяснения, в которых приводит доводы относительно однородности сравниваемых товаров и услуг.

В судебном заседании представитель общества "Хэппи-Фиш" поддержал доводы, изложенные в заявлении и письменных пояснениях, просил признать недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт в указанной заявителем части.

Представители Роспатента и общества "Хэппи-Снек" возражали против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзывах на заявление.

В ходе рассмотрения дела судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 752302 зарегистрирован Роспатентом 24.03.2020 с приоритетом от 27.09.2019 на имя общества "Хэппи-Снек" для индивидуализации:

товаров 29-го класса МКТУ "анчоусы неживые; артишоки консервированные; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; дичь; желе мясное; желе пищевое; жиры животные пищевые; жиры пищевые; икра; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; миндаль толченый; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; субпродукты; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые";

товаров 31-го класса МКТУ "анчоусы живые; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; икра рыб; карпы кои, живые; лангусты живые; лосось живой; мидии живые; моллюски живые; мука рыбная кормовая; омары живые; раки живые; ракообразные живые; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; трепанги живые; трюфели необработанные; тунец живой";

услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

В Роспатент 11.09.2020 поступило возражение общества "Хэппи-Фиш" против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное тем, что правовая охрана предоставлена названному средству индивидуализации в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы возражения сводились к тому, что общество "Хэппи-Фиш" является обладателем зарегистрированного до даты приоритета спорного товарного знака фирменного наименования, которое используется заявителем в той же сфере предпринимательской деятельности, что и спорный товарный знак, зарегистрированный в отношении однородных товаров 29-го и 31-го и услуг 35-го классов МКТУ.

К возражению общество "Хэппи-Фиш" приложило следующие документы: выписку из ЕГРЮЛ в отношении общества "Хэппи-Фиш" от 07.09.2020; устав общества "Хэппи-Фиш"; отчет о финансовых результатах общества "Хэппи-Фиш" за 2016 - 2018 годы; налоговую декларацию по налогу на прибыль общества "Хэппи-Фиш" за 2019 год; договор поставки товаров от 17.03.2016 N 1/03 с обществом с ограниченной ответственностью "Логистическая компания"; товарные накладные от 29.08.2016 N 48, от 16.09.2016 N 50, от 07.10.2016 N 57, от 29.07.2016 N 41, от 30.05.2016 N 26, от 12.04.2016 N 005, от 28.04.2016 N 17, от 25.03.2016 N 1, от 05.05.2016 N 005, 11.05.2016 N 20, от 12.05.2016 N 25, от 16.05.2016 N 23, от 24.05.2016 N 24, от 24.05.2016 N 25, от 29.07.2016 N 42, от 29.08.2016 N 49, от 18.07.2016 N 40; договоры поставки товаров, заключенные с индивидуальным предпринимателем Мироновым С.А. от 05.06.2016, с обществом с ограниченной ответственностью "Орская продовольственная Компания" от 01.06.2017 N 0206, с обществом с ограниченной ответственностью "Центр реструктуризации" от 26.09.2017 N 01-09/2017, с обществом с ограниченной ответственностью "Новый свет" от 26.07.2017 N 01-07/2017; универсальные передаточные документы от 18.11.2016, от 05.12.2016, от 01.09.2017, от 20.11.2017, от 20.10.2017, от 30.08.2017 N 44, от 08.11.2017 N 73, от 19.12.2017 N 102, от 06.12.2017 N 92.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 20.11.2020 о частичном удовлетворении возражения и признал предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 753668 недействительным в отношении услуг 35-го класса МКТУ "организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент признал подателя возражения заинтересованным лицом, приняв во внимание его доводы об использовании сходного до степени смешения со спорным товарным знаком фирменного наименования ранее даты приоритета этого товарного знака в отношении однородных товаров 29, 31-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Сравнив спорный товарный знак и фирменное наименование общества "Хэппи-Фиш", Роспатент признал, что они обладают высокой степенью сходства по фонетическому признаку.

Оценив приложенные к возражению письменные документы, Роспатент пришел к выводу о доказанности осуществления обществом "Хэппи-Фиш" деятельности по реализации и снабжению товарами (переработанной рыбной продукцией) для третьих лиц.

С учетом изложенного административный орган признал обоснованными доводы возражения о несоответствии спорного товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в части услуг 35-го класса МКТУ "организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", как являющегося сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета спорного товарного знака и которое использовалось в отношении услуг, однородных указанной части услуг 35-го класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Административный орган пришел к выводу о том, что спорные товары 29-го и 31-го классов МКТУ не являются однородными услугам, в отношении которых лицо, подавшее возражение, ведет свою деятельность (торговля рыбной продукцией), поскольку имеют разную природу происхождения (товары - это продукт производства, а услуги - это действия, направленные непосредственно на потребителя), при этом сведений о производстве рыбной продукции лицом, подавшим возражение, материалы возражения не содержат.

Роспатент также установил, что услуги 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные "оплата за клик", в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, не являются однородными услугам, в отношении которых лицо, подавшее возражение, ведет свою деятельность, поскольку имеют разный круг потребителей и условия реализации.

С учетом изложенного Роспатент отказал в удовлетворении возражения в части всех товаров 29-го и 31-го классов МКТУ и вышеприведенной части услуг 35-го класса МКТУ.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением от 20.11.2020 в части отказа в удовлетворении возражения в отношении:

товаров 29-го класса МКТУ "анчоусы неживые; водоросли морские консервированные; жиры животные пищевые; жиры пищевые; икра; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; субпродукты; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые";

товаров 31-го класса МКТУ "анчоусы живые; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; икра рыб; карпы кои, живые; лангусты живые; лосось живой; мидии живые; моллюски живые; мука рыбная кормовая; омары живые; раки живые; ракообразные живые; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; трепанги живые; тунец живой";

услуг 35-го класса МКТУ "макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные "оплата за клик" и полагая, что оно является недействительным в указанной части, так как принято не в соответствии с действующим законодательством и нарушает права и законные интересы общества "Хэппи-Фиш", последнее обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзывах на него, письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было частично отказано в удовлетворении поданного возражения, в результате чего может затрагивать права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением обществом "Хэппи-Фиш" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что не оспаривается заявителем и третьим лицом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 136 Постановления N 10, судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 753668 (27.09.2019) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ в соответствующей редакции и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

При этом порядок рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку определяется в соответствии с Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261.

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно статьям 1512 и 1483 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом путем подачи возражения в Роспатент по основаниям, указанным статьей 1483 ГК РФ.

Заинтересованность общества "Хэппи-Фиш" в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 753302 установлена Роспатентом в оспариваемом решении и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Выводы Роспатента о сходстве до степени смешения спорного товарного знака и фирменного наименования общества "Хэппи-Фиш" также не оспариваются заявителем и третьим лицом.

Равным образом лицами, участвующими в деле, не оспариваются выводы административного органа об отказе в удовлетворении возражения в части признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 753668 недействительным в отношении товаров 29-го класса МКТУ "артишоки консервированные; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь; желе мясное; желе пищевое; миндаль толченый; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; трюфели консервированные", товаров 31-го класса МКТУ "трюфели необработанные", а также об удовлетворении возражения в части признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 753668 недействительным в отношении услуг 35-го класса МКТУ "организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", в связи с чем соответствующие выводы не проверяются Судом по интеллектуальным правам.

Выводы Роспатента об отсутствии оснований для признания правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 753668 недействительным в отношении услуги 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров" не являются предметом рассмотрения, поскольку в просительной части заявления требование о признании предоставления правовой охраны спорному товарном у знаку недействительным в отношении этой услуги не содержится.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам Судом по интеллектуальным правам установлено следующее.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ установлено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица либо внесения сведений об изменении фирменного наименования и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

При этом согласно пункту 1 статьи 1473, пункту 2 статьи 1475 ГК РФ фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном указанным Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

При изложенных обстоятельствах закон запрещает в отношении однородных товаров и/или услуг регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Из вышеприведенных норм следует, что в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии регистрации обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) при наличии противопоставленного фирменного наименования, входит:

соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения (в рассматриваемом случае товарного знака);

наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания), и видов деятельности, фактически осуществляемых юридическим лицом с противопоставленным фирменным наименованием.

Судебная коллегия отмечает, что требование об обязательном использовании фирменного наименования (фактическое осуществление деятельности) до даты приоритета спорного товарного знака (знака обслуживания) при осуществлении деятельности, однородной товарам (услугам), для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания), следует из системного толкования положений пункта 6 статьи 1252, пункта 8 статьи 1483 ГК РФ и статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.

Как усматривается из материалов дела, общество "Хэппи-Фиш" было зарегистрировано в качестве юридического лица 14.04.2011, с учетом чего суд полагает, что Роспатент верно установил факт возникновения у подателя возражения исключительного права на фирменное наименование значительно ранее подачи третьим лицом заявки на регистрацию спорного товарного знака (27.09.2019).

Сопоставив спорный товарный знак и фирменное наименование общества "Хэппи-Фиш", судебная коллегия признает правомерным вывод Роспатента об их сходстве. При этом суд полагает, что степень такого сходства является достаточно высокой за счет семантического и фонетического тождества входящих в них словесных элементов.

Вместе с тем наличие или отсутствие возможности смешения спорного товарного знака и фирменного наименования в спорной ситуации зависит и от однородности товаров/услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и видов деятельности, которые фактически осуществляются подателем возражения под фирменным наименованием.

Применительно к пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю либо о том, что услуги оказываются одним исполнителем.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, содержание услуг, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации / способы оказания (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Судебная коллегия принимает во внимание, что лица, участвующие в деле, не оспаривают выводы Роспатента, в которых административный орган констатировал, какую деятельность осуществляет податель возражения - деятельность в сфере реализации и снабжения товарами для третьих лиц в отношении переработанной рыбной продукции.

Вместе с тем, заявитель выражает несогласие с выводами об отсутствии однородности названной деятельности и части товаров 29, 31-го и услуг 35-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Рассмотрев доводы общества "Хэппи-Фиш" о необоснованности вывода Роспатента о неоднородности услуг 35-го класса МКТУ "макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные "оплата за клик", для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, деятельности заявителя по реализации рыбной продукции, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Указанные услуги 35-го класса МКТУ являются разновидностью рекламных услуг, которые оказываются другим лицам (собственникам товаров).

Реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (статья 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе").

Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе (статья 39 Налогового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3.1 ГОСТ Р 51304-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 N 769-ст, услугой торговли является результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров.

Кроме того, рекламные услуги оказываются рекламными агентствами другим лицам - различным производителям товаров. Потребителями рекламы являются теле-, радио- и интернет-аудитория, участники выставок.

Лицами, оказывающими услугу по реализации и снабжению товарами, являются, как правило, торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

Следовательно, услуги, связанные с реализацией товаров, и непосредственно услуги по рекламе, имеют разные условия реализации, круг потребителей и являются услугами разного назначения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по делу N СИП-694/2016.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не может признать обоснованным вывод Роспатента об отсутствии однородности между услугой 35-го класса МКТУ "оформление витрин" и деятельностью общества "Хэппи-Фиш" по реализации и снабжению товарами (переработанной рыбной продукцией), поскольку они имеют сходную направленность (предложение продукции покупателям) и цель (доведение товара до потребителя).

Данные услуги являются взаимодополняемыми, сопутствующими, что обусловлено тем, что реализация товаров подразумевает такой способ продвижения товара, как выставление его на витрины с целью привлечения внимания потребителей, в связи с чем эти услуги могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Аналогичный правовой подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2017 по делу N СИП-694/2016, от 31.03.2017 по делу N СИП-476/2016.

Учитывая, что услуга 35-го класса МКТУ "оформление витрин" и услуги по реализации товаров имеют высокую степень однородности, а также принимая во внимание сходство спорных средств индивидуализации, вероятность их смешения в гражданском обороте в отношении названных услуг является весьма высокой.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента о неоднородности этих услуг, и, соответственно, о соответствии регистрации спорного товарного знака обслуживания требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ следует признать неправомерным, в связи с чем решение Роспатента от 20.11.2020 в этой части подлежит признанию недействительным.

Рассмотрев доводы общества "Хэппи-Фиш" о несогласии с аргументами Роспатента об отсутствии однородности деятельности заявителя по реализации рыбной продукции и товаров 29-го класса МКТУ "анчоусы неживые; водоросли морские консервированные; жиры животные пищевые; жиры пищевые; икра; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; субпродукты; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые" и товаров 31-го класса МКТУ "анчоусы живые; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; икра рыб; карпы кои, живые; лангусты живые; лосось живой; мидии живые; моллюски живые; мука рыбная кормовая; омары живые; раки живые; ракообразные живые; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; трепанги живые; тунец живой", Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Судебная коллегия отмечает, что при определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой.

Услуги по реализации товаров определенного вида (в рассматриваемом случае переработанной рыбной продукции) и соответствующие товары, относящиеся к рыбе, рыбной продукции и морепродуктам, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2014 по делу N СИП-311/2013, на что обоснованно обратило внимание общество "Хэппи-Фиш".

Как указано в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, "услуги по розничной продаже продуктов питания"). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что данный подход к определению возможности установления однородности услуг и товаров может быть применен в рассматриваемом случае с учетом конкретизации деятельности, осуществляемой обществом "Хэппи-Фиш".

Так, согласно сведениям ЕГРЮЛ основным видом деятельности общества "Хэппи-Фиш" является торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов, дополнительным видом деятельности является переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

В уставе общества "Хэппи-Фиш" указано, что данная организация осуществляет деятельность по переработке рыбы и оптовой торговле.

Роспатентом при рассмотрении возражения общества "Хэппи-Фиш" на основании представленных им документов установлено, что податель возражения осуществляет деятельность по реализации рыбной продукции.

Данные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Как усматривается из оспариваемого решения и отзыва Роспатента, правовая позиция административного органа в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 29-го и 31-го классов МКТУ основана на отсутствии доказательств производства обществом "Хэппи-Фиш" рыбной продукции.

Вместе с тем данное обстоятельство не является основанием для отказа в признании товаров 29-го и 31-го классов МКТУ, относящихся к рыбной продукции, однородными деятельности общества "Хэппи-Фиш" по реализации переработанной рыбной продукции.

Судебная коллегия отмечает, что товары 29-го класса МКТУ "анчоусы неживые, клипфиск [треска солено-сушеная], лосось неживой, карпы кои живые, рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая, тунец неживой" являются видами рыбы, которые подвергнуты обработке до товарного вида, товары 31-го класса МКТУ "анчоусы живые; лосось живой; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; тунец живой" представляют собой виды живой рыбы, следовательно, данные товары представляют собой разновидности рыбной продукции.

Товары 29-го класса МКТУ "клемы [неживые], мидии неживые, моллюски неживые, устрицы неживые" и товары 31-го класса МКТУ "мидии живые, моллюски живые", которые являются разновидностями моллюсков, товары 29-го класса МКТУ "лангусты неживые, омары неживые, раки неживые, ракообразные неживые" и товары 31-го класса МКТУ "лангусты живые, омары живые, раки живые, ракообразные живые", которые представляют собой разновидности ракообразных, товары 29-го класса "трепанги неживые" и товары 31-го класса МКТУ "трепанги живые", которые являются водными беспозвоночными, относятся к пищевой рыбной продукции (пункты 2, 4 Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 162 (далее - Регламент N 162)).

Товары 29-го класса МКТУ "водоросли морские консервированные" и товары 31-го класса МКТУ "водоросли пищевые или кормовые, необработанные" являются пищевой рыбной продукцией (пункт 2 Регламента N 162).

Товары 29-го класса МКТУ "икра" и товары 31-го класса МКТУ "икра рыб" представляют собой продукцию, получаемую из рыбы (ее части), товары 29-го класса МКТУ "клей рыбный пищевой, консервы рыбные, мука рыбная для употребления в пищу, муссы рыбные, продукты рыбные пищевые", товар 31-го класса МКТУ "мука рыбная кормовая" представляют собой продукты переработки рыбы, в связи с чем перечисленные товарные позиции также относятся к рыбной пищевой продукции.

Таким образом, вышеприведенные товары 29-го и 31-го классов МКТУ представляют собой разновидности рыбной пищевой продукции, которые признаются судебной коллегией однородными деятельности общества "Хэппи-Фиш" по реализации рыбной продукции, в связи с чем оспариваемое решение Роспатента в соответствующей части подлежит признанию недействительным.

Вместе с тем, судебная коллегия приходит к выводу о том, что товары 29-го класса МКТУ "жиры животные пищевые, жиры пищевые, субпродукты" не являются однородными деятельности, фактически осуществляемой заявителем. Названные товары являются однородными рыбной продукции, которая, в свою очередь, однородна деятельности заявителя, то есть отсутствует прямая однородность спорных товарных позиций деятельности заявителя. Кроме того, данные товарные позиции существенно шире, чем рыбная продукция, в отношении которой заявителем доказано фактическое осуществление хозяйственной деятельности.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что заявление общества "Хэппи-Фиш" подлежит частичному удовлетворению.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Судебная коллегия считает, что в данном случае при рассмотрении настоящего дела установлены фактические обстоятельства, требующиеся для принятия соответствующего решения, в связи с чем в рамках восстановления нарушенных прав и законных интересов общества "Хэппи-Фиш" следует признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 75230 в отношении:

товаров 29-го класса МКТУ "анчоусы неживые; водоросли морские консервированные; икра; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые";

товаров 31-го класса МКТУ "анчоусы живые; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; икра рыб; карпы кои, живые; лангусты живые; лосось живой; мидии живые; моллюски живые; мука рыбная кормовая; омары живые; раки живые; ракообразные живые; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; трепанги живые; тунец живой";

услуги 35-го класса МКТУ "оформление витрин" недействительным, признав оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным в соответствующей части.

Судебные расходы общества "Хэппи-Фиш" по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на Роспатент в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Хэппи-Фиш" удовлетворить частично.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.11.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 753668, признать недействительным в части отказа в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 753668 в отношении:

товаров 29-го класса "анчоусы неживые; водоросли морские консервированные; икра; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые";

товаров 31-го класса "анчоусы живые; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; икра рыб; карпы кои, живые; лангусты живые; лосось живой; мидии живые; моллюски живые; мука рыбная кормовая; омары живые; раки живые; ракообразные живые; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; трепанги живые; тунец живой";

услуги 35-го класса "оформление витрин" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков как не соответствующее пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 753668 в отношении:

товаров 29-го класса "анчоусы неживые; водоросли морские консервированные; икра; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; консервы рыбные; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; омары неживые; продукты рыбные пищевые; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сардины неживые; сельдь неживая; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые";

товаров 31-го класса "анчоусы живые; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; икра рыб; карпы кои, живые; лангусты живые; лосось живой; мидии живые; моллюски живые; мука рыбная кормовая; омары живые; раки живые; ракообразные живые; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; трепанги живые; тунец живой";

услуги 35-го класса "оформление витрин" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью "Хэппи-Фиш" в остальной части отказать.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Хэппи-Фиш" (ул. Гагарина, д. 17, корп. Д, с. Красный Яр, Астраханская обл., 416150, ОГРН 1113023000914) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления 3 000 (Три тысячи) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

А.А. Ерин

Судья

С.П. Рогожин