Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2021 г. по делу N СИП-937/2020 Суд пришел к выводу о том, что в нарушение п. 8 ст. 1483 ГК РФ Роспатент при проверке доводов общества о том, что спорный товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным фирменным наименованием, используемым в отношении однородной деятельности, не провел детальный анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием, не оценил в полном объеме совокупность представленных обществом доказательств об осуществлении им деятельности при продаже одежды

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2021 г. по делу N СИП-937/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 сентября 2021 г. N С01-1399/2021 по делу N СИП-937/ 2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 25 мая 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Ерина А.А., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Постниковым Р.А. рассмотрел в открытом судебном заседании

заявление общества с ограниченной ответственностью "АМАЙА" (ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 7, эт 2, пом. V, ком. 35, Москва 109052, ОГРН 1177746148414) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 07.08.2020, принятого по возражению от 12.03.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 698045.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена индивидуальный предприниматель Лядкова Екатерина Андреевна (г. Ижевск, ОГРНИП 316502900068390).

В судебном заседании приняли участие представители:

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "АМАЙА" - Богомолов Е.М. (по доверенности от 07.11.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-904/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АМАЙА" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 07.08.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 12.03.2020, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 698045.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Лядкова Екатерина Андреевна (далее - предприниматель).

Заявленные требования общество мотивирует тем, что товарный знак "" является сходным до степени смешения с фирменным наименованием общества, содержащее обозначение "АМАЙА", исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета спорного товарного знака. Также, по мнению заявителя, данный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в регистрации знака.

Таким образом, по мнению заявителя, оспариваемое решение Роспатента противоречит пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатент и третье лицо представили отзывы на заявление, в которых поддерживают доводы оспариваемого решения, считают требования заявителя необоснованными и не соответствующими действующему законодательству об охране товарных знаков.

Представитель общества в судебном заседании поддержал свою правовую позицию по доводам, изложенным в заявлении, просил удовлетворить заявленные требования.

Представители Роспатента и третьего лица против удовлетворения заявления возражали, считая, что вынесенное решение является законным и обоснованным.

Как следует из материалов дела товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 698045 зарегистрирован 13.02.2019 по заявке N 2018731634 с приоритетом от 26.07.2018 на имя предпринимателя в отношении товаров 25-го класса МКТУ: "апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты".

Общество 12.03.2020 обратилось в Роспатент компания с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 698045 (далее - спорный товарный знак) в связи с его несоответствием требованиям пунктам 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ.

В частности общество в своем заявлении сослалось на то, что:

- общество с ограниченной ответственностью "АМАЙА" зарегистрировано в качестве юридического лица ранее даты приоритета спорного товарного знака (15.02.2017), основным видом деятельности общества является производство и реализация одежды;

- генеральный директором и единственным учредителем общества "АМАЙА" является Осипян Р.Г., который осуществляет деятельность по производству и реализации одежды под обозначением "" (далее - обозначение общества) с 01.11.2016, о чем свидетельствует наличие информации в сети Интернет на странице https://www.instagram.com/amaia_store;

- деятельность заявителя по реализации одежды осуществляется в магазине, расположенном в здании ТК "Охотный ряд", в помещении, которое общество арендует по договору от 09.04.2018, заключенному с обществом с ограниченной ответственностью "Манежная площадь", магазин функционирует под обозначением общества, созданным по договору от 30.04.2018 с индивидуальным предпринимателем Синодолиной Н.А.;

- обозначение общества получило достаточную известность на рынке одежды, что подтверждается функционированием магазина на протяжении двух лет в одном из самых известных торговых центров города Москвы с высокой проходимостью;

С указанным возражением общество представило следующие доказательства:

1. Нотариальный протокол осмотра сведений, опубликованных в сети Интернет по адресу https://www.instagram.com/amaia_store (далее - сведения из сети Интернет);

2. Договор МП 2005/20 от 09.04.2018 на аренду помещения в ТЦ "Охотный ряд", Москва, заключенный между ООО "АМАЙА" и ООО "Манежная площадь", с приложениями;

3. Акт приема-передачи помещения к договору аренды N МП 2005/20 от 09.04.2018;

4. Дополнительное соглашение N 1 к договору аренды N МП 2005/20 от 09.04.2018;

5. Дополнительное соглашение N 3 к договору аренды N МП 2005/20 от 09.04.2018;

6. Краткосрочный договор субаренды нежилого помещения N 171/2152 от 15.05.2018 в Многофункциональном Торговом Комплексе на улице Профсоюзная, д. 129А, Москва, заключенный между ООО "АМАЙА" и ООО "ЛАЙТ СТНДАРТ";

7. Договор на изготовление рекламных конструкций от 30.04.2018, заключенный между ИП Синодолиной Н.А. и ООО "АМАЙА", с дополнительным соглашением и актом выполненных работ;

8. Платежные поручения об оплате рекламных конструкций;

9. Отчеты о состоянии счетчиков контрольно-кассовой техники магазина ООО "АМАЙА";

10. Платежные поручения в адрес Росгосстраха.

Решением Роспатента от 07.08.2020 в удовлетворении возражения общества отказано.

Общество, полагая, что указанное решение Роспатента от 07.08.2020 является недействительным, поскольку не соответствует требованиям законодательства и нарушает права и законные интересы общества, обратилось в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента обществом соблюден, что Роспатент и третье лицо не оспаривают.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения заявителя против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, Роспатент принял оспариваемое решение в рамках своих полномочий, что общество в своем заявлении не оспаривает.

С учетом даты приоритета товарного знака (26.07.2018) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482.

При этом порядок рассмотрения возражения определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Суд с учетом того, что обществом не оспариваются выводы Роспатента об отсутствии нарушений спорного товарного знака по подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, решение Роспатента в указанной части не проверяется.

Проверив выводы Роспатента об отсутствии доказательств ведения заявителем под своим фирменным наименованием деятельности, однородной товарам спорного товарного знака третьего лица, судебная коллегия считает, что указанные выводы сделаны с существенным нарушением процедуры принятия решения, вследствие чего обжалуемое решение не соответствует пункту 8 статьи 1483 ГК РФ и нарушает права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в силу следующего.

Как указано в пункте 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Из норм гражданского законодательства и разъяснений высшей судебной инстанции следует, что в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии противопоставленного фирменного наименования, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения - товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества или сходства до степени смешения противопоставленного обозначения и фирменного наименования (отдельных его элементов);

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием;

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2019 по делу N СИП-729/2018, от 28.10.2019 по делу N СИП-148/2019, от 11.09.2020 по делу N СИП-938/2019.

При этом правообладатель такого фирменного наименования должен доказать его использование на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака применительно к деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ установлено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ).

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица либо внесения сведений об изменении фирменного наименования и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

При этом согласно пункту 1 статьи 1473, пункту 2 статьи 1475 ГК РФ фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

При изложенных обстоятельствах закон запрещает в отношении однородных товаров и/или услуг регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Общество в возражении указывало, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 698045 сходен до степени смешения с фирменным наименованием общества, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета спорного товарного знака.

При рассмотрении возражения общества в указанной части Роспатент установил, что согласно сведениям Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) право на фирменное наименование у общества "АМАЙА" возникло 15.02.2017, то есть ранее даты приоритета спорного товарного знака (26.07.2018). Произвольная часть фирменного наименования общества "АМАЙА", сходна до степени смешения со словесным элементом "AmaiA" спорного товарного знака в силу их фонетического тождества.

В отношении договора от 30.04.2018 на разработку вывески магазина в ТЦ "Охотный ряд", Москва Роспатент установил, что согласно приложению N 1, на вывеске, в частности, размещается обозначение "", что ведение деятельности указанного магазина подтверждается чеками контрольно-кассовой техники, начиная с 07.05.2018, а согласно представленным сведениям из сети Интернет в социальной сети имеется страница магазина с маркировкой вышеуказанным обозначением.

Вместе с тем, свой отказ в удовлетворении возражения общества в указанной части Роспатент мотивировал лишь тем, что спорный товарный знак зарегистрирован для товаров 25-го класса МКТУ, представляющих собой одежду, а деятельность общества по продаже одежды соответствует услугам 35-го классу МКТУ, в то время как из договора аренды помещения МП 2005/20 от 09.04.2018 следует, что магазин, расположенный в ТЦ "Охотный ряд", г. Москва, осуществляет продажу корейской одежды брендов "АМАIА" и "TOGO", т.е. обозначением "АМАЙА" индивидуализируется продукция, изготавливаемая третьим лицом из Кореи, в то время, как из материалов возражения не следует, что производитель товаров действует в интересах общества, а не является независимым производителем одежды.

Установив указанные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу о том, что в настоящем деле не соблюдается наличие предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ условий, позволяющих прийти к выводу о допущенном нарушении права общества на фирменное наименование при предоставлении правовой охраны спорному товарному знаку.

Возникновение права на фирменное наименование общества ранее даты приоритета спорного знака, а также сходство до степени смешения его фирменного наименования и спорного товарного знака установлены в оспариваемом решении Роспатента, и лицами участвующим в деле не оспариваются (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Самостоятельно сопоставив спорный товарный знак и фирменное наименование общества, судебная коллегия признает правомерным вывод Роспатента об их сходстве и отмечает наличие высокой степени сходства, в силу их фонетического тождества.

Вместе с тем, из представленных с возражением доказательств Роспатент в оспариваемом решении установил, что обозначение на дату приоритета спорного товарного знака используется лицом, подавшим возражение, как средство индивидуализации услуг магазина по продаже одежды (услуги 35-го класса МКТУ) (страница 10 оспариваемого решения).

Таким образом, Роспатент в оспариваемом решении установил, что общество ведет под сходным фирменным наименованием деятельность магазина по продаже одежды, однако не рассмотрел вопрос об однородности деятельности общества и спорных товаров 25-го класса МКТУ.

Однако суд полагает неправомерными ссылки Роспатента на то, что под обозначением, сходным с фирменным наименованием общества, индивидуализируется продукция, изготавливаемая лицом в Корее, поскольку в настоящем деле не имеет правого значения, кто является производителем одежды, которую реализовывало общество под своим фирменным наименованием.

Утверждение Роспатента о том, что для применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в отношении товаров необходимо доказать производство товаров обладателем соответствующего фирменного наименования, основано на неправильном толковании норм материального прав, так как в соответствии с положениями данной нормы права, не требуется быть производителем соответствующих товаров, а достаточно осуществлять деятельность по вводу в гражданский оборот соответствующих товаров под своим фирменным наименованием.

Товарный знак (знак обслуживания) индивидуализирует именно товары и услуги, а не лицо, которое их производит, реализует или оказывает (статья 1477 ГК РФ), в то время как фирменное наименование индивидуализирует именно лицо, обладающее исключительным правом на него.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что для целей применения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ не имеет значения, чья продукция поставлялась лицом, оспаривающим регистрацию товарного знака, своим контрагентам. Значение имеет сам факт введения этим лицом в гражданский оборот под своим фирменным наименованием товаров определенного класса МКТУ, в отношении которого оспаривается регистрация товарного знака, или однородных им до даты его приоритета. Следовательно, подлежит установлению лишь факт осуществления обществом вышеуказанной деятельности.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ основным видом общества является торговля оптовая одеждой и обувью, среди дополнительных видов деятельности указано производство одежды. Однако указанные обстоятельства Роспатентом не проверялось и не учитывалось.

Кроме того, Роспатент необоснованно отклонил представленные общество с особым мнением товарные чеки от 29.07.2018, от 04.08.2018, от 21.08.2018, от 26.08.2018, от 19.08.2018, от 30.08.2018, которые, по мнению общества, подтверждают реализации им одежды с использованием своего фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно пункту 2.5 Правил N 56 в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Вместе с тем, вопреки выводам Роспатента товарные чеки от 29.07.2018, от 04.08.2018, от 21.08.2018, от 26.08.2018, от 19.08.2018, от 30.08.2018 (т. 3, л.д. 123-128) представлены обществом в обоснование заявленного в возражении довода о несоответствии спорного товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ и не изменяет мотивы возражения для признания предоставления правовой охраны недействительным.

Таким образом, представленные обществом товарные чеки от 29.07.2018, от 04.08.2018, от 21.08.2018, от 26.08.2018, от 19.08.2018, от 30.08.2018 подлежали оценке Роспатентом при исследовании вопроса об использовании обществом своего фирменного наименования при вводе в оборот однородных товаров.

Кроме того, коллегия судей принимает во внимание, что Роспатент, исследовав представленные обществом доказательства, лишь указал в оспариваемом решении, что деятельность общества по продаже товаров соответствует услугам 35-го класса МКТУ (страница 9 оспариваемого решения) и не установил, каким именно услугам 35-го класса МКТУ соответствует деятельность общества и не исследовал вопрос об однородности услуг, оказываемых обществом и товаров 25-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. В то же время, однородность товаров спорного товарного знака и услуг - это обстоятельство, которое подлежит доказыванию в настоящем деле.

Учитывая отсутствие в оспариваемом решении Роспатента мотивов, по которым Роспатентом не исследовался вопрос наличия либо отсутствия однородности между товарами, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и деятельностью общества с использованием своего фирменного наименования, коллегия судей полагает, что возражение общества в указанной части Роспатент фактически не рассмотрел.

Вместе с тем, установление фактического использования фирменного наименования в отношении однородных товаров само по себе имеет существенное значение для проверки соответствия правовой охраны товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Установление использования фирменного наименования обусловлено необходимостью определения вероятности смешения потребителем спорного товарного знака (знака обслуживания) с противопоставленным фирменным наименованием.

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что в нарушение пункта 8 статьи 1483 ГК РФ Роспатент при проверке доводов общества о том, что спорный товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным фирменным наименованием, используемым в отношении однородной деятельности, не провел детальный анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием, не оценил в полном объеме совокупность представленных обществом доказательств об осуществлении им деятельности при продаже одежды.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатентом при рассмотрении возражения общества не исполнил свою функцию по защите интеллектуальных прав в административном порядке, установленную пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ.

При названных обстоятельствах, Суд по интеллектуальным полагает, что решение Роспатента от 07.08.2020, принятое по возражению от 12.03.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 698045 является недействительным, как не соответствующее пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения общества не дал оценку всем обстоятельствам и доводам заявителя. Данное обстоятельство могло повлечь вынесение Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения, и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

Согласно пункту 138 постановления N 10 если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Как разъясняется в пункте 136 постановления N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества от 12.03.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 698045 в отношении несоответствия спорного товарного знака пункту 8 статьи 1483 ГК РФ с учетом настоящего решения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления и рассмотрение кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу общества.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.08.2020, принятое по возражению от 12.03.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 698045, недействительным как не соответствующее пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 12.03.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 698045.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "АМАЙА" 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Ерин

Судья

И.В. Лапшина