Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2021 г. по делу N СИП-68/2021 Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с высокой степенью сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2021 г. по делу N СИП-68/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 сентября 2021 г. N С01-1137/2021 по делу N СИП-68/2021 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 1 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Мындря Д.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" (Дербеневская наб., д. 11, стр. Б, эт. 4, оф. Б402, Москва, 115114, ОГРН 5107746076180) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.11.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 30.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке N 2018754879.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" - Стенин А.М., Кухаренко О.Ю. (по доверенности от 30.12.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Талянский Ю.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-669/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" (далее - заявитель, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.11.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 30.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке N 2018754879, об обязании Роспатента зарегистрировать товарный знак (знак обслуживания) по заявке от 12.12.2018 N 2018754879 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2021 Роспатенту отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Яндекс.Маркет" (далее - общество "Яндекс.Маркет"), поскольку то обстоятельство, что общество "Яндекс.Маркет" является правообладателем противопоставленных товарных знаков, не является в соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для привлечения его к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2021 в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обществу "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" отказано в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств (ответа общества "Яндекс.Маркет" на запрос заявителя о выдаче согласия на использование последним обозначения, сходного с противопоставленными товарными знаками).

В обоснование заявленных требований общество "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" указывает, что оспариваемое решение административного органа является недействительным, поскольку выводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ввиду установленного административным органом сходства до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащих обществу "Яндекс.Маркет", не соответствуют закону и нарушают права заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

По мнению общества "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент", административным органом ошибочно установлено звуковое сходство заявленного обозначения и серии противопоставленных товарных знаков, не учтены особенности их состава. В заявленном обозначении увеличено количество букв, звуков и слогов. Сравниваемые обозначения имеют различную фонетическую длину, а также разный звуковой ряд, ударения падают на различные слоги, сравниваемые товарные знаки имеют разную ритмику при произношении. Роспатентом не учтено, что заявленное и противопоставляемые обозначения (2-4, 7, 8, 10-13, 15, 16, 18) исполнены на различных языках. Вывод о полном фонетическом вхождении противопоставляемых обозначений на английском и русском языках не соответствует фактическим обстоятельствам и правилам фонетики английского и русского языков.

Заявитель считает, что административным органом ошибочно установлено семантическое сходство заявленного обозначения и серии противопоставляемых товарных знаков (1-9,15-18).

Общество "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" полагает, что Роспатентом не учтено, что заявленное и противопоставляемые обозначения (2-4, 7, 8, 10-13, 15, 16, 18) исполнены на различных языках, и значение английских слов не имеет семантического сходства с заявленным обозначением. Приводит примеры различной, по его мнению, семантики заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков.

По мнению заявителя, Роспатентом ошибочно установлено графическое сходство заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Общество "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" полагает, что административным органом не дана комплексная оценка сходства заявленного обозначения и серии противопоставляемых товарных знаков.

Административным органом также не учтена неоднородность услуг, предоставляемых заявителем и обществом "Яндекс.Маркет".

Посредством сайта "Выберу.ру" реализуются финансовые услуги, тогда как товары, реализуемые под брендом "Беру" МаркетПлейс на сайте www.be17.ru общества "Яндекс.Маркет", - продукты питания, электроника, мебель, детские товары, товары для дома.

Общество "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" указывает на широкое использование заявленного на регистрацию обозначения с 2014 г., заключение договоров на размещение рекламы, обладание доменным именем vbr.ru (правообладатель - Бурденко Г.Ю.), заключение между Бурденко Г.Ю. и обществом "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" договора безвозмездного предоставления права пользования доменным именем от 01.11.2017.

Кроме того, заявитель указывает на то, что обществу с ограниченной ответственностью "СиЭмЭс Плэнет" (далее - общество "СиЭмЭс Плэнет") принадлежит домен viberu.ru. Между данным юридическим лицом и заявителем заключено соглашение о предоставлении информационного ресурса от 10.01.2014 N 1 на использование указанного домена.

По мнению заявителя, вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что общество "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" и общество "Яндекс.Маркет" на протяжении длительного времени реализуют под заявленным и противопоставляемыми обозначениям неоднородные товары и услуги. Таким образом, у потребителя не возникает представление о принадлежности товаров и финансовых услуг одной компании. Данный вывод подтверждается веб-архивами за 2012 - 2018 годы.

Общество "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" полагает, что Роспатентом не соблюдены требования к составлению заключения, его мотивировочная часть не содержит анализа и правового обоснования выводов по существу спора в отношении каждого довода, приведенного в возражении.

Роспатент в отзыве, поступившем в Суд по интеллектуальным правам 06.04.2021, сослался на законность и обоснованность содержащихся в оспариваемом ненормативном правовом акте выводов и просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Правовая позиция раскрыта заявителем в возражении на отзыв Роспатента.

В судебном заседании, состоявшемся 26.05.2021, представитель общества "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" поддержал доводы, изложенные в заявлении.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований по мотивам, изложенным в отзыве на заявление.

Как следует из материалов дела, словесное обозначение "" по заявке N 2018754879, поданной 12.12.2018 обществом "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент", заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг:

9-го класса МКТУ "аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоответчики телефонные; аккумуляторы электрические; антенны; апертометры [оптические]; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты для контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты кассовые; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты проекционные; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; бирки для товаров электронные; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; браслеты идентификационные магнитные; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; гарнитуры беспроводные для телефонов; голограммы; графопостроители; громкоговорители; диктофоны; диоды светоизлучающие [СИД]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; ДНК-чипы; доски объявлений электронные; замки электрические; звукопроводы; вывески механические; знаки светящиеся; вывески светящиеся; зуммеры; интерфейсы для компьютеров; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты с магнитным кодом; кассеты для фотопластинок; кассы-автоматы; катушки [фотография]; катушки электрические; катушки электромагнитов; кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; книжки записные электронные; коврики для "мыши"; кодеры магнитные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [не перезаписываемые]; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры портативные; конденсаторы электрические; контакты электрические; коробки ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные [электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; лампы-вспышки [фотография]; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для обработки информации]; машины бухгалтерские; машины для подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для испытания материалов; медиаплееры портативные; мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов, приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; механизмы спусковые затворов [фотография]; микропроцессоры; микроскопы; микротомы; микрофоны; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; наушники; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; обеспечение программное для компьютеров; оборудование конторское с использованием перфокарт; опоры для запястий при работе с компьютерами; панели сигнальные светящиеся или механические; пейджеры; переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; пластины аккумуляторные; платы кремниевые [интегральные схемы]; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы наблюдения; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; принтеры компьютерные; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; средства обучения аудиовизуальные; схемы интегральные; схемы печатные; телевизоры; телетайпы; телефоны переносные; трубки неоновые для вывесок; трубки телефонные; указатели; усилители звука; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для обработки информации; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства, считывающие штриховые коды; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; флэш-накопители USB; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фотоаппараты; чипы [интегральные схемы]";

16-го класса МКТУ "бумага; картон; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские; авторучки; альбомы; аппараты для ламинирования документов офисные; аппараты множительные; афиши, плакаты; билеты; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты с отрывными листами; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; брошюры; буклеты; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага для регистрирующих устройств; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага светящаяся; бумага сюань для китайского рисования и каллиграфии; бумага упаковочная; бювары; бюллетени информационные; верстатки наборные; вывески бумажные или картонные; газеты; гальваностереотипы; гектографы; гравюры; грифели; грифели для карандашей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для чековых книжек; держатели для штампов [печатей]; диаграммы; доски гравировальные; доски грифельные для письма; доски наборные [полиграфия]; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; дупликаторы; дыроколы [офисные принадлежности]; журналы [издания периодические]; зажимы для денег; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изделия картонные; измельчители для бумаг для офисных целей; импринтеры неэлектрические; календари; камедь [клеи] для канцелярских или бытовых целей; камни чернильные [тушечницы]; карандаши; карандаши автоматические; картинки; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картотеки [конторские принадлежности]; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; карты или ленты бумажные для записи программ для вычислительных машин; каталоги; кашпо бумажные; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; клеи канцелярские или бытовые; клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей; клейстер крахмальный [клеящее вещество] для канцелярских или бытовых целей; книги; книжки квитанционные [канцелярские товары]; книжки-комиксы; кнопки канцелярские; кольца сигарные; ленты сигарные; конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки картонные или бумажные; коробки с красками [школьные принадлежности]; корректоры жидкие [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; лекала чертежные; ленты бумажные; ленты для пишущих машин; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты корректирующие [конторские принадлежности]; ленты красящие; ленты красящие для принтеров; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; линейки чертежные; линейки чертежные четырехгранные; листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; литеры типографские [цифровые и буквенные]; литографии; макеты архитектурные; марки почтовые; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы переплетные; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные [бумажные]; машины для точки карандашей электрические или неэлектрические; машины и устройства переплетные [офисное оборудование]; машины пишущие электрические или неэлектрические; машины фальцевальные [канцелярские товары]; машины франкировальные офисные; мел для литографии; мел для письма; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; мольберты; наборы письменных принадлежностей бумажные [канцелярские товары]; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; напальчники [офисные принадлежности]; нитки для переплетных работ; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; нумераторы; обертки для бутылок картонные или бумажные; облатки для запечатывания; обложки [канцелярские товары]; обложки для паспортов; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; образцы почерков; олеографии; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакетики бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; палитры для художников; палочки для письма тушью; пантографы [инструменты чертежные]; папки для документов; папье-маше; пастели [карандаши]; пасты для лепки; пеналы; переплеты для книг; перочистки; перфораторы конторские; перья для письма [офисные принадлежности]; перья золотые; перья писчие; перья стальные; перья чертежные; печати [канцелярские товары]; печати для сургуча; планшеты с зажимом; пластинки с адресами для адресных машин; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подложки для письма; подносы для корреспонденции; подносы для сортировки и подсчета денег; подставки для графинов бумажные; подставки для книг; подставки для печатей, штемпелей, штампов; подставки для пивных кружек; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; подушечки чернильные; подушечки штемпельные; полосы клейкие для скрепления переплетов [переплетное дело]; полотенца для рук бумажные; полотно для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов; полотно для нанесения краски в множительных аппаратах; полотно для переплетных работ; полотно клейкое для канцелярских целей; полотно офсетное нетекстильное; портреты; пресс-папье; приборы письменные; приборы чернильные; принадлежности конторские, за исключением мебели; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; принадлежности чертежные; принадлежности школьные [канцелярские товары]; приспособления для подачи клейкой ленты [офисные принадлежности]; приспособления для приклеивания этикеток ручные; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты; расписания печатные; регистры; реглеты типографские; реестры; резинки для стирания; резинки офисные; рейсшины чертежные; репродукции графические; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; скобы канцелярские; скоросшиватели [канцелярские принадлежности]; скребки офисные [принадлежности для подчистки текста]; скрепки для бумаги; скрепки канцелярские; средства для стирания; срезы биологические для исследования под микроскопом [материалы обучающие]; срезы гистологические для обучения; стеатит [мел портновский]; стерки для доски; столы наборные [печатное дело]; сургуч; таблицы вычислительные; табло из бумаги или картона для объявлений; тетради; ткани для переплетных работ; товары писчебумажные; точилки для карандашей электрические или неэлектрические; транспаранты [канцелярские товары]; трафареты для рисования; тубусы картонные; тушь; увлажнители [офисные принадлежности]; увлажнители для поверхностей [офисные принадлежности]; угольники чертежные; указки неэлектронные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; устройства для запечатывания конвертов конторские; устройства для запечатывания конторские; устройства для изготовления виньеток; устройства для наклеивания фотографий; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; учебники [пособия]; фигурки [статуэтки] из папье-маше; фильтры бумажные для кофе; флаги бумажные; флаеры; листовки; фольга; формы для моделирования из глины [материалы для художников]; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; футляры для трафаретов; холсты для картин; хромолитографии [олеографии]; циркули чертежные; цифры [литеры типографские]; чашечки для разведения красок [акварельных]; чернила для исправлений [гелиография]; чернила; чернильницы; чертежи [синьки]; четки; шаблоны; шаблоны для стирания; шарики для шариковых ручек; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное оборудование]; шрифты типографские; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; эстампы [гравюры]; этикетки, за исключением текстильных".

35-го класса МКТУ "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"/услуги РРС; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая";

36-го класса МКТУ "агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов/аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов/услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая";

38-го класса МКТУ "агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к Интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи";

39-го класса МКТУ "авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда летательных аппаратов; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование в случае повреждения транспортных средств; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; запуск спутников для третьих лиц; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; организация круизов; организация путешествий; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат инвалидных кресел; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат навигационных систем; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; прокат электрических винных шкафов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по упаковке подарков; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов";

42-го класса МКТУ "анализ компьютерных систем; анализ химический; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов/сервер хостинг; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги "облачных" вычислений; услуги архитектурные; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет";

43-го класса МКТУ "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку";

45-го класса МКТУ "арбитраж; аренда доменных имен в сети Интернет; аренда сейфов; возвращение найденных предметов; исследования генеалогические; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам физической охраны; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; контроль систем охранной сигнализации; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; открывание замков с секретом; поиск пропавших людей; представление интересов в суде; проверка состояния безопасности предприятий; регистрация доменных имен [услуги юридические]; редактирование личной корреспонденции; сбор информации о физических лицах; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги охраны; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по определению местоположения украденного; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги социальных сетей онлайн; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц".

Роспатентом 30.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака "" по заявке N 2018754879 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесными элементами БЕРУ; БЕРУ.РУ; БЕ.РУ; БИРУ; БИРУ.РУ; ЗАБЕРУ; BERU; BERU.RU; BIRU, BIRU.RU; BE.RU; BERY; BERY.RU; BERY24.RU: товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 651824 (1) (дата приоритета - 24.04.2017), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 723059 (2) (дата приоритета - 06.03.2017), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 679986 (3) (дата приоритета - 06.03.2017), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 590653 (4) (дата приоритета - 13.05.2015), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 723610 (5) (дата приоритета - 13.04.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 723611 (6) (дата приоритета - 13.04.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 723603(7) (дата приоритета - 13.04.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 723604(8) (дата приоритета - 13.04.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 696266 (9) (дата приоритета - 13.04.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 696240 (10) (дата приоритета - 13.04.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 696314 (11) (дата приоритета - 13.04.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 696312 (12) (дата приоритета - 13.04.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 696238 (13) (дата приоритета - 13.04.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 696245 (14) (дата приоритета - 13.04.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 730315 (15) (дата приоритета - 13.04.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 730303 (16) (дата приоритета - 13.04.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 729219 (17) (дата приоритета - 25.06.2018), товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 734203 (18) (дата приоритета - 13.04.2018), зарегистрированными на имя общества "Яндекс.Маркет" в отношении товаров и услуг 9, 16, 35, 36, 38, 39, 42, 43 и 45-го классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 9, 16, 35, 36, 38, 39, 42, 43 и 45-го классов МКТУ.

Обозначение "ру" представляет собой национальный домен верхнего уровня для России и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 21.08.2020 поступило возражение общества "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент", в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен, что элемент "ру" не обладает различительной способностью;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 723059, N 679986, N 590653, N 723603, N 723604, N 696240, N 696314, N 696312, N 696238, N 730315, N 730303, N 734203 имеют разное общезрительное впечатление за счет их графического исполнения, что в свою очередь свидетельствует о том, что они не являются сходными по графическому признаку;

- заявленное обозначение "Выберу.ру" и противопоставленные товарные знаки имеют фонетические и семантические различия;

- домен viberu.ru принадлежит обществу "СиЭмЭс Плэнет";

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение только в отношении услуг 35, 36 и 38-го классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35, 36 и 38-го классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Заключение по результатам экспертизы по заявке N 2018754879.

2. Свидетельство о регистрации доменного имени vbr.ru.

3. Справка о принадлежности домена VIBERU.RU.

4. Соглашение о предоставлении информационного ресурса от 10.01.2014 N 1.

5. Договор безвозмездного предоставления права пользования доменным именем б/н от 01.11.2017.

6. Веб-архив за 2012 - 2019 гг.

7. Разрешение на использование от общества "СиЭмЭс Плэнет".

8. Разрешение на использование от Бурденко Г.Ю.

9. Выписка Единого государственного реестра юридических лиц на общество "СиЭмЭс Плэнет".

10. Выписка Единого государственного реестра юридических лиц на общество "СиЭмЭс Плэнет. Девелопмент".

В оспариваемом решении от 20.11.2020 Роспатент констатировал сходство до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков в отношении однородных рубрик, в связи с чем предоставление правовой охраны данному обозначению противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, отказал в удовлетворении возражения, решение административного органа от 30.05.2020 оставил в силе.

Не согласившись с вынесенным решением Роспатента, общество "СиЭмЭс Плэнет. Девелопмент" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании его незаконным.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзыве на него, заслушав пояснения представителей заявителя и Роспатента, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к следующим выводам.

Основанием для принятия судом решения о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 6/8)).

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок для подачи заявления в суд обществом "СиЭмЭс Плэнет. Девелопмент" соблюден, данное обстоятельство Роспатентом не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, заявителем не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака N 2018754879 (12.12.2018) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 Постановления N 10.

В силу пункта 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 Правил N 482 предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, от 23.09.2015 при выявлении сходства до степени смешения обозначений с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначения и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В пункте 162 Постановления N 10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их целей), наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

Разъяснения, изложенные в пункте 162 Постановления N 10, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия соглашается с выводами Роспатента относительно сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков в силу следующего.

Так, на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) по заявке N 2018754879 заявлено словесное обозначение "", выполненное буквами кириллического алфавита. Правовая охрана, с учетом уточнения заявителя, испрашивалась в отношении услуг 35, 36 и 38-го классов МКТУ.

На основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ элемент "ру" является неохраняемым, что заявителем не оспаривается.

Так, Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте указал, что сравниваемые обозначения являются сходными за счет полного фонетического вхождения основного словесного элемента "БЕРУ"; "БЕ.РУ"; "БИРУ"; "BERU"; "BIRU"; "BE.RU"; "BERY"; "БЕРУ.РУ"; "БИРУ.РУ"; "BERY.RU" противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение "Выберу.ру".

Административный орган пришел также к выводу о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку они имеют один корень "-бер-", заявленное на регистрацию обозначение и противопоставленные товарные знаки "БЕРУ"; "БЕ.РУ"; "BERU"; "BE.RU"; "BERY"; "БЕРУ.РУ"; "BERY.RU" подразумевают под собой понятия "выбирать", "брать", в связи с чем способны порождать в сознании потребителей одну и ту же ассоциативную связь, связанную с приобретением чего-либо или какого-либо товара.

Противопоставленные товарные знаки (10-14) не обладают семантикой, что приводит к невозможности проведения семантического анализа.

По графическому критерию сходства заявленные обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 5-18) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом, в связи с чем, как указал Роспатент в оспариваемом решении, производят сходное общезрительное впечатление.

Кроме того, административный орган отметил, что для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом, различие в деталях не должно играть определяющей роли, поскольку следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, увиденном ранее.

Роспатент также отметил, что поскольку противопоставленные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков, у потребителя может сложится впечатление, что заявленное обозначение является продолжением линейки, принадлежащей обществу "Яндекс.Маркет", не соответствующее действительности.

Судебная коллегия, оценив самостоятельно сравниваемые обозначение и противопоставленные товарные знаки, приходит к выводу об их сходстве в связи со следующим.

Так, сравниваемые обозначения являются сходными за счет фонетического вхождения словесного элемента "Беру", "Биру", "Beru", "Biru", "Bery" противопоставленных товарных знаков в заявленное на регистрацию обозначение (элементы "ру", "ru" в сравниваемых обозначении и товарных знаках являются неохраняемыми).

В связи с вышеуказанным фонетическим вхождением отклоняются доводы об отсутствии фонетического сходства в связи с увеличенным количеством букв, звуков и слогов заявленного на регистрацию обозначения по сравнению с противопоставленными товарными знаками.

Наличие в заявленном на регистрацию обозначении приставки "вы-" не исключает в связи с вышеизложенным правильность вывода о фонетическом сходстве вышеуказанных сравниваемых обозначений.

Приведенные в заявлении варианты иного прочтения охраняемых словесных элементов товарных знаков, выполненных на иностранном языке, (например, "BIRU" - "бай-ру"), что, по мнению заявителя, свидетельствует об отсутствии фонетического сходства, судебной коллегией отклоняются, поскольку не представлено доказательств, что рядовой потребитель обладает достаточными познаниями в фонетике иностранного языка для их произношения именно в приведенной заявителем транскрипции.

В связи с вышеизложенным довод заявителя о том, что словесные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений, фонетически различны ввиду их различного произношения, является необоснованным, среднестатистический российский потребитель будет транскрибировать слово, исполненное буквами латинского алфавита, по правилам транскрипции в русском языке.

Судебная коллегия усматривает наличие семантического сходства основных словесных элементов "Беру", "Beru", "Bery" в составе противопоставленных товарных знаков и словесного элемента "Выберу" в составе заявленного на регистрацию обозначения "Выберу.ру" за счет общего корня "-бер-", подразумевающего "брать", "выбирать", в связи с чем сравниваемые обозначения способны порождать в сознании потребителей одну и ту же ассоциативную связь о приобретении чего-либо или какого-либо товара.

Как верно указано в оспариваемом решении, сравниваемые обозначение и часть товарных знаков (1, 5-18) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом. Отдельные приведенные заявителем графические отличия не носят существенного характера и не опровергают правильность выводов Роспатента об их сходстве.

Принимая во внимание вышеуказанные критерии сходства, а также оценив упомянутые обозначения в целом, судебная коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного на регистрацию обозначения и вышеуказанных противопоставленных товарных знаков.

Между тем судебная коллегия полагает необоснованным вывод Роспатента о фонетическом и семантическом сходстве заявленного на регистрацию обозначения и товарных знаков "Бе.ру" и "Be.ru" ввиду того, что элементы "ру", "ru" являются неохраняемыми. Между тем вышеуказанное обстоятельство относительно товарных знаков "Бе.ру" и "Be.ru" не нивелирует правильность выводов административного органа о сходстве заявленного на регистрацию обозначения и остальных противопоставленных товарных знаков, образующих серию.

Относительно однородности сравниваемых рубрик судебная коллегия отмечает следующее.

Как указано в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, от 23.09.2015, однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В отношении анализа однородности рубрик, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, судебная коллегия полагает, что сравниваемые товары заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков обладают высокой степенью однородности.

Доводы заявителя о том, что товары, фактически реализуемые правообладателем противопоставленных товарных знаков, относятся к бытовым товарам и не являются однородными рубрикам, для индивидуализации которых используется обозначение "Выберу.ру" (финансовые услуги), не свидетельствуют о неправильном установлении однородности, поскольку сравнению подлежат именно рубрики в том виде, как они заявлены на регистрацию (заявленные на регистрацию рубрики являются однородными рубрикам противопоставленных товарных знаков).

В связи с вышеизложенным доводы заявителя о том, что на протяжении длительного времени заявитель и общество "Яндекс.Маркет" реализуют неоднородные товары/услуги (фактически их деятельность различна), ссылки на соответствующие веб-архивы не могут быть приняты во внимание и не свидетельствуют о незаконности принятого административным органом решения.

В части доводов заявителя об известности заявленного на регистрацию обозначения необходимо отметить, что известность обозначения подлежит учету в отношении товарного знака с более ранней датой приоритета.

Принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначения и противопоставленного товарного знака, а также высокую степень однородности товаров и услуг в том виде, как они заявлены на регистрацию, судебная коллегия приходит к выводу об их сходстве до степени смешения и противоречии регистрации заявленного обозначения подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Довод о несоблюдении Роспатентом требований к составлению заключения признается несостоятельным, на основе надлежащим образом проведенного анализа административный орган пришел к обоснованному выводу о противоречии заявленного на регистрацию обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду его сходства до степени смещения с серией противопоставленных товарных знаков, имеющих более раннюю дату приоритета.

Иные доводы, изложенные в заявлении, носят производный характер от аргументов, рассмотренных выше, и не свидетельствуют о незаконности принятого Роспатентом решения об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2018754879.

С учетом изложенного суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что он принят уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

В связи с тем, что оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "СиЭмЭс" Плэнет.Девелопмент" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.И. Мындря