Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2021 г. по делу N СИП-1033/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения о регистрации товарного знака, и обязал Роспатент зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака, поскольку сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление за счет их различий по графическому, фонетическому и визуальному признакам, не являясь сходными

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2021 г. по делу N СИП-1033/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2021 г. N С01-1397/2021 по делу N СИП-1033/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Об исправлении описки см. определение Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2021 г. по делу N СИП-1033/2020

Резолютивная часть решения объявлена 1 июня 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 3 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Булгакова Д.А., Мындря Д.И.

при ведении протокола судебного заседания Маковецкой Н.П.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ВИВИ" (ул. Красноармейская, д. 43, помещение 6/2, г. Краснодар, 350915, ОГРН 1192375009111) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 15.09.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 13.07.2020 о регистрации товарного знака по заявке N 2019723181.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ВИВИ" - Блошенцев В.И. (по доверенности от 24.08.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гаглоева В.П. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-666/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ВИВИ" (далее - общество, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.09.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 13.07.2020 о регистрации товарного знака по заявке N 2019723181.

Заявление мотивировано тем, что обозначение по заявке N 2019723181 не является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 614544, зарегистрированного в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). В связи с чем, по мнению заявителя, оспариваемое решение Роспатента противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Так, с точки зрения общества, сравниваемые знаки со всей очевидностью различны по общему зрительному впечатлению за счет внешней формы, цвета и символов, а также по фонетическим признакам, поскольку в соответствии с правилами английского языка, слово "VIVE" произносится как ВАЙВ, а "VIVI" - как ВИВИ.

Кроме того, по мнению общества, следует учитывать, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе дополнительные словесные элементы - "VITAL WATER" (в заявленном обозначении) и "100%" (в противопоставленном товарном знаке), что придает им дополнительные визуальные отличия.

Общество также считает ошибочным вывод Роспатента о том, что нельзя провести анализ сравниваемых знаков по семантическому признаку, поскольку согласно словарным источникам, обозначение "VIVI" означает "ЖИВОЙ", а обозначение "Vive" - "Да здравствует", что соответственно отличает сравниваемые обозначения по смысловому критерию сходства.

Согласно правовой позиции, изложенной Роспатентом в своем отзыве, сходство обозначения по заявке N 2019723181 и противопоставленного товарного знака обусловлено высокой степенью сходства доминирующих элементов "VIVI" и "Vive" по фонетическому признаку, а наличие словесного элемента "vital water" в обозначении по заявке N 2019723181 и цифрового элемента "100%" в противопоставленном товарном знаке, не опровергает вывод Роспатента о их сходстве в целом.

Роспатент также считает необоснованным довод заявителя о том, что обозначение по заявке N 2019723181 не является сходным с противопоставленным товарным знаком за счет наличия в сравниваемых обозначениях различных изобразительных элементов и цветового сочетания, поскольку, по его мнению, высокая степень сходства доминирующих словесных элементов, компенсирует указанные визуальные различия.

Роспатент также отмечает, что товары 32-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана обозначению по заявке N 2019723181, являются однородными товарам 32-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 614544, в этой связи существует высокая вероятность смешения их в гражданском обороте, что будет противоречить требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил отменить решение, принятое Роспатентом 15.09.2020 по результатам рассмотрения возражения от 13.07.2020 о регистрации товарного знака по заявке N 2019723181.

Представитель Роспатента выступил по доводам, изложенным в отзыве, просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что обществом 17.05.2019 в Роспатент была подана заявка N 2019723181 на государственную регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров 05-го и 32-го и услуг 35-го и 39-го классов МКТУ, указанных в заявке.

Вместе с тем, Роспатентом 29.05.2020 было принято решение о государственной регистрации этого обозначения в качестве товарного знака лишь в отношении заявленных услуг 35-го и 39-го классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов "vital water", в предоставлении правовой охраны этого обозначения в отношении товаров 05-го и 32-го классов МКТУ было отказано.

Роспатент исходил из семантического значения слова "Vital", которое в переводе с английского языка означает "необходимый", и "Water", которое в переводе с английского языка означает "вода", в связи с чем был сделан вывод о том, что они характеризуют заявленные товары, в том числе указывают на их вид, свойства, назначение, что не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме этого Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку сходно с товарными знаками по международной регистрации и по свидетельству Российской Федерации N 1264808, N 627763, N 614544, N 1036441, которые зарегистрированы в отношении однородных товаров 05-го и 32-го классов МКТУ, однако имеют более раннюю дату приоритета.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, общество 13.07.2020 обратилось в Роспатент с возражением, в котором выразило свое согласие с экспертизой относительно невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05-го класса МКТУ, вместе с тем отметило, что в части регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 32-го класса МКТУ экспертизой противопоставлен только товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 614544, который в свою очередь, отличается семантически, а также что сравниваемые обозначения имеют совершенно разное общее зрительное восприятие за счет разных изобразительных и неохраняемых элементов, они отличаются по внешней форме, цветовой гамме, словесным элементам, графической манере исполнения, а фонетическое несходство знаков обусловлено различным произношением.

Таким образом, возражение на решение Роспатента заявителем подано только в отношении отказа в регистрации товарного знака по 32-му классу МКТУ.

Вместе с тем, по результатам рассмотрения указанного возражения, Роспатент отказал в его удовлетворении, и оставил в силе решение Роспатента от 29.05.2020.

Роспатент исходил из того, что заявитель испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 32-го и услуг 35-го и 39-го классов МКТУ, а значит противопоставленные товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 627763 и международным регистрациям N 1264808 и 1036441, признанные экспертизой сходными в отношении однородных товаров 05-го класса МКТУ, могут быть сняты, ввиду неоднородности.

Роспатент согласился с тем, что словесные элементы "vital water" испрашиваемого обозначения, не являются охраняемыми.

В свою очередь Роспатент установил, что обозначение по заявке N 2019723181 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 614544 являются сходными по фонетическому и графическому признакам за счет наличия в их составе доминирующих словесных элементов "VIVI" и "Vive".

При этом Роспатент полагал, что невозможно провести анализ этих словесных элементов по семантическому признаку, поскольку их значения не содержаться словарных источниках, а также что изобразительные элементы в сравниваемых обозначениях и различное цветовое сочетание, не оказывают существенного различия при визуальном восприятии обозначений.

Роспатент установил, что товары 32-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана обозначению по заявке N 2019723181, являются однородными товарам 32-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 614544.

На основании чего пришел к выводу о том, что обозначение по заявке N 2019723181 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 32-го класса МКТУ, поскольку не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Принятие Роспатентом указанного решения послужило основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного возражения, в результате чего может затрагивать права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Кроме этого, из пункта 136 Постановления N 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 Постановления N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2019723181 на регистрацию товарного знака (17.05.2019) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве знака обслуживания включает в себя ГК РФ (в соответствующих редакциях), а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Как указано выше, по результатам рассмотрения возражения от 13.07.2020 на решение Роспатента 29.05.2020, которым было зарегистрировано обозначение "" по заявке N 2019723181 в качестве товарного знака лишь в отношении заявленных услуг 35-го и 39-го классов МКТУ, Роспатент исходил из того, что заявитель испрашивал предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 32-го и услуг 35-го и 39-го классов МКТУ, и согласился с тем, что словесные элементы "vital water" испрашиваемого обозначения, не являются охраняемыми, а также что товары 32-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана обозначению по заявке N 2019723181, являются однородными товарам 32-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 614544.

Данные обстоятельства заявителем не оспариваются, в связи с этим не проверяются Судом по интеллектуальным правам.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, при оценке сходства товарных знаков устанавливается не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

Степень сходства учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что заявленное обществом на регистрацию обозначение "" является комбинированным, и включает в свой состав неохраняемые словесные элементы "VITAL WATER", и занимающий основное положение словесный элемент "VIVI". Указанные элементы выполнены белыми буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и заключены в овал синего цвета.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 614544 также представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент "Vive", выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, неохраняемый элемент "100%", и изобразительный элемент в виде общеупотребительного символа, обозначающего "кнопку вкл./выкл.". Данные обозначения интегрированы в вытянутый по горизонтали прямоугольник темно-зеленого и зеленого цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в желтом, красном, зеленом, оранжевом, черном, белом цветовом сочетании.

Как отмечено ранее, решением от 15.09.2020 Роспатент отказал в удовлетворении поданного обществом возражения, и оставил в силе решение Роспатента от 29.05.2020, поскольку посчитал, что обозначение по заявке N 2019723181 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 614544 являются сходными по фонетическому и графическому признакам за счет наличия доминирующих словесных элементов "VIVI" и "Vive", что невозможно провести сравнение этих элементов по семантическому признаку, а также полагал, что изобразительные элементы в сравниваемых обозначениях в виде овала, прямоугольника, общепринятого символа "вкл./выкл.", и неохраняемые элементы "100%" и "vital water", не оказывают существенного различия при визуальном восприятии обозначений.

Вместе с тем, по мнению Суда по интеллектуальным правам, указанный вывод Роспатента, не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку с учетом изложенной позиции суда высшей судебной инстанции, в рассматриваемом случае вывод о сходстве, или их различии должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом. Различие же неохраняемых элементов товарного знака может учитываться при установлении общего впечатления от обозначения и влиять на степень их сходства.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Данная правовая позиция также нашла свое отражение в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 по делам N 300-КГ17-12021, N 300-КГ17-12023, N 300-КГ17-12018, в которых указано, что при выявлении сходства до степени смешения, должно учитываться общее зрительное впечатление, которое производят эти обозначения и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Таким образом, сравнение обозначений производится по всем трем критериям сходства, а именно звуковому, графическому и словесному, а также по общему зрительному впечатлению с учетом неохраняемых элементов.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что обозначение "VIVI" в переводе с итальянского языка, означает "ЖИВОЙ", а обозначение "VIVE" в переводе с французского языка, переводится как "ДА ЗДРАСТВУЕТ" (GOOGLE: Переводчик).

При таких обстоятельствах коллегия судей считает, что Роспатент необоснованно уклонился от проверки сравнения этих элементов ("VIVI" / "VIVE") по семантическому признаку, которая показала их существенное отличие по названному критерию.

При этом судебная коллегия считает, что также следует учитывать то, что слово "VIVE" имеет существенное отличие в произношении от слова "VIVI", а также что неохраняемые словесные элементы "VITAL WATER" обозначения по заявке N 2019723181, в переводе с английского языка означают "ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ ВОДА" (Яндекс: Переводчик).

Таким образом, с точки зрения Суда по интеллектуальным правам, за счет наличия в обозначении по заявке N 2019723181 словесных элементов "VIVI" и "VITAL WATER", а в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 614544 словесного элемента "Vive", и цифрового элемента "100%", они не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, так как имеют разное количество слов, слогов, букв.

Кроме того, за счет исполнения обозначения по заявке N 2019723181 в сине-белом цвете, а товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 614544 в желтом, красном, зеленом, оранжевом, черном, белом цветовом сочетании с изобразительным элементом, обозначающим "кнопку вкл./выкл.", и названных различий словесных элементов, данные обозначения не совпадают и по графическому признаку.

При названных обстоятельствах следует, что обозначение по заявке N 2019723181 отличается от товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 614544 тем, что включает в свой состав семантически обоснованные словесные элементы "VIVI" и "VITAL WATER", вписанные белыми буквами в овал синего цвета. И наоборот, противопоставленный товарный знак отличается от обозначения, которому обществом испрашивается предоставление правовой охраны тем, что включает в свой состав имеющий иное семантической значение словесный элемент "VIVE", цифровой элемент "100%", изобразительный элемент, обозначающий "кнопку вкл./выкл.", которые интегрированы в вытянутый по горизонтали прямоугольник темно-зеленого и зеленого цветов. При этом ни один из указанных элементов не совпадает в сравниваемых обозначениях.

Таким образом, поскольку сравнительный анализ показал, что сравниваемые обозначения не совпадают по всем трем критериям сходства, а именно звуковому, графическому и словесному, Суд по интеллектуальным правам считает, что это способствует их различному восприятию потребителем, а следовательно, сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление за счет их различий по графическому, фонетическому и визуальному признаку и они не являются сходными.

Тогда как обозначение может быть признано сходным с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Ввиду того, что оспариваемый и противопоставленные знаки не являются сходными по признакам, установленным Правилами, анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не влияет на вывод об отсутствии сходства.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018.

Таким образом, изложенный Роспатентом в своем отзыве вывод о том, что сходство обозначения по заявке N 2019723181 и противопоставленного товарного знака обусловлено высокой степенью сходства доминирующих словесных элементов "VIVI" и "Vive", которое компенсирует различия по неохраняемым элементам "vital water" и "100%", а также различие по изобразительным элементам и цветовому сочетанию, признается судебной коллегией несостоятельным, поскольку он не соответствует фактическим обстоятельствам дела и указанным разъяснениям суда высшей судебной инстанции.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Из фактических обстоятельств дела усматривается, что в нарушение части 5 статьи 200, а также требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатентом не доказана законность и обоснованность обстоятельств, послуживших основанием для принятия им оспариваемого решения.

Пунктом 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Поскольку вышеизложенные обстоятельства неправильно были установлены Роспатентом при принятии оспариваемого решения, и оно затрагивает права и законные интересы заявителя, принимая во внимание, что оспариваемое решение не соответствует действующему законодательству, а именно - пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пункта 6 Постановления от 01.07.1996 N 6/8 и пункта 138 Постановления N 10, решение Роспатента от 15.09.2020 признается недействительным.

Таким образом, требование заявителя о признании незаконным решения Роспатента от 15.09.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения от 13.07.2020 о регистрации товарного знака по заявке N 2019723181, подлежит удовлетворению.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Суд по интеллектуальным правам в целях восстановления прав и законных интересов заявителя, считает возможным обязать Роспатент зарегистрировать обозначение по заявке N 2019723181 в качестве товарного знака в отношении товаров 32-го класса.

Учитывая, что ранее Роспатент посчитал возможным зарегистрировать товарный знак и в отношении услуг 35-го и 39-го классов, но регистрация так и не была произведена, суд приходит к выводу о необходимости обязать административный орган внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания по регистрации заявки N 2019723181 в качестве товарного знака в отношении товаров 32-го и услуг 35, 39-го классов МКТУ.

Такой подход суда полностью соответствует правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "ВИВИ" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.09.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения от 13.07.2020 о регистрации товарного знака по заявке N 2019723181 как несоответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение по заявке N 2019723181 в качестве товарного знака в отношении товаров 32-го и услуг 35-го и 39-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ВИВИ" (ОГРН 1192375009111) 3 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря