Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2021 г. N С01-482/2021 по делу N А40-57497/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании с общества компенсации за нарушение исключительных прав на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о нарушении ответчиками исключительных прав истца, в связи с чем считает преждевременным вывод судов об отсутствии со стороны ответчика нарушения исключительных прав истца на товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2021 г. N С01-482/2021 по делу N А40-57497/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 1 июня 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 4 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Булгакова Д.А., Химичева В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Атлант" (проспект Октября, д. 25/1, кв. 59, г. Уфа, 450059, ОГРН 1030202380450) на решение Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2020 по делу N А40-57497/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021 по тому же делу, принятые по иску общества с ограниченной ответственностью "Атлант" о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "ВЕГА" (ул. Вересковая, д. 1, корп. 1, этаж 1, пом. V, ком. 4, Москва, 129329, ОГРН 1097746150633) компенсации за нарушение исключительных прав.

В судебном заседании приняли участие:

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Атлант" - Ибатуллин А.В.;

представитель общества с ограниченной ответственностью "ВЕГА" - Алтынбаев Р.Р. (по доверенности от 15.09.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Атлант" (далее - общество "Атлант", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к обществу с ограниченной ответственностью "ВЕГА" (далее - общество "ВЕГА", ответчик) о взыскании 800 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 328395 и о признании незаконным использования обозначения, сходного с указанным товарным знаком, в том числе в фирменном наименовании.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Атлант" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы считает несостоятельными выводы судов об отсутствии нарушения со стороны ответчика его исключительных прав, так как с его точки зрения, обозначения, используемые ответчиком на его Интернет-сайте, в фирменном наименовании и в доменном имени, сходны со спорным товарным знаком (ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 по делу N СИП-125/2020).

Кроме этого истец считает, что вправе требовать компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак за оказание услуг с его использованием.

Помимо этого истец считает, что судами был сделан необоснованный вывод о злоупотреблении правом, поскольку он не был подтвержден соответствующими доказательствами, а также что они пришли к ошибочному выводу о том, что принадлежащий ему товарный знак не используется, поскольку он опровергается представленными в материалы дела доказательствами.

В отзыве на кассационную жалобу общество "ВЕГА" возражает против ее удовлетворения, указывая на то, что судами нижестоящих инстанции были исследованы все имеющиеся в деле доказательства и установлены все имеющие существенное значение для дела обстоятельства при правильном применении норм материального и процессуального права.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Представитель ответчика выступил по доводам, изложенным в отзыве, просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Определением от 01.06.2021 отклонено заявление общества "ВЕГА" об отводе составу суда рассматривающему кассационную жалобу.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "Атлант", на основании договора об отчуждении исключительного права от 15.04.2016 N РД0196223, является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 328395, зарегистрированного в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Обращаясь в суд с настоящим иском, оно указывало на его незаконное использование ответчиком в отношении однородных услуг при осуществлении своей деятельности на принадлежащем ему Интернет-сайте, в доменном имени - http://www.vegapetrol.ru/, а также в фирменном наименовании.

В подтверждение чего в материалы дела были представлены распечатки страниц указанного сайта, датированные 24.03.2020.

Размер компенсации был определен истцом в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение (от выручки ответчика за 2018 год, которая составила 431 788 рублей). С учетом уточненных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковых требований, просил о взыскании 800 000 рублей.

Возражая против исковых требований, ответчик указал, что им используется собственный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 530313, также зарегистрированный в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.08.2020 по делу N СИП-125/2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 530313 признана недействительной частично в отношении услуг 35-го класса МКТУ "маркетинг; услуги по сравнению цен; продажа аукционная; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; исследования конъюнктурные; оформление витрин; изучение общественного мнения; исследования маркетинговые; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; агентства по коммерческой информации; информация деловая; сведения о деловых операциях; управление процессами обработки заказов товаров".

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2020 по делу N СИП-125/2020 указанное решение отменено.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 по делу N СИП-125/2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 530313 признана недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ "маркетинг; услуги по сравнению цен; продажа аукционная; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; исследования конъюнктурные; оформление витрин; изучение общественного мнения; исследования маркетинговые; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; агентства по коммерческой информации; информация деловая; сведения о деловых операциях; управление процессами обработки заказов товаров".

Вместе с тем, решением Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что товарные знаки истца и ответчика не являются сходными; виды деятельности истца и ответчика, указанные в ЕГРЮЛ, не совпадают; свою деятельность они осуществляют в разных регионах Российской Федерации; а также исходил невозможности определения компенсации исходя из расчета двукратного размера выручки ответчика за 2018 год.

Оставляя в силе решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указанные выводы поддержал.

Отклоняя ссылку общества "Атлант" на решение Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 по делу N СИП-125/2020, апелляционный суд указал, что "в рамках рассмотрения дела о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, правовое значение имеет установление факта использования истцом товарного знака в отношении конкретных услуг с целью их индивидуализации, длительность и объем использования товарного знака истцом, степень известности, узнаваемости товарного знака истца, наличие законного интереса в защите своего исключительного права на товарный знак".

Кроме этого, посчитав, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 328395 истцом не используется (поскольку не представлен лицензионный договор; кассовый и товарные чеки, не являются надлежащими доказательствами), и приняв во внимание, что на имя общества "Атлант" зарегистрировано 20 товарных знаков, а на его генерального директора 725 товарных знаков, и, что он является инициатором судебных процессов в более чем 250 арбитражных дел, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что действия истца по подаче настоящего иска являются злоупотреблением правом, в связи с этим признал обоснованным отказ в удовлетворении исковых требований, в том числе применив статью 10 ГК РФ.

Вместе с тем, по мнению Суда по интеллектуальным правам, судами не были установлены значимые для дела обстоятельства, в связи с этим их выводы не могут быть признаны соответствующими нормам материального и процессуального права.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в настоящем деле истец просил взыскать с ответчика 800 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 328395 и признать незаконным использование обозначения, сходного с указанным товарным знаком, в том числе в фирменном наименовании.

Таким образом, истцом заявлены требования в защиту исключительных прав на товарный знак, который, по его мнению, был незаконно использован ответчиком, путем оказания однородных услуг с использованием в фирменном наименовании, на Интернет-сайте и доменном имени - http://www.vegapetrol.ru/.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций установили факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 328395, в защиту которого он обратился с настоящим иском.

Суд апелляционной инстанции также признал обоснованными доводы истца о том, что принадлежащее истцу средство индивидуализации - товарный знак имеет преимущество по времени регистрации, и ответчик не вправе использовать обозначение "ВЕГА" в своем фирменном наименовании.

Данный вывод судов лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности только истец определяет, защищать ему или нет свое нарушенное или оспариваемое право (часть 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), какое исковое требование и в связи с чем предъявлять в суд (пункты 4 и 5 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), к кому предъявлять иск (пункт 3 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и в каком объеме требовать от суда защиты.

Соответственно, суд обязан разрешить дело по иску, который предъявлен истцом.

Как следует из пункта 1 статьи 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается: в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности.

Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, и предусматривает исследование вопроса о сходстве двух средств индивидуализации, возможность введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента, а также исследование видов оказываемой деятельности.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что при исследовании вопроса о том, являются ли виды деятельности, осуществляемые лицами, аналогичными в смысле пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, учитывается фактически осуществляемая деятельность.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта, поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 Постановления N 10 требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 158 Постановления N 10).

В пункте 159 Постановления N 10 разъяснено, что требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Как указано ранее, в силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации знака обслуживания истца.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что задачами судопроизводства в арбитражных судах являются: защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность; обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; формирование уважительного отношения к закону и суду (статья 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а законность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается правильным применением законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми судьями арбитражных судов правил, установленных законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах (статья 6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Следовательно, выяснение всех обстоятельств дела и оценка представленных в материалы дела доказательств, входит в компетенцию суда, разрешающего спор по существу, так как определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, по мнению Суда по интеллектуальным правам, судами не была исполнена возложенная на них Арбитражно-процессуальным законодательством обязанность по установлению вышеизложенных обстоятельств.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как отмечено в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, суд оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила) словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом пункта 42 Правил сходство обозначений определяется в том числе на основании вхождения одного словесного обозначения в другое.

Таким образом, не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным элементом противопоставленного товарного знака и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018, от 25.01.2019 по делу N СИП-261/2018, от 24.05.2019 по делу N СИП-585/2018 и других.

При оценке сходства товарных знаков устанавливается не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

Степень сходства учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется также исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц.

Как указано ранее, возражая против исковых требований, ответчик указал, что им используется собственный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 530313, также зарегистрированный в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 154 Постановления N 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 по делу N СИП-125/2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 530313 признана недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ "маркетинг; услуги по сравнению цен; продажа аукционная; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; исследования конъюнктурные; оформление витрин; изучение общественного мнения; исследования маркетинговые; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; агентства по коммерческой информации; информация деловая; сведения о деловых операциях; управление процессами обработки заказов товаров".

Таким образом, при рассмотрении настоящего спора в целом, и решении вопроса о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в частности, суды должны были установить, является ли обозначение, используемое ответчиком на Интернет-сайте http://www.vegapetrol.ru/ и в фирменном наименовании ("ВЕГА"), сходным с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 328395 с учетом критериев, обозначенных в пункте 162 Постановления N 10 и пункте 42 Правил, а также используется ли это обозначение в гражданском обороте способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ в отношении тех услуг, для которых он зарегистрирован, а также факт использования фирменного наименования каким-либо из способов, указанных в пункте 1 статьи 1474 ГК РФ. Выяснить, какому средству индивидуализации была предоставлена правовая охрана ранее, исследовать вопрос о сходстве товарного знака истца и фирменного наименования ответчика, возможность введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента, а также исследование видов оказываемой деятельности.

Судам следовало выяснить, имелись ли на дату предполагаемого правонарушения у ответчика исключительные права на принадлежащий ему товарный знак, и были ли нарушены им исключительные права истца, исходя из чего, определить, подлежат ли исковые требования удовлетворению, и в каком объеме.

В связи этим надлежало дать правовую оценку представленным в материалы дела распечаткам страниц указанного сайта, датированным 24.03.2020, и определить, использовался ли на указанном сайте незаконно товарный знак истца на указанную дату.

При этом Суд по интеллектуальным правам признает несостоятельными выводы судов о том, что товарные знаки истца и ответчика не являются сходными, поскольку как в решении от 24.08.2020 по делу N СИП-125/2020, принятым до решения Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2020 по настоящему делу, так и в решении от 29.01.2021 по делу N СИП-125/2020, принятым до постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки являются тождественными фонетически и семантически в отношении услуг 35-го класса МКТУ "маркетинг; услуги по сравнению цен; продажа аукционная; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; исследования конъюнктурные; оформление витрин; изучение общественного мнения; исследования маркетинговые; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; агентства по коммерческой информации; информация деловая; сведения о деловых операциях; управление процессами обработки заказов товаров" (часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, суд апелляционной инстанции неправомерно не учитывал обстоятельства, установленные в рамках дела N СИП-125/2020.

Суд по интеллектуальным правам также признает несостоятельным вывод суда апелляционной инстанции о том, что "в рамках рассмотрения дела о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, правовое значение имеет установление факта использования истцом товарного знака в отношении конкретных услуг с целью их индивидуализации, длительность и объем использования товарного знака истцом, степень известности, узнаваемости товарного знака истца, наличие законного интереса в защите своего исключительного права на товарный знак", поскольку установлению подлежат следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вместе с тем, поскольку судами не была соблюдена методология сравнения спорных обозначений, так как не был надлежащим образом исследован вопрос о сходстве либо тождестве обозначений, а также вопрос об однородности услуг, выводы судов не могут быть признаны соответствующими требованиям, установленным частью 4 статьи 170 и частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Коллегия судей кассационной инстанции также соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что суды необоснованно приняли во внимание то обстоятельство, что истец и ответчик осуществляют свою хозяйственную деятельность в различных регионах Российской Федерации, поскольку не учитывали то обстоятельство, что исключительное право на зарегистрированный товарный знак принадлежит его правообладателю и действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака в границах той или иной географической территории или административного образования.

Кроме этого, коллегия судей кассационной инстанции не усматривает основания не согласиться и с доводом заявителя кассационной жалобы относительно оспариваемого вывода судов о злоупотреблении правом в действиях истца, связанных с предъявлением иска по данному делу.

Как указано выше, в обоснование вывода о злоупотреблении истцом своими правами суд апелляционной инстанции наряду с выводом о недоказанности истцом факта использования им самим знака обслуживания, в защиту которого был предъявлен иск, указал, что из информации, размещенной в открытом доступе, следует, что общество "Атлант" является истцом по ряду дел в арбитражных судах Российской Федерации, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности, ответчиками в которых являются лица, занимающиеся реальной предпринимательской деятельностью, а именно: на имя общества "Атлант" зарегистрировано 20 товарных знаков, а на его генерального директора 725 товарных знаков, и, что он является инициатором судебных процессов в более чем 250 арбитражных дел.

Между тем, сославшись на указанное обстоятельство, суд апелляционной инстанции не учел, что арбитражный суд вправе ссылаться помимо общеизвестных и преюдициальных обстоятельств только на обстоятельства, которые установлены им на основании имеющихся в материалах дела доказательств, в то время как в материалах настоящего дела отсутствуют доказательства, подтверждающие указанное судом первой инстанции обстоятельство.

Более того, в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 N 450-О-О указано на необходимость суду обосновывать отказ в защите того или иного субъективного права в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в каждом конкретном случае на основе исследования конкурентной тактики правообладателя.

Злоупотребление правом устанавливается применительно к конкретному потерпевшему и в результате конкретных действий лица, злоупотребившего правом. С учетом этого злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу.

Таким образом, связав факт обращения истца с исками к предполагаемым нарушителям его исключительных прав, судом апелляционной инстанции не учтено, что для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалах настоящего дела должны быть доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом. Однако, констатировав участие истца в иных судебных разбирательствах, суд апелляционной инстанции не установил, что в рамках этих дел судами установлено злоупотребление истцом правом по отношению к каким-либо лицам, в то время как факт неоднократного обращения лица в суд за защитой нарушенных прав не означает злоупотребление правом этим лицом. Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на позицию суда высшей судебной инстанции, приведенную в определении от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, в которой Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации сказано, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака.

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

В абзаце пятом пункта 2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" (далее - постановление от 13.02.2018 N 8-П) сказано, что применительно к интеллектуальным правам, включая исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, это означает обязанность их обладателя соблюдать общеправовые принципы реализации прав и свобод, в частности добросовестность при их осуществлении и недопустимость злоупотребления ими.

Как разъяснено в пункте 154 Постановления N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака, по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Кроме того, согласно разъяснениям указанного пункта Постановления N 10, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу данной правовой нормы для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

На основании пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Как следует из абзаца второго пункта 5 постановления от 13.02.2018 N 8-П, конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений. Исходя из этого, ГК РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ); не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1 статьи 10 ГК РФ); в случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, из указанных разъяснений судов высших судебных инстанций следует, что в случае, если по материалам дела и исходя из конкретных фактических обстоятельств, усматривается, что товарный знак правообладателем не используется, однако им применены конкретные меры по защите исключительного права, такие действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, если такой правообладатель действует недобросовестно.

В свою очередь, такие обстоятельства в обжалуемых судебных актах не устанавливались, в связи с этим отказ в удовлетворении иска со ссылкой на злоупотребление правом со стороны истца (статья 10 ГК РФ), не может быть признан обоснованным.

Указывая истцу на необходимость представления доказательств использования знака обслуживания, судами не были учтены положения статьи 1233 ГК РФ, а также доводы истца о том, что данный знак, согласно представленным в материалы дела доказательствам, по лицензионному договору предоставлен в пользование Антропову Андрею Ивановичу на срок действия исключительного права на товарный знак.

Ссылки суда на непредставление истцом в материалы дела лицензионного договора для определения условий использования лицензиатом спорного товарного знака, не обоснованы, поскольку как правильно отмечает заявитель кассационной жалобы, размер компенсации был определен истцом в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости оказанных ответчиком услуг по реализации товаров, при оказании которых незаконно использовалось спорное обозначение.

Следовательно, не требовалось определять стоимость права использования товарного знака лицензиатом.

Кроме того, не соответствуют нормам процессуального права, выводы суда апелляционной инстанции о том, что товарный и кассовый чеки, содержащие сведения о лицензиате и указание на обозначение, охраняемое спорным товарным знаком, являются ненадлежащими доказательствами по делу, поскольку их достоверность не была оспорена в соответствии с нормами действующего законодательства.

В частности, суд апелляционной инстанции не мотивировал, почему не является доказательством использования товарного знака истцом в предпринимательской деятельности кассовый чек на сумму 18 рублей, выданный лицензиатом. Не обосновал, для чего истцу необходимо доказать, что оттиск печати с изображением товарного знака каким-либо образом индивидуализирует конкретный товар, работу или услугу в глазах потребителя.

При этом Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с тем, что чек на сумму 465 рублей, был выдан ООО "Деникс", поскольку он не соответствует фактическим обстоятельствам дела и представленным в их подтверждение доказательствам.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что использование знака обслуживания не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, является правомерным способом использования товарного знака.

Следовательно, вышеизложенные выводы судов, являются преждевременными, поскольку основаны на неправильном применении норм материального и процессуального права.

Таким образом, суд кассационной инстанции признает состоятельным довод заявителя кассационной жалобы о необоснованности выводов судов о том, что истец не представил надлежащих доказательств использования принадлежащего ему товарного знака при осуществлении им предпринимательской деятельности.

Суд по интеллектуальным правам также соглашается с позицией заявителя кассационной жалобы относительно того, что положения статьи 1477 ГК РФ и подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ позволяют правообладателю взыскивать не только компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещен товарный знак, но и, в аналогичных случаях, позволяет правообладателю взыскивать компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг или выполнения работы, если при оказании таких услуг или выполнении таких работ незаконно использовался товарный знак (знак обслуживания).

В связи с этим выводы судов о том, что невозможно определить таким образом двукратный размер компенсации, признаются несостоятельными.

В пункте 61 Постановления N 10 разъяснено, что требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Из чего следует, что в обоснование компенсации в двукратном размере, истец должен представить расчет размера взыскиваемой суммы, в соответствии с положениями пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Ответчик же вправе оспорить предоставленный истцом расчет компенсации.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит определить, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом - на оспаривание доказываемого истцом размера, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже указанного размера.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о нарушении ответчиками исключительных прав истца, в связи с чем считает преждевременным вывод судов об отсутствии со стороны ответчика нарушения исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 328395.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Принимая во внимание, что судами не были исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, тогда как исследование сведений о факте нарушения исключительных прав находится за пределами полномочий, предусмотренных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что в части мотивировки судебных актов судами обеих инстанций были нарушены положения статей 1252, 1474, 1484, 1515 ГК РФ, а также неправильно применены нормы процессуального права - статьи 2, 6, 8, 9, 65, 66, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2020 по делу N А40-57497/2020 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021 по тому же делу, с направлением дела, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении суду первой инстанции надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, распределить судебные расходы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2020 по делу N А40-57497/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021 по тому же делу отменить. Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

В.А. Химичев