Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2021 г. N С01-201/2021 по делу N СИП-666/2020 Суд отменил решение об отказе в признании недействующим решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарного знака в связи с исключением товара из перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2021 г. N С01-201/2021 по делу N СИП-666/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 5 июля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 июля 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Голофаева В.В. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Kalypso Media Group GmbH ( 11-13, 67547 Worms, Deutschland) на решение Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2020 по делу N СИП-666/2020

по заявлению иностранного лица Kalypso Media Group GmbH о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.05.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение по заявке N 2018729526 на регистрацию товарного знака.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Kalypso Media Group GmbH - Баранчиков А.А. (по доверенности от 03.06.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-904/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Kalypso Media Group GmbH (далее - компания Kalypso) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.05.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение по заявке N 2018729526 на регистрацию товарного знака и об обязании Роспатента зарегистрировать товарный знак по данной заявке.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2020 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятым по делу решением, компания Kalypso обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить данное решение, обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании Kalypso на решение административного органа от 22.05.2020.

В кассационной жалобе компания Kalypso оспаривает вывод суда первой инстанции о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В письменных объяснениях Роспатент возражает против доводов кассационной жалобы, сославшись на законность и обоснованность выводов суда первой инстанции.

Судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы неоднократно откладывалось для предоставления возможности подачи иностранным лицом Pyro Mobile, S.L. (далее - компания Pyro Mobile) в Роспатент заявления о внесении в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр товарных знаков) изменений, связанных с исключением из перечня регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 711595 товара 28-го класса "игры" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также для ожидания результатов рассмотрения административным органом поданного впоследствии компанией Pyro Mobile указанного заявления.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам 05.07.2021 представитель компании Kalypso сообщил о том, что по заявлению компании Pyro Mobile Роспатент 24.06.2021 внес изменения в Государственный реестр товарных знаков, исключив из перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован названный противопоставленный товарный знак, товар 28-го класса МКТУ "игры". В подтверждение данного обстоятельства суду представлены копия изменений к свидетельству на этот товарный знак и распечатка из открытых реестров Роспатента.

Представитель Роспатента подтвердил достоверность сведений, представленных компанией Kalypso, полагая в то же время законным и обоснованным решение административного органа от 22.05.2020.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 13.07.2018 компания Pyro Mobile обратилась в Роспатент с заявкой N 2018729526 на государственную регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "COMMANDOS 2: MEN OF COURAGE" в отношении товаров 9-го класса МКТУ "программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; видеокассеты; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций; компакт диски с записями; CD-ROM программы" и услуг 41-го класса МКТУ "публикации программного обеспечения для компьютерных игр и программного обеспечения для видеоигр; публикация и предоставление информации с помощью мультимедийной электронной трансляции или передачи по сети, относящейся к компьютерным играм и видеоиграм; обеспечение электронными играми, включая предоставление компьютерных игр в режиме онлайн или с помощью глобальной компьютерной сети".

В связи с уступкой права на заявку в нее внесены изменения, право на регистрацию заявки N 2018729526 передано компании Kalypso.

В качестве товарного знака заявлено обозначение "COMMANDOS 2: MEN OF COURAGE", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Компанией Kalypso 06.02.2019 скорректирован перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивалась правовая охрана обозначению по заявке N 2018729526, посредством исключения из него товара 9-го класса МКТУ "видеокассеты".

Решением Роспатента от 13.11.2019 обозначение по заявке N 2018729526 зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных услуг 41-го класса МКТУ.

При этом в отношении товаров 9-го класса МКТУ указанным решением Роспатента в регистрации заявленного обозначения было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку на имя компании Pyro Mobile зарегистрирован с более ранним приоритетом товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 711595, правовая охрана которому предоставлена в том числе в отношении однородных товаров 9-го класса МКТУ "видеокассеты; фильмы мультипликационные; фильмы мультипликационные в виде кинематографических фильмов; кинематографические фильмы; фонографические музыкальные записи; аудиозаписи музыки к фильмам; предварительно записанные видеокассеты; видеокассеты; предварительно записанные аудиозаписи; предварительно записанные видео; предварительно записанные диски с музыкой; предварительно записанные DVD-диски с музыкой к фильмам" и товаров 28-го класса МКТУ "игры; игрушки; игры электронные".

В заключении по результатам экспертизы также было отмечено, что предоставленное письмо-согласие компании Pyro Mobile не может быть принято экспертизой, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются тождественными.

Компания Kalypso 13.03.2020 обратилась в Роспатент с возражением на решение административного органа от 13.11.2019, указав на то, что заявленные товары 9-го класса МКТУ не являются однородными товарам того же класса, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку товары относятся к сфере компьютерных игр в первом случае и к аудиовизуальным произведениям и физическим играм-игрушкам - во втором, товары 28-го класса МКТУ представляют собой физические объекты, в которые можно играть непосредственно, а заявленные товары 9-го класса МКТУ являются компьютерными играми, предназначенными для использования со специальным оборудованием - компьютерами и игровыми приставками.

Решением Роспатента от 22.05.2020 в удовлетворении поступившего возражения было отказано.

Принимая данное решение, Роспатент исходил из того, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные товарным знакам других лиц, охраняемым в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

Как указал административный орган, товары 9-го класса МКТУ "программное обеспечение для игр; программы для видеоигр; программное обеспечение для видеоигр; картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; программное обеспечение для компьютерных игр, поставляемое в режиме онлайн с помощью мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи", для которых испрашивалась правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными товарам 9-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака, что обусловлено принадлежностью их к одной родовой группе товаров, относящихся к компьютерным электронным видеоиграм, в том числе к программному обеспечению этих игр, предоставления сети Интернет для компьютерных и интерактивных игр, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации товаров и предоставления услуг.

Кроме того, Роспатент пришел к выводу о том, что заявленные товары 9-го класса МКТУ "картриджи для компьютерных игр; кассеты для компьютерных игр; носители для компьютерных игр; картриджи для видеоигр; публикации в электронной форме или другие данные, предоставляемые посредством мультимедийной электронной широковещательной или сетевой передачи; диски и кассеты, предварительно записанные с помощью программного обеспечения для компьютерных игр, программного обеспечения для видеоигр или других электронных публикаций; компакт-диски с записями; CD-ROM программы" и товары 9-го класса МКТУ "видеокассеты; фильмы мультипликационные; фильмы мультипликационные в виде кинематографических фильмов; кинематографические фильмы; фонографические музыкальные записи; аудиозаписи музыки к фильмам; предварительно записанные видеокассеты; предварительно записанные аудиозаписи; предварительно записанные видео; предварительно записанные диски с музыкой; предварительно записанные DVD-диски с музыкой к фильмам", для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, так как данные товары относятся к одной родовой группе товаров - "носители информации" либо могут совместно использоваться ввиду их тесной связанности друг с другом, что может способствовать смешению этих товаров в сознании потребителя, учитывая тождественность обозначений, которыми эти товары маркируются.

Полагая, что решение Роспатента от 22.05.2020 не соответствует требованиям законодательства, компания Kalypso обратилась в суд с заявлением о признании решения недействительным.

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам, установленным главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках полномочий, установленных частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на предмет его соответствия законам и иным нормативным актам суд первой инстанции признал правомерным применение административным органом подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и отказал компании Kalypso в удовлетворении заявленных ею требований.

В связи с внесением Роспатентом 24.06.2021 по заявлению компании Pyro Mobile изменений в Государственный реестр товарных знаков, касающихся исключения из перечня регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 711595 товара 28-го класса МКТУ "игры", президиум Суда по интеллектуальным правам усматривает основания для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции и отмены решения Роспатента от 22.05.2020 на основании следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 этого Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака для однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

Как разъяснено в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - Постановление от 18.07.2014 N 50), при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и для обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Эта правовая позиция применяется также при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражений против отказа в государственной регистрации товарного знака.

В материалы настоящего дела на стадии рассмотрения дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам компания Kalypso представила изменение к свидетельству на товарный знак N 711595 и распечатку из открытых реестров Роспатента, согласно которым административный орган 24.06.2021 по заявлению компании Pyro Mobile исключил из перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 711595, товар 28-го класса МКТУ "игры".

Кроме того, на стадии рассмотрения дела судом первой инстанции из указанного перечня 08.10.2020 был исключен товар "игры электронные". Исключение этого товара не было принято судом первой инстанции во внимание в обжалуемом решении от 02.12.2020, поскольку в числе товаров 28-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 711595, оставался товар "игры".

Таким образом, исключение из перечня товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 711595, товаров "игры; игры электронные" является существенным для решения вопроса о соответствии спорного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

По существу, исключение данных товаров из перечня регистрации выражает как согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке N 2018729526 (представленное также ранее в материалы административного дела Роспатента в виде письменного документа), так и волю данного правообладателя устранить препятствия в регистрации товарного знака по этой заявке на имя компании Kalypso.

Следовательно, исключение товаров "игры; игры электронные" из перечня регистрации противопоставленного товарного знака может быть учтено применительно к положениям пункта 33 Постановления от 18.07.2014 N 50.

Данное обстоятельство является самостоятельным и достаточным основанием для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции от 02.12.2020 и решения Роспатента от 22.05.2020, а также для обязания административного органа рассмотреть повторно возражение компании Kalypso, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 Постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

С учетом изложенного судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы относятся судом на компанию Kalypso.

Руководствуясь статьями 138, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2020 по делу N СИП-666/2020 отменить на основании пункта 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе".

Отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.05.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение по заявке N 2018729526 на регистрацию товарного знака.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица Kalypso Media Group GmbH от 13.03.2020 на решение от 13.11.2019 по заявке N 2018729526 на регистрацию товарного знака.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

В.В. Голофаев