Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2021 г. по делу N СИП-788/2020 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку вывод Роспатента о том, что регистрация заявленного обозначения не соответствует требованиям закона, т.к. оно не обладает различительной способностью, является преждевременным, не основанным на оценке всех имеющих значение обстоятельств и доводов возражения (документ отменен)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2021 г. по делу N СИП-788/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2021 г. N С01-1767/2021 по делу N СИП-788/2020 настоящее решение отменено

Резолютивная часть решения объявлена 8 июля 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 15 июля 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Мындря Д.И.,

судей - Булгакова Д.А., Борисовой Ю.В.

при ведении протокола помощником судьи Домовской Е.В., рассмотрел в открытом судебном заседании заявление публичного акционерного общества "Газпром Нефть" (ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А, ч. пом. 1Н, каб. 2401, Санкт-Петербург, 190000, ОГРН 1025501701686) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 16.06.2020, принятого по результатам рассмотрения поступившего 17.12.2019 возражения на решение Роспатента от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567.

В судебное заседание явились представители:

от заявителя - Правошинская А.А. (по доверенности от 31.07.2020 N НК-161), Нюняев В.О. (по доверенности от 29.03.2021 N НК-66);

от Роспатента - Субботин А.А. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-901/41), Кулакова К.В. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-282/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Газпром Нефть" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.06.2020, принятого по результатам рассмотрения поступившего 17.12.2019 возражения на решение Роспатента от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Общество 31.05.2018 обратилось в Роспатент с заявкой N 2018722567 на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения в отношении товаров 04-го "бензин; топливо дизельное; топливо моторное", услуг 35-го "продвижение товаров 04 класса; реализация товаров 04 класса; оптовая и розничная продажа товаров 04 класса"; 37-го "станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги автозаправочных станций" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Согласно описанию заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой объемное обозначение - общий вид автозаправочной станции (АЗС) с нанесением фирменной графики и цвета заявителя и словесного обозначения G-Drive (Джи-Драйв).

В ходе экспертизы заявки административным органом было установлено, что заявленное на регистрацию обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой реалистическое изображение автозаправочного комплекса с информационным стендом (информационной/ценовой стелой) и помещениями хозяйственно-производственного назначения для обслуживания клиентов и оказания сервисных услуг (магазин/кафе/сервисный центр и т.д.), форма которого является традиционной и неохраноспособной в отношении заявленных товаров и услуг, так как обусловлена исключительно его функциональным назначением, а также используется различными лицами, изготавливающими товары (оказывающими услуги) автозаправочных комплексов.

В заключении также указано, что внешний вид (изображение) автозаправочных комплексов различных лиц не является абсолютно одинаковым и отличается по высоте, ширине, цвету и т.п. Придать внешнему виду данных комплексов различительную способность, то есть выделить их из общей массы однородных услуг, а также указать потребителю, что эти услуги оказываются конкретным лицом, могут только свойства, имеющие качественное отличие от свойств иных изображений однородных услуг.

Чтобы потребитель смог узнать свойства, отличающие изображение автозаправочного комплекса конкретного лица, он должен быть необычным для потребителя, не быть характерным для иных изображений однородных комплексов, должен сразу обращать на себя внимание. Если указанные условия не выполняются, то форма и внешний вид (изображение) данных комплексов не является оригинальными.

Вследствие указанного данные признаки не способны сфокусировать на себе внимание потребителя и служить средством, индивидуализирующим заявленные товары и услуги. Подобные обозначения должны быть свободными для использования всеми участниками рынка, так как ряд производителей в сфере деятельности заявителя используют такие же конструктивные элементы в своих комплексах АЗС, форма и внешний вид которых в целом имеет те же характеристики, что и заявленное на регистрацию обозначение.

Приобретение обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении конкретных товаров (услуг), указанных в заявке, и его ассоциативной связи только с товарами и услугами заявителя, подателем заявки не доказано.

С учетом установленных характеристик заявленного обозначения Роспатент решением от 26.09.2019 отказал в государственной регистрации товарного знака по указанной заявке в отношении всех заявленных товаров ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в Роспатент с возражением, в котором просило его отменить и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

По итогам рассмотрения возражения общества на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 14.02.2020 была объявлена резолютивная часть решения об удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2019, отмене решения Роспатента от 26.09.2019 регистрации товарного знака по заявке N 2018722567.

Данное заключение коллеги не было утверждено руководителем Роспатента и заявителю 28.04.2020 направлено уведомление о повторном рассмотрении возражения.

По итогам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 16.06.2020 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения от 26.09.2019.

Принимая оспариваемое решение, административный орган исходил из того, что заявленное комбинированное обозначение представляет собой реалистическое изображение автозаправочного комплекса с информационным стендом и помещениями для обслуживания клиентов и оказания сервисных услуг. Форма АЗС является традиционной для заявленных товаров и услуг и в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не обладает различительной способностью. При этом в рассматриваемом случае именно форма АЗС доминирует в составе заявленного обозначения в пространственном отношении, что исключает возможность регистрации заявленного обозначения.

Роспатент отметил, что объемные изображения автозаправочной станции общества, зарегистрированные в качестве товарных знаков по свидетельствам N 486879, 580617, 395503 в отношении однородных заявленным товаров и услуг, на которые ссылается заявитель в возражении, представляют собой иные обозначения, которые существенно отличаются от заявленного обозначения, и их регистрация Роспатентом не является основанием для признания заявленного объемного обозначения обладающим различительной способностью.

Рассмотрев вопрос о приобретении заявленным обозначением различительной способности в силу его интенсивного и длительного использования в отношении заявленных товаров и услуг, Роспатент отметил, что представленные сведения об объемах реализации топлива на АЗС, о расходах на рекламу товаров и услуг АЗС Газпромнефть и другие сведения о деятельности заявителя не содержат доказательств использования именно заявленного обозначения до даты подачи заявки, тем более длительного и интенсивного использования в отношении товаров 04 и услуг 35, 37-го классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

В отношении представленного заявителем социологического опроса, проведенного фондом ВЦИОМ, касающегося узнаваемости оформления сети АЗС Газпромнефть среди водителей в 2019 году, Роспатент указал, что данный опрос касался ассоциаций с элементами дизайна АЗС, а не восприятия заявленного обозначения потребителями в качестве товарного знака заявителя, в связи с чем нельзя согласиться с заявителем, что этот опрос подтверждает высокую ассоциативную связь между заявителем и заявленным обозначением. При ответе на вопрос о том, по каким элементам АЗС потребитель определяет, какой именно компании она принадлежит, 64% опрошенных респондентов ответили - по логотипу, 46% - по названию и только 11% - по очертаниям силуэта АЗС. Указанные ответы Роспатентом признаны вполне вероятными, поскольку именно логотип и название компании в первую очередь служат средством индивидуализации товара и его изготовителя, по которым потребитель отличает товары/услуги одних лиц от товаров/услуг других.

С учетом изложенного Роспатент согласился с содержащимися в решении экспертизы выводами о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением Роспатента от 06.12.2019, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу. Правовая позиция общества изложена также в пояснениях и возражениях от 04.06.2021, 01.07.2021.

В обоснование довода о незаконности оспариваемого ненормативного правового акта общество ссылается на то, что, по его мнению, обозначение по заявке обладает различительной способностью само по себе, а также ее наличие дополнительно подтверждено мнением потребителей, сложившимся в результате длительного и активного использования обществом, в связи с чем решение Роспатента принято в нарушение пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

По мнению общества, именно цветографическое исполнение реалистичного объемного изображения оказывает решающее влияние на восприятие потребителей и обеспечивает индивидуализирующую функцию заявленному обозначению в отношении заявленных на регистрацию товаров и услуг общества, являясь доминирующим элементом заявленного обозначения; цветовое сочетание синего и белого цветов используется заявителем в оформлении АЗС с 2006 года и очевидным для потребителя образом отличает товары, услуги общества от аналогичных товаров, услуг конкурентов.

Общество указывает, что Роспатентом не дана оценка всем элементам заявленного обозначения, вывод о доминирующем положении формы сделан без учета восприятия обозначения потребителями.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков, представляющих собой общий вид АЗС, в которых использовано сочетание синего и белого цветов, а именно:

по свидетельству N 395503;

по свидетельству N 486879;

по свидетельству N 580617.

Различительная способность сочетания синего и белого цветов в контексте продукции и услуг общества, по его мнению, обеспечена также использованием указанного сочетания в зарегистрированных товарных знаках по свидетельствам N 446760 , N 639382 , N 561201 , N 557396 , N 727948 , N 713739 .

Общество также ссылается на то, Роспатентом зарегистрированы промышленные образцы и выданы патенты N N 76779, 83221, 80828, 80570, 81608, что также свидетельствует о непоследовательности позиции Роспатента.

Кроме того, по мнению общества, в соответствии с результатами социологического исследования 93% опрошенных согласны с тем, что цветовое решение является одним из ключевых отличительных признаков той или иной сети АЗС, 62% опрошенных идентифицируют общество по сочетанию цветов.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором сослался на законность и обоснованность оспариваемого ненормативного правового акта и просил отказать в удовлетворении заявления. Представлены также пояснения от 23.04.2021, 28.05.2021, 25.06.2021.

В обоснование законности оспариваемого решения Роспатент указывает на то, что спорное обозначение представляет собой реалистическое изображение автозаправочного комплекса с информационным стендом и помещениями для обслуживания клиентов и оказания сервисных услуг. Форма автозаправочного комплекса является традиционной для товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана. При этом вывод о традиционности формы автозаправочного комплекса заявителем не оспаривается, поскольку сам заявитель просил о ее дискламации. В заявленном на регистрацию обозначении именно форма автозаправочного комплекса является доминирующим элементом, поскольку она визуально превалирует и занимает в обозначении наибольшую площадь.

Роспатент также отмечает, что ссылка заявителя на регистрацию других товарных знаков и промышленных образцов сама по себе не может свидетельствовать о наличии различительной способности у заявленного обозначения, поскольку делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств.

По мнению Роспатента, у заявителя отсутствует серия товарных знаков, одним из которых могло бы стать спорное обозначение.

Роспатент полагает необоснованным и противоречащим обстоятельствам дела довод заявителя о том, что административным органом не дана оценка социологическому исследованию, проведенному фондом ВЦИОМ, которое, по мнению заявителя, подтверждает известность потребителям фирменного стиля общества. Так, из оспариваемого решения Роспатента на странице 8 следует, что Роспатентом проведен анализ социологического исследования, проведенного фондом ВЦИОМ. Роспатентом было установлено, что указанный социологический опрос касался наличия у потребителей ассоциаций между элементами дизайна АЗС (стела, общий вид заправки, цветовое сочетание) и фирменным стилем общества. Ввиду указанного выводы социологического заключения не могут свидетельствовать об известности потребителям заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации заявителя, поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимает не цветовое решение, а дискламированная форма АЗС.

В дополнительных письменных объяснениях Роспатент указывает на то, что опрос фондом ВЦИОМ "Узнаваемость оформления сети АЗС Газпром нефть среди водителей" в целом не свидетельствует о наличии ассоциативной связи заявленного обозначения с заявителем у потребителей на дату его приоритета, поскольку опрос фонда ВЦИОМ был проведен в период с 21 июня по 8 июля 2019 года, то есть существенно позже даты приоритета заявленного обозначения (31.05.2018), и не имеет ретроспективных выводов.

Также Роспатент указывает на пропуск заявителем трехмесячного срока на обжалование решения Роспатента, предусмотренного частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как решение Роспатента от 16.06.2020 было вложено в ящик заявителя, абонированный обществом в Федеральном институте промышленной собственности, 19.06.2020, при этом заявление об оспаривании указанного решения Роспатента было подано в суд 30.09.2020.

В связи с произведенной определением от 08.07.2021 заменой судьи Погадаева Н.Н. на судью Борисову Ю.В. дело рассмотрено с начала.

В судебном заседании представители общества выступили по доводам, изложенным в заявлении и дополнительных пояснениях, и просили удовлетворить требования.

Представители Роспатента просили отказать в удовлетворении заявленных требований по доводам, содержащимся в отзыве на заявление и письменных пояснениях.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Роспатентом заявлено о пропуске обществом установленного с частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срока на оспаривание ненормативного правового акта Роспатента.

В письменных возражениях на отзыв Роспатента заявитель указывает на соблюдение срока обжалования решения административного органа, поскольку последнее было получено им посредством выемки корреспонденции из абонентского ящика подведомственного Роспатенту федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" с фиксацией даты получения 30.06.2020 и заявление об оспаривании указанного решения направлено в суд 30.09.2020, то есть в пределах установленного трехмесячного срока.

Рассмотрев довод о пропуске заявителем срока на оспаривание решения Роспатента, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, оспариваемое решение получено представителем общества 30.06.2020. Об этом свидетельствует отметка на копии решения Роспатента, а также отметка в акте, форма которого является приложением к договору об абонировании ящика в Федеральном институте промышленной собственности от 01.07.2019.

Ссылки Роспатента на то, что указанный срок следует исчислять с даты помещения копии решения в абонентский ящик (19.06.2020), не могут быть приняты, поскольку указанное действие не установлено законом или договором в качестве обстоятельства, подтверждающего или определяющего фактическую информированность общества в понимании части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Презумпция информированности о юридически значимых сообщениях, установленная статьей 165.1 ГК РФ, на которую ссылается Роспатент, в данном случае не применяется, поскольку указанная норма регулирует вопросы материально-правовых отношений участников гражданского оборота, основанных на равенстве, и в силу пункта 2 указанной статьи непосредственно не применяется к исчислению процессуального срока, предусмотренного частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающей императивное правило, касающееся судебной защиты.

Оснований для расширительного, небуквального толкования условий договора от 01.07.2019 (статья 431 ГК РФ) у суда не имеется, учитывая, что соответствующие условия выражены с достаточной степенью определенности.

Учитывая указанные обстоятельства, а также отсутствие объективно подтвержденных ссылок Роспатента (часть 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) на положения закона или договора, регулирующие в данном случае сроки и периодичность выемки корреспонденции из абонентского ящика либо устанавливающие условие, несоблюдение которого влечет вывод об информированности общества, а также принимая во внимание разумность периода, в который представителем общества осуществлено получение решения, суд не усматривает оснований для вывода о пропуске обществом вышеуказанного срока.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения предпринимателя и принятие решения по результатам такого рассмотрения относится к компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается в заявлении, поданном в суд.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), заявки на товарный знак подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2018704464 (31.05.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1483 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 11 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 указанной статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, о ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и об изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

При этом в силу статьи 6.quinquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Как разъяснено в пункте 2.1 применяемых Роспатентом Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (ред. от 06.07.2001), товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) должен обладать способностью отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг (далее - товары) других юридических или физических лиц (далее - производителей, изготовителей).

Заявляемому обозначению, не обладающему различительной способностью, не может быть предоставлена правовая охрана.

Различительная способность может быть свойственна заявленному обозначению либо приобретена им в результате его использования.

Если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему в соответствии со статьей 6quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция) может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве доводов для преодоления мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности, приведенных в запросе экспертизы.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;

а также иные сведения.

Из материалов настоящего дела следует, что общество в заявлении не соглашается с выводами Роспатента о том, что обозначение представляет собой традиционную форму АЗС, полагая, что этот довод не основан на фактических обстоятельствах и нормативных правилах. По мнению заявителя, форма спорного обозначения не обусловлена исключительно функциональным назначением; нормативно требования к форме не установлены, обязательными требованиями является лишь наличие резервуаров и топливо-раздаточной колонки. Наличие информационной стелы, магазина, кассы, сервисного центра, навеса не обусловлено функциональным назначением АЗС. При этом индивидуализирующая функция обозначения заключается в цветографическом решении - сочетании формы с цветовым решением, которое не является традиционным, а напротив, отличает товары и услуги общества от иных аналогичных продуктов. Доминирующий элемент - цветовое решение, зарегистрирован в серии принадлежащих обществу изобразительных и комбинированных товарных знаков. При этом значимость цветового решения как доминирующего элемента не может игнорироваться, а форма признаваться доминирующим элементом лишь на том основании, что товарный знак является объемным. Напротив, потребитель соответствующего рынка отличает одну АЗС от другой, двигаясь на высокой скорости и издали, то есть при выборе аналогичных товаров (услуг) руководствуется прежде всего цветовым решением, исходя из которого составляет первое впечатление, которым и руководствуется.

По мнению общества, вывод о доминирующем положении формы сформулирован без учета иных обстоятельств, в том числе потребительского восприятия, ориентированного на цветовое решение, обладающее различительной способностью на дату приоритета за счет широкого и интенсивного использования, а также словесного элемента, охраноспособность которого ранее установлена Роспатентом при регистрации товарных знаков, в том числе по свидетельству N 727948, и установленной ранее различительной способности при регистрации товарных знаков в бело-синем цветовом решении по свидетельствам Российской Федерации N N 446760, 639382, 561201, 557396, 727948, 713739, а также без учета того обстоятельства, какую часть пространства занимает товарный знак N 727948. По мнению заявителя, Роспатентом также необоснованно не учтено наличие регистрации за ним объемных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N N 486879, 580617, 395503, почти тождественных заявленному обозначению, и товарного знака N 382925, регистрация и использование которых обуславливают поддержание у потребителя ассоциативных связей в отношении заявленного обозначения и соответствующих товаров и услуг с обществом.

По мнению заявителя, выводы социологического исследования, дополнительно подтверждающие наличие различительной способности, отклонены необоснованно, а доводы заявителя не были подвергнуты анализу. При этом, как следует из заключения по итогам социологического исследования, в ходе него анализировалось восприятие сочетания цветов, стелы АЗС, общего вида АЗС общества. Большинство опрошенных верно узнали АЗС общества по сочетанию цветов, по обозначению стелы и по общему виду АЗС; в ходе опроса продемонстрировано в том числе спорное обозначение; продукция общества знакома 98% опрошенных. При этом 86% опрошенных когда-либо заправлялись на заправочных станциях общества, 86% респондентов верно назвали общество в качестве компании, использующей тестируемый дизайн, и в качестве ключевого элемента идентификации 64% опрошенных назвали характерное сочетание цветов; цвет назван 93% потребителей одним из ключевых отличительных признаков той или иной сети АЗС. Таким образом, опросом подтверждено, что цветовое сочетание приобрело индивидуализирующую функцию для обозначения, представляющего собой реалистическое обозначение АЗС, в соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ. Роспатент не учел, что деятельность общества началась в 2009 году, а также широкую известность, высокую репутацию и высокую оценочную стоимость бренда (товарного знака N 580617), почти тождественного заявленному обозначению.

Неполнота исследования вопроса о наличии высокой различительной способности у заявленного обозначения, по мнению общества, свидетельствует о нарушении Роспатентом пункта 43 Правил.

Кроме того, то обстоятельство, что на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 14.02.2020 было принято решение об удовлетворении возражения, по мнению общества, дополнительно подтверждает наличие ассоциативной связи заявленного обозначения с заявителем, поскольку при оценке обозначения с позиции обычного потребителя решение коллегиального органа объективнее индивидуального решения руководителя Роспатента.

Также общество указало на наличие значительного количества зарегистрированных Роспатентом товарных знаков, в том числе объемных, имеющих тождественную или сходную форму, тождество или сходство формы которых не влияет на различительную способность обозначений в целом.

Проанализировав законность оспариваемого ненормативного акта исходя из доводов и возражений участвующих в деле лиц, суд приходит к следующим выводам.

Суд соглашается с выводом Роспатента о том, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение автозаправочного комплекса с информационным стендом и помещениями для обслуживания клиентов и оказания сервисных услуг. Указанный вывод обществом не оспаривается.

Как указано в оспариваемом решении, заявитель согласился с мнением эксперта о том, что форма АЗС является традиционной и не обладает различительной способностью, что не соответствует тексту возражения, в котором приводятся аргументы, направленные на оспаривание этого вывода (например, с. 4, 13, 16 возражения).

Обоснование вывода о том, что форма АЗС является традиционной и определяется исключительно функциональным назначением, в оспариваемом решении не содержится.

Роспатентом в пояснениях на заявление в суд указано, что согласно ГОСТ Р 58404-2019 - автозаправочная станция (АЗС) представляет собой имущественный комплекс, предназначенный для заправки транспортных средств нефтепродуктами через топливораздаточные и маслораздаточные колонки, а также для продажи фасованных нефтепродуктов, продовольственных и промышленных товаров, в том числе автомобильных принадлежностей и запасных частей.

Согласно пункту 5.4 ГОСТ Р 58404-2019 на территории АЗС и/или при подъезде к ней устанавливаются освещаемые в темное время суток информационные табло (стелы) с указанием марок отпускаемых нефтепродуктов (допускается не указывать на стеле наименование автомобильного бензина и дизельного топлива, а также символы, обозначающие их экологический класс) и их цены. На табло (стелах) дополнительно может наноситься информация об оказываемых на АЗС сервисных услугах, проводимых маркетинговых акциях и т.п.

Роспатент полагает, что, как следует из изложенного, каждый из элементов АЗС, включая магазин, кассу, сервисный центр, навес, определяемые проектом АЗС, имеют строго отведенное им функциональное назначение.

В то же время из оспариваемого решения и вышеуказанных пояснений неясно, что именно в данном случае Роспатент понимает под формой обозначения. Не указано также, исходя из каких обстоятельств Роспатент пришел к выводу о том, что форма элементов, составляющих объемное изображение, и (или) форма состоящего из этих элементов самого обозначения определяется исключительно их функциональным назначением. Учитывая, что обозначение представляет собой изображение определенного имущественного комплекса, очевидно, что форма, если под ней понимать очертания, конфигурацию, конструкцию, расположение элементов в обозначении, являющемся реалистическим объемным изображением того или иного имущественного комплекса, может различаться. При этом из приведенных пояснений и решения Роспатента не усматривается, что такого рода элементам имманентно присуща или существует в действительности определенная, традиционная, основанная исключительно на функциональном назначении форма.

Вывод Роспатента о том, что форма обозначения является его доминирующим элементом, поскольку визуально превалирует и занимает в обозначении большую площадь, сделан без анализа довода заявителя и имеющихся в деле документов.

Действительно, в объемных обозначениях форма играет существенную роль. Значимыми признаками, отличающими объемные обозначения, являются трехмерный контур, формообразующие элементы, состав и взаимное расположение элементов. По существу форма (если под ней понимать внешние очертания) объемного обозначения и составляет всю трехмерную площадь обозначения и неизбежно превалирует в пространственном отношении.

Однако визуальное впечатление может создаваться и иными элементами обозначения. Так, в данном случае, учитывая, что объемное обозначение является реалистическим изображением АЗС, и при этом ранее Роспатентом были зарегистрированы в качестве товарных знаков общества иные объемные обозначения, также представляющие собой изображения АЗС, выводы об отсутствии различительной способности ввиду традиционности формы, занимающей доминирующее положение, сделанные в данном случае без должного анализа роли других элементов, могут привести к умалению различительной способности ранее зарегистрированных обозначений, в частности, товарного знака по свидетельству N 580617, в котором форма также признана неохраняемым элементом, однако регистрация произведена, из чего следует, что не одна лишь форма объемного товарного знака принимается во внимание Роспатентом при регистрации подобных обозначений.

В то же время в объемных товарных знаках общества по свидетельству N 395503, по свидетельству N 486879 форма не дискламирована.

Указанные обстоятельства не позволяют суду в настоящем деле определить, что именно в оспариваемом обозначении Роспатентом определено под формой обозначения, и установить правильность выводов Роспатента по вопросу о том, носит ли она в данном случае традиционный характер и определяется ли исключительно функциональным назначением.

При этом такие выводы должны быть сделаны в ненормативном акте Роспатента, являющемся предметом судебной проверки.

Кроме того, значимость формы в объемном цветном изображении (как и, например, значимость словесного элемента в комбинированном обозначении) сама по себе не отменяет возможность наличия индивидуализирующей функции у иных элементов, включая цветовое решение, в том числе в сочетании и совокупности с иными визуально значимыми признаками объемного обозначения. В связи с этим указанное обстоятельство требовало анализа Роспатента. Однако наличие и пространственное положение элементов, имеющих то или иное цветовое решение, роль в визуальном восприятии изобразительных элементов, выполненных в том или ином цветовом решении, то есть функция цветографического решения в визуальном восприятии обозначения, в оспариваемом решении с учетом доводов возражения не анализировалась.

Значимость анализа формы объемного обозначения, роли ее и иных элементов в различительной способности обозначений следует, в частности, из пунктов 2.1.7, 2.6 применяемого Роспатентом Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом Федерального института промышленной собственности от 20.01.2020 N 12.

В отзыве и пояснениях Роспатента указано, что Роспатентом рассмотрены и отклонены доводы общества о необходимости учесть входящие в состав заявленного обозначения товарные знаки N N 446760, 561201, 557396, 638010, 639382, 713739, которые, по мнению общества, влияют на восприятие заявленного обозначения и свидетельствуют о наличии у него различительной способности. Роспатент также отметил, что товарные знаки по свидетельствам N N 561201, 557396 не входят в состав заявленного обозначения, в связи с чем не могут влиять на восприятие товарного знака.

Между тем указанные выводы отсутствуют в оспариваемом решении; доводы общества о том, что заявленное обозначение является продолжением серии принадлежащих ему товарных знаков, проанализированы не были.

Роспатентом со ссылками на неотносимость представленных документов к заявленному обозначению и выводы социологического опроса отклонен также довод общества о том, что различительная способность обозначения подтверждена документально, в том числе она существует в глазах потребителей.

Роспатент указал, что представленные сведения об объемах реализации топлива, о расходах на рекламу товаров и услуг АЗС Газпромнефть, география сбыта товаров и другие сведения о деятельности заявителя не содержат доказательств длительного и интенсивного использования именно заявленного обозначения до даты подачи заявки в отношении товаров 4-го и услуг 35, 37-го классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана.

Между тем указаний на то, в чем состоят отличия представленного на регистрацию обозначения и как они влияют на восприятие потребителями обозначения в качестве индивидуализирующего деятельность именно общества, в данном случае, учитывая ссылки общества на определяющую функцию цветового и цветографического решения, в оспариваемом решении не имеется.

Доводы о том, что опрос проводился позднее даты приоритета и не содержит ретроспективной оценки, приведены только при рассмотрении дела в суде. Кроме того, в решении не проанализировано, относится ли указанное заключение к дополнительным доказательствам, подтверждающим уже существующую различительную способность ввиду утверждений общества о доминирующей роли цветового, цветографического решения для объемных изображений АЗС, либо к документам, подтверждающим приобретенную различительную способность именно заявленного обозначения.

Содержащиеся же в решении Роспатента выводы о том, что потребители определяют принадлежность АЗС преимущественно по названию и логотипу, очертания не играют определяющей роли, социологический опрос касался наличия у потребителей ассоциаций между элементами дизайна АЗС (стела, общий вид заправки, цветовое сочетание) и фирменным стилем общества, имеют характер избирательной и противоречивой оценки представленного социологического заключения и иных приложенных к возражению документов и не являются результатом анализа в том числе и иных содержащихся в социологическом заключении и приведенных в возражении и заявлении общества ссылок, в том числе на то, что потребители, верно определив, что обозначение представляет собой изображение АЗС, как правило в первую очередь обращают внимание на цвет или сочетание цветов, в связи с чем признают указанную характеристику одним из ключевых признаков той или автозаправочной станции, определяющих их восприятие и потребительский выбор; логотип также имеет индивидуализирующую функцию в подобных обозначениях, поскольку это следует в том числе из приведенного самим Роспатентом мнения потребителей, сформулированного независимо от размера занимаемой логотипом площади.

Так, не получили оценки доводы общества о том, что в соответствии с представленными результатами социологического опроса участники исследования определяют принадлежность АЗС той или иной компании по логотипу (64%) или цветовому сочетанию (63%). При движении за рулем автомобиля с высокой скоростью (60 км/ч и выше) респонденты наиболее часто обращают внимание на цвет или сочетание цветов АЗС: 72% делают это часто или почти всегда, а 22% - время от времени; остальные элементы АЗС опрошенные замечают реже. 93% опрошенных согласны с тем, что цвет является одним из ключевых отличительных признаков той или иной сети АЗС. При этом шесть из десяти участников исследования (62%) ассоциирует цветовое обозначение, представляющее собой сочетание синего и белого цветов, с заявителем. При демонстрации респондентам заявленного обозначения большинство из них верно назвали заявителя в качестве компании, использующей данный дизайн АЗС (73% при ответе на открытый вопрос и 76% на закрытый). Подавляющее большинство опрошенных (86%) так или иначе указали, что данный дизайн используется заявителем, большинство из которых (86%) объяснили свое мнение характерным сочетанием цветов, 49% - внешним видом в целом, а 46% - дизайном информационной стелы. При этом в качестве ключевого элемента идентификации две трети респондентов (64%) назвали сочетание цветов.

Указанные обстоятельства предметом анализа в оспариваемом решении не являлись.

Ввиду изложенного вывод Роспатента о том, что регистрация заявленного обозначения не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оно не обладает различительной способностью, является преждевременным, не основанным на оценке всех имеющих значение обстоятельств и доводов возражения.

Как разъяснено в пункте 136 постановления N 10, согласно статьям 1248, 1398, 1441, 1513 ГК РФ решения Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявлений против выдачи патента на селекционное достижение, а также возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, могут быть оспорены в суде в установленном порядке.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

В данном случае суд приходит к выводу о существенности допущенных при рассмотрении возражения общества в Роспатенте нарушений и невозможности их устранения при рассмотрении дела в суде ввиду нерассмотрения доводов, на которых основывалось возражение, в полном объеме.

При этом суд, осуществляющий последующий судебный контроль за законностью действий и решений Роспатента, не вправе подменять указанный административный орган, обладающий в силу пункта 1 статьи 1500 ГК РФ полномочиями по рассмотрению возражений против отказа в регистрации товарного знака в объеме доводов, приведенных в возражении. Иное означало бы по существу обход установленной законом указанной административной процедуры непосредственным рассмотрением судом вопросов, отнесенных к компетенции специально созданного административного органа.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента является недействительным ввиду противоречия пункту 1 статьи 1483 ГК РФ и нарушения прав и законных интересов общества; при этом возражение подлежит повторному рассмотрению Роспатентом с учетом изложенного в настоящем решении.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы на уплату государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования публичного акционерного общества "Газпром Нефть" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.06.2020, принятое по результатам рассмотрения поступившего 17.12.2019 возражения на решение Роспатента от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567, как принятое с нарушением пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 17.12.2019 на решение Роспатента от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу публичного акционерного общества "Газпром Нефть" 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова