Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2021 г. N С01-1044/2021 по делу N СИП-635/2020 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным патента на изобретение в части указания патентообладателей, поскольку исполнитель не лишен возможности исполнить предписание Роспатента путем урегулирования финансовых притязаний патентообладателя и приобретения по соглашению сторон исключительного права на спорное изобретение, принадлежащего ответчику

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2021 г. N С01-1044/2021 по делу N СИП-635/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 2 августа 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 августа 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Данилова Г.Ю.;

членов президиума: Химичева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Лапшиной И.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (Кронверкский просп., д. 49, литер А, Санкт-Петербург, 197101, ОГРН 1027806868154) на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2021 по делу N СИП-635/2020

по исковому заявлению федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" к федеральному государственному бюджетному учреждению науки Ордена Трудового Красного Знамени Институту химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (наб. Макарова, д. 2, литер А, Санкт-Петербург, 199034, ОГРН 1037800041399) о признании недействительным патента Российской Федерации N 2515672 на изобретение в части указания патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Антропова Татьяна Викторовна (Санкт-Петербург), Анфимова Ирина Николаевна (Санкт-Петербург) и Российская Федерация в лице Министерства образования и науки Российской Федерации (ул. Тверская, д. 11, стр. 4, Москва, 125009, ОГРН 1047796287440).

В судебном заседании приняли участие представители:

от федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" - Губанова А.А. (по доверенности от 14.04.2020 N 48-07-20018);

от федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук - Лобачевская Т.С. (по доверенности от 10.09.2020 N 12205-01/19вн).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" (далее - Университет) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к федеральному государственному бюджетному учреждению науки Ордена Трудового Красного Знамени Институту химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (далее - Институт) со следующими требованиями:

признать недействительным патент Российской Федерации N 2515672 на изобретение "Способ изготовления микрооптического растра" в части указания в нем Института в качестве патентообладателя;

обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) внести соответствующие изменения в Государственной реестр изобретений Российской Федерации и выдать Университету новый патент на изобретение "Способ изготовления микрооптического растра" с датой приоритета 18.12.2012, с указанием в нем Университета в качестве единственного патентообладателя.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Роспатент, Антропова Татьяна Викторовна, Анфимова Ирина Николаевна и Российская Федерация в лице Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2021 требования Университета оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Университет обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В президиум Суда по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором Институт выражает несогласие с правовой позицией заявителя кассационной жалобы, полагая, что изложенные в ней доводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не опровергают законность и обоснованность принятого по настоящему делу судебного акта.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Университета поддержал приведенные в кассационной жалобе доводы, а также изложенную в ней просьбу отменить принятое по настоящему делу решение и удовлетворить заявленные требования.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Института возражал против удовлетворения кассационной жалобы, полагая, что обжалуемое решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили. Роспатент, Антропова Т.В. и Анфимова И.Н. ходатайствовали о проведении судебного заседания в отсутствие их представителей. Руководствуясь частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным рассмотреть кассационную жалобу Университета в отсутствие представителей иных участвующих в деле лиц.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, на основании решения конкурсной комиссии Минобрнауки России N 2011-1.9-ИР1 (протокол от 03.10.2011 N 35) в целях обеспечения государственных нужд 21.10.2011 между Минобрнауки России (заказчик) и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (исполнитель, с 11.10.2019 - Университет) был заключен государственный контракт N 11.519.11.4017 на выполнение научно-исследовательских работ (далее - государственный контракт).

В соответствии с пунктом 1.1 государственного контракта исполнитель принял на себя обязательство выполнить в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы" научно-исследовательские работы по лоту шифр "2011-1.9-519-025" "Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и созданию научно технического задела по приоритетному направлению "Информационно-коммуникационные системы" в области информационно-телекоммуникационных систем с участием научных и исследовательских организаций стран ОЭСР" по теме: "Лазерная модификация и структурирование твердых тел как метод создания новых элементов информационно-коммуникационных систем" (шифр заявки "2011-1.9-519-025-123"), а заказчик - принять и оплатить выполненные работы за счет средств федерального бюджета.

Как утверждал Университет, в рамках выполнения государственного контракта был создан патентоспособный результат "Способ изготовления микрооптического растра".

Университет и Институт 18.12.2012 обратились в Роспатент с заявкой N 2012154939 на выдачу патента на изобретение "Способ изготовления микрооптического растра", в которой в качестве патентообладателей были указаны Университет и Институт, а в качестве авторов - Костюк Г.К., Сергеев М.М., Вейко В.П., Яковлев Е.Б., Антропова Т.В. и Анфимова И.Н.

На основании решения от 03.02.2014 Роспатентом был выдан патент Российской Федерации N 2515672 на изобретение "Способ изготовления микрооптического растра" (код Международной патентной классификации G03B 23/00 (2006.01)) с указанием в качестве авторов Костюк Г.К., Сергеева М.М., Вейко В.П., Яковлева Е.Б., Антроповой Т.В., Анфимовой И.Н., а в качестве патентообладателей - Университета и Института.

Получив от Роспатента предписание об исключении Института из состава патентообладателей и полагая, что указанное изобретение создано в результате исполнения государственного контракта за счет средств федерального бюджета, а Институт был ошибочно указан в качестве патентообладателя в заявке на выдачу патента и в патенте Российской Федерации N 2515672, 08.05.2019 Университет направил в адрес Института предложение о заключении договора об отчуждении исключительного права на спорное изобретение с возможной выплатой вознаграждения.

В письме от 05.06.2019 N 12205-01/229 Институт сообщил о готовности передать исключительное право на спорное изобретение при условии уплаты Университетом вознаграждения в размере 500 000 рублей.

Не согласившись с указанной суммой вознаграждения, Университет обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением, содержащим требование об установлении патентообладателя.

При рассмотрении и разрешении спора по настоящему делу суд первой инстанции установил, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается авторство Костюк Г.К., Сергеева М.М., Вейко В.П., Яковлева Е.Б., Антроповой Т.В. и Анфимовой И.Н. в отношении запатентованного технического решения, равно как не оспаривается факт наличия трудовых отношений между названными лицами, Университетом и Институтом.

Суд первой инстанции учел, что в силу пункта 3 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), по общему правилу, право на получение патента на служебное изобретение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание то, что согласно не опровергнутому истцом утверждению ответчика создание спорного результата интеллектуальной деятельности осуществлялось работниками Института Антроповой Т.В. и Анфимовой И.Н. в рамках выполнения своих трудовых функций в сотрудничестве с работниками Университета в рамках реализации договора о научном содружестве от 03.03.2008. Патентование такого результата интеллектуальной деятельности осуществлялось в соответствии с договором о порядке патентования и использования изобретения от 26.11.2012.

Суд первой инстанции также установил, что Университетом не было опровергнуто утверждение Института, Антроповой Т.В. и Анфимовой И.Н., согласно которому истец не поставил ответчика и названных третьих лиц в известность о том, что с его стороны работы над спорным техническим решением ведутся в рамках исполнения государственного контракта; истец не привлекал ответчика (его работников) в качестве соисполнителей по государственному контракту и не оплачивал работы Института (его работников).

При этом суд первой инстанции отметил, что при совместной подаче истцом и ответчиком заявления на выдачу патента на спорное изобретение Университет не привел в графе 71 заявления сведения о факте создания спорного результата интеллектуальной деятельности в качестве исполнителя по государственному контракту.

С учетом совокупности изложенных обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу о том, что довод Университета о допущенной им при подаче заявления на выдачу патента на спорное изобретение технической ошибке в части указания патентообладателей носит надуманный характер и не подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами.

Таким образом, решением суда первой инстанции от 30.03.2021 в удовлетворении исковых требований было отказано.

Не согласившись с принятым по настоящему делу решением суда первой инстанции, Университет обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Доводы кассационной жалобы Университета, по существу, сводятся к утверждению о том, что при принятии решения по настоящему делу суд первой инстанции ошибочно применил положения статьи 1370 ГК РФ, проигнорировав при этом довод истца о необходимости применения положений пункта 1 статьи 1373 названного Кодекса и неправильно их истолковав.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В обоснование несогласия с принятым по настоящему делу решением Университет указывает на то, что в силу положений пункта 1 статьи 1373 ГК РФ исключительное право на изобретение, созданное при выполнении работ по государственному контракту, принадлежит исполнителю, если в таком государственном контракте не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает государственный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации или исполнителю и субъекту Российской Федерации.

Тем не менее, как полагает истец, при принятии обжалуемого судебного акта суд первой инстанции руководствовался предусмотренным пунктом 6.2 государственного контракта условием, согласно которому, если конкретный результат создан с участием третьих лиц, привлеченных к выполнению государственного контракта, он может быть включен в состав правообладателей наряду с Исполнителем.

По мнению заявителя кассационной жалобы, изложенное условие государственного контракта противоречит вышеприведенному положению пункта 1 статьи 1373 ГК РФ, в связи с чем оно не подлежало применению при рассмотрении и разрешении спора по настоящему делу.

Выражая несогласие с обжалуемым решением, Университет также обращает внимание на то, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 130 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10), служебный характер изобретения определяет взаимоотношения конкретного работника и его работодателя, но не правовой режим такого технического решения.

По мнению истца, в рассматриваемом случае служебный характер изобретения не имеет правового значения, в связи с чем, вопреки изложенному в обжалуемом судебном акте, положения статей 1370, 1371 и 1372 ГК РФ не подлежали применению при рассмотрении и разрешении настоящего дела.

При этом податель кассационной жалобы полагает, что мотивы и выводы, изложенные судом первой инстанции на страницах 12 и 14 обжалуемого решения, сводят спор к установлению того, за счет каких средств создано изобретение. Между тем данное обстоятельство не имеет правового значения для разрешения настоящего спора.

Оценивая законность принятого по настоящему делу решения суда первой инстанции с учетом приведенных доводов кассационной жалобы, президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1-3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ (пункт 2 статьи 1398 названного Кодекса).

Как следует из системного толкования положений статей 1228 и 1347 ГК РФ, в российском законодательстве об охране интеллектуальной собственности действует презумпция авторства применительно к объектам промышленной собственности, в соответствии с которой, пока не доказано иное, лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, считается таковым.

По общему правилу, право на получение патента на изобретение принадлежит автору этого технического решения (пункт 1 статьи 1357 ГК РФ).

Вместе с тем пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ предусмотрено, что изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признается служебным изобретением. При этом, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное, право на получение патента на служебное изобретение принадлежит работодателю (пункт 3 статьи 1370 ГК РФ).

Суд первой инстанции установил, в ходе производства по настоящему делу истцом не оспаривалось авторство всех указанных в заявке на выдачу патента и в патенте на спорное изобретение лиц в отношении соответствующего технического решения.

Как следует из обжалуемого решения, суд первой инстанции учел, что согласно пункту 1 статьи 1373 ГК РФ право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию.

Вместе с тем в рассматриваемом случае как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, Институт не привлекался как соисполнитель по государственному контракту, ему не было известно о том, что выполняемые работы связаны с государственным заказом, какого-либо вознаграждения за выполненные работы ни от заказчика, ни от иных лиц по государственному контракту Институт не получал. При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что на Институт не могут распространяться требования законодательства, регулирующие отношения заказчика по государственному контракту, исполнителя и/или соисполнителей.

При таких обстоятельствах соответствие либо несоответствие законодательству пункта 6.2 государственного контракта не имеет правового значения для рассмотрения настоящего дела, поскольку, как верно установил суд первой инстанции, этот государственный контракт не регулирует взаимоотношения между истцом и ответчиком. Их отношения, как обоснованно установил суд первой инстанции, регулируются иными соглашениями, заключенными между Институтом и Университетом, которым суд первой инстанции дал правовую оценку.

С учетом данного обстоятельства при принятии обжалуемого судебного акта суд первой инстанции справедливо исходил из возможности применения положений пункта 1 статьи 1373 ГК РФ к сложившимся правоотношениям сторон только при условии доказанности Университетом того обстоятельства, что спорный результат интеллектуальной деятельности был разработан всеми участниками авторского коллектива в рамках исполнения государственного контракта.

Между тем, как установил суд первой инстанции, соответствующие доказательства не были представлены истцом в материалы дела. Неосведомленность Института и авторов спорного изобретения Антроповой Т.В. и Анфимовой И.Н. была подтверждена также пояснениями названных лиц и отсутствием в графе 71 заявления на выдачу патента сведений о факте создания результата интеллектуальной деятельности в качестве исполнителя по государственному контракту.

С учетом совокупности изложенных обстоятельств, вопреки доводам кассационной жалобы Университета, суд первой инстанции надлежащим образом истолковал действующие нормы материального права в контексте сложившихся между сторонами правоотношений сторон и пришел к обоснованному выводу о невозможности применения положений пункта 1 статьи 1373 ГК РФ для целей рассмотрения и разрешения спора по настоящему делу.

Президиум Суда по интеллектуальным правам учитывает, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 130 Постановления от 23.04.2019 N 10, служебный характер изобретения, полезной модели или промышленного образца определяет взаимоотношения конкретного работника - автора - и его работодателя, но не правовой режим изобретения, полезной модели или промышленного образца в целом.

В случае если конкретные изобретение, полезная модель, промышленный образец созданы работником в связи с выполнением его трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в соавторстве с иным физическим лицом (статья 1348 ГК РФ), по правилам статьи 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя.

Вместе с тем, вопреки позиции заявителя кассационной жалобы, приведенные разъяснения не исключают установленного пунктом 3 статьи 1370 ГК РФ распределения принадлежности интеллектуальных прав, в соответствии с которым, по общему правилу, право на получение патента на служебное изобретение принадлежит работодателю.

Как следует из обжалуемого решения, в ходе производства по настоящему делу Университет не оспаривал наличие трудовых отношений между авторами и патентообладателями изобретения по патенту Российской Федерации N 2515672, в частности между Антроповой Т.В. и Анфимовой И.Н., с одной стороны, и Институтом, с другой.

С учетом изложенного в отсутствие доказательств наличия иных юридически значимых обстоятельств, способных повлиять на правовую квалификацию сложившихся между участвующими в деле лицами отношений, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии оснований для оценки статуса Института как одного из патентообладателей спорного изобретения исходя из положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1370 ГК РФ.

Таким образом, вопреки доводам кассационной жалобы Университета, при рассмотрении и разрешении спора по настоящему делу суд первой инстанции надлежащим образом квалифицировал сложившиеся между истцом и ответчиком правоотношения, правильно определил подлежащий применению закон и верно истолковал его положения с учетом установленных им фактических обстоятельств дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в кассационной жалобе Университета отсутствуют ссылки на доказательства, которые необоснованно не были бы исследованы и оценены судом первой инстанции и которые опровергают законность обжалуемого решения в целом.

При рассмотрении искового заявления по настоящему делу судом первой инстанции были правильно применены нормы материального и процессуального права, верно определен круг обстоятельств, подлежащих установлению по делу. Все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в возражениях против нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В связи с отсутствием оснований для удовлетворения кассационной жалобы судебные расходы по государственной пошлине, уплаченной при подаче этой жалобы, подлежат возложению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2021 по делу N СИП-635/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Г.Ю. Данилов

Члены президиума

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина

И.В. Лапшина