Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 августа 2021 г. по делу N СИП-831/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента о признании недействительным частично патента в связи с нарушением процедуры рассмотрения возражения против выдачи патента

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 августа 2021 г. по делу N СИП-831/2019

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть вынесена и объявлена 5 августа 2021 г.

Мотивированный судебный акт изготовлен 12 августа 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Погадаева Н.Н., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Степашиной Е.Г.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению иностранного лица NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED (Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.07.2019 N 2015114091/12 (2620754), принятого по результатам рассмотрения возражения от 10.05.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2620754 на изобретение,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, иностранного лица PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000, Neuchatel, Switzerland).

В судебном заседании приняли участие представители

от NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED - Озолина И.Г. (по доверенности от 20.02.2019); Залесов А.В. (по доверенности от 20.02.2019), Махлина М.Г. (по доверенности от 20.02.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-667/41);

от PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. - Горячев И.С. (по доверенности от 13.03.2019), Владимиров А.С. (по доверенности в порядке передоверия от 26.11.2019 N 42), Юдина Е.В. (по доверенности в порядке передоверия от 26.11.2019 N 42).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED (далее - компания NICOVENTURES) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.07.2019 N 2015114091/12 (2620754).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (далее - компания PHILIP MORRIS).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2020 по делу N СИП-831/2019 требования компании NICOVENTURES удовлетворены.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В судебных заседаниях 19.10.2020, 30.11.2020, 07.12.2020, 21-25.12.2020, 25.01.2021, 01-04.03.2021, 30.04.2021, 17.06.2021 судом в соответствии с указаниями президиума Суда по интеллектуальным правам был осуществлен просмотр видеозаписей заседаний коллегии (коллегий) палаты по патентным спорам от 25.07.2018, 15.11.2018, 16.11.2018, 18.10.2018, 19.10.2018, 12.04.2019, 29.04.2021, 28.05.2019.

По результатам исследования соответствующих доказательств по предложению суда лицами, участвующими в деле, были представленные итоговые письменные пояснения, отражающие их актуальные правовые позиции.

В судебном заседании представители заявителя поддержали заявленные требования, просили заявление о признании решения Роспатента недействительным удовлетворить.

Представители Роспатента и третьего лица против удовлетворения требований заявителя возражали, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

При разрешении спора суд исходил из нижеследующего.

Патент Российской Федерации N 2620754 на изобретение "Электронное ингаляционное устройство" (классификационная рубрика Международной патентной классификации - A24F) был выдан на имя компании NICOVENTURES по заявке N 2015114091, датой подачи которой является 09.10.2013, дата подачи международной заявки N РСТ/ЕР2013/0711072, с конвенционным приоритетом от 19.10.2012, установленным по дате подачи конвенционной заявки GB 1218820.7, с формулой изобретения в следующей редакции:

"1. Электронное ингаляционное устройство, имеющее мундштук и узел управления, содержащий источник энергии и компьютер, включающий процессор компьютера, память и средство ввода-вывода, причем устройство также содержит передатчик, подключенный к компьютеру, а компьютер сконфигурирован с возможностью сбора и хранения в памяти компьютера, в процессе работы, данных использования, относящихся к использованию устройства потребителем, передачи данных использования и очистки памяти от данных использования после передачи.

2. Устройство по п. 1, представляющее собой электронную сигарету.

3. Устройство по п. 1, в котором компьютером является микроконтроллер.

4. Устройство по п. 1, в котором передатчик выполнен с возможностью передачи данных использования беспроводными средствами.

5. Устройство по п. 1, в котором передатчиком являются звуковые средства связи, и передатчик выполнен с возможностью передачи данных использования по акустическому каналу.

6. Устройство по п. 1, в котором данные использования включают подсчет числа вдохов, представляющий собой подсчет количества вдохов пользователя через устройство.

7. Устройство по п. 6, в котором подсчет числа вдохов хранится в памяти данных на 1 или 2 байта.

8. Устройство по п. 6, в котором данные использования содержат среднюю продолжительность вдоха, представляющую собой среднее значение по вдохам, подсчитанным в подсчете числа вдохов.

9. Устройство по п. 8, в котором средняя продолжительность вдоха хранится в памяти данных на 1 или 2 байта.

10. Устройство по п. 6, в котором данные использования содержат подсчет числа сеансов, представляющий собой подсчет количества сеансов вдыхания.

11. Устройство по п. 10, в котором подсчет числа сеансов хранится в памяти данных на 1 или 2 байта.

12. Устройство по п. 10, в котором обеспечивается окончание сеанса вдыхания, когда устройство бездействует в течение заданного времени бездействия после вдыхания через устройство.

13. Устройство по п. 1, в котором данные использования хранятся в памяти данных на 8 или менее байт.

14. Устройство по п. 1, в котором данные использования оптимизированы для передачи по акустическому каналу.

15. Устройство по п. 1, в котором данные использования дополнительно содержат данные заголовка в начале данных для обозначения начала данных.

16. Устройство по п. 1, в котором данные использования дополнительно содержат данные футера в конце данных для обозначения конца данных.

17. Устройство по п. 1, в котором данные использования дополнительно содержат данные конфигурации перед началом данных, показывающие конфигурацию данных для передачи.

18. Устройство по п. 17, в котором данные конфигурации показывают диапазон частот передачи данных.

19. Устройство по п. 17, в котором данные конфигурации показывают продолжительность передачи данных.

20. Устройство по п. 17, в котором данные конфигурации показывают интенсивность передачи данных.

21. Устройство по п. 1, в котором данные использования содержат подробные данные отдельных актов вдыхания.

22. Устройство по п. 21, в котором подробные данные отдельных актов вдыхания включают дату и время каждого вдыхания.

23. Устройство по п. 21, в котором подробные данные отдельных актов вдыхания включают продолжительность каждого вдыхания.

24. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью последовательной передачи первой передаваемой версии данных использования и второй передаваемой версии данных использования.

25. Устройство по п. 24, в котором первая передаваемая версия в целом соответствует второй передаваемой версии.

26. Устройство по п. 24, в котором для передачи первой передаваемой версии и второй передаваемой версии используются разные диапазоны частот.

27. Устройство по п. 24, в котором первая передаваемая версия и вторая передаваемая версия имеют разную продолжительность.

28. Устройство по п. 24, в котором первая передаваемая версия и вторая передаваемая версия имеют разную интенсивность сигнала.

29. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью последовательной передачи, в процессе работы, трех и более передаваемых версий данных использования.

30. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью многократной передачи, в процессе работы, данных использования.

31. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования на частоте, существенно превышающей частоты диапазона обычного фонового шума.

32. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования на частоте, существенно превышающей частоты диапазона частот, слышимых человеком.

33. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с дополнительной возможностью очистки памяти от данных использования по команде пользователя.

34. Устройство по п. 1, содержащее датчик давления, подключенный к компьютеру.

35. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает работу устройства за рамками нормального использования.

36. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает, что в устройство сделан выдох.

37. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает, что через устройство сделана затяжка.

38. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает, что в устройство сделан короткий резкий выдох.

39. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает, что через устройство сделана короткая резкая затяжка.

40. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает, что в устройство сделано два или более коротких резких выдоха.

41. Устройство по п. 34, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью передачи, в процессе работы, данных использования, когда датчик давления обнаруживает, что через устройство сделаны две или более коротких резких затяжки.

42. Устройство по п. 1, в котором компьютер имеет режим меню, обеспечивающий возможность, при использовании датчика давления, активизации режима меню и выбора опции меню, в которой начинается передача данных использования.

43. Устройство по п. 42, в котором компьютер сконфигурирован с дополнительной возможностью очистки памяти от данных использования, когда пользователь выбирает опцию меню "очистить память".

44. Устройство по п. 42, в котором компьютер сконфигурирован с дополнительной возможностью очистки памяти от данных использования при выходе из режима меню.

45. Устройство по п. 42, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом, когда устройство, в процессе работы, входит в режим меню.

46. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом перед передачей, в процессе работы, данных использования.

47. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом о происходящей передаче, в процессе работы, данных использования.

48. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом о завершении передачи, в процессе работы, данных использования.

49. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом об успешном приеме, в процессе работы, данных использования.

50. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом о неудаче приема, в процессе работы, данных использования.

51. Устройство по п. 1, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью уведомления пользователя звуковым сигналом об очистке памяти, в процессе работы, от данных использования.

52. Устройство по п. 1, имеющее микрофон, подключенный к компьютеру.

53. Устройство по п. 52, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью определения фонового шума посредством микрофона и передачи данных использования так, чтобы в основном избежать воздействия фонового шума.

54. Устройство по п. 52, в котором компьютер сконфигурирован так, чтобы начинать передачу при получении микрофоном сигнала начала.

55. Устройство по п. 52, в котором компьютер сконфигурирован так, чтобы заканчивать передачу при получении микрофоном сигнала окончания.

56. Устройство по п. 52, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью повторной передачи данных использования, когда микрофоном принят сигнал неудачной передачи.

57. Устройство по п. 52, в котором компьютер сконфигурирован с возможностью очистки памяти от данных использования при получении микрофоном сигнала очистки.

58. Устройство по п. 1, имеющее мундштучный конец и кончик устройства, где расположен передатчик.

59. Устройство по п. 58, в котором передатчик выполнен с возможностью передачи данных использования, в процессе работы, из кончика.

60. Устройство по п. 58, имеющее продольную центральную ось, при этом передатчик выполнен с возможностью передачи данных использования, в процессе работы, из кончика в основном параллельно продольной оси.

61. Устройство по п. 1, в котором передатчиком является громкоговоритель.".

Компания PHILIP MORRIS 10.05.2018 обратилась в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 2620754, мотивированным несоответствием этого изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

В подтверждение данных доводов в возражении были представлены следующие источники информации:

патентный документ US 2010/0252036, опубликованный 07.10.2010;

патентный документ US 2012/048266, опубликованный 01.03.2012;

патентный документ ЕР 2110034 А1, опубликованный 21.10.2009;

патентный документ US 5363842, опубликованный 15.11.1994;

Zhang J. Acoustic Communication in Wireless Sensor Networks. 2005;

Дж. Челлис и др. Основы построения сетей: Учеб. руководство. М.: ЛОРИ, 1977. 323 с.;

Tom Igoe. Practical Methods for Connecting, 2007;

D. Erman. Design and Implementation of an Acoustical., 2002;

публикация международной заявки WO 01/57619 А2 от 09.08.2001.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было установлено, что изобретение по спорному патенту Российской Федерации N 2620754 не соответствует условию патентоспособности "новизна", так как, по мнению административного органа, техническому решению, известному из источника 1, присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2620754 признаки, включая характеристику назначения. Согласившись с доводами возражения о несоответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "новизна", Роспатент пришел к выводу о нецелесообразности анализа доводов сторон для установления оценки изобретательского уровня изобретения по спорному патенту.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС патентообладателю было предложено внести изменения в формулу изобретения по патенту Российской Федерации N 2620754.

Представленная 15.11.2018 корректировка формулы путем включения в независимый пункт признаков из зависимых пунктов 10, 14, 34, 58 приведенной выше формулы была принята административным органом к рассмотрению, и в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

Согласно представленным результатам информационного поиска и экспертному заключению изобретение, охарактеризованное в уточненной формуле, не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" с учетом сведений, известных из источника 1, из патентного документа US 20110265806 А1, опубликованного 03.11.2011, и из реферативного журнала Design and Implementation of an Acoustical Transmission Protocol, опубликованного 22.02.2002.

Вместе с тем административным органом было установлено, что признаки зависимых пунктов 7-9, 11, 13, 15-33, 35-51, 53-57 не известны из уровня техники.

В связи с этим заявитель обратился с ходатайством о частичном сохранении действия патента Российской Федерации N 2620754 и представил 28.05.2019 скорректированную формулу, уточнив ее путем включения в независимый пункт признаков из зависимого пункта 8.

На основании изложенного Роспатентом было принято решение от 12.07.2019 об удовлетворении возражения компании PHILIP MORRIS, о признании патента Российской Федерации N 2620754 недействительным частично и о выдаче нового патента с уточненной заявителем формулой.

Полагая, что оспариваемое решение административного органа не соответствует пункту 2 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пунктам 2.5, 4.9, 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), компания NICOVENTURES обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании указанного решения Роспатента недействительным, указав следующее.

В течение рассмотрения возражения состав коллегии палаты по патентам спорам менялся трижды, при этом, в нарушение пункта 4.1 Правил N 56 рассмотрение дела с самого начала не производилось. Систематическое изменение состава коллегии (то есть нарушение требования Правил N 56 о непрерывности и непосредственности рассмотрения возражения одним составом коллегии) является недопустимым, так как такое рассмотрение не может обеспечить объективную беспристрастность.

Далее, патентообладатель на основании предоставленной возможности с учетом доводов, которые отразила в своем возражении компания PHILIP MORRIS, и с целью сохранить патент в силе представил измененную формулу, включив в независимый пункт формулы 1 спорного изобретения зависимый пункт 58 формулы изобретения.

В возражении доводы против зависимого пункта 58 отсутствовали, что нашло отражение на странице 8 оспариваемого решения. Дополнительные доводы лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления, отсутствующие в первоначально представленных материалах возражения, в нарушение пункта 4.7 Правил N 56 не были отражены в протоколе заседания коллегии от 15.11.2018.

В нарушение пунктов 4.9, 5.1 и 2.5 Правил N 56 без принятия формулы и без направления формулы на дополнительный поиск коллегия палаты по патентным спорам заявила о неприемлемости представленной измененной формулы. Фактически таким заявлением коллегия заставила патентообладателя дальше изменять формулу в сторону сокращения объема правовой охраны, после чего патентообладатель в рамках заседания был вынужден включить в независимый пункт 1 формулы изобретения зависимый пункт 10 формулы изобретения. Но указанный вариант формулы также не был принят коллегией для направления на дополнительный информационный поиск. Просьбы патентообладателя о переносе даты заседания или представления перерыва на 1-5 дней с целью согласования какого-либо иного варианта формулы не были приняты коллегией, после чего патентообладатель был вынужден включить в независимый пункт формулы изобретения дополнительные зависимые пункты 14 и 34 формулы изобретения. Формула изобретения, в независимый пункт 1 которой были внесены зависимые пункты 1, 10, 14, 34 первоначальной формулы изобретения, был направлен на проведение дополнительного поиска.

Компания NICOVENTURES полагает, что действия коллегии по отказу к принятию к рассмотрению варианта измененной формулы, первоначально представленной патентообладателем на заседании коллегии, не основано на нормах права и противоречит цели деятельности Роспатента и подведомственных ему организаций: обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. Подобное не основанное на законе требование коллегии является незаконным давлением на патентообладателя, что привело к вынужденному изменению им формулы в сторону дальнейшего ограничения объема правовой охраны изобретения.

Компания NICOVENTURES полагает, что вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о существенном нарушении административным органом процедуры рассмотрения возражения и привели к принятию неверного решения.

Кроме того, патентообладатель обращал внимание на неверное применение норм материального права, регулирующих условия патентоспособности изобретения:

Роспатент не учел, что в спорном патенте и противопоставленном ему патентном документе [1] (US 2010/0250280) охарактеризованы две системы абсолютно разного назначения;

вывод об отсутствии новизны изобретения по оспариваемому патенту не мотивирован и не обоснован, сделан без анализа сущности признаков формулы изобретения;

вывод об отсутствии изобретательского уровня в техническом решении согласно измененной патентообладателем формуле также не мотивирован, в решении отсутствует соответствующий анализ, предусмотренный пунктом 24.5.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Регламент N 327);

технический результат определен в решении неверно;

Роспатент в нарушение пункта 3 статьи 1398 ГК РФ неправомерно отказал в удовлетворении ходатайства правообладателя о преобразовании патента на изобретение с измененной формулой в патент на полезную модель.

При первоначальном рассмотрении настоящего дела Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующих обстоятельств:

в нарушение положений пункта 24.5.2 Регламента N 327 и пункта 5.4 Руководства по экспертизе заявок на изобретения, утвержденного и введенного в действие на основании приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2011 N 87 (далее - Руководство N 87) в решении Роспатента отсутствует сравнительный анализ выделенных административным органом признаков устройства по источнику 1 с признаками изобретения по спорному патенту с учетом характеристики назначения и содержания признаков, а не их формы выражения;

из решения не усматривается, на каком основании Роспатент счел возможными комбинацию отдельных признаков и использование для своих выводов не конкретного анализа сущности указанных признаков, а формы их выражения;

Роспатент не указал, на основании каких сведений он пришел к выводу о том, что техническим результатом от реализации изобретения по спорному патенту является передача данных без использования дополнительного порта;

в нарушение требований пункта 24.5.3 Регламента N 327 в решении Роспатента отсутствуют анализ признаков независимого пункта измененной формулы на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень", анализ влияния выявленных отличительных признаков на указанный заявителем в патенте технический результат (обеспечение мониторинга состояния устройства, обеспечение минимального объема данных для передач, что приводит к ускорению процесса передачи);

в ходе рассмотрения возражения компании PHILIP MORRIS состав коллегии Палаты по патентам спорам менялся трижды, при этом в нарушение положений пункта 4.1 Правил N 56 рассмотрение дела с самого начала не было произведено;

из материалов дела не усматривается, на основании каких норм, каких нормативных правовых актов коллегия Палаты по патентным спорам не приняла к рассмотрению первоначально представленную к заседанию 15.11.2018 патентообладателем измененную редакцию формулы изобретения.

С учетом изложенных обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу о том, что решение Роспатента от 12.07.2019 о признании недействительным частично спорного патента на изобретение и о выдаче патента с уточненной формулой не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1351 ГК РФ и пунктов 2.5, 4.9, 5.1 Правил N 56 - является недействительным и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании PHILIP MORRIS.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, отменяя указанное решение суда первой инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, указал следующее.

В резолютивной части решения суда первой инстанции содержится указание на нарушение Роспатентом при принятии оспариваемого решения от 12.07.2019 норм пункта 2 статьи 1351 ГК РФ. Вместе с тем в мотивировочной части решения суда первой инстанции не указывается, в чем заключается нарушение Роспатентом указанной нормы. Как следует из мотивировочной части обжалуемого судебного акта, решение административного органа проверялось на соответствие пункту 2 статьи 1350 ГК РФ. Таким образом, выводы суда первой инстанции, содержащиеся в резолютивной части обжалуемого решения, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам, отраженным в мотивировочной части решения.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что резолютивная часть решения суда первой инстанции не соответствует ее мотивировочной части, что свидетельствует о нарушении норм процессуального права.

В отношении вывода суда первой инстанции о нарушении административным органом процедуры рассмотрения возражения на решение Роспатента, президиум Суд по интеллектуальным правам отметил, что из обжалуемого судебного акта не следует, что судом первой инстанции было проведено исследование содержания вопросов, которые рассматривались в измененном составе коллегии Палаты по патентным спорам. Так, материалами дела не подтверждается факт исследования судом первой инстанции аудиозаписей соответствующих заседаний коллегии Палаты по патентным спорам, аудиопротокол судебного заседания от 14.05.2020 отражает лишь факт заслушивания судом позиций лиц, участвующих в деле, сформировавшихся по результатам ознакомления с указанными аудиозаписями.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что оценка законности процедуры рассмотрения возражения коллегией Палаты по патентным спорам дана судом первой инстанции без учета всей совокупности существенных для разрешения дела обстоятельств.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что при рассмотрении довода о нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, выразившемся в изменении состава коллегии, суду первой инстанции надлежало последовательно оценить ряд обстоятельств:

менялся ли состав коллегии (этот вопрос проанализирован);

какие вопросы рассматривались измененным составом коллегии - рассматривалось возражение по существу или решались неотложные процедурные вопросы, аналогичные тем, которые могут быть решены судом по взаимозаменяемости (часть 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);

если возражение рассматривалось по существу - начиналось ли рассмотрение с самого начала;

если рассмотрение возражения по существу с самого начала не начиналось, является ли соответствующее нарушение исходя из обстоятельств конкретного дела существенным - позволило ли оно всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение.

Выводы суда первой инстанции о неполном исследовании Роспатентом всех обстоятельств, способных повлиять на разрешение вопроса о соответствии (несоответствии) независимого пункта первоначальной формулы спорного изобретения условию патентоспособности "новизна", а измененной (в редакции от 15.11.2018) формулы - условию патентоспособности "изобретательский уровень", сделаны судом первой инстанции без учета доводов, приведенных в заявлении компании NICOVENTURES в опровержение выводов административного органа, а также в отсутствие анализа их соответствия представленным в материалы административного дела доказательствам.

Кроме того, как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, в решении суда первой инстанции отсутствует анализ представленных в материалы дела доказательств, которые, по мнению суда первой инстанции, свидетельствуют об ошибочности выводов Роспатента. Судом первой инстанции также не была дана оценка всем доводам лиц, участвующих в деле, а также доказательствам и сведениям, представленным в материалы дела, не были установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для полного и обоснованного рассмотрения заявления компании NICOVENTURES.

При новом рассмотрении дела лица, участвующие в деле, сообщили о неизменности правовых позиций.

Вместе с тем компания NICOVENTURES в обоснование требования о признании оспариваемого ненормативного правового акта недействительным дополнительно указала на нарушение Роспатентом требований пункта 4.7 Правил N 56, заключающееся в непроведении закрытого совещания членов коллегии Палаты по патентным спорам после завершения рассмотрения возражения компании PHILIP MORRIS.

Исследовав материалы дела, изучив доводы лиц, участвующих в деле, выслушав их представителей, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований заявителя ввиду следующего.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьями 1248, 1398 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи международной заявки на регистрацию спорного изобретения (09.10.2013) и возражения в Палату по патентным спорам (10.05.2018) правовая база, на основании которой подлежит разрешению настоящий спор, включает ГК РФ, Регламент N 327 и Правила N 56.

Оценив доводы заявителя о существенном нарушении Роспатентом (коллегией Палаты по патентным спорам) процедуры рассмотрения возражения, по итогам которого был вынесен оспариваемый в рамках настоящего дела ненормативный правовой акт, коллегия судей пришла к следующим выводам.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 136 Постановления N 10, согласно статьям 1248, 1398, 1441, 1513 ГК РФ решения Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявлений против выдачи патента на селекционное достижение, а также возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, могут быть оспорены в суде в установленном порядке.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно пункту 4.1 Правил N 56 дела по возражениям или заявлениям рассматриваются коллегиально на заседании Палаты по патентным спорам в составе не менее трех ее членов, включая председательствующего и ответственного за рассмотрение, утвержденном председателем Палаты по патентным спорам.

Рассмотрение возражения или заявления происходит при неизменном составе коллегии Палаты по патентным спорам. В случае замены одного из членов коллегии в процессе разбирательства рассмотрение дела должно быть произведено вновь.

В соответствии с пунктом 4.7 Правил N 56 решение коллегии Палаты по патентным спорам принимается по результатам закрытого совещания членов коллегии Палаты по патентным спорам после завершения рассмотрения возражения или заявления по существу.

Как следует из материалов дела, при рассмотрении возражения компании PHILIP MORRIS состоялось шесть заседаний коллегии Палаты по патентным спорам: 25.07.2018, 18.10.2018, 15.11.2018, 11.04.2019, 29.04.2019 и 28.05.2019.

Заседания 25.07.2018, 18.10.2018, 15.11.2018 и 28.05.2019 проводились в следующем составе коллегии: Грачева Е.В., Леонова Ю.Б., Половюк В.В.; заседание 11.04.2019 проходило в составе коллегии: Леоновой Ю.Б., Половюк В.В., Шитова А.В., а заседание 29.04.2019 - в составе коллегии Грачевой Е.В., Леоновой Ю.Б., Шитова А.В.

С учетом указаний президиума Суда по интеллектуальным правам коллегия судей первой инстанции в результате исследования представленных в материалы дела видеозаписей вышеуказанных заседаний коллегии (коллегий) палаты по патентным спорам установила следующее:

в заседании 15.11.2018 (Грачева Е.В., Леонова Ю.Б., Половюк В.В.) осуществлялось рассмотрение возражения по существу с обсуждением источников информации из уровня техники, толкованием признаков и их известности из приведенных источников. В указанном заседании коллегия палаты по патентным спорам сделала вывод о том, что признаки независимого пункта измененной формулы неизвестны из приведенных в возражении источников, и приняла решение о проведении дополнительного информационного поиска;

в заседании 11.04.2019 (Леонова Ю.Б., Половюк В.В., Шитов А.В.) осуществлялось рассмотрение по существу результатов информационного поиска; рассмотрение ходатайства патентообладателя о возможности преобразования изобретения в полезную модель; обсуждалась возможность дальнейшего изменения формулы (с учетом сделанных на заседаниях 18.10.18 и 15.11.18 выводов коллегии в ином составе. В указанном заседании коллегия палаты по патентным спорам сделала вывод о том, что измененная формула на основании выявленных дополнительных источников не соответствует условиям патентоспособности (не было сообщено, каким именно), в связи с чем предложила патентообладателю внести дополнительные изменения в формулу;

в заседании 29.04.2019 (Грачева Е.В., Леонова Ю.Б., Шитов А.В.) осуществлялось рассмотрение возражения по существу, рассматривался вопрос о возможности преобразования изобретения в полезную модель по первоначальной формуле (на основании вывода о соответствии или несоответствии первоначальной формулы условию "новизна", сделанного в заседании коллегии 18.10.2018), а также измененной формулы (на основании выводов, сделанных в заседаниях 15.11.2018 и 11.04.2019). По результатам заседания коллегии объявлено о переносе заседания для рассмотрения ходатайства о возможности преобразования спорного изобретения в полезную модель;

в заседании 28.05.2019 (Грачева Е.В., Леонова Ю.Б., Половюк В.В.) осуществлялось рассмотрение возражения по существу, рассматривался вопрос о возможности внесения изменений в формулу. По результатам выступления представителей патентообладателя и подателя возражения коллегия Палаты по патентным спорам, не удаляясь в совещательную комнату, постановила: удовлетворить возражение, признать спорный патент недействительным частично, выдать новый патент с измененной формулой.

Анализ обстоятельств, имевших место в ходе заседаний коллегии (коллегий) палаты по патентным спорам, по крайней мере, 15.11.2018, 11.04.2019, 29.04.2019 и 28.05.2019, в том числе ход заседаний, характер рассматривавшихся вопросов и принятых процессуальных решений, позволяет суду согласиться с доводом заявителя о том, что при принятии Роспатентом оспариваемого ненормативного правового акта имели место нарушения вышеприведенных требований пунктов 4.1 и 4.7 Правил N 56.

Так, в указанных заседаниях возражение рассматривалось по существу различными составами коллегии, при этом рассмотрение с самого начала не начиналось, решение о наличии оснований для удовлетворения возражения принято коллегией палаты по патентным спорам без проведения закрытого совещания членов коллегии непосредственно перед вынесением (оглашением) соответствующего решения.

Вопреки доводам Роспатента и третьего лица о том, что в заседании коллегии от 11.04.2019 рассмотрение возражения по существу фактически не проводилось и было перенесено по ходатайству патентообладателя для преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель, из исследованной судом видеозаписи указанного заседания усматривается, что возражение рассматривалось по существу в измененном составе коллегии. Председательствующий коллегии в указанном заседании по результатам анализа дополнительного поиска, предложил патентообладателю дополнительно внести изменения в формулу изобретения в связи с тем, что по результатам проведенного информационного поиска были выявлены нераскрытые в противопоставленных источниках несущественные признаки спорного изобретения.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что коллегия палаты по патентным спорам указала, что рассмотрение должно быть начато заново, но без выяснения мнения представителей сторон, участвовавших в заседании, продолжила проведение заседания с учетом результатов уже проведенного информационного поиска.

Доводы Роспатента и третьего лица в отношении заседания коллегии 28.05.2019 также не согласуются с содержанием исследованной судом видеозаписи, из которой следует, что решение по возражению было принято коллегией палаты по патентным спорам без удаления членов коллегии в совещательную комнату. Так, на видеозаписи видно, что на закрытом совещании (в отсутствии сторон) в начале заседания, а не по результатам выступления представителей сторон, коллегией было фактически разрешено только ходатайство патентообладателя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель и принято решение дать возможность заявителю вновь скорректировать формулу.

Соответствующие нарушения исходя из обстоятельств данного конкретного дела являются существенными, поскольку не позволили коллегии Палаты по патентным спорам всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение. Ход и содержание указанных заседаний коллегии палаты по патентным спорам, в которых возражение рассматривалось по существу, не позволяют суду прийти к выводу об объективности и беспристрастности процедуры принятия решения, отраженного в оспариваемом ненормативном правовом акте Роспатента.

Данные обстоятельства в соответствии с вышеприведенными правовыми нормами и разъяснениями высшей судебной инстанции являются самостоятельным основанием для признания оспариваемого решения Роспатенте недействительным.

В силу выявленных судом существенных процессуальных (процедурных) нарушений, допущенных при принятии оспариваемого решения Роспатента и исключающих его действительность, коллегия судей не усматривает оснований для рассмотрения по существу доводов лиц, участвующих в деле, относительно охраноспособности спорного изобретения. Соответствующие обстоятельства и доводы компаний NICOVENTURES и PHILIP MORRIS подлежат рассмотрению Роспатентом при повторном рассмотрении возражения.

Согласно пункту 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 названного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

При признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, то есть повторного рассмотрения возражения компании.

Вывод суда о недействительности оспариваемого решения Роспатента, в свою очередь, является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение (подачу) заявления на орган, вынесший такой ненормативный правовой акт.

При первоначальном рассмотрении дела заявителем и третьим лицом были заявлены ходатайства о проведении экспертизы, в удовлетворении которых было отказано протокольным определением от 14.05.2020.

В связи с отказом в удовлетворении указанных ходатайств перечисленные компаниями NICOVENTURES и PHILIP MORRIS на депозитный счет суда денежные средства на проведении экспертизы подлежат возврату названным лицам (плательщикам).

Руководствуясь статьями 110, 170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.07.2019 о признании недействительным частично патента Российской Федерации N 2620754 на изобретение и о выдаче патента с уточненной формулой как не соответствующее пунктам 4.1 и 4.7 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. против выдачи патента Российской Федерации N 2620754 на изобретение.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED (Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, GB, CN 08318038) 3 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Возвратить иностранному лицу NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED (Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, GB, CN 08318038) с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам 90 000 рублей, перечисленных по платежному поручению от 10.01.2020 N 10 на проведение судебной экспертизы.

Возвратить иностранному лицу PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000, Neuchatel, Switzerland) с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам 90 000 рублей, перечисленных по платежному поручению от 20.02.2020 N 673 на проведение судебной экспертизы.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Н.Н. Погадаев

А.А. Снегур