Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 августа 2021 г. по делу N СИП-880/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование спорных товарных знаков в отношении части товаров, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении данных товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 августа 2021 г. по делу N СИП-880/2020

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 декабря 2021 г. N С01-452/2021 по делу N СИП-880/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 19 августа 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 20 августа 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Ерина А.А., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Титаренко Д.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (75/ Yil Osb Mahallesi Orhan Erden Blv/ No: 3, Odunpazari/Eskisehir, Turkey)

к обществу с ограниченной ответственностью "Добрыня-Русь" (Маевское ш., д. 3/4, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 353560, ОГРН 1022304654020)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 485904, N 567220, N 566606 и N 571396 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - Баринова Д.А. и Паламарчук Е.В. (по доверенности от 19.06.2020 N 09824);

от общества с ограниченной ответственностью "Добрыня-Русь" - Андреева М.Ю. (по доверенности от 18.01.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Добрыня-Русь" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков "", "", "" по свидетельствам Российской Федерации N 567220, N 566606 и N 571396 соответственно в отношении товаров 30-го класса "какао, какао-продукты, напитки на основе какао" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 485904 в отношении товаров 30-го класса "какао, сахар, рис, тапиока (маниока), мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; пищевой лед" МКТУ вследствие их неиспользования (с учетом принятого судом уточнения предмета исковых требований на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2021 (с учетом определения об исправлении опечатки от 12.02.2021) требования компании удовлетворены частично.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.06.2021 определение Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2021 об исправлении опечатки по делу N СИП-880/2020 отменено.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2021 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2021 исковое заявление принято к производству.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2021 на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Рогожина С.П. на судью Сидорскую Ю.М., в связи с чем рассмотрение дела начато с самого начала.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков компания указывает на то, что в Турции она является ведущим производителем продовольственных товаров, в том числе кондитерских изделий, для индивидуализации которых использует в частности товарный знак "" по международной регистрации N 1202878.

Компания сообщает, что на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 05.05.2015 Роспатент принял решение о предварительном отказе, а 08.12.2015 - об окончательном отказе в предоставлении вышеуказанному товарному знаку правовой охраны на территории Российской Федерации для всех заявленных товаров 30-го класса МКТУ ввиду сходства до степени смешения со спорными товарными знаками, зарегистрированными в отношении однородных товаров.

Помимо этого истцом 02.07.2020 в Роспатент подана заявка N 2020734186 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "" в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Ссылаясь на то, что ее продукция в широком ассортименте реализуется в различных странах мира, в том числе на территории Российской Федерации, а также на отсутствие сведений об использовании обществом принадлежащих ему товарных знаков для индивидуализации спорных товаров 30-го класса МКТУ, за исключением кофе и напитков кофейных, в течение предыдущих трех лет, компания просит досрочно прекратить правовую охраны названных товарных знаков вследствие их неиспользования в отношении интересующих ее товаров 30-го класса МКТУ для устранения препятствий в регистрации и использовании собственного товарного знака для однородных товаров.

В направленном 02.12.2020 в суд ходатайстве о приобщении дополнительных документов компания отмечает, что представленные в обоснование заинтересованности доказательства в достаточной степени подтверждают как реализацию однородных товаров, так и реальное намерение использовать собственный товарный знак в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

В представленном отзыве на исковое заявление общество, ссылаясь на недоказанность компанией заинтересованности в подаче настоящего искового заявления, просит отказать в удовлетворении исковых требований.

Общество отмечает, что в представленных компанией документах не перечислены товары, в отношении которых компания намерена использовать сходное со спорными товарными знаками обозначение, а также отсутствует указание на это обозначение.

С точки зрения общества, принадлежащие ему товарные знаки не сходны до степени смешения с используемым компанией обозначением, поскольку данное обозначение включает в себя два элемента: словесный "ETi MAXIMUS" и изобразительный.

Общество обращает внимание на то, что компании было отказано в предоставлении правовой охраны ее товарному знаку на территории Российской Федерации достаточно давно и соответствующие действия административного органа компания не оспаривала, что, по мнению общества, опровергает утверждение компании о намерении использовать этот товарный знак в России.

Общество также полагает, что компания не является лицом, чьи права и интересы затрагиваются исключительными правами общества на спорные товарные знаки, поскольку с учетом широкой известности реализуемого им товара "кофе", который является однородным кондитерским изделиям, компания не сможет на законных основаниях использовать сходные со спорными товарными знаками обозначения, что свидетельствует об отсутствии у компании заинтересованности в досрочном прекращении их правовой охраны.

Утверждая, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 оно не могло использовать спорные товарные знаки в период с 17.03.2020 по 19.07.2020, общество указывает на наличие в действиях компании по обращению с настоящим исковым заявлением сразу после окончания этого периода признаков злоупотребления правом.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может.

Компания 01.02.2021 через электронный сервис "Мой Арбитр" представила возражение на отзыв общества, в котором, ссылаясь на необоснованность изложенных в отзыве доводов, просит удовлетворить исковое заявление, отмечая, что осуществляемая ею деятельность в целом представляет собой производство и реализацию пищевых продуктов.

Общество представило письменные объяснения, в которых указывает на недоказанность истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков ввиду того, что он не обосновал реальное намерение использовать сходное с товарными знаками обозначение для индивидуализации товаров, однородных товарам, в отношении он которых просит прекратить правовую охрану спорных товарных знаков.

По утверждению ответчика, спорные товарные знаки используются им в отношении товара "крем", который относится к кондитерским изделиям, поскольку является многокомпонентным товаром, содержащим патоку крахмальную и растительное масло (технические условия ТУ 10.89.19-002-00111981-2017), а также в отношении товара "какао-порошок", который является кондитерским изделием.

При новом рассмотрении дела от общества через электронный сервис "Мой Арбитр" 23.07.2021 поступили письменные объяснения в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в которых, ссылаясь на положения межгосударственного стандарта ГОСТ 31457-2012 "Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия", общество поясняет, что такие товары как "мороженое" и "кондитерские изделия" не являются однородными друг другу, поскольку мороженное относится к молочным продуктам, а кондитерские изделия представляют собой иную видовую группу товаров, при приготовлении сравниваемых товаров используются разные ингредиенты, кроме того, условия реализации мороженного являются отличными от кондитерских изделий, так как мороженое реализуется путем размещения в витринах-холодильниках.

Исходя из того, что согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 53041-2008 "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения" какао является кондитерским изделием, а словесный элемент "MAXIMUS" не изменяет отличительный характер товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 485904, ответчик утверждает, что использование словесного элемента "MAXIMUS" на товаре "какао" может быть признано фактом, свидетельствующим об использовании упомянутого товарного знака "" в отношении товара "кондитерские изделия".

Кроме того, общество считает, что такой товар как "крем", представляющий собой многокомпонентный пищевой продукт, является кондитерским изделием, так как содержит сахар (крахмальная патока), растительное масло (жир) и пищевые добавки.

При этом общество отмечает, что по результатам рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака N 2020734186 Роспатент признал заявленное компанией обозначение "" сходным до степени смешения с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 485904, в связи с чем общество полагает, что требования о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 567220, N 566606, N 571396 являются необоснованными.

В представленных 26.07.2021 письменных возражениях на объяснения ответчика от 23.07.2021 компания ссылается на необоснованность содержащихся в них доводов.

Так, в опровержение доводов общества компания сообщает следующее:

заинтересованность лица в досрочном прекращении правовой охраны подтверждается совокупностью обстоятельств;

заявка на регистрацию товарного знака N 2020734186 является одним из доказательств подтверждения заинтересованности;

мороженое является десертом и имеет сходное назначение с кондитерским изделием, в состав которых входят молочные продукты и сахар;

товары "мороженое" и "кондитерские изделия" обладают близким кругом потребителей, в связи с чем "мороженое" может быть признано однородным "кондитерским изделиям" по таким признакам как назначение товаров, вид материала, из которого изготовлены товары, взаимозаменяемость товаров, условия реализации, круг потребителей;

в ассортимент продукции компании входят замороженные десерты, которые хранятся и предлагаются к продаже в витринах-холодильниках вместе с мороженым;

интерес в использовании спорного обозначения в отношении мороженого подтверждается наличием такой товарной позиции в заявке N 2020734186;

используемое обществом словесное обозначение "MAXIMUS CREMA" существенно отличается от товарных знаков "" и "" по свидетельствам Российской Федерации N 566606 и N 485904, и, следовательно, использование обозначения "MAXIMUS CREMA" не подтверждает использование названных товарных знаков.

В судебном заседании, состоявшемся 19.08.2021, представители компании поддержали заявленные требования.

Представитель общества возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве на исковое заявление, дополнении к нему и письменных объяснениях.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальном сайте арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие его представителя.

Вместе с тем при подготовке дела к судебному разбирательству от Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя с последующим направлением судебного акта.

Как следует из материалов дела, общество является обладателем исключительных прав на следующие средства индивидуализации:

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 567220, зарегистрированного 10.03.2016 с приоритетом от 18.11.2014 по заявке N 2014730653 в отношении товаров 30-го класса "кофе, чай, какао, заменители кофе, какао-продукты, кофе-сырец, напитки кофейные, напитки чайные, напитки на основе какао, цикорий [заменитель кофе], чай со льдом" МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 566606, зарегистрированного 03.03.2016 с приоритетом от 11.09.2014 по заявке N 2014730652 в отношении товаров 30-го класса "кофе, чай, какао, заменители кофе; какао-продукты; кофе-сырец; напитки кофейные; напитки чайные; напитки на основе какао; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом" МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 571396, зарегистрированного 14.04.2016 с приоритетом от 05.09.2014 по заявке N 2014730004 в отношении товаров 30-го класса "кофе, чай, какао, заменители кофе; какао-продукты; кофе-сырец; напитки кофейные; напитки чайные; напитки на основе какао; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом" МКТУ;

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 485904, зарегистрированного 05.06.2003 с приоритетом от 11.09.2002 по заявке N 2002718850 в отношении товаров 30-го класса "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед" МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названных товарных знаков в отношении части зарегистрированных товаров 30-го класса МКТУ, неиспользование правообладателем этих товарных знаков для индивидуализации всех спорных товаров 30-го класса МКТУ, компания направила по юридическому адресу общества и по указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации адресу для переписки предложение о добровольном отказе от исключительных прав на спорные товарные знаки или о заключении договоров об отчуждении исключительных прав на эти товарные знаки.

Не получив ответа общества на направленное предложение, компания по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзывах на исковое заявление, возражениях на отзыв ответчика, письменных объяснениях и возражениях на них, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Компанией соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением о добровольном отказе от исключительного права на спорные товарные знаки или об отчуждении исключительных прав на них (т. 1, л.д. 19-22), почтовой квитанцией (т. 1, л.д. 23) и уведомлениями о вручении (т. 1, л.д. 24-25), что обществом не оспаривается.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков компанией представлены следующие документы: выписки из международного реестра на товарные знаки, принадлежащие компании; распечатки из сети Интернет об истории компании, о ее продукции; счета на поставку продукции компании на имя общества с ограниченной ответственностью "Экофуд" и акционерного общества "РВИ" (РАШН ВЕНЧУР ИНВЕСТМЕНТ); декларации о соответствии продукции компании; документы, подтверждающие факт предоставления обществом с ограниченной ответственностью "Юниверсал Медиа Уорлдвайд" услуг по продвижению бренда компании с привлечением общества с ограниченной ответственностью "Адванс", фотографические изображения прилавков магазинов и каталогов продукции, содержащих товары компании.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, суд пришел к выводу о том, что истец осуществляет на территории Российской Федерации деятельность по реализации кондитерских изделий, которую он намерен вести в том числе путем использования товарного знака по международной регистрации N 1202878.

Принадлежащий компании товарный знак "" по международной регистрации N 1202878 зарегистрирован 27.11.2013 в отношении товаров 30-го класса "печенье, шоколадные конфеты, изделия кондитерские мучные, крекеры, вафли, изделия из сладкого теста, преимущественно с начинкой, кондитерские и хлебобулочные изделия, батончики шоколадные, торты, пироги, злаки для завтрака, хлеб, попкорн и рисовые чипсы" МКТУ. Уведомлением Роспатента от 18.12.2015 в предоставлении правовой охраны этому товарному знаку на территории Российской Федерации отказано.

Судебная коллегия отклоняет как необоснованную ссылку общества на то, что компания не намерена использовать упомянутый товарный знак по тем причинам, что она не обжаловала названное уведомление Роспатента и не подавала на регистрацию иные заявки. Суд по интеллектуальным правам полагает, что данный довод основан на предположениях общества, поскольку представленные компанией документы свидетельствуют об обратном.

Суд также отмечает, что о наличии у компании намерений использовать на территории Российской Федерации сходное со спорными товарными знаками обозначение для маркировки товаров свидетельствует факт подачи ею 02.07.2020 в Роспатент заявки N 2020734186 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "" в отношении товаров 30-го класса "печенье; шоколадные конфеты; изделия кондитерские мучные; крекеры; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; торты; хлеб; десерты, а именно, десерты на основе муки и шоколада; хлебобулочные изделия; закуски легкие на основе риса, а именно, воздушный рис; крупа овсяная; закуски легкие на основе хлебных злаков; продукты зерновые; хлопья [продукты зерновые]; мороженое; лед пищевой" МКТУ. При этом уведомлением от 28.10.2020 Роспатент сообщил о невозможности регистрации данного обозначения в качестве товарного знака в связи с наличием сходства до степени смешения с товарным знаком ответчика по свидетельству Российской Федерации N 485904.

Суд полагает, что интерес в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков может заключаться в обеспечении возможности поставки в Российскую Федерацию продукции, маркированной сходным со спорными товарными знаками обозначением (товарным знаком по международной регистрации N 1202878 или обозначения по заявке N 2020734186). Отсутствие же поставки в Российскую Федерацию товаров, маркированных этим товарным знаком, может свидетельствовать лишь о том, что истец избегает нарушения исключительных прав на спорные товарные знаки.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сопоставив товарные знаки "" по свидетельству Российской Федерации N 567220, "" по свидетельству Российской Федерации N 566606, "" по свидетельству Российской Федерации N 571396, "" по свидетельству Российской Федерации N 485904 и товарный знак "" по международной регистрации N 1202878 в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), суд пришел к выводу о том, что несмотря на наличие изобразительных элементов данные обозначения обладают высокой (близкой к тождеству) степенью сходства по фонетическому и семантическому признакам за счет идентичного словесного элемента "МАКСИМУС" / "MAXIMUS", расположенного в центре сравниваемых обозначений. При этом наличие графических различий не влияет на их однозначное восприятие потребителем.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Руководствуясь вышеизложенными правилами, рекомендациями и разъяснениями по определению однородности товаров и услуг, судебная коллегия пришла к выводу о том, что указанные в перечне регистрации товарных знаков "" по свидетельству Российской Федерации N 567220, "" по свидетельству Российской Федерации N 566606, "" по свидетельству Российской Федерации N 571396 товары 30-го класса "какао, какао-продукты, напитки на основе какао" МКТУ, а также товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 485904 товары 30-класса "какао, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, сироп из патоки" МКТУ являются идентичными либо однородными товарам, которые реализуются компанией на территории Российской Федерации (кондитерские изделия).

При этом Суд по интеллектуальным правам исходит из следующего.

Согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 53041-2008 "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства" (далее - ГОСТ Р 53041-2008) кондитерское изделие - многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья - сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением и без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов (пункт 1 раздела 2 ГОСТ Р 53041-2008).

Кондитерские изделия подразделяют на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия.

В соответствии с пунктом 22 раздела 2 названного ГОСТа сахаристое кондитерское изделие - это изделие с содержанием сахара не менее 20%. К сахаристым изделиям относятся: конфета, карамель, ирис, драже, халва, мармелад, пастильное изделие, сахаристое восточное изделие, жевательная резинка, крем, кондитерская плитка, кондитерская фигура, сбивное изделие, безе, нуга. Сахаристые кондитерские изделия бывают с полным или частичным покрытием шоколадом, глазурью или неглазированные.

Мучное кондитерское изделие - кондитерское изделие, представляющее собой выпеченный пищевой продукт или изделие, содержащее в своем составе выпеченный полуфабрикат, на основе муки и сахара, с содержанием муки в выпеченном полуфабрикате не менее 25%.

К мучному кондитерскому изделию относят: печенье, вафли, пряничное изделие, кекс, рулет, торт, пирожное, мучное восточное изделие.

Мучные кондитерские изделия могут быть с полным или частичным покрытием шоколадом, глазурью или неглазированные, с начинкой, без начинки, прослоенные отделочными полуфабрикатами, с отделкой поверхностей (пункт 43 раздела 2 ГОСТ Р 53041-2008).

Из представленных истцом документов усматривается, что он, в том числе, производит и реализует товары, относящиеся к сахаристым кондитерским изделиям (плитки шоколада без наполнителя) и мучным кондитерским изделиям (печенье, кексы, вафли, торты), что ответчиком не оспаривается.

Судебная коллегия отмечает, что изготавливаемые и реализуемые истцом кондитерские изделия, указанные в частности в перечне регистрации принадлежащего его товарного знака "" по международной регистрации N 1202878, а именно товары 30-го класса "печенье, шоколадные конфеты, изделия кондитерские мучные, крекеры, вафли, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, кондитерские изделия, батончики шоколадные, торты, пироги" МКТУ и товары 30-го класса МКТУ "какао, какао-продукты, напитки на основе какао, кондитерские изделия, сироп из патоки", в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки, являются идентичными либо однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты), имеют одинаковое назначение (удовлетворение потребности в сладких продуктах), близкий круг потребителей, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, что обуславливает возможность возникновения у потребителей представления об изготовителе этих товаров одним и тем же лицом.

При этом напитки на основе какао являются товаром, являющимся взаимодополняемым с товарами, относящимися к кондитерским изделиям, поскольку могут употребляться совместно.

Согласно подпункту 1 пункта 3 межгосударственного стандарта ГОСТ 32677-2014 "Изделия хлебобулочные. Термины и определения" хлебобулочное изделие - изделие, вырабатываемое из основного сырья для хлебобулочного изделия или основного сырья для хлебобулочного изделия и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия.

К хлебобулочным изделиям относятся: хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок, пончик.

Суд по интеллектуальным правам считает, что реализуемые истцом кондитерские изделия являются однородными товару 30-го класса МКТУ "хлебобулочные изделия", в отношении которого зарегистрирован товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 485904, так как хлебобулочные изделия являются близкими к мучным кондитерским изделия (в основе изготовления используется мука), имеют сходное назначение, являются взаимозаменяемыми, имеют близкий круг потребителей и условия реализации (хлебобулочные изделия реализуются, как правило, рядом с мучными кондитерскими изделиями), в связи с чем могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

В соответствии с ГОСТ 31457-2012 "Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия" мороженое относится к молочным продуктам, однако исходя из своего назначения является продуктом-десертом, то есть имеет сходное назначение с кондитерскими изделиями, в состав которых входят молочные продукты и сахар, поскольку и те и другие могут быть отнесены к десертам (завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно - сладкие деликатесы), обладают близким кругом потребителей, в связи с чем может быть признано однородным кондитерским изделиям.

Таким образом, несмотря на то, что товар 30-го класса МКТУ "мороженое", в отношении которого зарегистрирован товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 485904, является молочным продуктам, его можно признать однородным товарам 30-го класса МКТУ, производимым и реализуемым истцом.

При этом товар "мороженое", вопреки соответствующему доводу общества, как замороженный десерт может храниться и предлагаться к продаже в витринах-холодильниках вместе с иными кондитерскими изделиями, относящимися к замороженным десертам, а также к тортам.

Товар 30-го класса МКТУ "сироп из патоки" согласно ГОСТ Р 53041-2008 "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства" относится к кондитерским полуфабрикатам, а, следовательно, однороден кондитерским изделиям.

Вместе с тем суд не может признать однородными товарам, производимым и реализуемым истцом, такие товары 30-го класса МКТУ как "сахар, рис, тапиока (маниока), мука и зерновые продукты, мед, дрожжи, пекарные порошки, соль, пищевой лед", указанные в перечне регистрации товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 485904, так как они являются ингредиентами (сырьем) в отличие от готовых продуктов (кондитерских изделий) или кондитерских полуфабрикатов, имеют разные условия реализации (кондитерские изделия, как правило, требуют размещения в охлаждающей витрине, тогда как товары, относящиеся к ингредиентам, размещаются на обычной витрине), разные сроки реализации, отличный круг потребителей.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2016 по делу N СИП-454/2016.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного дела следует читать как "N СИП-454/2015"

При этом ссылка истца на то, что названные товары используются при производстве пищевых продуктов, не опровергает вывод об их неоднородности с кондитерскими изделиями, поскольку они соотносятся как конечный продукт и сырье, из которых такой продукт изготовлен.

Кроме того, судебная коллегия полагает возможным отметить, что товар 30-го класса МКТУ "сахар" относится к родовой группе товаров "сахара", товары "рис, тапиока (маниока), мука, зерновые продукты" - к родовой группе товаров "продукция мукомольно-крупяная", "мед" - к родовой группе товаров "продукты пчеловодства", товары "дрожжи" - к родовой группе "продукты для сбраживания, ферменты", "пищевой лед" - к родовой группе "лед", "пекарные порошки" - к родовой группе "сырье для изготовления выпечки".

При таких обстоятельствах сравниваемые товары представляют собой как сырье для приготовления готовых к употреблению продуктов, так и сами готовые к употреблению продукты.

Поскольку указанные товары имеют разные условия производства и принадлежат к разным родовым группам, различаются по своим потребительским свойствам, условиям реализации и кругу потребителей, они не могут быть признаны взаимозаменяемыми, что исключает возможность отнесения потребителем таких товаров к одному источнику происхождения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2016 по делу N СИП-454/2015.

Ссылка ответчика на одинаковое назначение товаров "мороженое" и "пищевой лед" не может быть признана обоснованной, поскольку данные товары имеют разное назначение: мороженое служит для получения приятных вкусовых ощущений, а пищевой лед предназначен для обеспечения охлаждения, хранения продуктов.

С учетом изложенного и принимая во внимание высокую степень сходства спорных товарных знаков и товарного знака по международной регистрации N 1202878, компанию следует признать заинтересованной в досрочном прекращении товарных знаков "" по свидетельству Российской Федерации N 567220, "" по свидетельству Российской Федерации N 566606, "" по свидетельству Российской Федерации N 571396 в отношении товаров 30-го класса "какао, какао-продукты, напитки на основе какао" МКТУ, а также товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 485904 в отношении товаров 30-го класса "какао, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, сироп из патоки" МКТУ.

Ссылки ответчика на недоказанность истцом заинтересованности ввиду отсутствия в представленных документах сведений о реализации кондитерских изделий под сходным со спорными товарными знаками обозначением, а также на то, что по результатам рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака N 2020734186 Роспатент установил сходство только в отношении товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 485904, не принимаются судом, поскольку установленная совокупность обстоятельств дела подтверждает намерение истца реализовывать на территории Российской Федерации продукцию под товарным знаком "" по международной регистрации N 1202878, факт сходства которого со спорными товарными знаками признан судом. При этом достоверность содержащихся в данных документах сведений ответчиком не опровергнута, о фальсификации этих доказательств он не заявлял. Тот факт, что Роспатент при рассмотрении заявки N 2020734186 не противопоставил заявленному обозначению иные товарные знаки ответчика, не свидетельствует о том, что указанное обозначение и эти товарные знаки не являются сходными.

Кроме того, отсутствие со стороны истца действий по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком "" по международной регистрации N 1202878, либо сходным обозначением, обусловлено нежеланием истца нарушать исключительные права на спорные товарные знаки.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 года (ТРИПС) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения заинтересованного лица (20.07.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорных товарных знаков, исчисляется с 20.07.2017 по 19.07.2020 включительно.

Как отмечено в пункте 167 Постановления N 10, в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

К таковым в силу части 1 статьи 19 ТРИПС относятся обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком.

Приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

В случае если суд признает, что имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в какой-либо определенный существенный период, этот период не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который подлежит доказыванию факт использования товарного знака.

Обществом не представлено доказательств того, что спорные товарные знаки не использовались им по независящим от него обстоятельствам или имелись объективные препятствия к такому использованию.

Вместе с тем в отзыве на исковое заявление ответчик указывает на то, что спорные товарные знаки им не использовались по причине введенных ограничительных мер, связанных с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Данный довод не принимается Судом по интеллектуальным правам в силу следующего.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Как разъяснено в разделе 2 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.04.2020, если в условиях распространения новой коронавирусной инфекции будут установлены обстоятельства непреодолимой силы по правилам пункта 3 статьи 401 ГК РФ, то необходимо учитывать, что наступление таких обстоятельств само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали (пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7)).

В пункте 8 Постановления N 7 разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный, непредотвратимый при данных условиях и внешний по отношению к деятельности должника характер.

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий, т.е. одной из характеристик обстоятельств непреодолимой силы (наряду с чрезвычайностью и непредотвратимостью) является ее относительный характер.

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

Из приведенных разъяснений следует, что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т.д.).

Применительно к нормам статьи 401 ГК РФ обстоятельства, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет установлено их соответствие названным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь между этими обстоятельствами и неисполнением обязательства.

Если обстоятельства непреодолимой силы носят временный характер, то сторона может быть освобождена от ответственности на разумный период, когда обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательств стороны.

Таким образом, если иное не установлено законами, для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать:

а) наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы;

б) наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств;

в) непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы;

г) добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.

При рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченными на то органами или организациями.

Как следует из Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", содержащиеся в нем положения не распространялись на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

В соответствии с пунктом 3 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 N 762-р "Об организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости в период нерабочих дней, установленных Указом Президента, и утверждении рекомендуемого Перечня непродовольственных товаров первой необходимости" к организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.

Из материалов дела усматривается и лицами, участвующими в деле, не оспаривается, что товары 30-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки ответчика, относятся к продуктам питания, и, следовательно, деятельность по их производству под маркировкой спорных товарных знаков ответчик вправе был не приостанавливать.

При этом ответчиком не представлено доказательств того, что его деятельность по производству и реализации вышеназванных товаров приостанавливалась в период введения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо для ее осуществления имелись какие-либо объективные препятствия.

Таким образом, довод общества о том, что спорные товарные знаки в период с 17.03.2020 по 19.07.2020 не использовались по независящим от него обстоятельствам, подлежит отклонению как необоснованный.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик в подтверждение использования им спорных товарных знаков в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, представил следующие доказательства: договор поставки от 09.01.2017 N 71, заключенный между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом Нордэкс"; договор поставки от 28.07.2014 N 72, заключенный между ответчиком и индивидуальным предпринимателем Русаковым А.А.; декларации о соответствии Евразийского Экономического Союза от 11.06.2019 в отношении товара "какао-порошок натуральный" и от 21.04.2020 в отношении товара "заменитель сухих сливок MAXIMUS CREMA с растительными жирами быстрорастворимый"; копия упаковки товара "заменитель сухих сливок MAXIMUS CREMA с растительными жирами быстрорастворимый"; счет-фактуры от 13.12.2019 N 5956, от 12.09.2019 N 3970, от 05.07.2019 N 2852, от 30.05.2019 N 2246, от 13.03.2019 N 998; товарные накладные от 18.01.2019 N 66, от 02.06.2018 N 2026, от 15.01.2018 N 65; платежные поручения от 05.07.2018 N 205, от 13.07.2018 N 1871, от 13.07.2018 N 1897, от 15.01.2018 N 134, от 13.12.2019 N 1065, от 05.09.2019 N 1708, от 08.07.2019 N 4419, от 03.06.2019 N 748, от 12.03.2019 N 4605, от 08.02.2019 N 139; экспертное заключение от 06.06.2017 N 4561С; изменения от 20.04.2020 N 1 к Техническим условиям ТУ 10.89.19-002-00111981-2017 "Заменитель сухих сливок на растительной основе".

Исследовав представленные ответчиком доказательства, суд установил, что обществом в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, вводились в гражданский оборот товары "кофе сублимированный, кофейная растворимая смесь, какао-порошок натуральный, заменитель сухих сливок с растительными жирами быстрорастворимый", маркированные обозначением "MAXIMUS".

Судебная коллегия полагает, что в рассматриваемом случае правообладателем используются товарные знаки "" по свидетельству Российской Федерации N 567220 и "" по свидетельству Российской Федерации N 571396. При этом суд считает, что комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 567220 используется в виде, не меняющем существа этого товарного знака и не ограничивающем его правовую охрану.

Вместе с тем суд не может признать использованными товарные знаки "" по свидетельству Российской Федерации N 566606 и "" по свидетельству Российской Федерации N 485904, поскольку словесные элементы указанных товарных знаков выполнены в иной графической форме (в ином шрифте), что свидетельствует об изменении отдельных элементов, меняющем существо этих товарных знаков и ограничивающем их охрану.

Довод ответчика о том, что товарные знаки, содержащие словесные элементы "MAXIMUS" и "МАКСИМУС", имеют высокую степень смешения и это подтверждает то, что отличительный характер знака от изменения в кириллице или латинице не меняется, подлежит отклонению ввиду следующего.

Положение пункта 2 статьи 1486 ГК Российская Федерация допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только таких отличий, которые не изменяют характерных черт товарного знака.

Анализ указанного положения позволяет сделать вывод о том, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид шрифта, словесного элемента, наличие, добавление или изменение изобразительных и неохраняемых элементов), то есть в виде, который меняет его различительную способность, не является использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

В рассматриваемом случае сам факт регистрации ответчиком различных товарных знаков, содержащих словесные элементы "MAXIMUS" и "МАКСИМУС", свидетельствует о том, что правообладатель воспринимает их как разные товарные знаки, обладающие самостоятельной правовой охраной.

При этом суд пришел к выводу о том, что товарные знаки "" и "" по свидетельствам Российской Федерации N 567220 и N 571396 соответственно используются в отношении товаров 30-го класса МКТУ "какао, какао-продукты" (какао-порошок представляет собой измельченные какао-бобы и относится к продуктам из какао (ГОСТ Р 53041-2008 "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства"), и не используются в отношении товара 30-го класса МКТУ "напитки на основе какао", поскольку реализуемый ответчиком товар представляет собой порошок, который используется для приготовления напитков, но сам таким напитком на основе какао, который представляет собой самостоятельный товар, не является. Изложенное следует в том числе из представленной ответчиком декларации о соответствии от 11.06.2019 на товар "какао-порошок натуральный".

В отношении реализуемого ответчиком товара "заменитель сухих сливок с растительными жирами быстрорастворимый" под обозначением "MAXIMUS CREMA" суд пришел к выводу о том, что вопреки соответствующему доводу ответчика он не может быть признан кондитерским изделием, поскольку из представленных декларации о соответствии технических условий на этот продукт (т. 4, л.д. 17) не следует, что он относится к кремам - пластичному сахаристому кондитерскому изделию на основе сахара, растительных жиров и (или) молока, и (или) продуктов его переработки, и (или) какао-продуктов, и (или) орехов, с добавлением или без добавления пищевых добавок, ароматизаторов, с массовой долей жира более 35% (пункт 37 ГОСТа Р 53041-2008).

Судебная коллегия отмечает, что в представленном ответчиком ТУ 10.89.19-002-00111981-2017 заменитель сухих сливок на растительной основе имеет следующий внешний вид "Сыпучий мелкодисперсный или агломерированный сухой порошок. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком механическом воздействии".

Учитывая ранее приведенное определение кондитерского изделия, представляющего собой многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья, заменитель сухих сливок на растительной основе не соответствует этому определению, так как не является готовым к употреблению продуктом, имеющим определенную заданную форму.

Кроме того, используемое обществом обозначение "MAXIMUS CREMA" существенно отличается от товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 485904 ввиду наличия словесного элемента "CREMA" и иных графических элементов.

Судом также не принимается ссылка ответчика на то, что спорные товарные знаки используются в отношении товара 30-го класса МКТУ "сироп из патоки", поскольку реализуемые ответчиком товары "кофе сублимированный, кофейная растворимая смесь, какао-порошок натуральный, заменитель сухих сливок с растительными жирами быстрорастворимый" и сироп из патоки (кондитерский полуфабрикат) являются разными товарами.

Суд по интеллектуальным правам также не может признать обоснованным довод ответчика о наличии в действиях истца по инициированию досрочного прекращении правовой охраны спорных товарных знаков признаков злоупотребление правом.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Суд по интеллектуальным правам, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы сторон, пришел к выводу о недоказанности ответчиком наличия в действиях истца по обращению с настоящим иском признаков злоупотребления правом, поскольку осуществление истцом действий по реализации кондитерских изделий не свидетельствует о создании видимости заинтересованности, а тот факт, что истец претендует на использование обозначения, сходного со спорными товарными знаками, с очевидностью не указывает на недобросовестность его поведения.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование спорных товарных знаков в отношении товаров 30-го класса МКТУ "напитки на основе какао, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, сироп из патоки" в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, а также товарных знаков "" по свидетельству Российской Федерации N 566606 и "" по свидетельству Российской Федерации N 485904 в целом, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении вышеназванных товаров, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что правовая охрана товарных знаков "" по свидетельству Российской Федерации N 567220 и "" по свидетельству Российской Федерации N 571396 в отношении товара 30-го класса МКТУ "напитки на основе какао", а также товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 566606 в отношении товаров 30-го класса "какао, какао-продукты, напитки на основе какао" и товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 485904 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "какао, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, сироп из патоки" подлежит досрочному прекращению вследствие их неиспользования.

Поскольку исковые требования компании удовлетворены частично, то судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на общество в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования иностранного лица ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 567220 в отношении товара "напитки на основе какао" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 566606 в отношении товаров "какао, какао-продукты, напитки на основе какао" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 571396 в отношении товара "напитки на основе какао" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485904 в отношении товаров "какао, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, сироп из патоки" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Добрыня-Русь" (Маевское ш., д. 3/4, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 353560, ОГРН 1022304654020) в пользу иностранного лица ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (75/ Yil Osb Mahallesi Orhan Erden Blv/ No: 3, Odunpazari/Eskisehir, Turkey) 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

А.А. Ерин

Судья

Ю.М. Сидорская