Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2021 г. по делу N СИП-176/2021 Суд оставил без удовлетворения требование о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку помимо фонетических и семантических различий сравниваемые товарные знаки имеют и визуальные отличия, обусловленные разным исполнением их словесных элементов, а также наличием в оспариваемом товарном знаке оригинальных изобразительных элементов

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 сентября 2021 г. по делу N СИП-176/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 сентября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 14 сентября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Ерина А.А.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П. -

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая Компания "Бизнесинвестгрупп" (пр. Октября, д. 25/1, кв. 59, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450059, ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 16.11.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 595573.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Деревенское молочко" (Петрозаводская ул., д. 14, г. Северск, Томская обл., 636037, ОГРН 1147024000089).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая Компания "Бизнесинвестгрупп" - Ибатуллин А.В. (генеральный директор на основании протокола общего собрания учредителей от 17.05.2011 N 1);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-202/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Деревенское молочко" - Бутенко С.В. (по доверенности от 14.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая Компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество "Бизнесинвестгрупп") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.11.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 595573.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Деревенское молочко" (далее - общество "Деревенское молочко").

Заявление общества "Бизнесинвестгрупп" мотивировано тем, что словесный элемент "молочко" оспариваемого товарного знака применительно к товарам 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) является описательным, поскольку указывает на их вид и свойства.

Кроме того, заявитель считает, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 595573 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 619444, N 551003, зарегистрированными в отношении однородных услуг 29-го класса МКТУ.

Таким образом, общество "Бизнесинвестгрупп" считает, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пунктов 1, 6, 10 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором не согласился с доводами заявителя, считает оспариваемое решение соответствующим действующему законодательству.

Общество "Деревенское молочко" в своем отзыве также просит оставить заявление без удовлетворения, так как считает его доводы несостоятельными.

В возражениях на отзыв административного органа и третьего лица заявитель поддерживает изложенную в заявлении правовую позицию.

В судебном заседании представитель общества "Бизнесинвестгрупп" поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил отменить решение Роспатента от 16.11.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 595573.

Представитель Роспатента и общества "Деревенское молочко" выступили по доводам, изложенным в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Как следует из материалов дела, общество "Деревенское молочко" является правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 595573, зарегистрированного 21.11.2016 по заявке N 2015734668 с приоритетом от 26.10.2015 в отношении товаров 29-го класса МКТУ 29 "йогурт; йогурт питьевой; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; кумыс [напиток молочный]; масла пищевые; масло сливочное; молоко; молоко соевое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; крем сливочный; сливки взбитые; творог соевый; десерты молочные; масса сырковая; масса творожная; масса творожная с наполнителем; сырки творожные; сырки творожные глазированные".

В Роспатент 26.06.2020 поступило возражение общества "Бизнесинвестгрупп" против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием пунктам 1, 6, 10 статьи 1483 ГК РФ ввиду того, что словесный элемент "молочко" применительно к соответствующим товарам 29-го класса МКТУ является описательным, поскольку указывает на их вид и свойства.

Кроме того, заявитель сослался на то, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 595573 является сходным до степени смешения с:

товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 619444,

товарным знаком "", по свидетельству Российской Федерации N 551003,

зарегистрированными в отношении однородных услуг 29-го класса МКТУ.

Решением административного органа от 16.11.2020 в удовлетворении возражения общества "Бизнесинвестгрупп" было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595573 оставлена в силе.

Полагая, что указанное решение является недействительным и нарушающим права и законные интересы подателя возражения, общество "Бизнесинвестгрупп" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него, дополнениях, заслушав мнения представителей заявителя, Роспатента и третьего лица, коллегия судей приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По мнению судебной коллегии, установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения административного органа обществом "Бизнесинвестгрупп" соблюден.

Соответствующий довод общества "Деревенское молочко" об истечении указанного срока 16.02.2021 (фактически заявление подано в суд 25.02.2021) не может быть признан обоснованным, поскольку третьим лицом не представлено доказательств, указывающих на то, что о принятом решении заявителю стало известно именно 16.11.2021 (в день опубликования текста оспариваемого решения в личном кабинете). В материалах дела таких доказательств не имеется.

Роспатентом факт соблюдения обществом "Бизнесинвестгрупп" установленного законом срока на обращение в суд с рассматриваемым заявлением не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (26.10.2015) законодательством, применимым для оценки охраноспособности спорного товарного знака, является ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно пункту 138 Постановления N 10, основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 этого Кодекса.

Пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ предусмотрено, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 названного Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Общество "Бизнесинвестгрупп" было признано Роспатентом лицом, заинтересованным в подаче соответствующего возражения.

Вместе с тем такая заинтересованность оспаривается обществом "Деревенское молочко" со ссылкой на факт отчуждения заявителем исключительных прав на противопоставленные товарные знаки до принятия административным органом соответствующего решения (05.10.2020).

Третье лицо ссылается на то, что до принятия оспариваемого решения общество "Бизнесинвестгрупп" осуществило уступку исключительного права на товарный знак "Деревенский" по свидетельству Российской Федерации N 619444 в части товаров 29-го класса "молоко и молочные продукты; сыры" обществу с ограниченной ответственностью "Сириус-М". Переход исключительного права зарегистрирован 05.10.2020 за номером РД0342621.

Исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 551003 в отношении товаров "молоко и молочная продукция" прекратило свое действие вследствие двух фактических обстоятельств:

Из перечня товаров 29-го класса МКТУ по ходатайству правообладателя были исключены следующие товары: "крем сливочный; напитки молочные с преобладанием молока; сливки взбитые; коктейли молочные". Соответствующее изменение было внесено в реестр товарных знаков и знаков обслуживания 02.10.2020 и опубликовано в Бюллетене N 19.

Исключительное право на товарный знак в отношении оставшихся молокосодержащих товаров 29 класса "йогурт; кефир [напиток молочный]; кумыс [напиток молочный]; молоко; продукты молочные (за исключением масла сливочного, масла мягкого, жиров животных, жиров пищевых, маргарина, смесей жировых для бутербродов); простокваша; сливки [молочный продукт]; сыворотка молочная; сыры" перешло по договору об отчуждении исключительного права к обществу с ограниченной ответственностью "Сириус-М" 05.10.2020 на основании регистрации N РД0342621.

Таким образом, общество "Деревенское молочко" считает, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 619444 и N 551003 больше не охраняются для товаров, однородных товарам, зарегистрированным в отношении спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595573.

Рассмотрев данный довод третьего лица, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Как отмечено выше и следует из материалов дела, соответствующее возражение было подано обществом "Бизнесинвестгрупп" в Роспатент 26.06.2020.

Факт отчуждения исключительных прав на противопоставленные товарные знаки и частичного исключения из перечня однородных товаров 29-го класса в отношении одного из них до принятия оспариваемого решения не оспаривается заявителем.

Вместе с тем, суд соглашается с доводами общества "Бизнесинвестгрупп" о том, что существенное значение в данном случае имеет то обстоятельство, что на момент подачи соответствующего возражения исключительные права на противопоставленные товарные знаки в отношении однородных товаров ему принадлежали, в связи с чем возражение должно было быть рассмотрено по приведенным в нем основаниям.

Несогласие же заявителя с принятым административным органом решением, является следствием наличия тех фактических обстоятельств, которые имели место на дату подачу возражения, а отчуждение им исключительных прав и иные действия по сокращению перечня товаров, тем более после принятия соответствующего решения, не исключают возможность вывода о нарушении таким ненормативным правовым актом его прав и охраняемых законом интересов.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац шестой пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

Рассмотрев доводы общества "Бизнесинвестгрупп" о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, суд исходит из следующего.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из: восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Согласно пункту 34 Правил N 482 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Если в процессе экспертизы возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе. К числу описательных элементов относится также понятие "общепринятые наименования", представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров. Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Как установлено Роспатентом и подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, оспариваемый товарный знак по свидетельству N 595573 является комбинированным и состоит из графического элемента в виде деревенского пейзажа, заключенного в волнистую окантовку, и словесного элемента "ДеревенскоЕ молочко", выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству N 595573 предоставлена в отношении вышеперечисленных товаров 29-го класса МКТУ.

При принятии оспариваемого решения от 16.11.2020 административным органом было установлено, что словесный элемент оспариваемого товарного знака по свидетельству N 595573 состоит из двух самостоятельных слов "деревенское" и "молочко".

При этом со ссылкой на словарно-справочные материалы (https://academic.ru/searchall.php?SWord=деревенское) Роспатент установил, что слово "деревенское" означает "связанный с жизнью в деревне, в сельской местности и сельскохозяйственным трудом", а словесный элемент "молочко" имеет несколько значений: 1) жидкость, образующаяся в зобу или в особых железах некоторых птиц и насекомых для кормления птенцов, личинок; 2) косметическое средство в виде жидкого крема белого цвета; 3) уменьшительное ласкательное к слову "молоко".

С учетом изложенного административный орган пришел к выводу о том, что словесные элементы "ДеревенскоЕ молочко" оспариваемого товарного знака по свидетельству N 595573 не имеют однозначного семантического значения в силу вариативности восприятия потребителем словесного элемента "молочко".

Таким образом, административный орган посчитал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству N 595573 не указывает на вид, свойства и назначение конкретных товаров 29-го класса МКТУ, не является описательным.

По мнению судебной коллегии, вывод Роспатента о различном семантическом значении словесного элемента "молочко" в данном случае не имеет определяющего значения.

Суд полагает необходимым отметить, что экспертиза словесного элемента заявленного обозначения на предмет его охраноспособности проводится в целом, если такой элемент представляет собой грамматически и синтаксически цельное словосочетание.

Для того чтобы сформулировать описательную характеристику соответствующего товара или характеристику сведений об его изготовителе, словесный элемент "молочко" необходимо рассматривать в совокупности со словесным элементом "ДеревенскоЕ", что требует дополнительных рассуждений, домысливаний, ассоциаций, вследствие чего и может быть сделан вывод о том, что в совокупности анализируемый элемент "молочко" не является описательным.

При этом суд отмечает, что оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производилась им исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Судебная коллегия соглашается с доводами третьего лица о том, что словесный элемент "ДеревенскоЕ молочко" в целом требует домысливания, а в совокупности с изображением стилизованного плетня с перевернутой кринкой вызывает стойкие положительные ассоциации не с молоком как таковым, а с теплотой лета, уютом, природой, традициями и - бабушкой в деревне. Наконец, у слова "молочко" есть несколько значений, включая абстрактное указание на структуру или консистенцию косметической или любой другой смеси (пчелиное молочко, облепиховое молочко, косметическое молочко, и т.д.).

В отношении доводов заявителя о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и необоснованности в указанной части обжалуемого решения, суд исходит из следующего.

Согласно названной норме не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 Правил N 482 предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 595573 является комбинированным и состоит из графического элемента в виде деревенского пейзажа, заключенного в волнистую окантовку, и словесного элемента "ДеревенскоЕ молочко", выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "ДЕРЕВЕНСКИЙ" по свидетельству Российской Федерации N 619444 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 32-го классов МКТУ.

Противопоставленный знак "ДЕРЕВЕНСКАЯ" по свидетельству Российской Федерации N 551003 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29-го класса МКТУ (до изменения перечня по инициативе правообладателя).

Сравнительный анализ Роспатентом оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 42 Правил признаками фонетического сходства обозначений являются: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

При принятии решения от 16.11.2020 административным органом было установлено, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому признаку сходства за счет включения в оспариваемый товарный знак по свидетельству N 595573 словесного элемента "молочко".

Указанный вывод Роспатента обусловлен тем, что словесный элемент "молочко" оспариваемого товарного знака увеличивает количество слов, букв, звуков и слогов.

В этой связи этим, был сделан вывод о том, что сравниваемые товарные знаки имеют различную фонетическую длину, а также разный звуковой ряд.

Кроме того, за счет включения в оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 595573 словесного элемента "молочко" сравниваемые товарные знаки имеют разную ритмику при произношении.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки, не были признаны сходными по фонетическому признаку сходства.

Анализ Роспатента сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства показал, что они не являются сходными по семантическому признаку сходства в связи с тем, что характеризуются различием заложенных в них понятий и идей (сельская местность/косметическое средство, молоко, изготовленные в деревне из натуральных компонентов).

Соответствующие выводы сделаны административным органом на основании анализе информации, содержащейся в общедоступных словарно-справочных материалах, размещенных в сети Интернет.

При этом такие словарно-справочные материалы (словари) являются электронными версиями печатных изданий, что свидетельствует об их достоверности.

Таким образом, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными по семантическому признаку сходства, поскольку при их восприятии порождают в сознании потребителя различные образы.

Анализ административным органом сравниваемых обозначений по графическому признаку сходства показал, что в целом они создают абсолютно разное общее зрительное впечатление за счет различного исполнения словесных элементов сравниваемых товарных знаков, а также наличия в оспариваемом товарном знаке оригинальных изобразительных элементов, что соответствует пункту 42 Правил.

При анализе однородности товаров 29-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, Роспатент исходил из следующего.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 198, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по признакам однородности товаров, которые подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Роспатентом было установлено, что товары 29-го класса МКТУ "йогурт; йогурт питьевой; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; кумыс [напиток молочный]; масла пищевые; масло сливочное; молоко; молоко соевое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; крем сливочный; сливки взбитые; творог соевый; десерты молочные; масса сырковая; масса творожная; масса творожная с наполнителем; сырки творожные; сырки творожные глазированные", в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству N 595573, являлись однородными товарам 29-го класса МКТУ "мясо, птица и дичь; мясные экстракты; желе; молоко и молочные продукты; сыры; бульоны; ветчина; дичь; желе мясное; изделия колбасные; йогурт; кефир [напиток молочный]; экстракты мясные; концентраты бульонные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; паштеты из печени; печень; продукты молочные (за исключением масла сливочного, масла мягкого, жиров животных, жиров пищевых, маргарина, смесей жировых для бутербродов); простокваша; птица домашняя неживая; сало; свинина; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыворотка молочная; сыры; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные", в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 619444 и N 551003, поскольку указанные товары являются идентичными либо относятся к одному роду (продовольственные товары животного происхождения).

Вместе с тем, с учетом установления отсутствия сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных ему товарных знаков, несмотря на однородность товаров 29-го класса МКТУ, Роспатент пришел к обоснованному выводу об отсутствии вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации.

В отношении доводов заявителя о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ и необоснованности в указанной части обжалуемого решения, суд исходит из следующего.

Согласно указанной норме не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 ГК РФ.

Как отмечено выше, Роспатентом было установлено, что словесные элементы "ДеревенскоЕ молочко" / "деревенский" / "деревенская" сравниваемых товарных знаков имеют существенные фонетические отличия за счет включения в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству N 595573 словесного элемента "молочко", который увеличивает количество слов, букв, звуков и слогов в данном товарном знаке.

Сравниваемые товарные знаки характеризуются различной фонетической длиной, разным звуковым рядом и ритмикой при произношении.

Также Роспатентом было установлено, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки имеют различное семантическое значение.

Сравниваемые товарные знаки имеют и визуальные отличия, обусловленные различным исполнением их словесных элементов, а также наличием в оспариваемом товарном знаке оригинальных изобразительных элементов.

С учетом изложенного, административным органом сделан обоснованный вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 595573 и противопоставленные ему товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 619444 и N 551003 не являются сходными до степени смешения, поскольку в целом друг с другом не ассоциируются.

В отношении довода заявителя о том, что при анализе на соответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству N 595573 требованиям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ Роспатент необоснованно учитывал графические отличия сравниваемых товарных знаков, необходимо отметить следующее.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 ГК РФ устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с ГК РФ товарными знаками других лиц. При проверке сходства используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В этой связи административным органом было обоснованно указано на то, что помимо фонетических и семантических различий сравниваемые товарные знаки также имеют и визуальные отличия, обусловленные различным исполнением их словесных элементов, а также наличием в оспариваемом товарном знаке оригинальных изобразительных элементов.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в удовлетворении поданного обществом "Бизнесинвестгрупп" возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595573 Роспатентом было отказано правомерно, поскольку указанные доводы заявителя не свидетельствую о наличии основания для признания оспариваемой регистрации несоответствующей требованиям пунктов 1, 6, 10 статьи 1483 ГК РФ.

Нарушения административным органом процедуры рассмотрения возражения от 26.06.2020 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 595573, судебной коллегией не установлено.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

С учетом изложенного, поскольку несоответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону, иным нормативным правовым актам, а также нарушения прав и охраняемых законом интересов компании судом не установлено, требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество "Бизнесинвестгрупп" в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий

А.А. Ерин

Судьи

В.В. Голофаев

С.П. Рогожин