Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2021 г. N С01-1332/2021 по делу N А55-3248/2020 Суд отменил судебные решения по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку нарушения допущенные судами первой и апелляционной инстанций отношении сходства сравниваемых обозначений, оценки имеющихся в материалах дела доказательств и размера взысканной компенсации, не подлежат рассмотрению силу наличия неустранимых процессуальных нарушений

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2021 г. N С01-1332/2021 по делу N А55-3248/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 29 сентября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 октября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Ерина А.А.,

судей Данилова Г.Ю., Корнеева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Ихляс" (ул. Новозаводская, д. 53 А, г. Тольятти, Самарская обл., 445009, ОГРН 1136320005381) на решение Арбитражного суда Самарской области от 02.02.2021 по делу А55-3248/2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2021 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Первый мясокомбинат" (Молодежный пр., д. 92, г. Нижний Новгород, 603041, ОГРН 1045207055002), общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Первый Мясокомбинат" (Складской пр-д., д. 12, оф. 130, г. Екатеринбург, свердловская обл., 620016, ОГРН 1186658039193) к обществу с ограниченной ответственностью "Ихляс" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЧИКИ-БРИКИ" (ул. Юбилейная, д. 2В, оф. 1000, г. Тольятти, Самарская обл., 445033, ОГРН 1146320010100).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Ихляс" Джалилов Э.А. (по доверенности от 16.02.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат" (далее - общество "Первый Мясокомбинат") и общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Первый Мясокомбинат" (далее - общество "ТД "Первый Мясокомбинат") обратились в Арбитражный суд Самарской области с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ихляс" (далее - общество "Ихляс") о взыскании компенсации в размере 1 000 000 рублей за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 721159.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЧИКИ-БРИКИ" (далее - общество "ЧИКИ-БРИКИ").

Решением Арбитражного суда Самарской области от 02.02.2021, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2021 исковые требования удовлетворены: с общества "Ихляс" в пользу общества "Первый Мясокомбинат" взыскана компенсация в размере 1 000 000 рублей.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Самарской области от 02.02.2021 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2021 отменить, принять по делу новый судебный акт.

В кассационной жалобе общество "Ихляс" ссылается на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

По мнению заявителя кассационной жалобы, исковое заявление подлежало оставлению без рассмотрения, поскольку не был соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора, предусмотренный пунктом 5.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Помимо этого, общество "Ихляс" выражает несогласие с выводами судов первой и апелляционной инстанций о наличии у общества "Первый Мясокомбинат" права на обращение в суд с соответствующим иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, основанного на положениях заключенного с обществом "ТД "Первый Мясокомбинат" лицензионного договора от 29.07.2019.

Заявитель кассационной жалобы также считает необоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанций о сходстве сравниваемых обозначений и введении потребителей в заблуждение относительно производимой продукции. Общество "Ихляс" обращает внимание на представленные в материалы дела доказательства, которые не были надлежащим образом исследованы и оценены судами.

Кроме этого, заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с выводами судов первой и апелляционной инстанций о доказанности факта нарушения. Общество "Ихляс" полагает ненадлежащими доказательствами имеющиеся в материалах дела скриншоты осмотренных интернет-страниц, а также указывает на отсутствие в деле доказательств, подтверждающих принадлежность ему соответствующих интернет-сайтов.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с размером взысканной судами первой и апелляционной инстанций компенсации, отмечая, что судами не обоснован период взыскания, а также двукратная стоимость контрафактного товара, которая была положена в основу соответствующего расчета.

Кроме того, общество "Ихляс" указывает на то, что суды взыскали сумму компенсации в том числе за период, когда исключительное право на этот знак еще не принадлежало обществу "ТД "Первый Мясокомбинат".

В отзыве на кассационную жалобу общество "Первый Мясокомбинат" просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2021 судебное разбирательство по рассмотрению кассационной жалобы отложено на 29.09.2021.

Представитель заявителя кассационной жалобы принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

В судебном заседании представитель общества "Ихляс" поддержал доводы кассационной жалобы.

Общество "Первый Мясокомбинат", общество "ТД "Первый Мясокомбинат" и общество "ЧИКИ-БРИКИ", извещенные надлежащим образом о дате и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, общество "ТД "Первый Мясокомбинат" является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 721159 (дата приоритета - 28.12.2004, дата регистрации - 29.06.2006) на основании договора от 07.03.2019 N 309537 (отчуждение исключительного права на товарный знак по договору зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.07.2019 за номером РД0302621) в отношении товаров 29-го класса "мясо, рыба, птица, дичь, мясные продукты, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, яйца, молоко и молочные продукты, масло и жиры пищевые" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В соответствии с лицензионным договором о предоставлении права использования товарного знака "ТЕМЛЕ" от 29.07.2019 (далее - лицензионный договор), заключенным между обществом "ТД "Первый Мясокомбинат" (лицензиар) и обществом "Первый Мясокомбинат" (лицензиат), последнему предоставлено право использования указанного средства индивидуализации на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Пунктом 2.8 лицензионного договора предусмотрено, что если лицензиару или лицензиату станет известно, что товарный знак противоправно используется третьими лицами, то они должны незамедлительно информировать об этом друг друга.

В соответствии с пунктом 2.9 лицензионного договора если третьи лица нарушают права, предоставленные по настоящему договору лицензиату, то лицензиат предъявит иск к таким лицам.

Общество "Первый Мясокомбинат" выявило использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 721159 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте по адресу https://www.vmp-halal.ru/pk-temle/ и на сайте по адресу https://otkorobki.ru/g/kolbasa_polukopchenaya_ihlyas_temle_halyal.htm при предложении к продаже и продаже колбасных изделий, маркированных обозначением "ТЕМЛЕ", производителем которых является общество "Ихляс", что подтверждено представленными в материалы дела скриншотами соответствующих интернет-страниц.

В обоснование исковых требований истец ссылался на то, что общество "Ихляс" производит и реализует указанные колбасные изделия на территории Ульяновска и Ульяновской области, то есть на той же территории, где реализует аналогичную продукцию общество "Первый мясокомбинат".

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что обозначение, которым ответчик маркирует соответствующую продукцию, является сходным до степени смешения со спорным товарным знаком, зарегистрированным для индивидуализации однородных товаров 29-го класса МКТУ.

При этом согласия на использование указанного обозначения обществу "Ихляс" правообладателем предоставлено не было, каких-либо договоров на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 721159 между обществом "ТД "Первый Мясокомбинат" (правообладателем) и обществом "Ихляс" не заключалось.

В связи с указанными обстоятельствами общество "Первый мясокомбинат" направило в адрес общества "Ихляс" досудебную претензию от 25.10.2019 N 66 с требованием о прекращении неправомерного использования рассматриваемого товарного знака и требованием о выплате компенсации в размере 1 000 000 рублей, рассчитанной в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Неисполнение ответчиком требований, содержащихся в указанной претензии, явилось основанием для обращения общество "Первый мясокомбинат" и общества "ТД "Первый Мясокомбинат" с соответствующим иском в арбитражный суд.

В ходе судебного разбирательства общество "Первый мясокомбинат" ходатайством от 30.11.2020 уточнило исковые требования и просило взыскать с ответчика компенсацию в размере 1 000 000 рублей, рассчитанную в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из доказанности наличия у истцов права на обращение в суд с рассматриваемым иском, отклонив ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с несоблюдением обязательного досудебного порядка урегулирования спора.

Сославшись на пункт 2.9 лицензионного договора, суд первой инстанции указал на то, что для выполнения своих обязательств в рамках лицензионного договора, то есть для направления иска в суд о защите прав и законных интересов истцов обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, что обществом "Первый Мясокомбинат" было соблюдено путем направления ответчику соответствующей претензии от 25.10.2019 N 66. При этом общество "Ихляс" факт получения данной претензии не оспаривало.

Установив наличие у истцов права на предъявление рассматриваемого иска, а также доказанность незаконного использования ответчиком спорного товарного знака при предложении к продаже и продаже соответствующей продукции, маркированной обозначением "ТЕМЛЕ", определив подлежащий взысканию размер компенсации в двукратном размере стоимости реализованной ответчиком продукции, с учетом уменьшения по инициативе истца суммы компенсации до 1 000 000 рублей, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив доводы апелляционной жалобы общества "Ихляс", включая доводы о наличии правовых оснований для оставления искового заявления без рассмотрения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав принявшего участие в судебном заседании представителя ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

При рассмотрении довода заявителя кассационной жалобы о несоблюдении истцами обязательного досудебного урегулирования порядка урегулирования спора суд кассационной инстанции исходит из следующего.

В силу положений части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Как отмечено в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 N 18 "О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства" (далее - Постановление N 18) федеральными законами обязательный досудебный порядок урегулирования спора предусмотрен, в том числе по спорам о нарушении исключительных прав (пункт 5.1 статьи 1252 ГК РФ).

В соответствии с абзацем первым пункта 5.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии.

Как отмечено выше и установлено судами первой и апелляционной инстанций, а также подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 721159 с 25.07.2019 является общество "ТД "Первый Мясокомбинат".

Из материалов дела не усматривается и судами первой и апелляционной инстанции не установлено, что указанное лицо направило в адрес общества "Ихляс" претензию о нарушении исключительного права на спорный товарный знак в связи с выявленными обществом "Первый Мясокомбинат" обстоятельствами.

Претензия от 25.10.2019 N 66 была направлена обществу "Ихляс" обществом "Первый Мясокомбинат".

Вместе с тем направление этой претензии не может быть признано соблюдением обязательного досудебного порядка урегулирования, предусмотренного пунктом 5.1 статьи 1252 ГК РФ.

Как отмечено в пункте 6 Постановления N 18, претензия должна быть подписана лицом, уполномоченным на ее подписание.

Правом на иск в связи с нарушением исключительного права, а следовательно, и правом на направление претензии наделен правообладатель.

Лицензиат наделен таким правом в двух случаях:

если он является обладателем исключительной лицензии и допущенным нарушением затронуты предоставленные ему правомочия по использованию средства индивидуализации (статья 1254 ГК РФ, пункт 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10));

если право требования возмещения убытков или выплаты компенсации ему передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ, пункт 70 Постановления N 10).

В данном случае общество "Первый Мясокомбинат" правообладателем не является и основывает свое право на иск (а следовательно, и на направление претензии) на своем договоре с правообладателем, в котором содержалось условие о возможности судебной защиты исключительного права на спорный товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда средство индивидуализации подлежит в соответствии с этим Кодексом государственной регистрации, предоставление права использования такого результата или такого средства по договору также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

До регистрации предоставления другому лицу права использования средства индивидуализации по договору предоставление права использования считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ) и не несет для третьих лиц каких-либо правовых последствий (пункт 37 Постановления N 10).

Судами первой и апелляционной инстанций установлено и подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, что лицензионный договор между обществом "ТД "Первый Мясокомбинат" (правообладатель, лицензиар) и обществом "Первый Мясокомбинат" заключен 29.07.2019.

Регистрация предоставления прав по этому договору (включающему в том числе и право общества "Первый Мясокомбинат" на защиту исключительного права на товарный знак) состоялась 11.12.2019.

Таким образом, только с этой даты права из этого договора могли порождать какие-либо последствия для третьих лиц.

Претензия была направлена до этой даты - 25.10.2019.

При этом она была подписана от имени общества "Первый Мясокомбинат" управляющим - индивидуальным предпринимателем Плехановым М.А., т.е. лицом, не уполномоченным на ее подписание (пункт 6 Постановления N 18).

С учетом этого суды первой и апелляционной инстанции неправомерно сочли досудебный порядок рассмотрения спора соблюденным.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что заявление ответчика о несоблюдении истцами досудебного порядка урегулирования спора было сделано в первом процессуальном документе по делу, от него поступившем, а именно в отзыве от 11.03.2020 (т. 1, л.д. 39-40).

В абзаце автором пункта 28 Постановления N 18 разъяснено, что если ответчик своевременно не заявил указанное ходатайство, то его довод о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора не может являться основанием для отмены судебных актов в суде апелляционной или кассационной инстанции, поскольку иное противоречило бы целям досудебного урегулирования споров (часть 5 статьи 3, пункт 5 части 1 статьи 148, часть 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам не усматривает в действиях ответчика злоупотребления своими процессуальными правами и затягивании судебного процесса, поскольку соответствующее ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения, изложенное в представленном отзыве на иск от 11.03.2020, было заявлено обществом "Ихляс" еще до первого предварительного судебного заседания суда первой инстанции, назначенного на 25.03.2020.

В силу положений пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несоблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором, является основанием для оставления искового заявления без рассмотрения.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 указанной статьи.

Поскольку судами первой и апелляционной инстанции норм процессуального права допущено неправильное применение положений пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам считает возможным принять новый судебный акт об оставлении искового заявления общества "Первый мясокомбинат" и общества "Торговый дом "Первый Мясокомбинат" без рассмотрения.

Иные доводы, изложенные в кассационной жалобе, касающиеся несогласия с выводами судов первой и апелляционной инстанций в отношении сходства сравниваемых обозначений, оценки имеющихся в материалах дела доказательств и размера взысканной компенсации, не подлежат рассмотрению в настоящем судебном заседании в силу наличия неустранимых процессуальных нарушений, допущенных судами первой и апелляционной инстанций.

В соответствии со статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в случае оставления арбитражными судами заявления без рассмотрения уплаченная государственная пошлина подлежит возврату.

Таким образом, уплаченная при подаче искового заявления обществом "Торговый дом "Первый Мясокомбинат" государственная пошлина в размере 23 000 (двадцать три тысячи) рублей подлежит возврату из федерального бюджета.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, в связи с отменой обжалуемых судебных актов и оставлением искового заявления без рассмотрения, понесенные обществом "Ихляс" расходы по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной и кассационной жалобы, подлежат отнесению на соистцов.

Руководствуясь статьями 148, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 02.02.2021 по делу N А55-3248/2020 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2021 по тому же делу отменить.

Оставить исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Первый мясокомбинат", общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Первый Мясокомбинат" без рассмотрения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Первый мясокомбинат", общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Первый Мясокомбинат" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ихляс" в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы 3 000 (три тысячи) рублей, за подачу апелляционной жалобы - 3 000 (три тысячи) рублей.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Первый мясокомбинат" из федерального бюджета 23 000 (двадцать три тысячи) рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 30.01.2020 N 36895 при подаче искового заявления.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

А.А. Ерин

Судьи

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев