Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2021 г. по делу N СИП-267/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и об обязании Роспатента аннулировать государственную регистрацию указанного товарного знака, поскольку приобретение предпринимателем исключительного права на спорный товарный знак не имело своей целью его использование в предпринимательской деятельности для маркировки товаров и услуг

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2021 г. по делу N СИП-267/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 октября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 18 октября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Мындря Д.И.,

судьи - Силаева Р.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица SHANGHAI JILONG ECONOMY DEVELOPMENT CO., Ltd. (No 528 Chuanhong Road, Pudong New Area, Shanghai, China) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 18.12.2020 об отказе в удовлетворения возражения от 18.09.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 701167 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности аннулировать государственную регистрацию указанного товарного знака,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя Мнацаканяна Грачи Сережаевича (г. Большой Камень, Приморский край, ОГРНИП 304250303300029).

В судебное заседание явились представители:

заявителя - Таболо М.В. (по доверенности от 24.03.2021);

Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Светикова А.А. (по доверенности от 02.04.2021);

третьего лица - Булычева М.В. (по доверенности от 11.05.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо SHANGHAI JILONG ECONOMY DEVELOPMENT CO., Ltd. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.12.2020 об отказе в удовлетворения возражения от 18.09.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 701167 и об обязании Роспатента аннулировать государственную регистрацию указанного товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Мнацаканян Грача Сережаевич (далее - предприниматель).

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Словесный товарный знак "Z-RAY" по заявке N 2018726353 с приоритетом от 26.06.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.2019 за N 701167 в отношении товаров 28-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя предпринимателя.

В Роспатент 18.09.2020 поступило возражение компании против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием его регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент 18.12.2020 принял решение об отказе в его удовлетворении.

Роспатент указал, что из представленных компанией документов не усматривается возникновение ассоциативной связи у потребителей между обозначением и заявителем до даты приоритета товарного знака.

В отношении довода компании о том, что действия предпринимателя по регистрации товарного знака являются злоупотреблением правом, Роспатент указал, что данный факт может быть установлен судом.

Компания, не согласившись с указанным решением Роспатента, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Заявитель указывает, что компания является всемирно известным производителем изделий для отдыха, изготовленных из пластика, таких как доски для серфинга и сап-серфинга, игрушки, бассейны, надувные лодки, матрасы и т.д. Товары заявителя производятся с 1995 года, то есть на протяжении более чем двадцати лет, и реализуются на территории свыше пятидесяти стран мира.

Товары под брендами заявителя производятся аффилированной компанией Джилонг Пластик Продактс (Цзянсу) Ко., Лтд (Jilong Plastic Products (Jiangsu) Co., Ltd.), которая поставляет доски для серфинга и сап-серфинга в том числе на территорию Российской Федерации и предлагает их к продаже в ведущих и крупнейших российских торговых сетях, в том числе "Магнит", "Леруа Мерлен", Интернет-магазине "OZON.RU". Заявитель и Компания Джилонг Пластик широко известны российским потребителям как производители товаров 28-го класса МКТУ, что подтверждается в том числе отзывами потребителей в сети Интернет.

Для индивидуализации таких досок заявитель использует обозначения "Z-RAY". Доски для сап-серфинга под обозначением "Z-RAY" были разработаны в 2009 году и на протяжении более чем десяти лет предлагаются к продаже в различных странах мира. Товарный знак "Z-RAY" является международным брендом и до даты приоритета оспариваемого товарного знака зарегистрирован на имя заявителя в различных странах, включая Китай, Соединенные Штаты Америки, Бразилию, а также все страны Европейского Союза и Великобританию.

В 2017 году заявитель совместно с Компанией Джилонг Пластик начали поставки досок для сап-серфинга и комплектов с досками для сап-серфинга под брендом "Z-RAY" на территорию Российской Федерации.

Ввиду изложенного, а также учитывая, что указанные товары не являются товарами повседневного спроса, что повышает внимательность покупателей к выбору характеристик изделий, в том числе к тому, кто является их производителем, заявитель полагает, что им были документально подтверждены доводы возражения о том, что у потребителей до даты приоритета сложилась устойчивая ассоциативная связь между спорным обозначением и компанией. При этом регистрация товарного знака на имя предпринимателя вводит потребителей в заблуждение относительно происхождения товаров и противоречит пункту 3 статье 1483 ГК РФ.

По мнению компании, Роспатент необоснованно не принял во внимание представленные компанией документы, которые содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам, существовавшим до даты приоритета товарного знака, из которых следует, что поставляемые в Российскую Федерацию и известные потребителям товары компании маркировались спорным обозначением.

По мнению компании, оспариваемое решение нарушает права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку компания является правообладателем товарного знака "Z-RAY" по международной регистрации N 1437896. По результатам экспертизы данного товарного знака Роспатент отказал в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации по основанию сходства со спорным товарным знаком. Кроме того, 22.09.2020 заявитель подал заявку N 2020752302 на регистрацию товарного знака. Сохранение в силе правовой охраны спорного товарного знака может привести к отказу в регистрации товарного знака заявителя и по этой заявке. Спорный товарный знак также препятствует поставкам товаров заявителя на территорию Российской Федерации, поскольку создает риски нарушения исключительного права.

По мнению заявителя, предоставление спорному товарному знаку правовой охраны на имя Предпринимателя не соответствует статье 10 ГК РФ и статье 10bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция), поскольку действия предпринимателя по регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом.

По мнению компании, предприниматель, зная об использовании обозначения "Z-RAY" иным лицом (заявителем), умышленно подал заявку на регистрацию сходного обозначения в качестве спорного товарного знака.

Компания указывает, что предприниматель в составе группы физических и юридических лиц, действуя под брендом "GLOBALDRIVE", осуществляет розничные продажи различных спортивных товаров, лодочных моторов, а также досок для сап-серфинга на Интернет-сайте globaldrive.ru, в том числе осуществлял такую деятельность до даты подачи заявки на товарный знак.

С учётом того, что информация о досках для сап-серфинга заявителя под обозначением "Z-RAY" находилась в открытом доступе в сети Интернет до даты приоритета товарного знака, а предприниматель осуществлял продажи досок для сап-серфинга, ему не могло быть не известно об использовании обозначения "Z-RAY" заявителем.

Кроме того, начиная с мая 2017 года заявитель и Компания Джилонг Пластик производили поставки досок для сап-серфинга под обозначением "Z-RAY" в пользу магазина "GLOBALDRIVE".

С точки зрения компании, цель регистрации предпринимателем спорного товарного знака состояла не в последующем его использовании, а в вытеснении заявителя и других лиц с рынка соответствующих товаров и необоснованном извлечении материальной выгоды путем взыскания компенсации с покупателей товаров, производимых под контролем компании, и понуждения заявителя к приобретению спорного товарного знака по цене, которая не может быть признана разумной.

Заявителем также представлены пояснения от 18.08.2021 и 14.09.2021, в которых компания дополнительно обосновала доводы о злоупотреблении правом при регистрации предпринимателем спорного обозначения.

На вопрос суда представитель компании пояснил, что просит рассмотреть вопрос о наличии злоупотребления правом в действиях предпринимателя в качестве довода в рамках настоящего дела в пределах документов, представленных в суд и Роспатент; компания не намерена заявлять самостоятельное требование о признании действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, как разъяснено в пункте 171 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10).

Роспатент в отзыве на заявление возражал против удовлетворения заявленных требований, указав, что всем представленным заявителем с возражением документам была дана верная правовая оценка и сделан правомерный вывод о том, что ими не подтверждается наличие у потребителей устойчивой ассоциативной связи между спорным обозначением и компанией до даты приоритета товарного знака.

Предприниматель в отзыве за заявление возражал против удовлетворения изложенных в нем требований, соглашаясь с доводами Роспатента об отсутствии оснований для выводов о том, что регистрацией спорного товарного знака потребители вводятся в заблуждение относительно товара и его производителя. По мнению предпринимателя, средний российский потребитель не знает о существовании и деятельности заявителя, у компании отсутствует сайт на русском языке, отсутствовала маркетинговая и рекламная компании по продвижению товаров, до даты приоритета товарного знака на территорию Российской Федерации была поставлена крайне ограниченная партия товаров.

Кроме того, предприниматель указывает, что до даты приоритета товарного знака не знал и не должен был знать об использовании сходного обозначения заявителем или лицами, связанными с заявителем. Доказательств того, что предприниматель в отсутствии у потребителей информации о деятельности компании действовал злонамеренно, с целью воспользоваться репутацией компании, не имеется. К доменному имени globaldrive.ru предприниматель отношения не имеет, переписку с заявителем не вел.

В пояснениях от 17.08.2021 предприниматель дополнительно обосновал свою правовую позицию относительно законности оспариваемого ненормативного акта и отсутствия оснований для выводов о недобросовестности его поведения при регистрации товарного знака.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования, просил признать оспариваемое решение Роспатента недействительным.

Представители Роспатента, предпринимателя возражали против удовлетворения заявленных требований, просили в удовлетворении заявления компании отказать.

Исследовав материалы дела и доводы участвующих в деле лиц, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав явившихся в судебное заседание представителей, суд приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен, что административным органом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается в заявлении, поданном в суд.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 27 постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета (26.06.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.06.2015 N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/услуг лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оспариваемый товарный знак "Z-RAY" по свидетельству N 701167 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 28-го "доски сап серфинга, сноуборды" и услуг 35-го "продвижение продаж для третьих лиц; реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; реклама интерактивная в компьютерной сети" классов МКТУ.

Заявителем в материалы административного дела в подтверждение известности компании как изготовителя товаров 28-го класса МКТУ "доски сап серфинга", маркированных обозначением "Z-RAY", были представлены договоры, товарные накладные, таможенные декларации, счета - фактуры, сертификаты соответствия, а также сведения из сети Интернет и распечатки с различных интернет - сайтов.

Проанализировав представленные компанией документы, Роспатент установил, что они не подтверждают вышеуказанный довод заявителя.

Роспатент правомерно руководствовался тем, что для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара по мотиву использования конкретного обозначения иным лицом необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его производителем.

При этом Роспатентом установлено и из материалов дела следует, что часть представленных заявителем документов относится к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не может свидетельствовать о возникновении ассоциативной связи у потребителей между обозначением и заявителем до даты приоритета.

При анализе представленных заявителем договоров купли - продажи от 19.09.2017, от 19.10.2018, от 01.05.2017, от 18.07.2017, упаковочного листа от 01.08.2017, товарных накладных от 10.06.2017, от 25.10.2017, от 15.02.2018, декларации на товары от 10.11.2017, счетов - фактур от 08.11.2017, от 14.11.2017, от 14.05.2018, от 08.06.2018 Роспатент пришел к соответствующему материалам дела выводу об отсутствии возможности установить, каким именно обозначением маркировалась продукция, указанная в договорах.

В представленной декларации на товары от 10.11.2017 в графе "Грузовые места и описание товаров" указано "Весла, изделия из пластмасс, технология производства товара - литье под давлением", в связи с чем представленная декларация не свидетельствует о ввозе заявителем товаров 28-го класса МКТУ "доски сап серфинга", маркированных словесным обозначением "Z-RAY".

В представленной декларации на товары б/н (приложение N 19 к возражению) отсутствует информация о том, что разрешен выпуск товаров, указанных в декларации, в связи с чем данный документ не свидетельствует об их ввозе на территорию Российской Федерации и об известности компании как производителя маркированных спорным обозначением товаров среди российских потребителей.

Счет - фактура от 25.10.2017 не содержит указания на место направления перечисленных в накладной товаров, в связи с чем отсутствует возможность установить территорию, куда ввозился указанный товар.

При анализе скриншотов из сети Интернет с различных сайтов и форумов Роспатентом было правомерно установлено, что на данных сайтах отсутствует информация о компании как об изготовителе товаров 28-го класса МКТУ "доски сап серфинга", маркированных обозначением со словесным элементом "Z-RAY". В представленных распечатках из сети Интернет лишь в нескольких отзывах содержится упоминание об обозначении "Z-RAY", однако данные об изготовителе или продавце указанных товаров 28-го класса МКТУ отсутствуют. Кроме того, представленные заявителем документы также не подтверждают доведение до потребителей товаров 28-го класса МКТУ "доски сап серфинга" на территории Российской Федерации, а также возникновение у потребителей ассоциативных связей между указанными товарами 28-го класса МКТУ и заявителем.

Указанные документы, таким образом, не могут свидетельствовать о наличии ассоциативной связи у потребителей между обозначением "Z-RAY" и заявителем.

Учитывая изложенное, Роспатент пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований согласиться с доводами возражения о том, что товарный знак по свидетельству N 701167 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, в связи с чем исходя из представленных документов предоставление правовой охраны товарному знаку правомерно признано не противоречащим требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Довод заявителя о том, что представленные документы, касающиеся размещения рекламы в сети Интернет, и распечатка сведений с Интернет - сайта "e-katalog.ru" подтверждают возникновение устойчивой ассоциативной связи у потребителей между заявителем и товарами 28-го класса МКТУ, маркированными обозначением "Z-RAY", не опровергает выводов Роспатента. Представленная распечатка из сети Интернет содержит информацию о продаже товара "надувная лодка", в связи с чем не может свидетельствовать о возникновении у потребителей ассоциативной связи между заявителем и товарами 28-го класса МКТУ "доски сап серфинга", маркированными обозначением "Z-RAY".

Представленная заявителем информация о размещении рекламы в сети Интернет (скриншот с платформы "Яндекс.Директ") сделан после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не может свидетельствовать о размещении рекламных материалов в отношении товаров 28-го класса МКТУ до даты приоритета спорного товарного знака.

Довод заявителя о необходимости учета финансовых документов (платежные поручения N 22 от 16.04.2018 и N 1 от 28.03.2018), которые подтверждают, по его мнению, размещение рекламных материалов до даты приоритета товарного знака по свидетельству N 701167, также не может быть принят. Даты указанных платежных документов являются доказательством факта оплаты заявителем услуги, однако не подтверждают размещение оплаченной рекламы в сети Интернет до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, представленные заявителем финансовые документы не содержат информацию о том, размещение какой именно рекламы на платформе "Яндекс.Директ" (в отношении каких товаров) было оплачено, что также не позволяет признать представленные документы подтверждением размещения контекстной рекламы в поисковой системе "Яндекс" и известности компании как производителя указанных товаров 28-го класса МКТУ.

Представленные договоры поставки прямо не содержат указание на обозначение "Z-RAY", счета - фактуры и товарные накладные не могут свидетельствовать о возникновении ассоциативных связей у потребителей между компанией и товарами 28-го класса МКТУ, маркированными спорным обозначением.

Таким образом, у суда отсутствуют основания для признания решения Роспатента не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении довода компании о том, что действия предпринимателя по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству N 701167 являются злоупотреблением правом, суд отмечает следующее.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Так, подлежат запрету: 1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; 2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение в отношении характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускаются использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Злоупотребление правом может быть установлено в определенных действиях одного лица по отношению к другому конкретному лицу.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 171 постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 постановления N 10, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Разъяснено также, что если по делу об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, требование о признании действия лица по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции заявляется в качестве самостоятельного, на основании части 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации такое требование подлежит выделению в отдельное производство. По выделенному в отдельное производство требованию суд предлагает на основании части 1 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заменить ответчика правообладателем. В таком случае рассмотрение выделенного требования не ограничивается обстоятельствами поданного в Роспатент возражения.

Как усматривается из материалов настоящего дела, самостоятельное требование о признании действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией компанией заявлено не было, как не указано и о намерении заявить такое требование.

В связи с этим суд рассмотрел ссылки компании на нарушение требований добросовестности при регистрации товарного знака в рамках спора о признании недействительным решения административного органа исходя из поданного в Роспатент возражения и в пределах имеющихся в деле доказательств.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 169 постановления N 10, квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, от намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Компания при подаче возражения в Роспатент указала, что является всемирно известным (на территории свыше пятидесяти стран мира) производителем изделий для отдыха, изготовленных из пластика, в том числе досок для серфинга и сап-серфинга, игрушек, бассейнов, надувных лодок и проч., осуществляющим свою деятельность с 1995 года.

Доски для сап-серфинга под обозначением "Z-RAY" были разработаны в 2009 году и на протяжении более чем десяти лет предлагаются к продаже в различных странах мира. Товарный знак "Z-RAY" является международным брендом и до даты приоритета оспариваемого товарного знака уже был зарегистрирован на имя заявителя в различных странах, включая Китай, Соединенные Штаты Америки, Бразилию, а также все страны Европейского Союза и Великобританию. В частности, компания является правообладателем товарного знака "Z-RAY" по международной регистрации N 1437896; Роспатент отказал в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации по основанию сходства со спорным товарным знаком.

Доски для серфинга и сап-серфинга, маркируемые спорным обозначением, производятся под контролем компании и поставляются в том числе на территорию Российской Федерации (с 2017 года), предлагаются к продаже в крупнейших торговых сетях, в том числе "Магнит", "Леруа Мерлен", Интернет-магазине "OZON.RU".

Кроме того, 22.09.2020 заявитель подал заявку N 2020752302 на регистрацию товарного знака. Сохранение в силе правовой охраны спорного товарного знака может привести к отказу в регистрации товарного знака заявителя и по этой заявке.

По мнению компании, предприниматель, зная об использовании обозначения "Z-RAY" иным лицом (заявителем), подал заявку на регистрацию сходного обозначения в качестве спорного товарного знака.

Компания указывал, что предприниматель в составе группы физических и юридических лиц, действуя под брендом "GLOBALDRIVE", осуществляет розничные продажи различных спортивных товаров, лодочных моторов, а также досок для сап-серфинга на Интернет-сайте globaldrive.ru, в том числе осуществлял такую деятельность до даты подачи заявки на товарный знак.

С учётом того, что информация о досках для сап-серфинга заявителя под обозначением "Z-RAY" находилась в открытом доступе в сети Интернет до даты приоритета товарного знака, а предприниматель осуществлял продажи досок для сап-серфинга, ему не могло быть не известно об использовании обозначения "Z-RAY" заявителем.

Кроме того, начиная с мая 2017 года заявитель и Компания Джилонг Пластик (аффилированное компании лицо, производитель и поставщик товаров на территорию Российской Федерации) осуществляли поставки досок для сап-серфинга под обозначением "Z-RAY" в пользу магазина "GLOBALDRIVE".

С точки зрения компании, цель регистрации предпринимателем спорного товарного знака состояла не в последующем его использовании, а в вытеснении заявителя и других лиц с рынка соответствующих товаров и необоснованном извлечении материальной выгоды путем взыскания компенсации с покупателей товаров, производимых под контролем компании, и понуждения заявителя к приобретению спорного товарного знака по цене, которая не может быть признана разумной.

Таким образом, при подаче возражения в Роспатент компанией был обоснован довод о злоупотреблении предпринимателем правом при регистрации товарного знака. Кроме того, компанией к возражению были приложены доказательства в обоснование изложенных обстоятельств.

При рассмотрении указанного довода судом установлено, что согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей предприниматель зарегистрирован 02.02.2004 и осуществляет деятельность по розничной торговле, в том числе спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.64).

Как подтверждается скриншотами Интернет-сайта globaldrive.ru, датированными 26.05.2018 и размещенными на портале "Wayback Machine" (web.archive.org), предприниматель осуществлял деятельность по продаже досок для сап-серфинга до даты подачи заявки на товарный знак.

В подтверждение связи предпринимателя и Интернет-сайта globaldrive.ru заявителем представлены сведения о регистрации на имя предпринимателя товарных знаков "GLOBALDRIVE" по свидетельствам N 654273, N 772114, которые используются на данном Интернет-сайте; о переписке в электронной форме, в том числе претензиях с адреса электронной почты, расположенного в домене globaldrive.ru; сведения о взаимосвязи предпринимателя и Интернет-магазина под брендом "GLOBAL DRIVE".

Кроме того, как следует из материалов дела, начиная с мая 2017 года заявитель и Компания Джилонг Пластик производили поставки досок для сап-серфинга под обозначением "Z-RAY" в пользу магазина "GLOBALDRIVE", что подтверждается договором поставки товаров N S01-JLS17000222 от 01.05.2017, счетом-фактурой N H02-JLS7050149 от 10.06.2017, товарной накладной N H02-JLS7050149 от 10.06.2017, договором поставки товаров N S01-JLS17000382 отсчетом-фактурой N H02-JLS17070130 от 01.08.2017, товарной накладной N H02-JLS17070130 от 01.08.2017.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что предприниматель является профессиональным участником рынка по продаже досок для сап-серфинга, который обязан действовать разумно и добросовестно, в том числе при выборе обозначения для регистрации в качестве товарного знака.

С учётом того, что информация о досках для сап-серфинга заявителя под обозначением "Z-RAY" находилась в открытом доступе в сети Интернет до даты приоритета товарного знака, а предприниматель осуществлял продажи досок для сап-серфинга, учитывая взаимосвязь предпринимателя и Интернет-сайта globaldrive.ru, на котором размещены обозначения "GLOBALDRIVE", а также сотрудничество с компанией, на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака предприниматель не мог не знать о предшествующем использовании обозначения "ZRAY" заявителем.

На вопрос суда о причинах выбора заявленного обозначения в целях регистрации товарного знака представителем был дан ответ о произвольности такого выбора и случайности совпадения.

Суд с учетом установленных выше обстоятельств критически оценивает указанные пояснения и оценивает вероятность случайности такого совпадения как крайне низкую.

При этом, учитывая, что вывод о злоупотреблении правом как результат опровержения установленной законом презумпции добросовестности участника гражданского оборота может быть сделан лишь при доказанности оснований для такого вывода, суд в целях исключения каких-либо сомнений оценивает последующее поведение предпринимателя.

Прежде всего, на вопрос суда о цели регистрации товарного знака представитель предпринимателя пояснил, что она состояла в использовании обозначения при маркировке товаров, к чему были сделаны необходимые приготовления.

На вопрос суда о фактическом использовании товарного знака, наличии производства и маркировки обозначением собственных товаров 28-го класса МКТУ представитель пояснил, что указанная деятельность производится.

Между тем в материалы дела какие-либо доказательства этого не представлены.

Из материалов дела следует, что в мае 2019 года между руководителем по работе с общественностью магазина "GLOBALDRIVE" Давидом Мнацаканяном, действующим с адреса электронной почты, расположенного в домене globaldrive.ru, и представителем заявителя состоялась электронная переписка, в рамках которой заявителю было предложено приобрести исключительное право на спорный товарный знак за денежную компенсацию в размере 100 000 долларов США.

В адрес компании были направлены письма от 11.12.2019, 15.12.2019 и 12.02.2020, в которых заявителю предлагалось заключить договор об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак за денежное вознаграждение. При этом электронные сообщения содержали предупреждение о намерении повысить размер вознаграждения и передать право на спорный товарный знак другим лицам в случае несогласия в ближайшее время на приобретение исключительного права на предложенных предпринимателем условиях.

В материалах дела также имеются подтверждения направления 02.07.2019 предпринимателем претензий в адрес российских юридических лиц, реализующих товары заявителя, с требованием о прекращении использования обозначения, сходного со спорным товарным знаком.

Ссылки предпринимателя на то, что в отсутствие широкой известности обозначения у него не могло быть намерений воспользоваться деловой репутацией компании, на отсутствие поручения Мнацаканяну Давиду на ведение переписки от имени предпринимателя, на предпринятые действия по подготовке к использованию товарного знака при разработке логотипа в сотрудничестве с Невской мануфактурой, на отсутствие правоотношений по использованию товарного знака с администратором доменного имени, на предположительный характер доводов компании судом рассмотрены.

Суд отмечает, что широкая известность обозначения на территории Российской Федерации не является единственным обстоятельством, из которого участник оборота может получить информацию о наличии обозначения, используемого другим лицом. Кроме того, доводы компании об использовании ею обозначения в иных странах, о наличии у нее товарного знака по международной регистрации предпринимателем не опровергнуты.

Договор авторского заказа от 03.06.2020 не сопровождается документами об оплате, представленная презентация эскизов не содержит сведений об относимости ее к определенному лицу, сделки или дате. Кроме того, указанные документы не подтверждают правоотношения с вышеупомянутым юридическим лицом (Невской мануфактурой), а также фактическое использование товарного знака.

Пояснения Д.Г. Мнацаканяна оцениваются судом критически ввиду не опровергаемого факта близких родственных отношений с предпринимателем (сын и отец).

Ссылки на отсутствие взаимосвязи между предпринимателем и доменным именем globaldrive.ru также не могут быть приняты.

Предпринимателем не подтверждено, что лица, осуществляющие электронную переписку (Мнацаканян Давид, Мнацаканян Мариам), имели техническую возможность создать адреса электронной почты в доменном имени globaldrive.ru без разрешения администратора указанного доменного имени.

При этом компанией представлены доказательства того, что на различных ресурсах в сети Интернет приведены сведения о взаимосвязи предпринимателя и Интернет-сайта globaldrive.ru: на сайте binx.ai размещены сведения о том, что предприниматель действует под обозначением "GlobalDrive"; на сайте forum.motolodka.ru размещены сведения о том, что предприниматель действует через сайт globaidrive.ru; из размещенной на сайте kilo.top, следует, что контактным лицом "Компании Globaldrive" является Давид Мнацаканян (сын предпринимателя); в сообщении, размещенном на сайте kilo.top, также указано, что Давид Мнацаканян является "Генеральным директором"; на сайте primamedia.ru размещена статья от 20.09.2015, в которой приводится информация о том, что Давид Мнацаканян является "генеральным директором компании Globaldrive".

Указанное подтверждает, что предприниматель, по крайней мере, с сентября 2015 года имеет непосредственное отношение к Интернет-сайту globaldrive.ru и участвует в предпринимательской деятельности с использованием обозначения "GlobalDrive".

Как следует из изложенного, компанией доказано, что регистрация спорного товарного знака была направлена на запрет заявителю использовать обозначение "Z-RAY" на российском рынке и вытеснение с него лиц, правомерно использовавших указанное обозначение, а также что приобретение предпринимателем исключительного права на спорный товарный знак не имело своей целью его использование в предпринимательской деятельности для маркировки товаров и услуг.

Компанией также представлены доказательства того, что предприниматель подавал и другие заявки на регистрацию известных зарубежных брендов в качестве товарных знаков, что не опровергается предпринимателем.

Суд учитывает также, что все указанные выводы касаются регистрации товарного знака в целом, поскольку из производившейся переписки следует, что речь шла о товарном знаке без исключения каких-либо позиций товаров или услуг, а наличие цели использования не усматривается ни для одной из указанных позиций.

На основании изложенного действия предпринимателя по приобретению исключительного права на спорный товарный знак следует признать злоупотреблением правом, а оспариваемое решение Роспатента подлежит признанию недействительным как не соответствующее статье 10 ГК РФ.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить необходимые правоустанавливающие действия.

Учитывая, что регистрация спорного товарного знака была признана судом не соответствующей требованиям статьи 10 ГК РФ, Суд по интеллектуальным правам в целях восстановления прав и законных интересов заявителя считает возможным признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 701167 и обязать Роспатент внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В силу положений пункта 171 постановления N 10 судебные расходы подлежат взысканию с лица, чьи действия признаны злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на предпринимателя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица SHANGHAI JILONG ECONOMY DEVELOPMENT CO., Ltd. удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.12.2020 об отказе в удовлетворения возражения от 18.09.2020 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 701167 как не соответствующее статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать правовую охрану указанного товарного знака.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Мнацаканяна Грачи Сережаевича в пользу иностранного лица SHANGHAI JILONG ECONOMY DEVELOPMENT CO., Ltd. 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Н.Н. Погадаев