Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2021 г. N С01-1778/2021 по делу N СИП-405/2021 Суд отменил вынесенное ранее по делу судебное решение и признал недействительным решение Роспатента, которым отказано в удовлетворении возражения против выдачи им патента на полезную модель, поскольку должно быть проверено, как сформулирован технический результат спорной полезной модели, по сравнению с каким ближайшим аналогом в описании обосновано его достижение, имеется ли в действительности у того ближайшего аналога, который выбран заявителем, недостаток, на который ссылается заявитель

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2021 г. N С01-1778/2021 по делу N СИП-405/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 25 октября 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 октября 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" (ул. Мира, д. 23, кв. 01, г. Электросталь, Московская обл., 144007, ОГРН 1085053002495) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2021 по делу N СИП-405/2021

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 17.03.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 05.11.2020 против выдачи патента Российской Федерации N 199510 на полезную модель.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Пластовец Александр Владимирович (г. Нижний Новгород).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" - Мохов Е.В. (по доверенности от 04.03.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-665/41);

от Пластовца Александра Владимировича - Мороз Д.В. (по доверенности от 26.03.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Русмаш" (далее - общество "Русмаш") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.03.2021, которым обществу "Русмаш" отказано в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 199510 на полезную модель.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Пластовец Александр Владимирович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2021 заявление общества "Русмаш" оставлено без удовлетворения.

Не согласившись с названным решением суда первой инстанции, общество "Русмаш" обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 21.07.2021 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить его и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Поступившие в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные объяснения Роспатента на кассационную жалобу подлежат возврату, поскольку не направлялись в адрес лиц, участвующих в деле.

Поданный в суд непосредственно в день судебного заседания (25.10.2021 в 3:13) отзыв Пластовца А.В. президиум Суда по интеллектуальным правам возвратил ввиду отсутствия доказательств его направления другим лицам, участвующим в деле (пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции").

В судебное заседание 25.10.2021 явился представитель общества "Русмаш". Представители Роспатента и Пластовца А.В. приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель общества "Русмаш" выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента и Пластовца А.В. возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили оставить принятый судебный акт без изменения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, Пластовец А.В. является обладателем исключительного права на патент Российской Федерации N 199510 на полезную модель "Натяжитель цепи двигателя автомобиля" (индексы Международной патентной классификации - F16H 7/08 (2006.01) и F16H 7/08 (2020.05), дата приоритета от 30.01.2020; далее - спорный патент) с формулой в следующей редакции:

"Натяжитель цепи двигателя автомобиля, содержащий цилиндрический корпус с центральным отверстием, установленные в центральное отверстие шток в виде цилиндрического стержня с продольной выемкой, имеющей множество зубьев, пружину и поворотную подпружиненную собачку, расположенную в корпусе и взаимодействующую с зубьями штока, при этом один из торцов корпуса имеет уступ, уменьшающий диаметр центрального отверстия, ползун, взаимодействующий со штоком и имеющий индикатор износа, выполненный в виде концевой части ползуна, выходящей за пределы корпуса, пружину, расположенную между уступом корпуса и ползуном, при этом в нерабочем состоянии натяжителя уставлен фиксатор, причем индикатор износа при нулевой степени растяжения цепи имеет длину , где l - длина индикатора износа; lш - длина рабочего хода штока, отличающийся тем, что ползун выполнен из жесткой проволоки, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор размещен в отверстии, образованном в выполненной петле указанной проволоки".

Полагая, что спорная полезная модель не соответствует условию патентоспособности "новизна", а документы заявки, по которой был выдан спорный патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, общество "Русмаш" 05.11.2020 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи названного патента.

В обоснование указанных в возражении доводов общество "Русмаш" представило следующие источники информации:

патентный документ RU 2511764, дата публикации 10.04.2014 (далее - источник информации 1, ближайший аналог);

интернет-распечатка с сайта в сети Интернет по адресу: https://web.archive.org/web/20151103052653/https://www.rsi-llc.ru/catalog/l11 (далее - источник информации 2);

видеоролик, размещенный в сети Интернет по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=cugdrcSJJiE&feature=youtu.be (далее - источник информации 3);

интернет-распечатка со сведениями, содержащимися в сети Интернет по адресу: https://web.archive.org/web/20121019045957/https:/automend.ru/saab-9000/saabl8626-10.m_id-1917.html (далее - источник информации 4).

При этом источник информации 1 является и выбранным автором ближайшим аналогом спорной полезной модели согласно ее описанию.

В обоснование доводов возражения общество "Русмаш" ссылалось на то, что обоснование достижения технического результата, приведенное в описании полезной модели, заявлено декларативно. Никакая причинно-следственная связь между признаками формулы "...ползун выполнен из жесткой проволоки, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор размещен в отверстии, образованном в выполненной петле указанной проволоки" и тем, почему обеспечивается снижение металлоемкости ползуна, в описании не раскрыта.

Податель возражения полагал декларативными содержащиеся в описании спорного патента утверждения: "Загнутые концы проволоки охватывают конец пружины, а фиксатор размещен в отверстии, образованном в выполненной петле указанной проволоки" и "Это позволяет снизить металлоемкость конструкции, и тем самым уменьшить стоимость натяжителя без снижения надежности работы натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания в целом".

По мнению общества "Русмаш", в данном случае имеет место нарушение пункта 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701 (далее - Правила ПМ). В независимом пункте формулы оспариваемого патента не раскрыта совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, поскольку из описания не ясно, какие именно признаки влияют на достижение технического результата.

Как считал податель возражения, текст описания полезной модели содержит примеры реализации полезной модели и ее использования, но не отражает причинно-следственную связь влияния признаков формулы на достигаемый технический результат. Таким образом, описывается применение устройства в работе, которое не имеет никакого отношения к техническому результату оспариваемой полезной модели в части снижения металлоемкости ползуна.

Общество "Русмаш" выражало несогласие с утверждением, содержащимся в описании спорной полезной модели, что недостатком конструкции аналога "является относительная большая металлоемкость ползуна из-за того, что он выполнен в виде стержня (см. фиг. 1 патента РФ N 2511764)" и "Предложенная конструкция ползуна из жесткой проволоки, диаметр которой предпочтительно использовать 0,5-1,2 мм, значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге.".

Как указывал податель возражения, пруток - это длинномерный металлический полуфабрикат, являющийся заготовкой для получения деталей способами пластической деформации или обработки резанием. Однако нигде в описании или формуле ближайшего аналога не сказано, что ползун выполнен 1) из металлического прутка, и 2) в виде цельного стержня, а не пустотелым, например, или в виде цельного цилиндрического стержня. Тем самым не исключается, что стержень ползуна выполнен неметаллическим и полым изнутри.

Общество "Русмаш" полагает, что спорная полезная модель не соответствует условию патентоспособности "новизна", поскольку признаки отличительной части формулы спорного патента "...ползун выполнен из жесткой проволоки, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор размещен в отверстии, образованном в выполненной петле указанной проволоки" не влияют на достижение технического результата, так как их влияние не доказано, эти признаки несущественны.

Податель возражения также отмечал, что ввиду недоказанности достижения технического результата существенными признаками являются только те, которые реализуют заявленное назначение. По этой причине совокупность существенных признаков оспариваемого патента можно обнаружить в ближайшем аналоге, что позволяет утверждать об отсутствии новизны.

Пластовец А.В. 04.02.2021 представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В обоснование своих доводов Пластовец А.В. представил заключение эксперта Салминой О.Б.

По результатам рассмотрения возражения общества "Русмаш" Роспатент принял решение от 17.03.2021, которым отказал в его удовлетворении и оставил в силе спорный патент.

Названное решение административного органа мотивировано тем, что полезная модель по спорному патенту соответствует условию патентоспособности "новизна", а описание полезной модели по спорному патенту раскрывает ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В ходе рассмотрения возражения Роспатент установил, что в описании к заявке, по которой выдан спорный патент, приведена причинно-следственная связь по меньшей мере признаков формулы полезной модели по спорному патенту, характеризующих выполнение ползуна из жесткой проволоки, с техническим результатом, заключающимся в снижении металлоемкости конструкции натяжителя.

Административный орган указал, что описание к заявке, по которой выдан спорный патент, содержит сведения, раскрывающие возможность снижения металлоемкости конструкции натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания.

На основании изложенного Роспатент пришел к тому выводу, что описание полезной модели по спорному патенту раскрывает ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Административный орган также пришел к выводу о том, что техническому решению по источнику информации 1 (ближайшему аналогу) не присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по спорному патенту. При этом спорные признаки "...ползун выполнен из жесткой проволоки, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор размещен в отверстии, образованном в выполненной петле указанной проволоки" признаны существенными (как влияющие на достижение заявленного технического результата) и отсутствующими в ближайшем аналоге. С учетом этого доводы подателя возражения о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" отклонены.

Полагая решение Роспатента от 17.03.2021 незаконным, общество "Русмаш" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, включая материалы административного дела, осуществив проверку законности оспариваемого ненормативного правового акта, в том числе проверив полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления общества "Русмаш".

Суд первой инстанции отклонил доводы общества "Русмаш" о несоответствии документов заявки, по которой выдан спорный патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Отклоняя данные доводы, суд первой инстанции указал, что "в соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту технический результат от использования полезной модели заключается в снижении металлоемкости ползуна, что в конечном итоге снижает металлоемкость натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания без снижения надежности его работы. При этом в описании также указано, что: "Предложенная конструкция ползуна из жесткой проволоки, диаметр которой предпочтительно использовать 0,5-1,2 мм, значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге... Это позволяет снизить металлоемкость конструкции, и тем самым уменьшить стоимость натяжителя без снижения надежности работы натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания в целом".

При этом в качестве недостатка ближайшего аналога при составлении описания полезной модели по спорному патенту рассматривалось выполнение ползуна из металлического прутка, и исходя из этого формулировалась характеристика технического результата, на достижение которого направлена полезная модель по оспариваемому патенту.".

По мнению суда первой инстанции, Роспатент верно отметил: специалисту в данной области ясно, что изготовление ползуна именно из металлической проволоки, вместо прутка из металла, приведет к снижению металлоемкости.

Суд первой инстанции констатировал: "Что касается указания на то, что внесенные в конструкцию ползуна изменения не снижают надежности работы натяжителя то, Роспатент правильно указал, что из описания к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, следует, что ползун выполняет функцию индикатора износа цепи двигателя внутреннего сгорания, а также, с помощью съемной чеки 10, позволяет удерживать пружину во взведенном состоянии (нерабочем состоянии), то есть не связан с надежностью работы натяжителя"

Суд первой инстанции признал правомерным вывод Роспатента о том, что изменения, внесенные в конструкцию ползуна, не влияют на надежность работы натяжителя.

Как установил суд первой инстанции, в описании к заявке, по который выдан спорный патент, приведена причинно-следственная связь по меньшей мере признаков формулы спорной полезной модели, характеризующих выполнение ползуна из жесткой проволоки, именно с тем техническим результатом, который заключается в снижении металлоемкости конструкции натяжителя.

В связи с этим суд первой инстанции пришел к выводу о том, что описание к заявке, по которой выдан спорный патент, содержит сведения, раскрывающие возможность снижения металлоемкости конструкции натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания, т.е. выполнены условия пункта 38 Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701 (далее - Требования ПМ).

Суд первой инстанции счел обоснованным вывод Роспатента о том, что описание спорной полезной модели раскрывает ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники (подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ).

Суд первой инстанции также согласился с выводом административного органа о соответствии спорной полезной модели условиям патентоспособности "новизна".

Отличие полезной модели по спорному патенту от ближайшего аналога заключается в выполнении ползуна из жесткой проволоки, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор размещен в отверстии, образованном в выполненной петле указанной проволоки.

Суд первой инстанции поддержал Роспатент в том, что по меньшей мере отличительные признаки, характеризующие выполнение ползуна из жесткой проволоки, являются существенными, поскольку находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в снижении металлоемкости конструкции натяжителя.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к тому выводу, что ближайшему аналогу не присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по спорному патенту (пункт 2 статьи 1351 ГК РФ).

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на принятие оспариваемого решения, а также о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

Общество "Русмаш" подчеркивает, что суд первой инстанции проигнорировал его доводы о том, что Роспатент не исследовал достижение технического результата от использования полезной модели, который заключается в снижении металлоемкости ползуна.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что в описании ближайшего аналога отсутствуют сведения о размерах прутка, на основании которых имелась бы возможность сравнения размеров ползуна из стержня аналога и размеров ползуна из жесткой проволоки оспариваемого патента. Сформированные суждения о том, что конструкция ползуна из жесткой проволоки, диаметр которой предпочтительно использовать 0,5-1,2 мм, значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге, носят декларативный характер. Данное обстоятельство суд первой инстанции вообще не исследовал, вывод Роспатента принял без доказательств.

Общество "Русмаш" также отмечает, что в описании ближайшего аналога отсутствуют сведения о материале, из которого изготовлен ползун. При этом со стороны административного органа допускается, что ползун может быть выполнен из пластика, а не только из металла. Таким образом, суждения о том, что конструкция ползуна из жесткой металлической проволоки позволяет снизить металлоемкость конструкции, также носят декларативный характер.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, со стороны Роспатента должны были быть представлены доказательства в подтверждение выводов: "...в описании к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, приведена причинно-следственная связь, по меньшей мере, признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих выполнение ползуна из жесткой проволоки, именно с тем техническим результатом, который заключается в снижении металлоемкости конструкции натяжителя.".

Между тем суд первой инстанции принял на веру данные декларативные суждения административного органа, а доводам заявителя, которые указывали на бездоказательность этих суждений, в тексте решения суда не была дана никакая оценка, кроме простого их отклонения.

По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда первой инстанции: "..., что описание к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, содержит сведения, раскрывающие возможность снижения металлоемкости конструкции натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания, то есть выполнены условия пункта 38 Требований ПМ."; "...отличительные признаки, характеризующие выполнение ползуна из жесткой проволоки, находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в снижении металлоемкости конструкции натяжителя" - основаны на декларативных суждениях Роспатента, ошибочны и не могут отражать правильную правовую позицию по делу.

В отношении сравнения металлоемкости устройства по оспариваемому патенту с металлоемкостью ближайшего аналога общество "Русмаш" отмечало: нигде в материалах патентного документа не сказано, что ползун выполнен в виде цельного стержня, а, например, не пустотелым. Тем самым не исключается, что стержень ползуна выполнен полым изнутри.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, в случае выполнения ползуна в ближайшем аналоге даже из металла, металлоемкость данного натяжителя также может быть меньше, чем в решении по оспариваемому патенту, где используется металлическая скоба из цельной проволоки, поскольку размеры ползуна в аналоге не указаны.

По мнению общества "Русмаш", это обстоятельство также свидетельствует о недоказанности выводов о снижении металлоемкости конструкции натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания.

По мнению заявителя кассационной жалобы, в решении Роспатента имеется противоречие в выводах. С одной стороны, утверждается, что патентообладатель сослался на ближайший аналог и эта ссылка позволила обосновать технический результат от использования полезной модели, заключающийся в снижении металлоемкости ползуна. С другой стороны, в решении административного органа признается, что ползун как признак представлен в патентном документе в общем виде, его материал не указан и ползун может быть выполнен в том числе и из полимерного материала. Данное противоречие в выводах решения Роспатента не доказывает, что патентообладатель в патенте подтвердил возможность достижения технического результата при осуществлении полезной модели согласно пункту 38 Правил ПМ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Как показало изучение материалов дела применительно к доводам кассационной жалобы, возражение по настоящему делу было подано исходя из предположения о том, что спорная полезная модель не соответствует условию патентоспособности "новизна", а документы заявки, по которой был выдан спорный патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Спорным являлся признак, отличающий формулу спорного патента от ближайшего аналога и заключающийся в том, что "ползун выполнен из жесткой проволоки, загнутые концы которой охватывают конец пружины, причем фиксатор размещен в отверстии, образованном в выполненной петле указанной проволоки".

При этом и для целей раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники (пункт 38 Требований ПМ), и для целей квалификации спорного признака в качестве существенного (пункт 35 Требований ПМ) для последующего анализа спорной полезной модели на ее новизну имеет значение то, раскрыта ли в описании причинно-следственная связь этого признака с заявленным техническим результатом.

Так, согласно абзацу четвертому пункта 35 Требований ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В силу пункта 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Бесспорным в рамках настоящего дела является то, какой технический результат заявлен для полезной модели, - "снижение металлоемкости ползуна, что в конечном итоге снижает металлоемкость натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания без снижения надежности его работы".

Бесспорным является также и то, каким образом в описании раскрыто влияние искомого отличительного признака на этот технический результат, - "предложенная конструкция ползуна из жесткой проволоки, диаметр которой предпочтительно использовать 0,5-1,2 мм, значительно меньше диаметра прутка, из которого выполнен ползун в виде цилиндрического стержня в ближайшем аналоге... Это позволяет снизить металлоемкость конструкции, и тем самым уменьшить стоимость натяжителя без снижения надежности работы натяжителя цепи двигателя внутреннего сгорания в целом".

При этом в качестве недостатка ближайшего аналога в описании спорной полезной модели указана "относительно большая металлоемкость ползуна из-за того, что он выполнен в виде стержня (см. фиг. 1 патента РФ N 2511764)".

Как установил суд первой инстанции, при анализе этих обстоятельств Роспатент исходил из того, что если фактически выполнить ползун на основе ближайшего аналога из металлического прутка, то "специалисту в данной области ясно, что изготовление ползуна именно из металлической проволоки, вместо прутка из металла, приведет к снижению металлоемкости".

Вместе с тем подобные обстоятельства, установление которых Роспатентом выявил суд первой инстанции, не имеют никакого отношения к тем доводам возражения, которые были фактически заявлены.

Доводы возражения касались того, что в ближайшем аналоге не раскрыты ни конструкция ползуна (а значит, если он полый, то становится неочевидным снижение металлоемкости при изготовлении его из проволоки), ни материал ползуна (а значит, если он изготовлен не из металла, то снижение металлоемкости в спорной полезной модели точно не достигается).

Источники информации 2-4 были представлены в подтверждение доводов о том, что ползуны могут выполняться неметаллическими.

Таким образом, доводы возражения сводились к тому, что в ближайшем аналоге отсутствует тот недостаток, на решение которого направлено техническое решение по спорной полезной модели; следовательно, не раскрыта причинно-следственная связь между отличительным признаком и заявленным техническим результатом, не раскрыто его влияние на технический результат.

Как следует из решения суда первой инстанции, Роспатент исходил из того, что техническое решение по ближайшему аналогу может быть выполнено с ползуном в виде металлического прута, и этого достаточно для целей рассмотрения заявленных доводов возражения.

Вместе с тем имеет значение не то, из чего ползун может быть выполнен, а то, какой ползун в действительности присущ ближайшему аналогу (какой ползун раскрыт в противопоставленном источнике информации 1).

В письменных пояснениях к кассационной жалобе Роспатент занимает скорректированную позицию: "заявитель не учитывает того, что при проверке соответствия требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели проверяются документы заявки, в частности описание (пункт 38 Требований ПМ), а не ближайший аналог (патентный документ RU 2511764 [1])" (абзац шестой страницы 4 письменных пояснений административного органа).

Однако Роспатент не учитывает, что Требования ПМ регулируют отношения, возникающие на стадии экспертизы заявленного изобретения.

Процедура рассмотрения возражения против выдачи патента имеет значительные отличия от процедуры экспертизы заявленной полезной модели: охраноспособность спорного технического решения проверяется исходя из доводов, содержащихся в возражении, и представленных с возражением материалов.

На это обращал многократно внимание президиум Суда по интеллектуальным правам, в том числе в постановлениях от 24.06.2019 и от 16.01.2020 по делу N СИП-359/2018, от 05.12.2019 по делу N СИП-151/2019 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.09.2020 N 300-ЭС20-12779 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 27.02.2017 по делу N СИП-162/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2017 N 300-ЭС17-6463 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 09.09.2021 по делу N СИП-92/2021.

Действительно, на стадии экспертизы анализируются материалы заявки и по ним, в числе прочего, определяется раскрытие причинно-следственной связи конкретных признаков и заявленного технического результата. При этом не проверяется то, на самом ли деле ближайшему аналогу присущ тот недостаток, на решение которого, как декларируется, направлена спорная полезная модель.

Вместе с тем на стадии рассмотрения возражения могут быть как представлены новые (ранее неизвестные Роспатенту) источники информации, так и заявлены доводы, основанные на тех же источниках информации, что были обозначены самим заявителем по спорному патенту.

В последнем случае при наличии соответствующих доводов возражения административный орган обязан, в частности, проверить, действительно ли ближайшему аналогу присущ тот недостаток, на "решение которого" направлена спорная полезная модель.

В противном случае институт полезных моделей (статья 1351 ГК РФ) будет юридически разрушен - для целей признания тех или иных признаков существенными (а только по существенным признакам определяется новизна полезной модели - пункт 2 статьи 1351 ГК РФ) заявителю достаточно будет придумать недостаток ближайшего аналога и формально отразить в описании, как этот придуманный недостаток снимается.

Это, в свою очередь, приведет к возвращению той ситуации, на решение которой был направлен Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", скорректировавший институт полезных моделей и обязавший Роспатент при государственной регистрации полезных моделей проводить экспертизу по существу, - правовая охрана снова будет предоставляться в том числе техническим решениям, которые не развивают науку.

Более того, при предложенном административным органом в кассационной инстанции подходе такие "технические решения", направленные на решение несуществующей, придуманной проблемы, невозможно будет и опорочить путем подачи возражения.

Безусловно, при рассмотрении возражения, поданного в связи с противопоставлением того ближайшего аналога, который раскрыт самим заявителем в описании спорной полезной модели, не проверяется охраноспособность этого ближайшего аналога (на что неоднократно указывал президиум Суда по интеллектуальным правам в том числе со ссылкой на пункт 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"; далее - Постановление N 10).

Вместе с тем с учетом доводов возражения должно быть проверено, как сформулирован технический результат спорной полезной модели, по сравнению с каким ближайшим аналогом в описании обосновано его достижение, имеется ли в действительности у того ближайшего аналога, который выбран заявителем, тот недостаток, на который этот заявитель ссылается.

Представитель Пластовца А.В. в суде кассационной инстанции ссылался на то, что доводы кассационной жалобы повторяют ранее высказанные доводы общества "Русмаш".

Это соответствует действительности.

Повторный анализ фактических обстоятельств дела в суде кассационной инстанции не допускается.

Однако доводы кассационной жалобы повторяют и доводы возражения, и доводы в суде первой инстанции не потому, что общество "Русмаш" не согласно с той оценкой, которая этим доводам дана, а потому, что этим доводам вообще не дано никакой оценки.

И Роспатент, и суд первой инстанции признали эти доводы не имеющими правового значения, что ошибочно.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Поскольку, как следует из решения суда первой инстанции, Роспатент не дал оценки спорным доводам, а суд первой инстанции не вправе подменять собой полномочия административного органа, возражение подлежит направлению на повторное рассмотрение Роспатентом с учетом понимания норм материального права, указанного в настоящем постановлении (пункт 138 Постановления N 10).

В связи с тем, что при подаче кассационной жалобы обществом "Русмаш" уплачена государственная пошлина в размере 3 000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2021 по делу N СИП-405/2021 отменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.03.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 05.11.2020 против выдачи патента Российской Федерации N 199510 на полезную модель как не соответствующее статье 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 05.11.2020 возражение общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" против выдачи патента Российской Федерации N 199510 на полезную модель с учетом настоящего постановления.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Русмаш" 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Русмаш" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 17.09.2021 N 1025 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова