Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2021 г. N С01-1779/2021 по делу N СИП-337/2021 Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что Роспатент надлежащим образом рассмотрел ходатайство общества о преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель, оценил возможность его удовлетворения и пришел к обоснованному выводу о том, что предложенная патентообладателем формула полезной модели влечет изменение объема правовой охраны технического решения, что исключает положительный результат рассмотрения заявленного ходатайства

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2021 г. N С01-1779/2021 по делу N СИП-337/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 15 ноября 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 18 ноября 2021 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Юнистем" (просп. Левашовский, д. 15, лит. А, оф. 201, Санкт-Петербург, 197110, ОГРН 1147847336592) на решение Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2021 по делу N СИП-337/2021

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Юнистем" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 17.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.12.2017 против выдачи патента Российской Федерации N 2599243 на изобретение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сибирские Фасады" (ул. 1905 года, д. 69, каб. 15, г. Новосибирск, 630132, ОГРН 1125476086504).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Юнистем" - Гольдфарб В.А. (по доверенности от 15.06.2021), Станковский В.М. (по доверенности от 14.12.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-665/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Сибирские Фасады" - Болотова А.Ю. (по доверенности от 02.08.2021), Овчинникова О.К. (по доверенности от 16.12.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Юнистем" (далее - общество "Юнистем") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 17.03.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.12.2017 против выдачи патента Российской Федерации N 2599243 на изобретение "Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций". В качестве восстановительной меры общество "Юнистем" просило Суд по интеллектуальным правам обязать Роспатент провести экспертизу предложенной полезной модели и дать обоснованное заключение, подтвержденное результатами экспертизы, о возможности или невозможности преобразования патента Российской Федерации N 2599243 на изобретение в патент на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Сибирские Фасады" (далее - общество "Сибирские Фасады").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2021 требования общества "Юнистем" оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Юнистем" просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, на неправильное применение норм материального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Общество "Сибирские Фасады" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с изложенными в ней доводами.

От Роспатента поступили письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых административный орган просил оставить обжалуемое решение в силе как законное и обоснованное.

Представители общества "Юнистем", общества "Сибирские Фасады" и Роспатента приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представители общества "Юнистем" поддержали изложенные в кассационной жалобе доводы, просили ее удовлетворить.

Представители Роспатента и общества "Сибирские Фасады" возражали против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в письменных объяснениях и в отзыве соответственно.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, патент Российской Федерации N 2599243 на изобретение "Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций" (коды Международной патентной классификации - E04B 1/18 (2006.01), E04B 1/00 (2006.01)) выдан по заявке N 2015130140/12 от 21.07.2015 на имя общества "Юнистем" со следующей формулой:

"1. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций, преимущественно балконов и лоджий, состоящая из отдельных блоков (модулей), каждый из которых содержит каркас рамы, выполненный из металлических боковых профильных стоек с соединенными встык с ними нижнего и верхнего профильных импостов, заполненных листовым материалом, закрепленным посредством упругого уплотнения и штапика, причем в пазах профилей боковых стоек и импостов размещены уплотнения из упругого материала, профиль которых соответствует профилю соответствующего паза, отличающаяся тем, что система выполнена из модулей заводской сборки, включающих, по крайней мере, один модуль, выполненный со створкой, листовое заполнение рамы выполнено из прозрачного и/или непрозрачного материала, а верхняя часть модуля снабжена элементами стыковки и крепления его к монтажному узлу, закрепленному на перекрытии, причем каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей.

2. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что прозрачный и/или непрозрачный листовой материал может быть разделен дополнительными импостами и штапиками на несколько составных частей, расположенных в различных комбинациях.

3. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что некоторые модули могут быть выполнены с возможностью установки в них стеклопакета из двух или более листов.

4. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что монтажный узел, закрепленный на перекрытии, выполнен таким образом, что позволяет регулировать положение модуля при монтаже по трем осям.

5. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что в пазу статического усилителя модуля дополнительно установлены элементы для фиксации его в монтажном узле, установленном на перекрытии.

6. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что профили элементов модуля при сборке образуют камеры, с возможностью размещения в них уплотнителей из упругого материала или других элементов.".

В Роспатент 20.12.2017 от общества "Сибирские Фасады" поступило возражение, в котором оно указало на несоответствие изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

К возражению были приложены следующие документы:

патент Российской Федерации N 2101429 на изобретение (дата публикации - 10.01.1998; далее - источник информации 1);

патент Российской Федерации N 52879 на полезную модель (дата публикации - 27.04.2006; далее - источник информации 2);

патент Российской Федерации N 68571 на полезную модель (дата публикации - 27.11.2007; далее - источник информации 3);

патент Российской Федерации N 46283 на полезную модель (дата публикации - 27.06.2005; далее - источник информации 4);

патент Российской Федерации N 73890 на полезную модель (дата публикации - 10.06.2008; далее - источник информации 5);

патент Российской Федерации N 2555671 на изобретение (дата публикации - 10.07.2015; далее - источник информации 6);

патентный документ NUS7644549 (дата публикации - 12.01.2010; далее - источник информации 7);

патент Российской Федерации N 2160349 на изобретение (дата публикации - 10.12.2000; далее - источник информации 8);

патент Российской Федерации N 69904 на полезную модель (дата публикации - 10.01.2008; далее - источник информации 9);

патент Российской Федерации N 71998 на полезную модель (дата публикации - 27.03.2008; далее - источник информации 10);

"ГОСТ 33079-2014. Межгосударственный стандарт. Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Классификация. Термины и определения", Москва, Стандартинформ, 2015 (далее - источник информации 11);

"ГОСТ Р 54858-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче", Москва, Стандартинформ, 2012 (далее - источник информации 12);

копия фрагментов каталога компании "Alutech" "Профильные системы" (далее - источник информации 13);

протокол нотариального осмотра сайта http://www.alutech-group.com (далее - источник информации 14);

запрос в компанию "Alutech" (далее - источник информации 15);

ответ компании "Alutech" (далее - источник информации 16);

копия фрагментов каталога закрытого акционерного общества "Татпроф" "Комплексное остекление балконов и лоджий ЭК-640" (далее - источник информации 17);

запрос в закрытое акционерное общество "Татпроф" (далее - источник информации 18);

ответ закрытого акционерного общества "Татпроф" (далее - источник информации 19);

копия фрагментов каталога компании "Rehau" "Дополнительные профили 86 мм. Техническая информация. Чертежи узлов" (далее - источник информации 20);

запрос в компанию "Rehau" (далее - источник информации 21);

ответ компании "Rehau" (далее - источник информации 22).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент 25.04.2018 принял решение об отказе в его удовлетворении.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2018 по делу N СИП-331/2018 в удовлетворении заявления общества "Сибирские Фасады" о признании недействительным указанного решения административного органа отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2019 по делу N СИП-331/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

По результатам нового рассмотрения дела N СИП-331/2018 Суд по интеллектуальным правам принял решение от 18.07.2019, оставленное без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019, об удовлетворении заявления общества "Сибирские Фасады" о признании недействительным решения Роспатента от 25.04.2018. Суд также возложил на административный орган обязанность повторно рассмотреть возражение общества "Сибирские Фасады" против выдачи патента Российской Федерации N 2599243 на изобретение.

Выполнив возложенную на него обязанность, Роспатент рассмотрел возражение общества "Сибирские Фасады" с учетом позиции Суда по интеллектуальным правам и принял решение от 18.02.2020 об отказе в удовлетворении названного возражения и об оставлении в силе патента Российской Федерации N 2599243 на изобретение.

Несогласие с указанным ненормативным правовым актом послужило основанием для обращения общества "Сибирские Фасады" в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, которое было рассмотрено в деле N СИП-346/2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 по делу N СИП-346/2020, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020, заявление общества "Сибирские Фасады" удовлетворено: решение Роспатента от 18.02.2020 признано недействительным, на административный орган возложена обязанность повторно рассмотреть возражение общества "Сибирские Фасады".

В ходе очередного рассмотрения возражения общество "Юнистем" сообщило о согласии на преобразование спорного патента на изобретение в патент на полезную модель, предложило формулу полезной модели, обратило внимание на то, что технический результат уточнен правообладателем.

Рассмотрев возражение общества "Сибирские Фасады", Роспатент принял решение от 17.03.2021 о его удовлетворении и о признании недействительным патента Российской Федерации N 2599243 на изобретение полностью.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган констатировал, что источники информации 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 могут быть использованы для подтверждения известности из уровня техники признаков, совпадающих с отличительными признаками проверяемого изобретения.

Проанализировав источник информации 1, указанный в возражении в качестве наиболее близкого аналога технического решения, Роспатент отметил, что из него известна система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций, которую можно использовать в том числе для балконов и лоджий.

Административный орган установил, что данная система содержит каркас рамы, выполненный из металлических боковых профильных стоек с соединенными встык с ними нижнего и верхнего профильных импостов, заполненных листовым материалом, закрепленным посредством упругого уплотнения и штапика; в пазах профилей боковых стоек и импостов размещены уплотнения из упругого материала, профиль которых соответствует профилю соответствующего паза; система содержит, по крайней мере, один элемент, выполненный со створкой; листовое заполнение рамы выполнено из прозрачного и/или непрозрачного материала.

Роспатент выделил следующие признаки, отличающие изобретение по независимому пункту 1 формулы изобретения по спорному патенту от известного из источника информации 1 технического решения:

1) система состоит из отдельных блоков (модулей), каждый из которых содержит каркас рамы, выполненный из стоек и импостов;

2) модули выполнены заводской сборки;

3) верхняя часть модуля снабжена элементами стыковки и крепления его к монтажному узлу, закрепленному на перекрытии;

4) каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей.

Административный орган отметил, что в описании изобретения по спорному патенту не раскрыто влияние отличительных признаков 1 и 3 на какой-либо результат; отличительный признак 2 позволяет повысить качество и точность сборки, значительно сократить время монтажа; отличительный признак 4 влияет только на обеспечение надежной защиты от ветровых и других климатических нагрузок.

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что для проверки соответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" необходимо выяснить следующие обстоятельства:

известны ли отличительные признаки 1-4 из уровня техники, приведенного подателем возражения;

известно ли влияние отличительных признаков 2 и 4 на те же результаты, которые упомянуты в описании изобретения по спорному патенту.

Проанализировав уровень техники, информация о котором содержится в материалах возражения, административный орган установил, что из источников информации 5 и 11 известны отличительные признаки 1-3, а также влияние отличительного признака 2 на тот же результат, что и достигается изобретением по спорному патенту; отличительный признак 4 изобретения по спорному патенту и влияние этого признака на указанный в описании результат известно из источника информации 7.

Изложенное позволило административному органу признать изобретение по независимому пункту 1 формулы спорного патента не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Помимо этого, в отношении зависимых пунктов формулы изобретения по спорному патенту Роспатент отметил следующее:

признаки зависимого пункта 2, касающиеся того, что прозрачный и/или непрозрачный листовой материал может быть разделен дополнительными импостами и штапиками на несколько составных частей, расположенных в различных комбинациях, известны из источника информации 7; сведения о влиянии данных признаков на какой-либо результат в описании изобретения отсутствуют;

признаки зависимого пункта 4, касающиеся того, что монтажный узел, закрепленный на перекрытии, выполнен таким образом, что позволяет регулировать положение модуля при монтаже по трем осям, известны из источника информации 3, в котором также подтверждено влияние этих признаков на результат, заявленный для изобретения по спорному патенту, заключающийся в легкости монтажа;

признаки зависимого пункта 5, касающиеся того, что в пазу статического усилителя модуля дополнительно установлены элементы для фиксации его в монтажном узле, установленном на перекрытии, известны из источника информации 7; сведения о влиянии данных признаков на какой-либо результат в описании изобретения отсутствуют;

признаки зависимого пункта 6, касающиеся того, что профили элементов модуля при сборке образуют камеры с возможностью размещения в них уплотнителей из упругого материала или других элементов, известны из источника информации 9; сведения о влиянии данных признаков на какой-либо результат в описании изобретения отсутствуют.

Таким образом, административный орган пришел к выводу: в случае включения зависимых пунктов 2-6 в независимый пункт 1 формулы изобретения по спорному патенту, охарактеризованное в нем техническое решение также не будет соответствовать условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Ввиду сделанного вывода Роспатент не анализировал источники информации 2, 4, 6, 810, 1222.

Рассмотрев предложенную патентообладателем формулу полезной модели, административный орган счел, что она содержит признак "дополнительный усилитель", который отсутствует в спорном изобретении, а уточненный результат, заключающийся в уменьшении массы конструкции светопрозрачного модуля при сохранении ее стойкости к воздействию атмосферных нагрузок, не подтвержден описанием изобретения по спорному патенту и явным образом из него не следует.

В такой ситуации Роспатент пришел к выводу о невозможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель с предложенной патентообладателем формулой.

Несогласие с решением административного органа от 17.03.2021 послужило основанием для обращения общества "Юнистем" в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

В поданном в суд первой инстанции заявлении общество "Юнистем" настаивало на неизвестности из противопоставленного источника 7 отличительного признака 4 спорного изобретения и на неизвестности влияния такого признака на достигаемый спорным изобретением технический результат.

С учетом этого общество "Юнистем" считало ошибочным вывод Роспатента о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Кроме того, общество "Юнистем" полагало, что административный орган ненадлежащим образом рассмотрел заявление о преобразовании патента на спорное изобретение в патент на полезную модель:

заявленный для полезной модели технический результат следует с очевидностью из описания изобретения;

отличительный признак изобретения "дополнительно снабжен статическим усилителем" полностью тождественен признаку заявленной полезной модели "снабжен дополнительным статическим усилителем".

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что рассмотрение возражения против выдачи патента на изобретение и вынесение решения по результатам такого рассмотрения относится к полномочиям Роспатента.

Констатировав, что общество "Юнистем" не оспаривает выводы административного органа о ближайшем аналоге спорного изобретения, об его отличительных от ближайшего аналога признаках, об известности из дополнительных источников информации несущественных отличительных признаков 1 и 3, а также об известности существенного признака 2 и об известности влияния этого признака на заявленный для изобретения технический результат, суд первой инстанции сосредоточился на проверке выводов Роспатента об известности из противопоставленного источника 7 отличительного от аналога признака спорного изобретения 4 и об известности его влияния на обеспечение надежной защиты от ветровых и других климатических нагрузок.

Изучив содержание оспариваемого ненормативного правового акта, приняв во внимание изложенную в решении Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2019 по делу N СИП-331/2018, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2019 по тому же делу, в решении Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 по делу N СИП-346/2020 и в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по тому же делу позицию, описание спорного изобретения и противопоставленного источника 7, суд первой инстанции признал правомерным вывод Роспатента об известности из этого источника информации отличительного признака 4 независимого пункта 1 формулы спорного изобретения "каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей", а также о его влиянии на технический результат "обеспечение надежной защиты от ветровых и других климатических нагрузок".

Суд первой инстанции отклонил как противоречащий содержанию решения административного органа довод общества "Юнистем" о том, что Роспатент не рассмотрел должным образом возможность преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель.

Суд первой инстанции отметил, что в отношении представленной обществом "Юнистем" формулы полезной модели позиция административного органа четко выражена в оспариваемом решении.

Суд первой инстанции согласился с мнением Роспатента о том, что признаки "дополнительно снабжен статическим усилителем" и "снабжен дополнительным статическим усилителем" не являются тождественными, в связи с чем подтвердил вывод административного органа о том, что патентообладатель включил в формулу полезной модели признак, не присущий изобретению, о преобразовании патента на которое он просил.

Проанализировав описание спорного изобретения, суд первой инстанции не усмотрел, что в нем указан уточненный обществом "Юнистем" технический результат полезной модели, заключающийся в уменьшении массы конструкции светопрозрачного модуля при сохранении ее стойкости к воздействию атмосферных нагрузок, либо то, что такой результат явным образом следует из описания.

Суд первой инстанции отклонил как не соответствующий содержанию описания спорного изобретения довод общества "Юнистем" о том, что технический результат полезной модели "уменьшение массы конструкции светопрозрачного модуля при сохранении ее стойкости к воздействию атмосферных нагрузок" приводится в критике аналога - стоечно-ригельной фасадной системы ALT F50.

Суд первой инстанции согласился с позицией Роспатента о том, что, представляя формулу полезной модели, общество "Юнистем" включило в нее признак, не присущий изобретению, а также не включило ряд признаков, ему присущих, изменив объем правовой охраны спорного технического решения.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что невключение в формулу полезной модели ряда признаков, присущих изобретению, приводит к невыполнению условия о признании патента на изобретение недействительным полностью.

На основании изложенного суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о несоответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2599243 условию патентоспособности "изобретательский уровень" и о невозможности преобразования этого патента в патент на полезную модель с предложенной патентообладателем формулой.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о полномочиях Роспатента на рассмотрение возражения и на принятие решения по результатам такого рассмотрения и о несоответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов не проверяется.

В кассационной жалобе общество "Юнистем" указывает на несоответствие материалам дела вывода суда первой инстанции о том, что указанное общество не подавало ходатайство о преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель в объеме первоначальной формулы.

В обоснование данного довода заявитель кассационной жалобы отмечает, что им 26.01.2021 в Роспатент было направлено письмо, состоящее из трех абзацев. В абзаце первом сообщалось о согласии общества "Юнистем" "на преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель учитывая то, что заявленное техническое решение обладает новизной, которую податель Возражения ООО "Сибирские фасады" не оспаривает". По мнению общества "Юнистем", данное обращение носило фактически характер ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1398 ГК РФ.

В абзаце втором рассматриваемого документа был приведен "проект формулы полезной модели, в которой перечислены все существенные признаки, влияющие на достижение технического результата, уточненного правообладателем". При этом общество "Юнистем" подчеркивает, что, представляя проект уточненной формулы полезной модели, оно исходило из того, что такое преобразование не может носить формальный характер, и в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1398 ГК РФ должно быть соблюдено условие соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что административный орган не рассмотрел должным образом заявление общества "Юнистем" от 26.01.2021 и принял ошибочно предлагаемую формулу полезной модели как неотъемлемую часть обращения, тогда как такая формула была приведена лишь в качестве редакционной правки формулировки признака.

С точки зрения общества "Юнистем", выявив невозможность принятия формулы полезной модели в указанной редакции, Роспатент мог рассматривать в качестве ходатайства только абзац первый заявления, содержащий просьбу о преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель.

При этом общество "Юнистем" обращает внимание на то, что оценка его ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель была дана административным органом только в отзыве на заявление.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что в случае преобразования изобретения в полезную модель необходимо установить существенность всех признаков такой полезной модели и их соответствие требованиям статьи 1351 ГК РФ, а также определить, относится ли техническое решение к устройству.

Общество "Юнистем" приводит довод о том, что административным органом не установлена процедура рассмотрения ходатайств о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, не разработана форма бланка соответствующего ходатайства, не установлена процедура проверки технического решения на предмет его соответствия требованиям статьи 1351 ГК РФ при таком преобразовании, что привело к нарушению прав названного общества.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции не проверил должным образом оспариваемое решение Роспатента, в частности на предмет обоснованности отказа в удовлетворении ходатайства о преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель. При этом согласие суда первой инстанции с приведенной административным органом в отзыве на заявление оценкой такого ходатайства не является надлежащей оценкой оспариваемого ненормативного правового акта и не может устранить допущенные Роспатентом нарушения.

Общество "Юнистем" ссылается на то, что подлежащие оценке суда первой инстанции выводы административного органа должны содержаться именно в решении последнего, а не в его отзыве на заявление.

Таким образом, заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции не дал оценку всем обстоятельствам и доводам, в частности не исследовал надлежащим образом само ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в отзывах на них, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Доводы общества "Юнистем" сводятся к его мнению об ошибочности выводов суда первой инстанции в части правильности оценки Роспатентом заявления патентообладателя о преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ предусмотрено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

На основании пункта 3 статьи 1398 ГК РФ в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 этого Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 названного Кодекса.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет доводы общества "Юнистем" о том, что Роспатент не рассмотрел его заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель: выводы административного органа по результатам рассмотрения заявления содержатся в оспариваемом ненормативном правовом акте (страница 19 решения Роспатента), на что обоснованно сослался суд первой инстанции.

В связи с этим нельзя признать обоснованным и соответствующим содержанию оспариваемого ненормативного правового акта довод кассационной жалобы о том, что мотивы отказа в удовлетворении ходатайства общества "Юнистем" о преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель были приведены административным органом лишь в поданном в суд первой инстанции отзыве на заявление.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно отмечал, что в представленном в суд первой инстанции отзыве Роспатент не вправе приводить иные по сравнению с оспариваемым ненормативным правовым актом основания принятого им решения, однако вправе раскрывать и обосновывать позицию, изложенную в этом ненормативном правовом акте.

Данная обязанность возложена на административный орган частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что административный орган мог рассматривать только первую часть его заявления (о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель) и не рассматривать предложенную формулу полезной модели, подлежит отклонению.

Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно указывал, что только патентообладатель вправе определять желаемый объем правовой охраны изобретения, предлагая внести соответствующие изменения. Роспатент (и проверяющий его решение суд первой инстанции) вправе лишь оценивать, соответствуют ли предложенные изменения ГК РФ и иным нормативным правовым актам (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2020 и от 17.02.2021 по делу N СИП-589/2019).

В данном случае патентообладатель определил желаемый для него объем правовой охраны, предложив формулу полезной модели для преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель в обращении, поступившем в административный орган 26.01.2021.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, назначенное на 28.01.2021, было отложено на 05.02.2021.

От подателя возражения поступили возражения в отношении возможности преобразования патента на спорное изобретение в патент на полезную модель с предложенной патентообладателем формулой.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 05.02.2021 от патентообладателя не поступало ходатайств об отложении заседания с целью корректировки формулы полезной модели, не подавалось особого мнения после заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

В такой ситуации позиция заявителя кассационной жалобы о том, что его ходатайство о преобразовании патента на спорное изобретение в патент на полезную модель не было рассмотрено Роспатентом в надлежащем порядке, а суд первой инстанции не проверил действия административного органа по рассмотрению соответствующего ходатайства, признается президиумом Суда по интеллектуальным правам неубедительной и не соответствующей материалам дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает правильным вывод Роспатента и суда первой инстанции о том, что в формулу полезной модели патентообладатель включил признак "снабжен дополнительным статическим усилителем", не тождественный признаку, присущему спорному изобретению "дополнительно снабжен статическим усилителем": такой признак вводит в спорное техническое решение дополнительный (из буквального толкования - дополнительный к основному) статический усилитель, отсутствующий в формуле спорного изобретения.

Фактически предлагаемый признак формулы полезной модели указывает на то, что статических усилителей в техническом решении как минимум два, в то время как формулой изобретения охватывается один статический усилитель.

Таким образом, возникает иное техническое решение с отличающимися признаками, что недопустимо для преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что Роспатент надлежащим образом рассмотрел ходатайство общества "Юнистем" о преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель, оценил возможность его удовлетворения и пришел к обоснованному выводу о том, что предложенная патентообладателем формула полезной модели влечет изменение объема правовой охраны технического решения, что исключает положительный результат рассмотрения заявленного ходатайства.

Кроме того, невключение в формулу полезной модели ряда признаков, присущих изобретению, влечет расширение объема правовой охраны технического решения.

Расширение объема правовой охраны не относится к допустимым способам изменения формулы при оспаривании патента.

Соответствующая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2021 по делу N СИП-1098/2019.

Ссылка суда первой инстанции (согласившегося с мнением Роспатента, изложенным в отзыве на заявление) на принципиальную невозможность преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель с отличающейся формулой вследствие того, что в таком случае патент на изобретение будет признан недействительным частично, является ошибочной как основанная на неправильном толковании пункта 3 статьи 1398 ГК РФ. Эта норма указывает на невозможность одновременного преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель с частичным сохранением патента на изобретение. В случае если преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель признается допустимым, патент на изобретение подлежит признанию недействительным полностью.

Однако такая ошибочная ссылка не привела к принятию неправильного по существу решения: в данной ситуации преобразование не могло быть осуществлено, поскольку правообладателем испрашивался иной объем правовой охраны для полезной модели по сравнению со спорным изобретением.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационных жалобах и в отзыве на них, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Излишне уплаченная при подаче кассационной жалобы государственная пошлины подлежит возврату обществу "Юнистем".

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2021 по делу N СИП-337/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Юнистем" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Юнистем" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 01.09.2021 N 890 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова