Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2021 г. по делу N СИП-108/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком каких-либо возражений на иск заявлено не было, доказательств использования спорных товарных знаков, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию, не представлено

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2021 г. по делу N СИП-108/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 2 декабря 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 2 декабря 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Голофаева В.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нестеровой А.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Тацел" (ул. Новочеремушкинская, д. 18, кв. 52, Москва, 117036, ОГРН 5167746150622) к иностранному лицу FERRER INTERNACIONAL, S.A. (Gran Via de Carlos III, 94, Barcelona, ES)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по международным регистрациям N 990649 и N 753603 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явился представитель общества с ограниченной ответственностью "Тацел" - Петухова К.А. (по доверенности от 22.12.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Тацел" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу FERRER INTERNACIONAL, S.A. (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака "" по международной регистрации N 990649 и товарного знака "" по международной регистрации N 753603 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие их неиспользования.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество указывает на то, что производит и вводит в оборот продукты для энтерального питания в индивидуальных упаковках под маркой "ЭНМИТ", имеющие медицинское назначение.

Общество также указывает на то, что правовая охрана этих товарных знаков создает препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению "" по заявке N 2017747740, поскольку Роспатент решением от 30.03.2019 отказал в регистрации данного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), противопоставив товарные знаки по международным регистрациям N 990649 и N 753603.

При этом общество полагает, что компания в трехлетний период, предшествующий с обращение с предложением, не использовала спорные товарные знаки на территории Российской Федерации.

В представленном отзыве на исковое заявление Роспатент сообщил, что ведение международного реестра регистрации знаков осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, в связи с чем он не уполномочен представлять выписки из указанного реестра.

Компания отзыв на исковое заявление не представила.

В судебном заседании, состоявшемся 02.12.2021, представитель общества выступил по существу доводов, изложенных в исковом заявлении.

Компания и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда первой инстанции своих представителей не направили, что в соответствии с частями 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. Вместе с тем в отзыве на исковое заявление Роспатент заявил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя с последующим направлением копии судебного акта.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном этим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено тем же Кодексом.

Частью 5 той же статьи предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в главе 12, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

Основным международным правовым актом, регулирующим отношения Российской Федерации и Королевства Испания по вопросам судебного извещения участников гражданского судопроизводства, является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключена в г. Гааге 15.11.1965; далее - Гаагская конвенция).

В целях извещения ответчика о начавшемся судебном процессе Судом по интеллектуальным правам в порядке, установленном Гаагской конвенцией, компетентному органу Королевства Испания были направлены запросы о вручении ответчику копии определения Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2021 по указанному в выписке из торгового реестра адресу (Gran Via de Carlos III, 94, Barcelona, ES), сопровождаемые надлежащим образом заверенным переводом на испанский язык.

Кроме того, суд направил в адрес компании определение Суда по интеллектуальным правам от 14.05.2021 с надлежащим образом заверенным переводом на испанский язык.

Согласно части 3 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства.

Согласно статье 15 Гаагской конвенции каждое Договаривающееся Государство вправе заявить, что его судьи, несмотря на положения части первой настоящей статьи, могут выносить решения даже если не было получено свидетельство, подтверждающее вручение или доставку документа, при выполнении всех следующих условий:

a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в настоящей Конвенции;

b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев;

c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

При этом статьей 10 Гаагской конвенции предусмотрено, что, если запрашиваемое государство не заявляет возражений, настоящая Конвенция не препятствует:

a) возможности непосредственно посылать по почте судебные документы лицам, находящимся за границей;

b) возможности судебных и иных должностных лиц или других компетентных лиц запрашивающего государства осуществлять вручение судебных документов, прибегая непосредственно к услугам судебных и иных должностных лиц или других компетентных лиц запрашиваемого государства;

c) возможности любого лица, участвующего в судебном разбирательстве, осуществлять вручение судебного документа, непосредственно прибегая к услугам судебных и иных должностных лиц или других компетентных лиц запрашиваемого государства.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Всемирной организации трансграничного сотрудничества в гражданских и коммерческих вопросах (The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters) в отношении сделанных Королевством Испания оговорок, допустимым способом извещения является направление судебных документов и их заверенного перевода почтой непосредственно лицу, участвующему в деле (https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=273).

До даты судебного заседания в Суд по интеллектуальным правам поступила следующая судебная корреспонденция:

уведомление о получении компанией 06.05.2021 и 23.06.2021 направленной 05.04.2021 и 28.05.2021 судебной корреспонденции с определением Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2021 о принятии искового заявления к производству, о назначении предварительного судебного заседания и о привлечении к участию в деле третьего лица (т. 3 л.д. 49, 51);

уведомление о получении представителем компании 07.04.2021 направленной 05.04.2021 судебной корреспонденции с определением Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2021 о принятии искового заявления к производству, о назначении предварительного судебного заседания и о привлечении к участию в деле третьего лица (т. 1 л.д. 123);

уведомление о получении компетентным органом Королевства Испания запроса о вручении документа с приложенной к нему копией определения Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2021, составленного в соответствии с положениями Гаагской конвенции, компании (т. 3 л.д. 47).

Несмотря на отсутствие ответа компетентного органа Королевства Испании, на основании изложенного суд приходит к выводу о том, что ответчик - компания надлежащим образом извещена о начавшемся судебном процессе и имела достаточно времени для подготовки своей правовой позиции по делу и представления ее суду и лицам, участвующим в деле в порядке, установленном ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного суд считает возможным на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 990649 "" в отношении товаров 5-го класса: "Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical and personal hyglene purposes other than toiletries, dietetic substances adapted for medical use, food for babies, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides" / "фармацевтические и ветеринарные препараты; санитарные препараты для медицинских и личных гигиенических целей, кроме туалетных принадлежностей, диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, продукты питания для детей, пластыри, материалы для перевязок, материалы для пломбирования зубов, зубной воск, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения паразитов, фунгициды, гербициды" и товарного знака по международной регистрации N 753603 "" в отношении товаров 5-го класса: "Pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic preparations for medical use, baby food; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides" / "фармацевтическая, ветеринарная и гигиеническая продукция; диетические препараты для медицинского применения, детское питание, пластыри, материалы для перевязок; материал для пломбирования зубов и зубной воск, дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения паразитов; фунгициды, гербициды" МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, неиспользование правообладателем этого товарного знака для индивидуализации товаров и услуг на территории Российской Федерации, общество 02.11.2020 направило по указанным в выписке на спорный товарный знак адресам компании и ее представителя предложения о добровольном отказе от исключительных прав на спорные товарные знаки или о заключении договора об отчуждении исключительного права на эти товарные знаки.

Поскольку от компании не поступило никакой корреспонденции, общество по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнение представителя истца, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением о добровольном отказе от исключительных прав на спорные товарные знаки или об отчуждении исключительных прав на них (т. 1 л.д. 12-25), почтовыми квитанциями (т. 1, л.д. 26), что компанией и Роспатентом не оспаривается.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обществом представлены: решение Роспатента от 30.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017747740 и решение Роспатента от 18.10.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2019; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), содержащая сведения о том, что основным видом деятельности общества является "торговля оптовая прочими пищевыми продуктами" (код ОКВЭД 46.38.2); сведения о регистрации товарных знаков по международным регистрациям N 753603 и N 990649; распечатки с сайта https://grls.rosminzdrav.ru, согласно которым компания не распространяет на территории Российской Федерации лекарственные средства; распечатки с сайтов https://www.asna.ru/cards/enmitoitanieenteralnoekonservvmyasosoderzhashchiegovyadinaj90mltatselooo.html; https://redapteka.ru/cat.alog/lekarstva/anestezivareanimatsiva/pitanievreammatsn/enmitpitanie_enteralnoekonservvmyasosoderzhashchiegovvadina190ml/; httns://www.nostavshhiki.ru/katalog-tovarov/66-meditsinskie-tovary-optom/72965-enmit-govvadina, на которых можно приобрести производимые обществом товары.

Суд, оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, пришел к выводу о том, что истец осуществляет деятельность, связанную с производством и вводом в оборот продукции для энтерального питания, необходимой для людей в послеоперационный период, а также в состояниях связанных с потерей аппетита, челюстно-лицевыми, черепно-мозговыми, ожоговыми травмами, с нарушениями функции глотания и жевания.

При этом наличие спорных товарных знаков является препятствием для предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по заявке N 2017747740, что подтверждается решением Роспатента от 30.03.2019 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2017747740 и решением Роспатента от 18.10.2019 об отказе в удовлетворении возражения общества.

В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сопоставив товарные знаки "" и "" по международным регистрациям N 990649 и N 753603 и обозначение "" по заявке N 2017747740 в соответствии с критериями, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), суд приходит к выводу о том, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства, поскольку отличаются только одной буквой.

К выводу о сходстве указанных обозначений пришел и Роспатент при рассмотрении заявления общества о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны обозначение "" по заявке N 2017747740.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Как отмечено в пункте 42 Обзора, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно клиническим рекомендациям "Недостаточность питания (мальнутриция) у пациентов пожилого и старческого возраста", утвержденным Министерством здравоохранения России, энтеральное питание - это тип лечебного или дополнительного питания специальными смесями, при котором всасывание пищи (при ее поступлении через рот, через зонд в желудке или кишечнике) осуществляется физиологически адекватным путем, то есть через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

В соответствии с клиническими рекомендациями "Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5q", утвержденным Министерством здравоохранения России, энтеральное питание - это введение питательных веществ в желудочно-кишечный тракт (перорально, через зонды и стомы) с целью поддержания и коррекции нутритивного статуса в соответствии с текущими потребностями больного в энергии, белке, витаминах, минералах и микроэлементах.

В соответствии с пунктом 2.1 введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.08.2018 N 479-ст межгосударственного стандарта ГОСТ 20637-2018 "Смеси адаптированные для искусственного вскармливания детей раннего возраста и смеси для энтерального питания взрослых" под смесями для энтерального питания для взрослых (adult nutritional) понимается полноценный в питательном отношении специализированный пищевой продукт, изготовленный из молока, сои, риса, молочной сыворотки, гидролизата белка, крахмала и аминокислот в любом сочетании, содержащий или не содержащий интактный белок, употребляемый в жидком виде; может являться единственным источником питания.

Во введенном в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.09.2019 N 708-ст межгосударственном стандарте ГОСТ 53498-2019 "Изделия медицинские пластырного типа" в пункте 3.1 указано, что медицинское изделие пластырного типа это стерильное или нестерильное медицинское изделие, обладающее способностью фиксироваться на коже за счет клеевого слоя (адгезива или пластырной массы) или функциональных/адгезивных свойств материала.

В примечании к вышеизложенному пункту сказано, что к медицинским изделиям пластырного типа могут быть отнесены перевязочные средства пластырного типа, пластыри охлаждающие, согревающие, от укачивания, мозольные, перцовые, противокеллоидные, фиксирующие ленты (тейпы), инцизные пленки, операционные ленты и другое.

В соответствии с пунктом 1.8. введенного в действие постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 06.11.1970 N 1589 "Повязки медицинские стерильные" для изготовления повязок должны быть использованы следующие материалы: марля медицинская отбеленная гигроскопическая по ГОСТ 9412; вата медицинская хирургическая по ГОСТ 5556; бинт марлевый по ГОСТ 1172; нитки швейные хлопчатобумажные матовые белые толщиной от 100 текс (N 10) до 25 текс (N 40) по ГОСТ 6309.

Согласно пункту 1 введенного в действие постановлением Госстандарта России от 18 июня 1997 года N 215 ГОСТ 51059-97 "Материалы стоматологические для пломбирования корневых каналов зубов" материалами для пломбирования зубов являются стоматологические материалы, используемые для постоянного пломбирования корневых каналов зубов при помощи или без помощи штифтов.

Во введенном в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.11.2012 N 630-ст межгосударственном стандарте ГОСТ 31567-2012 "Воск зуботехнический моделировочный" в пункте 1 указано, что зуботехнический моделировочный воск состоит из натуральных и синтетических восков, применяемый в основном для моделирования несъемных зубных протезов, коронок, промежуточной части мостовидных протезов, штифтовых зубов, фасеток, вкладок, получаемых методом литья по выплавляемым моделям.

В соответствии с пунктом 3.8 введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 05.06.2018 N 314-ст межгосударственного стандарта ГОСТ 58151.1-2018 "Средства дезинфицирующие" под дезинфицирующими средствами понимают средства, применяемые для снижения до приемлемого уровня или уничтожения микроорганизмов в/на объектах окружающей среды.

Фунгициды - вещества, обладающие фунгицидной и (или) фунгистатической активностью, предназначенные для защиты материалов и изделий от повреждения плесневыми грибами (пункт 2.1.1 ГОСТа 9.803-88).

Лекарственное средство для ветеринарного применения - вещество или смесь веществ природного, растительного, животного или синтетического происхождения, обладающее (ая) фармакологическим действием (пункт 2.1. ГОСТа 52682-2006).

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" фармацевтическая субстанция - это лекарственное средство в виде одного или нескольких обладающих фармакологической активностью действующих веществ вне зависимости от природы происхождения, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность.

Руководствуясь вышеизложенными нормативными положениями, рекомендациями и разъяснениями, судебная коллегия пришла к выводу о том, что товары 5-го класса МКТУ "pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical and personal hyglene purposes other than toiletries, dietetic substances adapted for medical use, food for babies" / "фармацевтические и ветеринарные препараты; санитарные препараты для медицинских и личных гигиенических целей, кроме туалетных принадлежностей, диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, продукты питания для детей" товарного знака "" по международной регистрации N 990649, а также товары 5-го класса МКТУ "pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic preparations for medical use, baby food" / "фармацевтическая, ветеринарная и гигиеническая продукция; диетические препараты для медицинского применения, детское питание" товарного знака "" по международной регистрации N 753603 являются однородными производимыми и реализуемыми истцом товарами для энтерального питания, представляющими собой лечебное питание, поскольку указанные товары предназначены для лечения людей и животных, могут применяться в одной области - поддержание в физиологических границах активности функциональных систем организма человека, имеют сходные условия сбыта, круг потребителей, являются взаимодополняемыми.

Аналогичная правовая позиция выражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2017 по делу N СИП-430/2016 и от 25.09.2017 по делу N СИП-6/2017.

Суд также исходит из того, что ответчиком и третьим лицом какие-либо доводы об отсутствии однородности производимых истцом товаров вышеперечисленным товарам 5-го класса МКТУ не приведены.

В отношении остальных товаров 5-го класса МКТУ, перечисленных в перечнях регистраций спорных товарных знаков, суд пришел к выводу об отсутствии однородности с товарами, производимыми и реализуемыми обществом в силу следующего.

В частности, продукты для энтерального питания, производимые и реализуемые истцом, не могут быть признаны однородными пластырям, материалам для перевязок, материалам для пломбирования зубов и зубному воску, дезинфицирующим средствам, препаратам для уничтожения паразитов, фунгицидов и гербицидов, поскольку данные товары имеют разное назначение, не предназначены для приема людьми и животными, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

При этом истцом каких-либо доводов в обоснование однородности его товаров с вышеназванными товарами 5-го класса МКТУ не приведено.

Наличие в заявке N 2017747740 товаров 5-го класса МКТУ, которые могут быть признаны однородными пластырям, материалам для перевязок, материалам для пломбирования зубов и зубному воску, дезинфицирующим средствам, препаратам для уничтожения паразитов, фунгицидов и гербицидов, не имеет в рассматриваемом случае правового значения, поскольку однородность устанавливается только по отношению к фактически производимым и реализуемым товарам.

При таких обстоятельствах истца следует признать лицом, заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 990649 в отношении таких товаров 5-го класса МКТУ как: "pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical and personal hyglene purposes other than toiletries, dietetic substances adapted for medical use, food for babies" / "фармацевтические и ветеринарные препараты; санитарные препараты для медицинских и личных гигиенических целей, кроме туалетных принадлежностей, диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, продукты питания для детей" и товарного знака по международной регистрации N 753603 в отношении таких товаров 5-го класса МКТУ как: "pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic preparations for medical use, baby food" / "фармацевтическая, ветеринарная и гигиеническая продукция; диетические препараты для медицинского применения, детское питание".

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Из пункта 166 Постановления N 10 следует, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

В пункте 163 Постановления N 10 содержится разъяснение, согласно которому в силу статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (02.11.2020) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорных знаков обслуживания, исчисляется с 02.11.2017 по 01.11.2020 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчиком каких-либо возражений на иск заявлено не было, доказательств использования спорных товарных знаков в отношении товаров 5-го класса МКТУ, для индивидуализации которых эти знаки зарегистрированы, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию, не представлено.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не доказан факт использования в трехлетний период, предшествующий направлению предложения заинтересованного лица, спорных товарных знаков в отношении товаров 5-го класса МКТУ, для которых истец признан заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование этих товарных знаков произошло по независящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны знаков обслуживания вследствие его неиспользования в отношении вышеназванных услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование товарного знака по международной регистрации N 990649 в отношении таких товаров 5-го класса МКТУ как: "pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical and personal hyglene purposes other than toiletries, dietetic substances adapted for medical use, food for babies" / "фармацевтические и ветеринарные препараты; санитарные препараты для медицинских и личных гигиенических целей, кроме туалетных принадлежностей, диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, продукты питания для детей" и товарного знака по международной регистрации N 753603 в отношении таких товаров 5-го класса МКТУ как: "pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic preparations for medical use, baby food" / "фармацевтическая, ветеринарная и гигиеническая продукция; диетические препараты для медицинского применения, детское питание" в трехлетний период, предшествующий обращению с предложением заинтересованного лица, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны в отношении названных товаров, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения исковых требований.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 990649 в отношении товаров "pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical and personal hyglene purposes other than toiletries, dietetic substances adapted for medical use, food for babies" / "фармацевтические и ветеринарные препараты; санитарные препараты для медицинских и личных гигиенических целей, кроме туалетных принадлежностей, диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, продукты питания для детей" 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 753603 в отношении товаров "pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic preparations for medical use, baby food" / "фармацевтическая, ветеринарная и гигиеническая продукция; диетические препараты для медицинского применения, детское питание" 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с иностранного лица - FERRER INTERNACIONAL, S.A. (Gran Via de Carlos III, 94, Barcelona, ES) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Тацел" (ул. Новочеремушкинская, д. 18, кв. 52, Москва, 117036, ОГРН 5167746150622) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины при подаче искового заявления 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Ю.М. Сидорская