Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2021 г. N С01-637/2021 по делу N СИП-740/2020 Суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения и отказе в выдаче патента по вновь выявленным обстоятельствам на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду следует проверить вывод административного органа об известности из источников информации отличительных признаков спорного изобретения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2021 г. N С01-637/2021 по делу N СИП-740/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 13 декабря 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 декабря 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Четвертаковой Е.С., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Туровского Ярослава Александровича (г. Воронеж) на решение Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2021 по делу N СИП-740/2020

по заявлению Туровского Ярослава Александровича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 21.07.2020 об удовлетворении возражения и отказе в выдаче патента по заявке N 2015126356 по вновь выявленным обстоятельствам.

В судебном заседании приняли участие:

Туровский Ярослав Александрович;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - представитель Беликов И.В. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-662/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Туровский Ярослав Александрович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 21.07.2020 об удовлетворении возражения и отказе в выдаче патента по заявке N 2015126356 по вновь выявленным обстоятельствам, об обязании выдать патент на изобретение.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2021 в удовлетворении требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2021 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2021 в удовлетворении заявления отказано.

В поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобе Туровский Я.А., ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение от 20.08.2021 и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Туровский Я.А. и представитель Роспатента приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Президиум Суда по интеллектуальным правам возвратил Туровскому Я.А. платежное поручение от 12.10.2021 N 88359626, которое, как пояснил Туровский Я.А., было представлено им в материалы настоящего дела ошибочно.

В судебном заседании Туровский Я.А. поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 13.12.2021.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе президиума Суда по интеллектуальным правам при участии тех же лиц, участвующих в деле.

Президиум Суда по интеллектуальным правам приобщил к материалам дела письменные объяснения, представленные Туровским Я.А. и Роспатентом.

Туровский Я.А. и представитель Роспатента изложили позиции, содержащиеся в представленных ими письменных объяснениях.

Законность обжалуемого решения проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, Туровский Я.А. 01.07.2015 обратился в Роспатент с заявкой N 2015126356 на выдачу патента на изобретение "Способ повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий" (индекс Международной патентной классификации - A61H 1/00 (2006/01)) со следующей формулой (уточненной на стадии экспертизы):

"Способ повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий, заключающийся в том, что в ходе воздействия физических факторов, обладающих лечебными свойствами, на кожу человека, его слизистые оболочки, внешние и внутренние органы осуществляется непрерывная регистрация вариабельности сердечного ритма, кожно-гальванической реакции, частоты дыхательных движений, артериального давления как по отдельности, так и в любой их совокупности, при этом определяется степень функционального напряжения человека, отличающийся тем, что в реальном масштабе времени или с временной задержкой изменяется характер физиотерапевтических и реабилитационных воздействий таким образом, чтобы изменить характер функционального напряжения в желаемую для врача и/или пациента сторону: увеличения или уменьшения, и/или появления необходимых паттернов в регистрируемых с пациента сигналах.".

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 09.01.2018 принял решение об отказе в выдаче патента на изобретение, мотивированное его несоответствием условию патентоспособности "изобретательский уровень" ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в патенте Российской Федерации N 2200597 на изобретение (далее - источник информации 1) и в патентном документе US 2013030488 (далее - источник информации 2).

Туровский Я.А. 07.08.2019 обратился в Роспатент с возражением на решение от 09.01.2018 об отказе в выдаче патента на спорное изобретение.

Податель возражения считал, что заявленное изобретение не может явным образом следовать для специалиста из уровня техники, поскольку ни в научных трудах, ни в учебниках, ни в противопоставленных источниках информации не описан способ коррекции физиотерапевтического воздействия в ходе самого воздействия исходя из состояния органов и систем пациента.

Решением от 21.07.2020 административный орган изменил решение от 09.01.2018 и отказал в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.

Роспатент установил, что технический результат от реализации заявленного способа заключается в эффективности контроля лечебного воздействия во время проведения физиотерапевтических процедур.

Роспатент указал, что из источника информации 1 (наиболее близкого аналога) известно следующее: способ повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий в ходе воздействия физических факторов, обладающих лечебными свойствами, на кожу человека; непрерывная регистрация показателей пациента; определяется степень функционального напряжения человека; в реальном масштабе времени или с временной задержкой изменяется характер физиотерапевтических и реабилитационных воздействий таким образом, чтобы изменить характер функционального напряжения на желаемую для врача и/или пациента сторону, что подразумевает увеличение или уменьшение, появление необходимых паттернов в регистрируемых с пациента сигналах.

Как счел административный орган, отличием заявленного способа от способа, известного из источника информации 1, является то, что в спорном изобретении осуществляется воздействие физическим фактором, обладающим лечебными свойствами, на слизистые оболочки, на внешние и внутренние органы; проводится непрерывная регистрация следующих показателей пациента: вариабельность сердечного ритма, кожно-гальваническая реакция, частота дыхательных движений, артериальное давление (как по отдельности, так и в любой их совокупности).

Роспатент отметил: из источника информации 2 известно, что в ходе воздействия физических факторов, обладающих лечебными свойствами, на пациента, а именно на внешние и внутренние органы, непрерывно регистрируют вариабельность сердечного ритма, кожно-гальваническую реакцию, частоту дыхательных движений, артериальное давление как по отдельности, так и в любой их совокупности, что позволяет эффективно контролировать лечебное воздействие.

Вместе с тем Роспатент констатировал, что ни в одном из указанных источников информации не содержатся признаки, касающиеся воздействия физическим фактором, обладающим лечебными свойствами, на слизистые оболочки пациента, при котором проводят непрерывную регистрацию показателей пациента.

С учетом изложенного Роспатент признал необоснованным содержащийся в решении административного органа от 09.01.2018 вывод о том, что из источников информации 1 и 2 известны все признаки формулы заявленного изобретения.

На основании пункта 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56, материалы заявки были направлены на дополнительный информационный поиск.

Согласно отчету о поиске и заключению по результатам поиска заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень" ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в источниках информации 1 и 2, а также в учебных пособиях: Ракита Д.Р. Общая физиотерапия: Учебное пособие. - Рязань, 2006. - С. 82-83 (далее - источник информации 3); Солодовникова И.И. Висцеральные системы: Учебное пособие. - Минск: Электронная книга БГУ, 2003. - с. 4, 22, 24, 54, 57 (далее - источник информации 4).

Кроме того, в заключении по результатам поиска в качестве дополнительных сведений о широкой известности физиотерапевтических мероприятий в области реабилитации больных приведен учебник: Пирогова Л.А. Основы медицинской реабилитации и немедикаментозной терапии. - Гродно: ГрГМУ, 2008. - С. 12 (далее - источник информации 5).

С учетом дополнительного поиска административный орган отметил, что из источника информации 3 известно воздействие физическим фактором, обладающим лечебными свойствами, на слизистые оболочки, которое состоит в непрерывной регистрации показателей пациента, что позволяет эффективно контролировать ход терапевтических мероприятий.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что заявленное изобретение явным образом следует для специалиста из уровня техники, а именно из содержащихся в источниках информации 1-3 сведений, т.е. техническое решение создано путем объединения и совместного использования таких сведений.

В связи с этим административный орган счел нецелесообразным проведение анализа сведений, содержащихся в источниках информации 4 и 5.

Не согласившись с принятым по результатам рассмотрения возражения решением Роспатента, Туровский Я.А. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2021 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Суд первой инстанции подтвердил вывод Роспатента о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" ввиду известности признаков спорного технического решения из источников информации 1-3.

При проверке законности решения суда первой инстанции от 12.02.2021 президиум Суда по интеллектуальным правам установил отсутствие перевода источника информации 2, представленного на иностранном языке.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к тому выводу, что в отсутствие перевода источника информации 2 суд первой инстанции не мог установить его действительное содержание. Следовательно, суд не мог сделать обоснованные выводы о том, известны ли какие-либо признаки заявленного изобретения из данного источника информации и как эти признаки (в случае их известности) влияют на соответствие спорного технического решения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Выявленное президиумом Суда по интеллектуальным правам нарушение судом первой инстанции норм процессуального права явилось основанием для направления дела на новое рассмотрение, поскольку могло привести к принятию неправильного решения.

Суд первой инстанции повторно рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При новом рассмотрении дела Роспатент представил перевод источника информации 2.

Рассмотрев дело повторно, суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", исходя из следующего.

Суд первой инстанции счел правильными выводы Роспатента об известности признаков заявленного изобретения из источников информации 1-3, сославшись на рефераты, конкретные параграфы описания технических решений, известных из источников информации 1 и 2, а также на абзац четвертый страницы 82 и абзац второй страницы 83 источника информации 3.

Суд первой инстанции отклонил довод Туровского Я.А. о том, что в источнике информации 3 отсутствует идея коррекции физиотерапевтического воздействия, указав, что такой признак отражен в источнике информации 1 в качестве технического результата повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий.

В отношении довода Туровского Я.А. о несоответствии источника информации 1 (наиболее близкого аналога) условию патентоспособности "промышленная применимость" и о технической невозможности реализовать данный аналог изобретения суд первой инстанции отметил, что приведенное обстоятельство не подлежит установлению при проверке изобретательского уровня заявленного изобретения.

По результатам проверки законности решения Роспатента от 21.07.2020 суд первой инстанции счел обоснованным вывод Роспатента о несоответствии изобретения по заявке N 2015126356 условию патентоспособности "изобретательский уровень", в связи с чем пришел к заключению о том, что оспариваемый ненормативный правовой акт не противоречит закону или иному нормативному правовому акту.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого решения и о применимом законодательстве, включающем Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент).

Заявитель кассационной жалобы также не оспаривает вывод суда первой инстанции о том, какие признаки заявленного способа не известны из наиболее близкого аналога (отличительные признаки).

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении названных выводов президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе Туровский Я.А. оспаривает вывод суда первой инстанции о правомерности позиции административного органа о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Туровский Я.А. считает противоречащим нормам арбитражного процессуального законодательства содержащийся в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2021 вывод о том, что в предмет проверки законности оспариваемого решения Роспатента не входит установление наличия у лиц, принимавших этот ненормативный правовой акт, специальных знаний.

По утверждению Туровского Я.А., не соответствует положениям пункта 24.5.3 Административного регламента вывод суда первой инстанции о том, что при проверке изобретательского уровня спорного изобретения не подлежат установлению обстоятельства соответствия технического решения по источнику информации 1 (наиболее близкий аналог) условию патентоспособности "промышленная применимость" и о технической невозможности реализовать данный аналог изобретения.

Как полагает Туровский А.Я., наиболее близкий аналог очевидно должен обеспечивать достижение заявленного им технического результата, что не было учтено судом первой инстанции.

По утверждению Туровского А.Я., заявленный в формуле спорного изобретения объем притязаний включал не только "нормализацию" различных показателей пациента, что установил суд первой инстанции, но и любое отклонение показателей в ходе физиотерапевтического воздействия, если это отклонение осуществляется в желаемую, например, для врача сторону.

Туровский А.Я. считает, что спорное изобретение отвечает условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку заявленный объем притязаний - изменение состояния пациента в требуемую для врача и/или пациента сторону - является более широким понятием, чем "нормализация" различных показателей пациента.

Туровский А.Я. также отмечает, что контроль воздействия не подразумевает его коррекцию, что легко увидеть на примере, приведенном в источнике информации 3, в котором не указано на действия медсестры при обнаружении отклонения контролируемых показателей от целевых значений. Суд первой инстанции не смог представить доказательства эффективного контроля такого воздействия, поскольку наблюдение таковым не является.

Туровский А.Я. считает необоснованным отклонение судом первой инстанции его довода о том, что Роспатент не смог обосновать, каким образом возможно создание заявленного им изобретения путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в противопоставленных источниках информации.

По утверждению Туровского А.Я., неправомерным является вывод суда первой инстанции в отношении того довода заявителя, что предложенное в заявке N 2015126356 решение не упоминается ни в одном из источников информации 1-3.

Как полагает Туровский А.Я., вывод суда первой инстанции о том, что в случае, если спорное техническое решение было бы полностью известно из какого-либо одного источника информации, оно не соответствовало бы условию патентоспособности "новизна", свидетельствует о подмене судом терминов "новизна" и "постановка задачи".

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в возражениях на нее, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалы дела, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В силу пункта 10.7.4.2 Административного регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Административного регламента формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Административного регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В силу подпункта 2 пункта 24.5.3 Административного регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога (шаг 1);

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков) (шаг 2);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения (шаг 3);

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат (шаг 4).

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Административного регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

При проверке правильности выбора Роспатентом наиболее близкого аналога спорному изобретению (шаг 1) суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что таким аналогом следует считать источник информации 1.

Туровский Я.А. полагает, что источник информации 1 не мог быть противопоставлен спорному изобретению, поскольку он не отвечает условию патентоспособности "промышленная применимость" и невозможна его техническая реализация.

Данный довод является несостоятельным в связи со следующим.

Исходя из положений статьи 1350 ГК РФ и пункта 24.5.3 Административного регламента вопрос о соответствии источника информации 1 условию патентоспособности "промышленная применимость" и о технической невозможности реализовать данный аналог изобретения не подлежит установлению при проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что установление указанных обстоятельств касается правомерности выдачи Роспатентом патента (источника информации 1) на охраняемое им техническое решение. Оспаривание выдачи этого патента может быть реализовано путем подачи в Роспатент отдельного возражения.

Более того, возможность противопоставления конкретного объекта не зависит от наличия или отсутствия у такого объекта правовой охраны (в том числе и от его соответствия условиям патентоспособности), поскольку для его противопоставления должно выполняться условие о вхождении такого объекта в уровень техники для проверки охраноспособности спорного изобретения (которое в настоящем случае выполняется).

Кроме того, при определении ближайшего аналога в качестве такового должно быть выбрано средство того же назначения: в данном случае источник информации 1 характеризует способ определения интенсивности терапевтического воздействия при проведении физиотерапевтических мероприятий для повышения эффективности процедуры, т.е. средство того же назначения.

Довод Туровского Я.А. о неучете судом первой инстанции того, что предложенное в заявке N 2015126356 техническое решение не упоминается ни в одном из источников информации 1-3, также является несостоятельным.

Заявитель кассационной жалобы не принимает во внимание то, что в силу пункта 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

По смыслу данной нормы и алгоритма проверки изобретательского уровня, предусмотренного подпунктом 1 пункта 24.5.3 Административного регламента, не требуется установления известности признаков изобретения из какого-либо одного источника информации.

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, в связи с чем о несоответствии изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" может свидетельствовать известность признаков заявленного изобретения не из одного, а из разных источников в их совокупности.

В кассационной жалобе Туровский Я.А. также оспаривает содержащийся в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2021 вывод о том, что в предмет проверки законности оспариваемого решения Роспатента не входит установление у лиц, принимавших этот ненормативный правовой акт, наличия специальных знаний.

В указанном постановлении президиум Суда по интеллектуальным правам, руководствуясь положениями части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отметил, что при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента суд первой инстанции проверяет ненормативный правовой акт по существу содержащихся в нем выводов; наличие у принимавших данный ненормативный акт лиц (сотрудников Роспатента) специальных знаний, уровень их образования и иные компетенции не входят в предмет судебной проверки. В рассматриваемом деле суд первой инстанции должен был проверить обоснованность вывода административного органа о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", обусловленного известностью признаков этого изобретения из источников информации 1-3 и общих знаний специалиста.

Заявляя указанный довод, Туровский Я.А. не учитывает, что предметом проверки суда кассационной инстанции является решение суда первой инстанции от 20.08.2021, а не постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2021.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2021 лицам, участвующим в деле, были разъяснены право на обжалование данного постановления и порядок его обжалования. Однако Туровский Я.А. правом обжаловать указанное постановление, в том числе в части содержащегося в его мотивировочной части вывода об отсутствии необходимости проверки судом наличия у принимавших оспариваемый ненормативный правовой акт сотрудников Роспатента специальных знаний, не воспользовался.

Между тем заслуживают внимания доводы Туровского Я.А., сводящиеся к отсутствию надлежащего обоснования выводов суда первой инстанции о том, что из противопоставленных источников информации Роспатентом выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками спорного изобретения.

Как усматривается из материалов дела, Роспатент установил, что отличием заявленного способа от способа, известного из источника информации 1 (наиболее близкого аналога), является то, что в спорном изобретении осуществляется воздействие физическим фактором, обладающим лечебными свойствами, на слизистые оболочки, на внешние и внутренние органы; проводится непрерывная регистрация следующих показателей пациента: вариабельность сердечного ритма, кожно-гальваническая реакция, частота дыхательных движений, артериальное давление (как по отдельности, так и в любой их совокупности).

Административный орган полагал, что указанные отличительные признаки известны из других противопоставленных источников информации:

из источника 2 известно воздействие физическим фактором, обладающим лечебными свойствами, на внешние и внутренние органы, непрерывно регистрируют вариабельность сердечного ритма, кожно-гальваническую реакцию, частоту дыхательных движений, артериальное давление как по отдельности, так и в любой их совокупности;

из источника 3 известно воздействие физическим фактором, обладающим лечебными свойствами, на слизистые оболочки, при котором проводят непрерывную регистрацию показателей пациента.

Роспатент также полагал, что из уровня техники известно влияние каждого из названных отличительных признаков на указанный заявителем технический результат (эффективность контроля лечебного воздействия во время проведения физиотерапевтических процедур).

При рассмотрении настоящего дела суду первой инстанции следовало проверить выводы Роспатента об известности из противопоставленных источников информации вышеназванных отличительных признаков спорного изобретения и об известности влияния каждого признака на указанный в описании технический результат.

Проверка правомерности таких выводов Роспатента предполагает анализ противопоставленных источников информации.

Между тем, как усматривается из обжалуемого судебного акта, суд первой инстанции ограничился лишь констатацией факта известности названных обстоятельств из противопоставленных источников информации, не приведя ссылок на конкретные положения указанных источников, из содержания которых и можно было бы проверить правомерность соответствующих выводов Роспатента.

Надлежащее рассмотрение дела в суде первой инстанции предполагает не воспроизведение доводов Роспатента и указание на согласие с ними, а реальное рассмотрение доводов заявителя по делу. Так, должны быть сопоставлены формулировки признаков спорного технического решения с формулировками противопоставленных источников информации для определения их сущностного тождества (крайне редко встречается ситуация, когда в противопоставленном источнике информации использованы те же формулировки, что и в спорной формуле); в отношении признаков, выявленных в противопоставленных источниках информации (каждого в отдельности), нужно установить известность их влияния на технический результат (с мотивировкой - откуда это следует).

При этом обжалуемое решение суда первой инстанции содержит противоречивые выводы.

Так, суд первой инстанции подтвердил вывод Роспатента о том, что из источника информации 3 известно воздействие физическим фактором, обладающим лечебными свойствами, на слизистые оболочки, при котором проводят непрерывную регистрацию показателей пациента, что позволяет эффективно контролировать ход терапевтических мероприятий.

В то же время в ответ на довод Туровского Я.А. о том, что в источнике информации 3 отсутствует идея коррекции физиотерапевтического воздействия, суд первой инстанции отметил, что эффективный контроль хода такого воздействия очевидно подразумевает и возможность его корректировки, изменения характера воздействия. Суд первой инстанции также указал, что такой контроль отражен в источнике информации 1 в качестве технического результата повышения эффективности физиотерапевтических и реабилитационных мероприятий.

Помимо того что приведенные обстоятельства свидетельствуют о явном противоречии вышеизложенных выводов суда первой инстанции (последующий вывод дезавуирует предыдущий), суд не учел следующее.

Роспатент признал признак "воздействие физическим фактором, обладающим лечебными свойствами, на слизистые оболочки, которое состоит в непрерывной регистрации показателей пациента" не известным из наиболее близкого аналога (источник информации 1) и из источника информации 2 (шаг 2).

В связи с этим раскрытие в источнике информации 1 (наиболее близком аналоге) известности влияния на заявленный технический результат содержащихся в данном источнике признаков само по себе не подразумевает известность такого влияния каких-либо иных признаков - известных из других источников информации, в данном случае раскрытых (по мнению Роспатента) в источнике информации 3.

Проверка изобретательского уровня как раз и состоит в том, чтобы:

сначала выявить из уровня техники решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения (шаг 3);

затем провести анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния совпадающих признаков на указанный заявителем технический результат (шаг 4).

Прежде чем делать вывод об эффективном контроле коррекции физиотерапевтического воздействия и возможности его изменения, суд первой инстанции должен был первоначально из источника информации 3 установить, раскрыт ли в нем тот непрерывный контроль воздействия и то изменение его характера, как они изложены в формуле спорного изобретения.

Как следует из формулы спорного изобретения, контроль состоит в непрерывной регистрации конкретных показателей пациента, в определении степени функционального напряжения человека. Заявленный способ отличается тем, что в реальном масштабе времени или с временной задержкой изменяется характер воздействия таким образом, чтобы изменить характер функционального напряжения в желаемую для врача и/или пациента сторону: увеличения или уменьшения, и/или появления необходимых паттернов в регистрируемых с пациента сигналах.

С учетом этого суд первой инстанции должен был проанализировать и источник информации 2, из которого, как полагает Роспатент, известно воздействие физическим фактором, обладающих лечебными свойствами, на внешние и внутренние органы, непрерывно регистрируют вариабельность сердечного ритма, кожно-гальваническую реакцию, частоту дыхательных движений, артериальное давление как по отдельности, так и в любой их совокупности (шаг 3).

При установлении известности отличительных признаков спорного изобретения из источников информации 2 и 3 суду первой инстанции необходимо проверить выводы административного органа об известности из уровня техники влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат (шаг 4).

Ввиду отсутствия анализа противопоставленных источников информации президиум Суда по интеллектуальным правам не имеет возможности проверить обоснованность выводов суда о соответствии оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что суд первой инстанции неправильно применил положения пункта 2 статьи 1350 ГК РФ, а выводы суда о применении нормы права не соответствуют установленным им по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

Как разъяснено в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", при выявлении на основании части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несоответствия выводов судов первой, апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам суд кассационной инстанции направляет дело на новое рассмотрение.

Исходя из того что для принятия законного и обоснованного решения требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе проверить вывод административного органа об известности из источников информации 2-3 отличительных признаков спорного изобретения, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 20.08.2021 по делу N СИП-740/2020 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Е.С. Четвертакова

Н.Л. Рассомагина