Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2021 г. по делу N СИП-997/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории товарному знаку, поскольку не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2021 г. по делу N СИП-997/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 16 декабря 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Королевой А.Ю.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD. (1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi Tokyo, Japan) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 11.03.2021 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1454472.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD. - Паламарчук Е.В. (по доверенности от 28.01.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Талянский Ю.С. (по доверенности от 02.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD. (далее - заявитель, компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 22.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 11.03.2021 на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 1454472.

В обоснование заявленных требований компания указывает на то, что коллегия палаты по патентным спорам Роспатента отказала в удовлетворении ходатайства о приостановлении рассмотрения возражения до принятия административным органом решения в деле об аннулировании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256987.

Заявитель считает, что у него имелись основания полагать, что, поскольку в Роспатенте рассматривается административное дело о прекращении действия товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256987, которое имеет существенное значение для результатов рассмотрения возражения против отказа в правовой охране на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1454472 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), коллегия палаты по патентным спорам Роспатента приостановит рассмотрение данного возражения.

Компания отмечает, что ее довод о факте ликвидации компании правообладателя противопоставленного товарного знака не был принят во внимание со ссылкой на то, что противопоставление по свидетельству Российской Федерации N 256987 может быть снято только в связи с аннулированием данной регистрации на основании документа о ликвидации юридического лица - владельца товарного знака, однако, до момента рассмотрения возражения таких документов в Роспатент не поступало, хотя соответствующие документы были предоставлены в административный орган вместе с заявлением 22.06.2020.

На основании изложенного заявитель указывает, что решение об отказе в удовлетворении возражения не соответствует закону, было вынесено Роспатентом с нарушением прав и законных интересов компании, а также создает препятствие для осуществления заявителем предпринимательской деятельности.

19.10.2021 компания представила в Суд по интеллектуальным правам дополнительные письменные пояснения, в которых проинформировала суд о том, что по итогам рассмотрения административного дела по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256987 было принято решение от 07.10.2021, которым охрана противопоставленного товарного знака была прекращена в связи с ликвидацией правообладателя. К письменным пояснениям компания приложила копию соответствующего решения.

Роспатент в отзыве на заявление указал, что доводы заявителя являются необоснованными и не соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

В отношении довода о необоснованном отказе в удовлетворении ходатайства о приостановления рассмотрения возражения административный орган указывает, что как на дату подачи заявителем возражения (11.05.2021), так и на даты заседаний коллегии палаты по патентным спорам (26.04.2021 и 26.05.2021) правовая охрана противопоставленного товарного знака не была прекращена, в связи с чем у Роспатента не имелось оснований не учитывать данный товарный знак при проведении анализа на соответствие оспариваемого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Административный орган отметил, что приостановление рассмотрения возражения по причине, которая носит вероятностный характер, противоречит принципам оперативности и быстроты административного производства. Затягивание административного производства по возражению заявителя, в отсутствие ясных перспектив по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256987, являлось необоснованным.

Роспатент также указал, что бездействие судебных приставов-исполнителей Тропарево-Никулинского ОСП ГУФССП России по Москве по не направлению в адрес административного органа постановления об отмене обеспечительных мер не является основанием для вывода о неправомерности действий последнего.

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил признать недействительным решение Роспатента.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по основаниям, изложенным в письменном отзыве.

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, на вопрос суда пояснили, что в связи с принятием Роспатентом решения от 07.10.2021 не возражают против отмены решения административного органа по основаниям, не связанным с незаконностью оспариваемого ненормативного правового акта.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем товарного знака "" по международной регистрации N 1454472 в отношении товаров 9-го класса МКТУ. Товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением от 12.05.2020 Роспатент отказал в предоставлении обозначению компании правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 9-го класса МКТУ по мотиву несоответствия обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, ввиду его сходства до степени смешения с товарным знаком "MIYOTA", зарегистрированным по свидетельству Российской Федерации N 256987 и имеющим более раннюю дату приоритета.

Компания не согласилась с решением от 12.05.2020 и обратилась 11.03.2021 в Роспатент с возражением, в котором указала, что по информации из реестра компаний Англии и Уэльса, владелец противопоставленного товарного знака, компания АКИС Тех. Лтд., ликвидирована 13.01.2015.

Заявитель также приводил доводы о том, что после получения Роспатентом постановления о снятии ареста с имущества компании АКИС Тех. Лтд., заявление об аннулировании действия свидетельства Российской Федерации N 256987 на основании ликвидации компании-владельца будет рассмотрено и действие вышеназванного свидетельства будет прекращено. Следовательно, указанный товарный знак не будет являться препятствием для предоставления правовой охраны обозначению по международной регистрации N 145472 для всех заявленных товаров 9-го класса МКТУ на территории Российской Федерации.

По результатам рассмотрения поступившего 11.03.2021 возражения Роспатент принял решение от 22.06.2021 об отказе в удовлетворении возражения и об оставлении в силе решения от 12.05.2020.

При этом административный орган указал, что довод заявителя о факте ликвидации компании владельца противопоставленного знака не может быть принят во внимание, поскольку противопоставление товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256987 может быть снято только в связи с аннулированием данной регистрации на основании документа о ликвидации юридического лица - владельца товарного знака, который на дату рассмотрения возражения в адрес Роспатента не поступил.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения компании в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Исследовав материалы дела и доводы участвующих в деле лиц, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав явившихся в судебное заседание представителей компании и Роспатента, суд приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен, что административным органом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается в заявлении, поданном в суд.

С учетом даты приоритета международной регистрации (28.09.2018) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя часть четвертую ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что обозначение компании "" и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 256987 "" являются сходными до степени смешения.

Административный орган также установил, что противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 256987 охраняется, в том числе, в отношении товаров 9-го класса МКТУ, однородных тем товарам, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению компании.

Судебная коллегия принимает во внимание, что заявитель, исходя из пояснений его представителя в судебном заседании, по существу не оспаривает законность противопоставления Роспатентом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256987 заявленному обозначению на момент принятия решения административного органа, а указывает, что оспариваемое решение подлежит отмене с направлением возражения на повторное рассмотрение в Роспатент в целях учета прекращения правовой охраны противопоставленного обозначения; при этом иного способа сохранения приоритета поданной заявки, как и иных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, в данном случае не имеется.

Оценивая доводы компании и пояснения Роспатента, суд приходит к следующим выводам.

На момент принятия оспариваемого решения правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256987 была действующей, поэтому Роспатент правомерно учитывал данный товарный знак при проведении анализа на соответствие обозначения компании требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как следует из дополнительно представленных компанией материалов, решением Роспатента от 07.10.2021 в результате рассмотрения поступившего заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256987 в связи с прекращением юридического лица правообладателя.

Прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака выражается не только во внесении таких сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, но влечет за собой в рассматриваемом случае невозможность его противопоставления обозначению по международной регистрации, в отношении которого подана заявка на предоставление правовой охраны.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что в рассматриваемом случае может быть применено разъяснение, содержащееся в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), в соответствии с которым с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что с учетом существа настоящего дела, ввиду фактического отсутствия спора о законности ненормативного акта Роспатента, с одной стороны, и прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256987, с другой стороны, исходя из смысла вышеизложенных разъяснений высшей судебной инстанции указанные обстоятельства являются основанием для отмены решения административного органа и обязания его повторно рассмотреть возражение против отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации.

Из положений статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указания на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Исходя из изложенного, а также принимая во внимание разъяснение, изложенное в абзаце пятом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение иностранного лица CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD. от 11.03.2021 на решение от 12.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1454472.

При этом, поскольку Роспатент при принятии оспариваемого акта не мог учесть совокупность вышеуказанных обстоятельств, отмена решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в рассматриваемом случае не свидетельствует о неправомерности оспариваемого ненормативного акта.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежат отнесению на Роспатент.

При обращении в суд компания уплатила государственную пошлину в размере 6 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 21.09.2021 N 3724 (том 1, л.д. 19).

В соответствии с положениями подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным для организаций составляет 3 000 рублей.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

В связи с изложенным излишне уплаченная компанией государственная пошлина в размере 3 000 рублей подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD. удовлетворить.

Отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.06.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 11.03.2021 на решение 12.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1454472.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD. от 11.03.2021 на решение 12.05.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 1454472.

Возвратить иностранному лицу CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also trading as CITIZEN WATCH CO., LTD. из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 (три тысячи) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 21.09.2021 N 3724.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин