Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2021 г. N С01-270/2020 по делу N СИП-581/2019 Определение суда первой инстанции о выделении требований о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом и о прекращении правовой охраны этого товарного знака в отдельное производство оставлено без изменения, поскольку в данном случае заявлено два самостоятельных требования, из которых одно подлежит рассмотрению по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а второе - по правилам искового производства

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 декабря 2021 г. N С01-270/2020 по делу N СИП-581/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20 декабря 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 декабря 2021 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица GSH Trademarks Limited (Afroditis, 25, floor, Flat/Office 204, Nicosia, Cyprus) на определение Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2021 о выделении требований в отдельное производство по делу N СИП-581/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Шустов" (Карамышевская наб., д. 20, корп. 1, кв. 4, г. Москва, 123423, ОГРН 1127747187006) о признании недействительным предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573157 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Крымский винный дом" (ул. Любы Самариной, д. 19, г. Феодосия, Республика Крым, 298100, ОГРН 1149102030560), общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Мегаполис" (ул. Самотечная, д. 7, стр. 2, эт/пом/ком 2/VI/5, г. Москва, 127473, ОГРН 1037789033160), иностранное лицо GSH Trademarks Limited.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Шустов" - Рыбин В.Н. (по доверенности от 20.01.2020 N 7);

от третьего лица GSH Trademarks Limited - Филатов А.Ю. (по доверенности от 04.08.2021).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Шустов" (далее - Торговый дом "Шустов") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 04.06.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573157, и о признании недействительным предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Крымский винный дом" (далее - Крымский винный дом), общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Мегаполис" (далее - Торговый дом "Мегаполис"), иностранное лицо GSH Trademarks Limited (далее - компания).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2019 отменено, указано на необходимость рассмотрения требования заявителя о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573157 на территории Российской Федерации. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2021 по ходатайству заявителя в отдельное производство выделены требования Торгового дома "Шустов" к компании о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573157, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом и о прекращении правовой охраны этого товарного знака.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2021 требование Торгового дома "Шустов" оставлено без удовлетворения.

Не согласившись с определением Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2021 о выделении требований в отдельное производство, компания обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить определение от 01.12.2021 о выделении требований в отдельное производство и прекратить производство по выделенному делу N СИП-1280/2021.

Торговый дом "Шустов" представил отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласился с изложенными в ней доводами.

Представитель компании явился в судебное заседание.

Представитель Торгового дома "Шустов" принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель компании выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, и настаивал на ее удовлетворении.

Представитель Торгового дома "Шустов" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить принятый судебный акт без изменения.

Роспатент и третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публикации сведений о судебном заседании в Картотеке арбитражных дел, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого определения Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2021 в порядке, установленном статьями 274, 284 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование довода о незаконности определения от 01.12.2021 компания ссылается на то, что пункт 171 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) предусматривает выделение в отдельное производство только требования о признании действия лица по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции. Выделение в отдельное производство требования о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом, и требования о прекращении правовой охраны товарного знака пунктом 171 Постановления N 10 не предусмотрено.

Податель кассационной жалобы считает, что определение о выделении требований в отдельное производство не должно было быть вынесено, поскольку первоначальное исковое заявление по делу N СИП-581/2019 не содержало самостоятельного требования о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573157, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Компания указывает также на то, что суд первой инстанции рассмотрел и удовлетворил ходатайство Торгового дома "Шустов" об изменении исковых требований и о замене ответчика в ситуации, когда Роспатент и компания заявляли о пропуске Торговым домом "Шустов" срока на обжалование, установленного статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а следовательно, никакие требования не должны были рассматриваться.

Непосредственно в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам компания также указала на то, что в настоящем деле допущено одновременное изменение предмета и оснований требований, что не допускается в силу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом именно измененное требование было выделено в отдельное производство.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе компании, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела и установил суд первой инстанции, товарный знак "ШУСТОВ" по свидетельству Российской Федерации N 573157 зарегистрирован 04.05.2016 по заявке N 2016800039 от 15.03.2016 с приоритетом от 09.04.1997 в отношении товаров 33-го класса и услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на имя Крымского винного дома.

Регистрация спорного товарного знака осуществлена на основании заявления Крымского винного дома от 15.03.2016 о признании действия на территории Российской Федерации исключительного права на товарный знак, удостоверенный свидетельством Украины N 14578 (далее - базовый товарный знак).

На основании договора об отчуждении исключительного права Роспатент 07.06.2019 зарегистрировал переход исключительного права на спорный товарный знак к Торговому дому "Мегаполис".

На основании договора об отчуждении исключительного права Роспатент 06.02.2020 зарегистрировал переход исключительного права на спорный товарный знак к компании.

Торговый дом "Шустов" 28.12.2018 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку ввиду несоответствия его регистрации требованиям части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Вводный закон).

В обоснование возражения Торговый дом "Шустов" ссылался на то, что по состоянию на 18.03.2014 (день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов) у Крымского винного дома отсутствовало право на базовый товарный знак, удостоверенное официальным документом Украины. Указанное право было приобретено Крымским винным домом лишь 10.07.2014 у иностранного лица "Одесский коньячный завод", которое на территории Республики Крым не располагалось.

С учетом изложенного Торговый дом "Шустов" полагал, что, поскольку на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов исключительное право на базовый товарный знак принадлежало иностранному лицу, не имеющему места нахождения постоянно действующего исполнительного органа на территории Республики Крым, признание исключительного права на спорный товарный знак за Крымским винным домом на территории Российской Федерации было невозможно.

Кроме того, Торговый дом "Шустов" указывал на то, что действия Крымского винного завода по приобретению после 18.03.2014 исключительного права на спорный товарный знак и обращение за признанием действия исключительного права на него на территории Российской Федерации на основании статьи 13.1 Вводного закона являются злоупотреблением правом.

Решением Роспатента от 04.06.2019 в удовлетворении возражения Торгового дома "Шустов" отказано, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

В числе прочего административный орган констатировал, что ссылки Торгового дома "Шустов" на несоответствие проведенной регистрации спорного товарного знака нормам частей 1 и 4 статьи 13.1 Вводного закона не могут быть рассмотрены Роспатентом, поскольку данное основание для оспаривания регистрации права на товарный знак в административном порядке не предусмотрено статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации.

После принятия Роспатентом этого решения Торговый дом "Шустов" обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Как указано в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2020 по настоящему делу, при обращении в суд Торговый дом "Шустов" заявлял два самостоятельных требования:

о признании недействительным решения Роспатента от 04.06.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку;

о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что в данном случае исходя из правового регулирования, содержащегося в части 16 статьи 13.1 Вводного закона, требование о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному представляет не желаемый Торговым домом "Шустов" способ восстановления нарушенного права (пункт 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а самостоятельное требование.

Так, часть 16 статьи 13.1 Вводного закона предусматривает оспаривание непосредственно в судебном порядке признания действия исключительного права на товарный знак, произведенного с нарушением положений частей 1 и 4 этой статьи Закона.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении по настоящему делу от 18.06.2020 отметил: из положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не следует, что одновременное предъявление исковых требований и требований об оспаривании ненормативного правового акта, взаимосвязанных по основаниям возникновения таких требований, является недопустимым.

Кроме того, в этом постановлении президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что Торговый дом "Шустов" заявлял довод о злоупотреблении правом в действиях Крымского винного дома, представившего в Роспатент документы, не соответствующие требованиям части 1 статьи 13.1 Вводного закона.

Президиум Суда по интеллектуальным правам дал следующие указания, обязательные для суда первой инстанции в силу части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: "при новом рассмотрении дела суду надлежит устранить указанные недостатки, рассмотреть по существу требование заявителя о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573157 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33-го класса МКТУ, принять предусмотренные статьями 46 и 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации меры к формированию надлежащего субъектного состава, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства".

В рамках исполнения данных указаний в части требования о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку суд первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял уточнение этого требования и определил субъектный состав лиц, участвующих в деле по этому требованию.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что субъектный состав по этому требованию определен в соответствии с обязательными для суда первой инстанции указаниями как в части самой необходимости установления субъектного состава, так и в части определения правообладателя товарного знака как ответчика: в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2020 по настоящему делу обращено внимание на то, что это требование рассматривается в порядке искового производства.

В результате принятого уточнения заявленного требования это требование рассматривается в следующей редакции - "о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573157, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом и прекращении правовой охраны указанного товарного знака".

Компания указывает на то, что принятое уточнение нарушает нормы статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку меняет одновременно и предмет, и основание требований.

Президиум Суда по интеллектуальным правам с этим не соглашается и отмечает, что, по сути, в данном случае не произошло изменения ни предмета, ни оснований заявленных требований.

В силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, истец вправе изменить основание или предмет иска.

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование.

По смыслу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается одновременное изменение предмета и основания иска, являющееся, по существу, предъявлением нового требования.

Вместе с тем изменение правовой квалификации требования (например, со взыскания убытков на взыскание неосновательного обогащения) или правового обоснования требования (например, взыскания на основании норм о поставке на взыскание на основании норм об обязательствах вследствие причинения вреда) не является изменением предмета или основания иска.

В данном случае материально-правовое требование - и изначально заявленное, и сформулированное Торговым домом "Шустов" при новом рассмотрении дела - заключается в желании прекратить правовую охрану спорного товарного знака.

Основанием иска как изначально, так и после принятого уточнения является предполагаемый Торговым домом "Шустов" факт представления в Роспатент Крымским винным домом ненадлежащих документов в подтверждение наличия у последнего исключительного права на базовый товарный знак по законодательству Украины при его признании товарным знаком по законодательству Российской Федерации на основании части 1 статьи 13.1 Вводного закона.

Это указано в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2020 по настоящему делу, и на это обращено внимание в учтенных судом первой инстанции письменных пояснениях Торгового дома "Шустов" от 30.11.2021.

Как отмечено в пункте 171 Постановления N 10, о недобросовестности может свидетельствовать представление в Роспатент недостоверных документов при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Особенностью товарных знаков, признанных таковыми по законодательству Российской Федерации на основании части 1 статьи 13.1 Вводного закона, является то, что в отношении их непосредственно в судебном порядке возможно оспаривание их действия, если исключительное право на них приобретено ненадлежащим лицом (часть 16 статьи 13.1 Вводного закона).

При установлении факта подачи недостоверных документов (т.е. недобросовестности в смысле пункта 171 Постановления N 10) в подтверждение наличия у лица права в силу части 1 статьи 13.1 Вводного закона признать за собой исключительное право на товарный знак непосредственно суд признает предоставление правовой охраны такому товарному знаку недействительным.

Следовательно, в отличие от общего порядка, предусматривающего установление недобросовестности при приобретении исключительного права на товарный знак в рамках отдельного требования, для товарных знаков, признанных таковыми на основании статьи 13.1 Вводного закона, признание недобросовестности представляет собой не самостоятельное требование, а лишь основание для другого требования - базирующегося на части 16 статьи 13.1 Вводного закона.

Таким образом, "признание действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573157, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом" в данном случае представляет собой лишь надлежащую правовую квалификацию требования о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному.

С этой точки зрения принятое судом первой инстанции уточнение одного из двух заявленных по настоящему делу требований - требования о признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку положения статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не нарушает.

Содержащееся в кассационной жалобе мнение компании о том, что на недобросовестность (в форме представления ненадлежащих документов) при приобретении исключительного права на спорный товарный знак при его признании по правилам статьи 13.1 Вводного закона Торговый дом "Шустов" не ссылался, опровергается как содержанием поданного в суд заявления, так и постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2020 по настоящему делу.

Президиум Суда по интеллектуальным правам переходит к анализу доводов о том, могло ли быть выделено в отдельное производство это уточненное требование "о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573157, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом и прекращении правовой охраны указанного товарного знака".

В отношении довода о том, что такое требование не могло быть выделено в отдельное производство, поскольку изначально в рамках настоящего дела не заявлялось, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что ответ на этот довод дан выше - в рамках рассмотрения вопроса о допустимости принятого судом уточнения заявленных требований.

Что касается принципиальной возможности выделения этого требования в отдельное производство, то, как отмечено в абзаце шестом пункта 171 Постановления N 10, если по делу об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, требование о признании действия лица по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции заявляется в качестве самостоятельного, такое требование на основании части 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит выделению в отдельное производство. По выделенному в отдельное производство требованию суд предлагает в силу части 1 статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заменить ответчика на правообладателя. В таком случае рассмотрение выделенного требования не ограничивается обстоятельствами поданного в Роспатент возражения.

Именно это суд первой инстанции в данном случае и сделал - выделил в отдельное производство требование "о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573157, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом и прекращении правовой охраны указанного товарного знака", оставив в настоящем деле требование "о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 04.06.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку". По выделенному требованию ответчик заменен правообладателем.

В отношении довода о недопустимости выделения в отдельное производство требования о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на спорный товарный знак, злоупотреблением правом, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как отмечено в пункте 170 Постановления N 10, законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

В данном случае требование о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на спорный товарный знак, злоупотреблением правом, в качестве самостоятельного не заявлено.

Не выделено оно и в отдельное производство в качестве такового.

В данном случае вопрос о добросовестности может быть рассмотрен в рамках вопроса о наличии в конкретных действиях признаков недобросовестной конкуренции.

При этом как недобросовестная конкуренция, так и злоупотребление правом в данном случае представляют не само по себе требование, а правовое основание требования о прекращении правовой охраны спорного товарного знака на основании статьи 13.1 Вводного закона.

Таким образом, нарушений при выделении в отдельное производство единого требования "о признании действий, связанных с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573157, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом и прекращении правовой охраны указанного товарного знака" президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает.

Что касается довода о недопустимости выделения в отдельное производство требований из дела, производство по которому должно быть прекращено на основании части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то в данном случае на момент вынесения обжалуемого определения пропуск Торговым домом "Шустов" такого срока констатирован не был.

Кроме того, как отмечено выше и следует из постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2020 по настоящему делу, в данном случае заявлено два самостоятельных требования, из которых одно подлежит рассмотрению по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а второе - по правилам искового производства.

Выделено в отдельное производство требование, которое подлежало рассмотрению по правилам искового производства, а следовательно, то требование, на которое положения части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не распространяются.

При таких обстоятельствах кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

определение Суда по интеллектуальным правам о выделении требований в отдельное производство от 01.12.2021 по делу N СИП-581/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица GSH Trademarks Limited - без удовлетворения.

Возвратить иностранному лицу GSH Trademarks Limited в лице плательщика Филатова Андрея Юрьевича из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 10.12.2021 N 490 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина