Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2022 г. по делу N СИП-725/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2022 г. по делу N СИП-725/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 31 января 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Казимзаде А.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Микрон" (ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1, г. Зеленоград, г. Москва, 124460, ОГРН 1027700073466) к акционерному обществу "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе" (пр-т Гагарина, д. 174, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, 603950, ОГРН 1115261005738) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 123217 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель акционерного общества "Микрон" - Терехов С.Е. (по доверенности от 24.06.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Микрон" (далее - истец, общество "Микрон") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе" (далее - ответчик, научно-производственное объединение) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 123217 в отношении товаров 9-го класса "радиостанции, радиоприемники, телевизоры, стереофонические усилители мощности, устройства охранной сигнализации" Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) в связи с его неиспользованием.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование исковых требований истец указывает на то, что научно-производственное объединение, являясь правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 123217 не использует таковой в течение трехлетнего периода, предшествующего предъявлению искового заявления.

Истец заинтересован в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку осуществляет свою деятельность в рамках производства чип-модулей, в том числе послепродажного обслуживания. В рамках осуществления своей деятельности, а также вспомогательных работ в сфере создания и разработке микрочипов, планируется выпуск различного вида наукоемкого оборудования, относящегося к товарам 9-го класса МКТУ.

Общество "Микрон" указывает, что производство продукции истца напрямую связано с товарами 9-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Производимые обществом "Микрон" товары являются однородными с товарами 9-го класса МКТУ "радиостанции, радиоприемники, телевизоры, стереофонические усилители мощности, устройства охранной сигнализации", могут быть использованы в качестве комплектующих.

Кроме этого истец также обращает внимание суда на то, что общество "Микрон" является лидером российской микроэлектроники, единственным отечественным производителем микросхем для автоэлектроники, прошедшим международную сертификацию IATF16949:2016.

Ответчик представил письменную позицию в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в которой указал, что в ответ на обращение истца о досудебном урегулировании спора, научно-производственное объединение направило в адрес общества "Микрон" письмо от 29.04.2021 с предложением заключить договор об отчуждении товарного знака, ответа на которое в адрес ответчика не поступало. Научно-производственное объединение обращает внимание на то, что стороны пытались урегулировать спор путем заключения мирового соглашения, однако не смогли согласовать его условия.

Ответчик отмечает, что цель, которую хочет достичь истец (регистрация в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2019724603), возможна только при одновременном урегулировании споров в рамках других судебных дел, а именно N СИП-734/2021, N СИП-723/2021 и N СИП-722/2021.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам, просил рассмотреть дело в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании, представитель истца поддержал заявленные требования, просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении всех товаров 9-го класса МКТУ.

Ответчик и Роспатент, извещенные надлежащим образом о дне, месте и времени проведения судебного заседания, явку своих представителей не обеспечили. В соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие их представителей.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 123217 с датой приоритета по дате подачи заявке 19.01.1993, зарегистрированного 27.01.1995 в отношении товаров 9-го класса МКТУ "радиостанции, радиоприемники, телевизоры, стереофонические усилители мощности, устройства охранной сигнализации".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 123217 в отношении товаров 9-го класса МКТУ, истец направил 16.04.2021 в адрес ответчика предложение об отказе от права на товарный знак.

Неполучение ответа на адресованное правообладателю спорного товарного знака предложение о досудебном урегулировании спора послужило основанием для обращения общества "Микрон" в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, изучив письменные отзыв ответчика и третьего лица, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 16.04.2021 ответчику, досудебное предложение было получено ответчиком, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления.

Факт соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора участвующими в деле лицами не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что осуществляет следующие виды деятельности: производство элементов электронной аппаратуры (код ОКВЭД 26.11), производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки (код ОКВЭД 28.99.9); деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (код ОКВЭД 63.11.1); разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности (код ОКВЭД 72.12.12); торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями (код ОКВЭД 46.52); торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями (код ОКВЭД 46.52.2); деятельность в области связи на базе проводных технологий (код ОКВЭД 61.10).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "72.12.12" имеется в виду "71.12.12"

Общество "Микрон" обращает внимание суда на то, что истец производит широкий диапазон интегральных микросхем управления питанием, дискретных полупроводниковых приборов. Истец более 15 лет производит и поставляет микросхемы управления питанием в сегменте электроника, как для внутреннего, так и для международного рынка. Производимые обществом "Микрон" товары являются однородными с товарами 9-го класса МКТУ "радиостанции, радиоприемники, телевизоры, стереофонические усилители мощности, устройства охранной сигнализации", могут быть использованы в качестве комплектующих.

Истец также ссылается на подачу им заявки N 2019724603 на регистрацию товарного знака "" для индивидуализации товаров и услуг, в том числе товаров 9-го класса МКТУ и получение от Роспатента уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям действующего законодательства, согласно которому заявленное на регистрацию обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком ответчика в отношении однородных товаров 9-го класса МКТУ.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец ссылается на следующие обстоятельства и доказательства:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о состоянию на 15.07.2021 в отношении общества "Омикрон" (том 1, л.д. 44-61);

информацию с сервиса whois о домене micron.ru (том 1, л.д. 127);

информационную справку о группе компаний Микрон (том 1, л.д. 128);

сведения о производимой продукции: микросхемы управления питанием, дискретные полупроводниковые устройства, RFID-продукция, интернет вещи, автоэлектроника, микроконтроллеры, микросхемы общепромышленного применения, микросхемы управления питанием (том 1, л.д. 129-138);

сертификаты соответствия в отношении производимой продукции (том 1, л.д. 139-140).

Истец 24.05.2019 подал заявку N 2019724603 на регистрацию словесного обозначения "".

Уведомлением Роспатента от 18.01.2020 истцу отказано в государственной регистрации товарного знака по указанной заявке в отношении товаров 9-го класса МКТУ со ссылкой на спорный товарный знак.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Сходство заявленного истцом на регистрацию в качестве товарного знака обозначения со спорным товарным знаком обусловлено наличием у них тождественного словесного элемента "МИКРОН" / "mikron". Сравниваемые обозначения совпадают по звуковому (фонетическому), семантическому критерию. Заявленное истцом на регистрацию обозначение является транслитерацией товарного знака ответчика. Несмотря на наличие в данных обозначениях графических различий, обусловленных исполнением их шрифтом разного алфавита, доминирующим в данном случае является словесный элемент, в связи с чем указанные выше различия не влияют на возможность ассоциации сравниваемых обозначений в целом. Степень сходства сравниваемых обозначений судебная коллегия определяет как высокую.

Кроме того, сходство названных обозначений подтверждено в уведомлении Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, принятом по заявке N 2019724603, и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Как разъяснено в абзаце 3 пункта 162 постановления N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Высокая степень сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных ему товарных знаков может компенсировать возможную низкую степень однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки. Иными словами, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Анализ товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товаров, которые общество "Микрон" намерено маркировать своим обозначением, свидетельствует о том, что товары, производимые истцом, являются или могут являться составными частями для таких товаров 9-го класса МКТУ, как "радиостанции, радиоприемники, телевизоры, стереофонические усилители мощности, устройства охранной сигнализации".

Аргументы истца относительно однородности товаров, в отношении которых заявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, деятельности, которую намерено осуществлять общество "Микрон" с использованием данного обозначения, ответчик не оспаривает.

С учетом установленной высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности сравниваемых товаров, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров производителю.

Оценив в совокупности представленные истцом доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 9-го класса "радиостанции, радиоприемники, телевизоры, стереофонические усилители мощности, устройства охранной сигнализации" МКТУ, поскольку он является лицом, имеющим реальное намерение использовать названное обозначение в гражданском обороте при осуществлении соответствующих видов деятельности.

Установив заинтересованность истца в досрочном прекращении охраны спорного товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса о его использовании ответчиком.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (16.04.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 16.04.2017 по 15.04.2020 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В представленной письменной позиции в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик просит отказать истцу в удовлетворении исковых требований, вместе с тем не представляет доказательств фактического использования спорного товарного знака в отношении товаров 9-го класса МКТУ.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 123217 в отношении товаров 9-го класса, для индивидуализации которых он зарегистрирован, и не доказан факт его использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для удовлетворения требований и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчик не доказал фактическое использование спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров 9-го класса МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования акционерного общества "Микрон" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 123217 в отношении товаров 9-го класса "радиостанции, радиоприемники, телевизоры, стереофонические усилители мощности, устройства охранной сигнализации" Международной классификации товаров и услуг вследствие его неиспользования.

Взыскать с акционерного общества "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе" (ОГРН 1115261005738) в пользу акционерного общества "Микрон" (ОГРН 1027700073466) 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить акционерному обществу "Микрон" (ОГРН 1027700073466) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей, излишне уплаченную при подаче искового заявления по платежному поручению от 23.08.2021 N 9959.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин