Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2022 г. по делу N СИП-1008/2020 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2022 г. по делу N СИП-1008/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 31 января 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление иностранного лица - предпринимателя Litovchenko Victoriya (Via Martiri Delle Foibe, 50/AI62012 Civitanova Marche (Macerata), Italy) к иностранному лицу MARINA B DEVELOPMENTS LIMITED (one Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland) о досрочном прекращении действия на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 566519.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель истца - Озолина И.Г. (по доверенности от 30.12.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - предприниматель Litovchenko Victoriya (далее - предприниматель) - обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к иностранному лицу MARINA B DEVELOPMENTS LIMITED (далее - компания) о досрочном прекращении действия правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака по международной регистрации N 566519 в отношении товаров 09, 18-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований, рассматриваемых с учетом принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений, предприниматель ссылается на наличие намерения расширить сферу производства и продажи продукции, выпускаемой под обозначением "Marina", аналогичной и однородной товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Свой законный интерес предприниматель также обосновывает отказом Роспатента в предоставлении правовой охраны товарным знакам по международной регистрации N 1482716, 1492744 на территории Российской Федерации ввиду их сходства до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 566519.

Истец считает, что правовая охрана спорного товарного знака будет препятствовать осуществлению его хозяйственной деятельности, в том числе вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

По мнению истца, компания не использует спорный товарный знак для маркировки товаров, для которых он зарегистрирован и в отношении которых заявлен настоящий иск, что является основанием для досрочного прекращения его правовой охраны.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам, просил рассмотреть дело в отсутствие представителя Роспатента.

Явившийся в судебное заседание представитель предпринимателя выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении, и настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Частью 5 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в главе 12, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом", порядок направления находящемуся (проживающему) вне пределов Российской Федерации иностранному лицу извещений о судебном разбирательстве и иных судебных документов может регулироваться в зависимости от того, в каком государстве находится (проживает) иностранное лицо, в частности, международными двусторонними договорами Российской Федерации с иностранными государствами об оказании правовой помощи, Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 15.11.1965) (далее - Гаагская конвенция 1965 года), Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20.03.1992, Конвенцией по вопросам гражданского процесса (Гаага, 01.03.1954).

Арбитражный суд при оказании международной правовой помощи применяет международный договор, устанавливающий механизм взаимодействия компетентных органов государств, обеспечивающий наиболее быстрое и менее формализованное взаимодействие таких органов, как направленный на более быстрое восстановление нарушенных (оспоренных) прав.

В рассматриваемом случае ответчик является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в Ирландской Республике, его извещение осуществляется в порядке, установленном Гаагской конвенцией 1965 года, в связи с чем судом была предпринята попытка его уведомления о рассматриваемом деле.

Суд по интеллектуальным правам направлял судебную корреспонденцию как напрямую в адрес компании, так и в адрес уполномоченного органа страны места нахождения компании - Master of the High Court or the Deputy Master for the time being appointed в соответствии с положениями Конвенции.

Запрос о вручении получен указанным органом, также согласно сведениям с официального сайта акционерного общества "Почта России" судебные извещения поступили непосредственно в адрес компании.

Кроме того, информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и судебных заседаний в стадии судебного разбирательства своевременно была опубликована на сайте "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru) и на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru.

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что судом исчерпаны все возможные меры извещения ответчика о настоящем судебном разбирательстве.

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

В соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что ответчик надлежащим образом извещен о начавшемся судебном процессе и имел достаточно времени для подготовки своей правовой позиции по делу и представления ее суду и лицам, участвующим в деле, в порядке, установленном статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из изложенных обстоятельств, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей компании, извещенной надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

На основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и Роспатента.

Из материалов дела следует, что компания является правообладателем комбинированного товарного знака "" по международной регистрации N 566519, зарегистрированного 22.01.1991 в отношении товаров 03, 09, 16, 18, 24, 25, 34-го классов МКТУ.

Правовая охрана указанного товарного знака распространяется на территорию Российской Федерации.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров 09, 18-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, 24.08.2020 направил в адрес ответчика предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении вышеназванных товарных позиций либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 24.08.2020, что следует из квитанции) и тридцатидневный срок на подачу искового заявления по настоящему делу (исковое заявление подано 24.11.2020).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

В пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака предпринимателем представлены следующие документы: окончательное решение от 19.12.2005 о статусе товарного знака по международной регистрации N 566519, решение о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товарных знаков по международным регистрациям N 1482716, N 1492744, сведения о сайте и реализуемой на территории Республики Италия посредством этого интернет-ресурса продукции.

Судебная коллегия признает обозначение "  ", охраняемое спорным товарным знаком, и обозначения "  ", "  ", указанные в заявках истца на распространение на территорию Российской Федерации правовой охраны принадлежащих ему товарных знаков, в высокой степени сходными за счет вхождения в их состав тождественных словесных элементов "Marina", являющихся сильными элементами сравниваемых обозначений.

Графические отличия сопоставляемых обозначений истца и ответчика, обусловленные исполнением их различным шрифтом и включением в сравниваемые товарные знаки отличных изобразительных элементов, не являются существенными, поскольку основную индивидуализирующую функцию в них, обеспечивающую узнаваемость обозначений, несет исполненный латинскими буквами словесный элемент "Marina".

Кроме того, несмотря на наличие в спорном товарном знаке элемента "В" и заключения его словесных элементов в овал, а в товарных знаках истца - элементов "С.", стилизованного обозначения "сердечка" и словесного элемента "creazioni", эти товарные знаки в целом производят сходное зрительное впечатление на потребителя.

Судебная коллегия также приходит к выводу о том, что товары, заявленные истцом, а также товары 09, 18-го классов МКТУ, перечисленные в поданной им в Роспатент заявке, являются идентичными либо однородными товарам 09, 18-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку они относятся к одной родовой группе, реализуются в общих местах продажи, имеют общий круг потребителей, общее назначение, являются взаимозаменяемыми либо взаимодополняемыми, в связи с чем эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Следовательно, оспариваемый товарный знак препятствует распространению правовой охраны товарных знаков истца на территорию Российской Федерации в отношении заявленных истцом товаров.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у истца заинтересованности по смыслу статьи 1486 ГК РФ в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчика в отношении указанных в иске товарных позиций.

Доводы истца о заинтересованности, а также о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора ответчиком не оспорены (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исходя из положений статей 1484 и 1486 ГК РФ, закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как разъяснено в пункте 166 постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Соответственно, правообладателю надлежит доказать использование им товарного знака непосредственно при маркировке товаров 09, 18-го классов МКТУ, в отношении которых установлена заинтересованность истца.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При этом для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (24.08.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 24.08.2017 по 23.08.2020 включительно.

Принимая во внимание, что исходя из материалов дела ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании спорного товарного знака в отношении испрашиваемых истцом товаров, так же как и не доказан факт его использования в отношении каких-либо товаров в значимый для дела период (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), Суд по интеллектуальным правам на основании положений статьи 1486 ГК РФ приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица - предпринимателя Litovchenko Victoriya удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 566519 в отношении товаров 09, 18-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица MARINA B DEVELOPMENTS LIMITED в пользу иностранного лица - предпринимателя Litovchenko Victoriya 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев