Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2022 г. по делу N СИП-908/2021 Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку материалами дела не подтвержден факт использования в товарном знаке произведения, исключительное право на которое принадлежит истцу

Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2022 г. по делу N СИП-908/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 1 февраля 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 7 февраля 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Казимзаде А.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Валентинова Бориса Геннадьевича (Москва, ОГРНИП 304770000227152) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 01.06.2021, принятого по результатам рассмотрения поступившего 03.11.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 726327.

К участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Ринфарм" (Б. Саввинский переулок, д. 11, подъезд 2, этаж 4, пом. II, комн. 25, Москва, 119435, ОГРН 1125029007905).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Валентинова Б.Г. - Лучанинова Н.А., Сборец В.А. (по доверенности от 07.12.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Пичугина Д.К. (по доверенности от 02.04.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Ринфарм" - Ларшин Р.В. (по доверенности от 09.02.2021), Шапкин Д.В. (по доверенности от 12.05.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Валентинов Борис Геннадьевич (далее - предприниматель Валентинов Б.Г.) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 01.06.2021, принятого по результатам рассмотрения поступившего 03.11.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 726327.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Ринфарм" (далее - третье лицо, общество "Ринфарм").

В обоснование заявления предприниматель Валентинов Б.Г. указывает на то, что изобразительный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 726327 (далее - спорный товарный знак) представляет собой стилизованное изображение старца с бородой и посохом, выполнен в черно-белом цвете и тождественен заявленному на регистрацию предпринимателем обозначению по заявке N 2019743677, а также тождественен ранее зарегистрированному товарному знаку предпринимателя по свидетельству Российской Федерации N 175687, правовая охрана которого прекращена 28.10.2017.

Предприниматель Валентинов Б.Г. считает, что данное изображение является объектом авторских прав, принадлежащих ему и Наумовой Э.М.; Валентинов Б.Г. и Наумова Э.М. являются соавторами изобразительного произведения, а именно эскизов товарных знаков под названием "ДАО-ФАРМ", разработанных совместным творческим трудом в 1995 году.

Предприниматель Валентинов Б.Г. отмечает, что спорное обозначение, зарегистрированное в 1999 году в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 175687, использовалось с 1999 года как самим заявителем, так и его лицензиатами, вводившими в гражданский оборот лекарственные препараты и БАДы, на упаковке которых, при предложении к продаже и в рекламе использовалось спорное обозначение, данное обозначение на момент обращения третьего лица с заявкой на регистрацию товарного знака приобрело широкую известность и стало узнаваемым.

Как указывает заявитель, использование обозначения осуществлялось в отношении товаров 3, 5-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), а также в отношении услуг по их распространению, рекламе и реализации, однородных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

По мнению предпринимателя Валентинова Б.Г., желая воспользоваться 20-летней положительной репутацией и узнаваемостью изобразительного товарного знака N 175687, права на который ранее принадлежали предпринимателю, общество "Ринфарм" намеренно подало на регистрацию в качестве товарного знака спорное обозначение. Использование обществом "Ринфарм" в спорном товарном знаке обозначения, исключительное право на которое принадлежит истцу, нарушает положения статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция). Предприниматель Валентинов Б.Г. полагает важным, что общество "Ринфарм" не представило какие-либо обоснования выбора им соответствующего изобразительного произведения для его регистрации в качестве товарного знака на свое имя, несмотря на уже ранее охранявшийся в течение весьма длительного периода времени тождественный товарный знак по свидетельству N 175687. Иной интерес общества "Ринфарм" в выборе для регистрации спорного изобразительного обозначения, кроме использования широко известного потребителю обозначения, ранее зарегистрированного истцом, воспрепятствование автору и обладателю исключительных прав на обозначение в его использовании отсутствует.

Как указывает заявитель, Роспатент не дал надлежащей оценки его доводам и доказательствам создания спорных обозначений, существования авторского экземпляра в 1997 году при обращении с заявкой в Роспатент, и в 1998 году при депонировании в Российском авторском обществе.

Предприниматель Валентинов Б.Г. также отмечает, что в оспариваемом решении отсутствуют мотивы, по которым административный орган отклонил доводы заявителя и представленные им доказательства создания произведения и добросовестного введения товаров и услуг в оборот под спорным обозначением с 1999 года.

Предприниматель Валентинов Б.Г. настаивает на том, что спорному товарному знаку не должна предоставляться правовая охрана на основании подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Какие-либо доказательства того, что иное лицо претендует на авторство спорного обозначения, что у общества "Ринфарм" есть права на обозначение, что третье лицо или любое иное лицо обращалось в суд, оспаривая авторство или исключительные права предпринимателя на спорное обозначение в период его использования, в материалы производства по возражению не представлены.

На основании изложенного заявитель считает, что оспариваемое решение Роспатента принято в нарушение норм подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ; Роспатент обладает достаточными полномочиями для рассмотрения возражения против регистрации товарного знака как противоречащей нормам подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Предприниматель настаивает на том, что первоначальный вывод Палаты по патентным спорам Роспатента по возражению истца, сформулированный в протоколе от 08.02.2021 об удовлетворении возражения против регистрации товарного знака N 726327, является законными обоснованным, Роспатент неправомерно передал возражение на новое рассмотрение в отсутствие оснований, закрытый список которых содержится в п. 51 Правил. Заявитель считает, что он праве знать содержании первоначального заключения, в том числе правовой и фактологической аргументации, в связи с чем просит истребовать у Роспатента первоначальное заключение.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором указал, что доводы предпринимателя Валентинова Б.Г. о наличии у него авторских прав на оспариваемое обозначение и возражения правообладателя спорного товарного знака должны быть разрешены в рамках самостоятельного судебного разбирательства, в то время как в настоящем деле рассматривается вопрос о законности решения административного органа.

Роспатент считает, что действия административного органа по отклонению заключения коллегии Палаты по патентным спорам от 08.02.2021 и назначению нового заседания по рассмотрению возражения предпринимателя полностью законны и обоснованы.

Общество "Ринфарм" также представило отзыв на заявление, в котором указало на несостоятельность доводов предпринимателя Валентинова Б.Г. о неправильном применении Роспатентом пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

По мнению третьего лица, спорные изображения не являются художественно-графическими произведениями, а являются фотографиями керамической/фарфоровой статуэтки китайского бога долголетия Шоу Сина, являющейся сувенирной продукцией, имевшей широкое распространение в Китае и купленной там предпринимателем. С одной из таких статуэток была сделана фотография, размещенная в свидетельстве Российского Авторского Общества.

Общество "Ринфарм" также отмечает, что в полномочия Роспатента не входит установление действительного обладателя авторского права на спорное изображение.

Предприниматель Валентинов Б.Г. представил письменные объяснения по делу, в которых поддержал ранее изложенную позицию и указал, что удовлетворение заявления снимет препятствие для регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2019743677, в которой он просит зарегистрировать спорное, используемое им для индивидуализации вводимых в оборот на территории Российской Федерации товаров на протяжении 20 лет и известное потребителю обозначение в качестве товарного знака.

В судебном заседании 14.12.2021 по ходатайству заявителя к материалам дела приобщено заключение специалиста Бедаревой Е.П.

В судебном заседании 11.01.2022 судом было рассмотрено заявление общества "Ринфарм" о фальсификации представленных предпринимателем доказательств (изображений авторских рисунков).

Суд в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предложил заявителю исключить названные доказательства из числа доказательств по делу.

Представитель заявителя отказался исключить данные доказательства из числа доказательств по делу, представил на обозрение суда оригинал карандашных рисунков.

Стороны предупреждены под расписку об уголовно-правовых последствиях соответствующего заявления, расписки приобщены к материалам дела.

В связи с отсутствием технической возможности проверить давность создания выполненных карандашом изображений авторских рисунков, суд завершает процедуру проверки заявления о фальсификации доказательств.

Судом приобщены к материалам дела итоговые письменные позиции заявителя и третьего лица, подготовленные на основании статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В ходе рассмотрения дела судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 726327 зарегистрирован 05.09.2019 с приоритетом по дате подачи заявки от 22.07.2019 на имя общества "Ринфарм" для индивидуализации товаров 3, 5-го классов и услуг 35-го класса МКТУ.

В Роспатент 03.11.2020 поступило возражение предпринимателя Валентинова Б.Г. против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное тем, что его регистрация была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы возражения сводились к тому, что спорный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как он воспроизводит обозначение, которое уже в период ранее даты приоритета этого товарного знака использовалось лицом, подавшим возражение, в отношении различных медицинских препаратов и биологически активных добавок ("МАММОЛЕПТИН", "КОРОНАТЕРА", "ОПТИМАТОН", "МЕНОТЕРА", "АНДРОТЕРА", "БОЛЮСЫ ХУАТО" и др.) и их продвижения на рынке, однородных соответствующим товарам и услугам данной регистрации товарного знака, а также является тождественным изобразительному произведению, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета спорного товарного знака.

В подтверждение авторства на изобразительное произведение предприниматель представил свидетельство Российского Авторского Общества N 2651 от 04.02.1998 о депонировании и регистрации произведения - объекта интеллектуальной собственности, а именно эскизов, авторами которых заявлены лицо, подавшее возражение, и Наумова Э.М., с приложенными к нему соответствующими эскизами, созданными в 1995 году; альбом с рукописными оригиналами вышеуказанных эскизов и отметками о конкретных датах их создания авторами (был представлен на обозрение коллегии).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 01.06.2021 об отказе в удовлетворении возражения и оставил в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 726327.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что задолго до даты приоритета спорного товарного знака и даже возникновения самого правообладателя как юридического лица, а именно 02.06.1999, на имя лица, подавшего возражение, уже являющегося индивидуальным предпринимателем, был зарегистрирован товарный знак "" по свидетельству N 175687 в отношении услуг 35 и 42-го классов МКТУ, в том числе связанных с реализацией товаров, предназначенных для медицинских целей, и относящихся к сфере медицины. Ранее зарегистрированный товарный знак был тождествен оспариваемому товарному знаку, а упомянутые выше услуги в отношении товаров медицинского назначения и относящиеся к сфере медицины являлись однородными товарам 5-го класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака. Правовая охрана указанного тождественного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 175687 была прекращена 28.10.2017 в связи с истечением срока действия исключительного права на него, и данный срок не был продлен правообладателем.

Роспатентом принято во внимание, что наряду с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 175687 в период ранее даты приоритета спорного товарного знака на имя предпринимателя Валентинова Б.Г. были зарегистрированы также и иные товарные знаки, а именно "МАММОЛЕПТИН" (N 185105), "КОРОНАТЕРА" (N 188737), "ОПТИМАТОН" (N 186872), "МЕНОТЕРА" (N 217171), "АНДРОТЕРА" (N 201823), "БОЛЮСЫ ХУАТО" (N 182140), в отношении однородных товаров 5-го класса и услуг 35, 42-го классов МКТУ. На представленных фотографиях упаковок соответствующих медицинских препаратов и биологически активных добавок обнаруживаются данные товарные знаки лица, подавшего возражение, а также еще, вместе с ними, и ранее зарегистрированный на его имя товарный знак "" N 175687, представлявший собой изобразительное обозначение, тождественное спорному товарному знаку. На представленных фотографиях упаковок медицинских препаратов и биологически активных добавок отсутствуют какие-либо указания на само лицо, подавшее возражение, как на их производителя, а регистрационные свидетельства выданы на имя китайских компаний.

Административный орган обратил внимание на то, что коллегия не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей определенных устойчивых ассоциативных связей в отношении вышеупомянутой продукции именно с самим лицом, подавшим возражение (например, результаты социологического опроса).

По мнению Роспатента, предприниматель Валентинов Б.Г. не являлся ни производителем, ни продавцом соответствующих препаратов, никак не позиционировался на рынке таких товаров ни в соответствующей рекламе, ни в каких-либо публикациях в средствах массовой информации, не указывался на упаковках товаров, то есть не являлся известным потребителям в качестве лица, выпускающего на рынок соответствующие товары.

На основании изложенного административный орган указал, что представленные материалы возражения не позволяют прийти к выводу о том, что на дату приоритета спорного товарного знака соответствующее тождественное с ним изобразительное обозначение, принадлежавшее предпринимателю, как ранее охраняемый на его имя товарный знак, реально воспринималось российскими потребителями исключительно как средство индивидуализации конкретных товаров и услуг самого заявителя. В связи с чем коллегия не усмотрела правовых оснований для признания наличия у спорного товарного знака на дату его приоритета способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть для признания этого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении доводов возражения о несоответствии спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент сослался на отсутствие оснований для однозначного вывода о том, что спорный товарный знак является тождественным именно с изобразительным произведением как объектом авторского права, право на которое возникло у подавшего возражение лица ранее даты приоритета этого товарного знака.

Выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзывах на него, дополнительных письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного возражения, в результате чего может затрагивать права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением предпринимателем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьим лицом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что не оспаривается заявителем и третьим лицом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Также из пункта 136 Постановления N 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 726327 (22.07.2019) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ в соответствующей редакции и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

При этом порядок рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку определяется в соответствии с Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261 (далее - Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке).

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьями 1512 и 1483 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом путем подачи возражения в Роспатент по основаниям, указанным статьей 1483 ГК РФ.

Заинтересованность предпринимателя Валентинова Б.Г. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 726327 установлена Роспатентом в оспариваемом решении и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Равным образом заявителем не оспариваются выводы административного органа о соответствии регистрации спорного товарного знака пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Выводы административного органа в соответствующей части не являются предметом судебного контроля.

Судебная коллегия исходит из того, что заявитель оспаривает решение Роспатента в части выводов относительно соответствия спорного обозначения положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, а также ссылается на недобросовестные действия общества "Ринфарм" по регистрации спорного товарного знака, тождественного ранее зарегистрированному на имя предпринимателя товарному знаку N 175687.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В силу нормы абзаца пятого пункта 9 статьи 1483 ГК РФ положения данного пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

На основании указанной нормы товарному знаку могут быть противопоставлены произведения, то есть объекты авторского права.

Пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности отнесены, в частности, произведения науки, литературы и искусства, интеллектуальные права на которые являются авторскими правами (пункт 1 статьи 1225 Кодекса).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам Судом по интеллектуальным правам установлено следующее.

Спорный товарный знак представляет собой изобразительное обозначение "", на котором запечатлен старец с утрированно не пропорциональными между собой параметрами тела, головы, усов и бороды, что является известным характерным художественным приемом в изобразительном искусстве Китая и некоторых иных стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

Правовая охрана спорному товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 3, 5 классов и услуг 35-го классов МКТУ, представляющих собой различные товары в сферах парфюмерии, косметики, чистящих средств и абразивов и продукции медицинского назначения, а также услуги в сферах торговли, менеджмента и маркетинга.

Как усматривается из первоначальной позиции предпринимателя Валентинова Б.Г., изложенной при подаче возражения, он указывал, что совместно с Наумовой Э.М. являлся соавтором эскизов товарных знаков под названием "ДАО-ФАРМ", разработанных в 1995 году.

В подтверждение факта возникновения у лица, подавшего возражение, авторского права и исключительных имущественных прав на соответствующее изобразительное произведение в период ранее даты приоритета спорного товарного знака им было представлено свидетельство Российского Авторского Общества от 04.02.1998 N 2651 о депонировании и регистрации произведения - объекта интеллектуальной собственности, а именно эскизов, авторами которых были заявлены Валентинов Б.Г. и Наумова Э.М., с приложенными к нему соответствующими эскизами, созданными в 1995 году, и завизированными Российским Авторским Обществом соответствующими отметками этими же документами.

Предприниматель ссылался на то, что согласно договору от 20.06.2019 об отчуждении исключительного права на изобразительные произведения, указанные в свидетельстве Российского Авторского Общества от 04.02.1998 N 2651, актам приема-передачи исключительного права и оплаты и платежным поручением по нему, Наумова Э.М. передала принадлежащие ей права на эскизы в полном объеме своему соавтору - лицу, подавшему возражение.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам предприниматель Валентинов Б.Г. на обозрение представил альбом с рукописными оригиналами вышеуказанных эскизов и отметками о конкретных датах их создания авторами.

На основании сопоставительного анализа спорного товарного знака и произведения, депонированного в Российской Авторском Обществе (свидетельство N 2651), административный орган пришел к выводу об их тождестве.

При этом административный орган отметил, что авторство лица, подавшего возражение, и Наумовой Э.М. на данное произведение как объект авторского права подтверждается только свидетельством Российского Авторского Общества от 04.02.1998 N 2651 о депонировании и регистрации произведения - объекта интеллектуальной собственности, которое было выдано без проведения какой-либо проверки в результате лишь декларативно заявленного ими такого авторства. Роспатент учел, что правообладатель товарного знака категорически отказался признать данное обстоятельство как факт, так как, по его мнению, лицом, подавшим возражение, были задепонированы в Российском Авторском Обществе не созданные его творческим трудом рисунки (эскизы), а лишь фотографии купленной им в Китае сувенирной продукции - керамической / фарфоровой статуэтки, то есть они никак не являются произведениями искусства - объектами авторского права.

Как в ходе рассмотрения возражения в административном органе, так и в ходе судебного заседания в Суде по интеллектуальным правам, общество "Ринфарм" настаивает на том, что изображения, депонированные в Российском Авторском Обществе и охранявшиеся в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 175687 не являются художественно-графическими произведениями, выполненными цветными карандашами, как указывает Валентинов Б.Г., а являются фотографиями керамической / фарфоровой статуэтки китайского бога долголетия Шоу Сина, являющейся сувенирной продукцией, имевшей широкое распространение в Китае.

В подтверждение данного довода правообладатель спорного товарного знака представил заключение фототехнической экспертизы N 4261, проведенной обществом с ограниченной ответственностью "Московская экспертиза независимая" (т. 3 л.д. 77-99), в которой специалист по результатам ответа на вопрос: "Являются ли размещенные в свидетельстве РАО стилизованные изображения китайского мудреца рисунками или фотографиями?" - ответил, что размещенные в свидетельстве РАО стилизованные изображения китайского мудреца являются фотографиями.

Судебная коллегия принимает во внимание, что в ходе рассмотрения настоящего дела вывод о том, что спорное изображение является фотографией статуэтки, представителем предпринимателя Валентинова Б.Г. не оспаривается.

В материалы административного дела обществом "Ринфарм" представлены доказательства в подтверждение довода о широком распространении статуэток с аналогичным дизайном, представляющих собой фигурку китайского бога долголетия Шоу Сина (т. 3 л.д. 100-150, т. 4 л.д. 1-78). При этом из распечаток, полученных в сети Интернет, следует, что некоторые из них созданы задолго до даты создания произведения, указанной предпринимателем (в частности, фигурка старца 1950 - 1959 года, т. 3, л.д. 108).

В материалы административного дела представлены также свидетельские показания гражданина Китая Чэнь Цзинжуй, проживающего в городе Пекин, согласно которым в 90-е годы 20 века во многих магазинах Китая продавались подобные фарфоровые статуэтки, изображавшие старца Шоу Сина. Чэнь Цзинжуй пояснил, что он вместе с Валентиновым Б.Г. покупал такую статуэтку в торговом центре Пекина, позже он покупал еще несколько похожих фигурок для предпринимателя и привозил их в Москву.

На заседании коллегии Роспатента и в судебных заседаниях Суда по интеллектуальным правам от 14.12.2021 и 11.01.2022 также непосредственно обозревались аналогичные статуэтки, в том числе статуэтка, приобретенная представителем общества "Ринфарм" в сети Интернет у продавца из города Барнаул (в подтверждение факта покупки статуэтки в материалы дела представлена переписка с продавцом, доказательства оплаты, пересылки).

В подтверждение авторства предпринимателя Валентинова Б.Г. и Наумовой Э.М. на произведение изобразительного искусства, которое включено в спорный товарный знак, представитель предпринимателя представлял альбом с рукописными оригиналами эскизов и отметками о датах их создания авторами в 1995 году (оригинал альбома обозревался в судебном заседании).

В ходе рассмотрения дела представитель предпринимателя Валентинова Б.Г. скорректировал свою правовую позицию и указал, что зарегистрированный в РАО объект "Старец с посохом" является переработанным (производным) произведением от карандашных рисунков, созданных в 1994 - 1995 году предпринимателем Валентиновым Б.Г. и Наумовой Э.М., предприниматель Базарнова А.А. в августе 1997 года по заданию предпринимателя по его авторским эскизам изготовила партию статуэток и передала предпринимателю глиняные и гипсовые формы, позволяющие изготавливать партии статуэток в дальнейшем.

В связи с изменением предпринимателем Валентиновым Б.Г. правовой позиции в ходе рассмотрения дела, представления значительного объема новых доказательств, на которые он не ссылался при рассмотрении заявления в административном органе, судебная коллегия в рамках настоящего судебного заседания, определив, что лица, участвующие в деле, ссылаются на существование нескольких объектов авторских прав (на карандашные рисунки, статуэтки, фотографии), поставила на обсуждение лиц, участвующих в деле, вопрос о том, какое произведение использовано в товарном знаке и какое произведение создано раньше.

При этом судебная коллегия приняла во внимание правовую позицию, изложенную в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2020 по делу N СИП-24/2019 о том, что после определения того, ссылаются лица на существование одного или двух объектов авторского права, суд должен был установить факт обладания лицами, участвующими в деле, исключительными правами на вышеуказанные изображения. В случае если таких изображений два, суд должен последовательно установить:

какое произведение использовано в спорном товарном знаке;

какое произведение создано раньше;

является позже созданное произведение самостоятельным результатом творческого труда автора или производным произведением (поскольку, как отмечено в пункте 88 Постановления N 10, использование производного произведения, созданного с нарушением прав авторов (иных правообладателей) использованных произведений, является нарушением прав последних).

Представители предпринимателя настаивают на том, что первоначальным, оригинальным произведением являются карандашные рисунки (эскизы), созданные в 1995 году, на их основе создано переработанное произведение - статуэтка.

Представители общества "Ринфарм" настаивают на том, что оригинальным произведением является статуэтка бога Шоу Сина, а карандашные рисунки носят производный характер.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к выводу о том, что предприниматель Валентинов Б.Г. не доказал, что карандашные рисунки, являются оригинальным произведением, а статуэтки китайского бога долголетия Шоу Сина - переработанным. В связи с изложенным судебная коллегия полагает, что предприниматель не доказал, что регистрация спорного товарного знака произведена с нарушением положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, поскольку материалами дела не подтвержден факт использования в товарном знаке произведения, исключительное права на которое принадлежат предпринимателю.

Согласно заключению специалиста АНО "Судебно-экспертное агентство" Троицой Т.А. от 04.03.2021 N 158 (119)/2021 (т. 11 л.д. 5-18) представленный на исследование объект (статуэтка) был изготовлен в период 1990-х годов или чуть ранее на неустановленном производстве (фарфоровом, керамическом) в Китае.

Представленные сведения интернет-источников с фотографиями статуэток китайского бога долголетия Шоу Сина, дата производства которых ранее даты выполнения карандашных рисунков, также свидетельствуют о том, что оригинальным произведением является статуэтка, а карандашные рисунки, на которые ссылается предприниматель, представляют собой переработанное произведение.

В материалах дела отсутствуют доказательства, опровергающие достоверность сведений интернет-источников о широком распространении в Китае статуэток с аналогичным дизайном, представляющих собой фигурку китайского бога долголетия Шоу Сина в том числе до даты предполагаемого создания эскизов предпринимателем (1995 год). О фальсификации данных доказательств в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, не заявлено.

В материалы дела не представлены доказательства того, что дизайн статуэтки, запечатленной на спорном товарном знаке, создан творческим трудом Валентинова Б.Г. и Наумовой Э.М.

В судебном заседании на вопрос председательствующего относительно того, кто является автором статуэтки, представитель предпринимателя не дал конкретного ответа.

Судебная коллегия полагает заслуживающим внимания тот факт, что в материалы дела не представлены надлежащие доказательства фактического создания упомянутых статуэток предпринимателем Валентиновым Б.Г. или по его заказу, доказательства их введения в гражданский оборот (договоры, технические задания, счета, акты приема-передачи, товарные накладные) по состоянию на 1997 год.

Суд по интеллектуальным правам критически относится к представленной в материалы дела справке, подписанной предпринимателем Базарновой А.А., о том, что в 1997 году по заказу Валентинова Б.Г. она изготовила партию глиняных изделий статуэток восточного старца. К данной справке не приложены изображения статуэток, в связи с чем коллегия судей не имеет возможности проверить, являются ли они сходными со статуэткой, фотография которой использована в спорном товарном знаке.

Судебная коллегия полагает заслуживающими внимания аргументы третьего лица о том, что в материалы дела не представлены сведения о том, что предприниматель Базарнова А.А. когда-либо занималась производством фарфоровой и керамической сувенирной продукции; напротив, согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей основным видом ее деятельности указано производство сгущенных молочных продуктов и молочных продуктов, не включенных в другие группировки". Указанной деятельностью Базарнова А.А. занимается по настоящее время, что также подтверждаются сведениями, полученными в отношении нее в открытых источниках в сети Интернет (т. 11 л.д. 114-121).

Представленный предпринимателем Валентиновым Б.Г. договор на оказание услуг от 14.12.2021 N 588459, заключенный между ним и предпринимателем Мамонтовым Г.В., не является относимым доказательством, поскольку заключен за пределами указанной заявителем даты создания статуэтки (1997 год), в связи с чем не может подтверждать создание статуэток в 1997 году.

Таким образом, предприниматель Валентинов Б.Г. не представил доказательств того, что он является соавтором и правообладателем дизайна статуэтки, фотографии которой депонированы в Российском Авторском Обществе.

Судебная коллегия также отмечает, что заявитель не ссылается на то, что он является автором фотографического произведения.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента об отсутствии правовых оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ является обоснованным.

Довод заявителя о том, что Роспатентом был нарушен порядок рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны спорного товарного знака, поскольку заместитель руководителя Роспатента, по мнению предпринимателя, не имел полномочий по отклонению заключения коллегии Палаты по патентным спорам от 08.02.2021 и направлению возражения на повторное рассмотрение, а также в связи с отсутствием в материалах дела письменного заключения коллегии Палаты по патентным спорам от 08.02.2021, рассмотрен судебной коллегией.

В соответствии с пунктом 52 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке в срок до двух месяцев со дня проведения заседания коллегии, на котором сформирован ее вывод, руководитель Роспатента или уполномоченное им лицо по результатам рассмотрения спора принимает одно из следующих решений: об удовлетворении возражения или заявления полностью или частично; об отказе в удовлетворении возражения или заявления. Заключение коллегии прилагается к решению руководителя Роспатента или уполномоченного им лица и является его неотъемлемой частью.

Руководитель Роспатента или уполномоченное им лицо отклоняет заключение коллегии в случае выявления им нарушений законодательства Российской Федерации, допущенных коллегией при рассмотрении спора, неправильного применения коллегией законодательства Российской Федерации, недостаточности имеющихся в деле доказательств для формирования вывода коллегии или неполного выяснения коллегией обстоятельств, имеющих значение для всестороннего и объективного рассмотрения спора. В случае отклонения заключения коллегии руководителем Роспатента или уполномоченным им лицом формируется новый состав коллегии и назначается новое заседание, о дате, времени и месте которого стороны спора уведомляются в срок до 5 рабочих дней со дня отклонения заключения коллегии (пункт 53 названных Правил).

В соответствии с приказом Роспатента от 17.12.2018 N 223 "О распределении обязанностей между руководителем и заместителями руководителя Роспатента" Зубов Ю.С. наделен полномочиями на подписание документов по рассмотрению и разрешению споров в порядке, указанном в пунктах 1 и 2 статьи 1248 ГК РФ.

Поскольку уполномоченным лицом Роспатента заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 08.02.2021 было отклонено, решение Роспатента по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 726327 принято не было. При этом формирование выводов членами коллегии на заседании, которое состоялось 08.02.2021, не является юридически значимым действием и не несет правовых последствий для участников административного спора или третьих лиц. По результатам повторного рассмотрения возражения заявителя было принято оспариваемое решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения заявителя против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

При таких обстоятельствах действия заместителя руководителя Роспатента по отклонению заключения коллегии Палаты по патентным спорам от 08.02.2021 против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку соответствуют закону.

В рассматриваемом случае правовые последствия для лиц, участвующих в деле, влечет решение Роспатента, предусмотренное пунктом 52 Правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, к которому прилагается заключение, содержащее мотивы принятого решения. Само по себе оглашение вывода членами коллегии палаты по патентным спорам по итогам заседания, которое состоялось 08.02.2021, до подписания соответствующего решения уполномоченным лицом не влечет правовых последствий для участников административного спора или третьих лиц.

С учетом изложенного судебной коллегией не усматривается правовых оснований для удовлетворения ходатайства предпринимателя Валентинова Б.Г. об истребовании у административного органа первоначального заключения коллегии.

В отношении изложенных в отзыве Роспатента доводов о том, что в его компетенцию не входит разрешение спора о принадлежности авторских прав судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 3 Постановления N 10, споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, рассматриваются судами общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, за исключением споров об авторстве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и секретов производства (ноу-хау), которые с учетом подпункта 5 пункта 1, абзаца второго пункта 2 статьи 1398, глав 73 и 75 ГК РФ, пункта 6 части 6 статьи 27, абзаца пятого пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Из правовой позиции, отраженной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.02.2011 N 9095/10 по делу N А40-76179/09-110-405, с очевидностью следует, что споры между юридическими лицами - правообладателями исключительных авторских прав на произведения относятся к компетенции арбитражных судов.

Для определения отсутствия у Роспатента полномочий по рассмотрению возражения, заявленного по основаниям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, в связи с наличием спора о принадлежности прав на изображение, суд должен определить конкретный результат интеллектуальной деятельности, являющийся предметом спора участвующих в деле лиц.

Оспариваемое решение административного органа не было мотивировано наличием спора о праве на произведение. Административным органом было указано на наличие определенных сомнений относительно того, является ли соответствующее изображение объектом авторского права, на который исключительное право могло бы принадлежать подателю возражения.

Доводы предпринимателя о том, что регистрация обществом "Ринфарм" товарного знака тождественного товарному знаку предпринимателя по свидетельству Российской Федерации N 175687 (срок действия которого истек 22.10.2017) противоречит статьей 10 bis Парижской конвенции и направлена на использование широко известного потребителю обозначения, что по существу является злоупотреблением правом, рассмотрены судебной коллегией.

В соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Коллегия судей, исходя из имеющихся в деле доказательств, не может признать в достаточной степени обоснованным довод предпринимателя Валентинова Б.Г. о наличии в действиях общества "Ринфарм" по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребление правом, выразившихся в ограничении конкуренции.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены этим Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Судом по интеллектуальным правам установлено и по существу не оспаривается лицами, участвующими в деле, что спорный товарный знак является тождественным товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 175687, срок действия которого истек 22.10.2017.

Суд по интеллектуальным правам, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, пришел к выводу о недоказанности предпринимателем наличия в действиях общества "Ринфарм" по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребления правом, выражающихся в ограничении конкуренции, поскольку доказательства, с достаточной очевидностью свидетельствующие о том, что общество "Ринфарм" действовало исключительно с намерением причинить вред предпринимателю либо злоупотребило правом в иных формах, в том числе действовало с целью ограничения конкуренции, в настоящем деле отсутствуют.

Доводы предпринимателя о том, что интерес правообладателя товарного знака состоит исключительно в регистрации широко известного обозначения, сами по себе не свидетельствуют о наличии в действиях общества "Ринфарм" признаков злоупотребления правом.

Как указано ранее, административный орган при принятии оспариваемого решения указал, что он не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей устойчивых ассоциативных связей в отношении фармацевтической продукции и лицом, подавшим возражение; предприниматель не являлся ни производителем, ни продавцом препаратов, никак не позиционировался на рынке таких препаратов в рекламе, в публикациях в средствах массовой информации, не указывался на упаковках товаров, то есть сам по себе не являлся известным потребителям в качестве лица, выпускавшего на рынок упомянутые товары.

Предприниматель названные выводы Роспатента не оспаривает.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает недоказанными то обстоятельство, что общество "Ринфарм" при регистрации товарного знака воспользовалось 20-летней положительной репутацией товарного знака и его правообладателя.

Материалами дела подтверждено, что общество "Ринфарм" имело законный интерес в регистрации спорного товарного знака.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности общества "Ринфарм" является торговля оптовая фармацевтической продукцией, в качестве дополнительных видов деятельности третьего лица указано производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.

Как указывает третье лицо и подтверждено материалами дела, общество "Ринфарм" осуществляло введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственного препарата по регистрационному удостоверению ПN 012011/01 под торговым наименованием "Безорнил", на первичной и вторичной упаковке которого размещалось спорное обозначение "", что подтверждается приложением к нормативной документации в отношении макетов упаковки лекарственного средства N 012011/01-060612 (т. 11 л.д. 79-81). Держателем регистрационного удостоверения лекарственного средства под торговым наименованием "Безорнил" является акционерное фармацевтическое предприятие Маинлун, 3-я Фармацевтическая фабрика, КНР, КНР 430060, г. Ухань, р-н Учан Наньху, Чжоуцзявань, 100 (CN) (далее - компания Маинлун). Общество "Ринфарм" является представителем компании "Маинлун" по вопросам, связанным с обращением лекарственного препарата на территории Российской Федерации, а также лицом, уполномоченным на территории Российской Федерации осуществлять контроль за качеством при обороте лекарственного препарата на основании доверенности от 26.06.2019 (т. 11 л.д. 97-101). Лекарственное средство под торговым наименованием "Безорнил" является мазью для ректального и наружного применения и относится к лекарствам китайской традиционной медицины под торговым наименованием "Шэсян Чжичуан Гао", что подтверждается ратификационным документом от 25.04.1994, выданным Министерством здравоохранения КНР (т. 11 л.д. 90-92), патентом охраняемых видов лекарств китайской традиционной медицины N 1150 мази от геморроя с борнелоном "МАИНЛУН ШЭ СЯН ЧЖИ ЧУАНЬ ГАО" (т. 11 л.д. 93-94).

Принимая во внимание, что спорный товарный знак зарегистрирован в том числе для индивидуализации товаров 3-го, 5-го и услуг 35-го классов МКТУ, представляющих собой различные товары в сферах парфюмерии, косметики, чистящих средств и абразивов и продукции медицинского назначения, а также услуги в сферах торговли, менеджмента и маркетинга, в том числе, "мази для фармацевтических целей" (товары 5-го класса МКТУ) и "торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами" (услуги 35-го класса МКТУ), а общество "Ринфарм" является организацией, осуществляющей деятельность в области фармацевтики и представляет интересы компании "Маинлун" (КНР) по вопросам, связанным с обращением лекарственного препарата китайской традиционной медицины под торговым наименованием "Безорнил" на территории Российской Федерации, то целью регистрации могла являться индивидуализация упомянутых товаров, введение в оборот которых осуществляет третье лицо. Данная правомерная цель подтверждается в том числе тем, что упомянутый препарат является лекарственным средством китайской народной медицины, а на изобразительном элементе спорного товарного знака запечатлен китайский бог долголетия Шоу Син, символизирующий тысячелетний опыт китайской медицины.

Судебной коллегией учтено, что третье лицо из всех вариантов изображения китайского бога долголетия Шоу Сина при регистрации спорного товарного знака выбрало именно тождественный ранее действующему товарному знаку предпринимателя. При этом общество "Ринфарм" обосновало интерес в получении правовой охраны именно для данного обозначения.

Вместе с тем возможность осуществления регистрации спорного товарного знака третьим лицом стала возможна в связи с непродлением предпринимателем срока действия товарного знака N 175687, в связи с чем 22.10.2017 была прекращена правовая охрана ранее действовавшего товарного знака.

В связи с недоказанностью того обстоятельства, что действия предпринимателя Валентинова Б.Г. по подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку направлены исключительно на причинение вреда обществу "Ринфарм" суд не усматривает в указанных действиях признаков злоупотребления правом.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на предпринимателя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как на лицо, не в пользу которого принят судебный акт.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Валентинова Бориса Геннадьевича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина