Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2022 г. по делу N СИП-895/2020 Суд отказал в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчик доказал использование принадлежащего ему спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2022 г. по делу N СИП-895/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 августа 2022 г.

Полный текст решения изготовлен 22 августа 2022 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рогожина С.П., Голофаева В.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зотовым И.Д.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ТСА-Сервис" (ул. Истринская, д. 6, кв. 97, Москва, 121467, ОГРН 1127746371433) к акционерному обществу "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" (пр-кт. Мира, д. 95, Москва, 129085, ОГРН 1057749273361) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 161460 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ТСА-Сервис" - Гордеева М.А. (по доверенности от 05.05.2022);

от акционерного общества "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" - Солонович А.Е. (по доверенности от 01.01.2022 N 1606).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ТСА-Сервис" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному обществу "Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения" (далее - институт) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 161460 вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2021 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2021 отменено как принятое в незаконном составе суда; дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

В поданном в суд исковом заявлении общество ссылается на введение в гражданский оборот товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 161460, совершение подготовительных действий к использованию обозначения сходного с указанным товарным знаком, тогда как ответчик в течение трех лет не индивидуализировал свою продукцию спорным обозначением.

В частности, истец ссылается на ранее поданные заявки N 2020744143, N 2021732334 на регистрацию товарных знаков, включающих словесный элемент "KVINTSYSTEM", в том числе в отношении товаров 09-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В подтверждение заинтересованности истец ссылается также на письма-претензии о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, направленные ответчиком в адрес контрагентов истца.

Дополнительно правовая позиция изложена истцом в письменных пояснениях от 21.12.2020, 14.01.2021, 18.01.2021, 20.01.2021, 02.03.2021, 09.04.2021, 12.04.2021, 20.04.2021, 23.08.2021, 20.10.2021, 13.12.2021.

При новом рассмотрении дела в материалы дела от названного лица также поступили дополнения от 19.05.2022, 23.05.2022, 27.06.2022, 12.08.2022 на основании которых общество акцентирует внимание на том, что товары реализуемые институтом не соотносятся с электрическими приборами и инструментами для научных целей, измерения и контроля, указанными в перечне свидетельства на спорный товарный знак.

Истец сообщает, что от контрагентов ответчика поступили сведения об отсутствии маркировки спорным товарным знаком переданной им продукции либо сопровождающей документации; при этом все доказательства со стороны ответчика не входят в исследуемый период.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв на исковое заявление, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может.

В свою очередь ответчик в отзыве от 22.12.2020 и уточнениях к нему от 26.01.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 09.09.2021, 16.12.2021, а также направленных при новом рассмотрении дела объяснениях от 12.07.2022, 12.08.2022 указал на несостоятельность позиции истца ввиду раскрытия доказательств о распространении комплексов, принадлежащих к типу измерительных приборов.

Определением председателя первого судебного состава Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2022 произведена замена судьи Березиной А.Н. судьей Рогожиным С.П. для рассмотрения настоящего дела.

Дело рассмотрено с самого начала.

В судебном заседании представитель истца поддержали заявленные требования, просил досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований.

При подготовке дела к судебному разбирательству от Роспатента поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя с последующим направлением судебного акта.

На основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие Роспатента.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 161460 зарегистрирован 19.02.1998, с приоритетом от 05.12.1995 по заявке N 95713790 в отношении товаров 09-го класса МКТУ: "приборы и инструменты для научных целей, электрические, для измерения и контроля".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, неиспользование правообладателем этого товарного знака, истец 17.08.2020 направил правообладателю соответствующее досудебное предложение.

Получив отказ, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением по настоящему делу.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве и иных письменных пояснениях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные доказательства, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 17.08.2020, что следует из квитанции) и тридцатидневный срок на подачу искового заявления по настоящему делу (исковое заявление подано 24.10.2020).

Факт соблюдения обществом досудебного порядка урегулирования спора институтом не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

В пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом представлены следующие документы: заявки N 2020744143, N 2021732334 на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений "KVINTSYSTEM", соответственно, в отношении товаров 09-го, услуг 37, 42-го классов МКТУ и товаров 09-го класса МКТУ; договор о намерениях от 14.09.2020 N 14-09/2020, договор о намерениях от 15.09.2020 N 15-09/2020 и договор о намерениях от 13.10.2020 N 13.10-2020; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием в качестве дополнительных видов деятельности производства компьютеров и периферийного оборудования, приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений, приборов для контроля прочих физических величин, производства прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний, приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления, частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей, производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; информация из Единой информационной системы в сфере закупок по закупкам N 31907622510, N 31704921090, N 31300590292; нотариальный протокол осмотра доказательств; письма-претензии о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, направленные ответчиком в адрес контрагентов истца.

Оценив указанные доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Коллегия судей обращает во внимание на то, что в судебном заседании от 13.07.2022 на уточняющий вопрос суда представитель ответчика пояснил, что он признает заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. В этой связи у суда не имеется правовых оснований для отказа в удовлетворении иска исключительно по мотиву невозможности установления соответствующего коммерческого интереса.

Исходя из положений статей 1484 и 1486 ГК РФ, закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Соответственно, правообладателю надлежит доказать использование им товарного знака непосредственно при маркировке всех товаров 09-го класса МКТУ, в отношении которых данный товарный знак зарегистрирован и признана заинтересованность истца.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При этом для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (17.08.2020), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 17.08.2017 по 16.08.2020 включительно.

В обоснование использования спорного товарного знака институт представил договор подряда от 03.08.2015 N 09/15-8-КОС/008-0336-15 (срок исполнения - с августа 2015 г. по декабрь 2017 г.); договор поставки от 08.04.2019 N 7S00-FA021/02-002/0003-2019; договор поставки N 7S00-FA018/02-002/0473-2019 от 11.07.2019 и спецификация к ним; договор на выполнение работ по восстановлению работоспособности технических средств автоматизации от 07.12.2020 N 31220022С2; договор поставки от 01.07.2020 N 212; договор поставки от 03.10.2017 N 03-10/17 (срок исполнения 09.10.2017 - 21.12.2017), заверенные копии фотоматериалов распространяемых приборов.

Суд отклоняет доводы истца об отсутствии доказательств использования ответчиком спорного товарного знака в трехлетний период, основанные на том, что согласно протоколу осмотра доказательств оборудование ответчика выглядит иначе, из представленных документов невозможно соотнести, какое именно оборудование поставлялось в рамках конкретного договора и было ли оно маркировано спорным товарным знаком, а также о том, что установки "Поток-Т" и ПТК "Квинт" не являются измерительными приборами.

Из представленного ответчиком в материалы дела договора поставки от 03.10.2017 N 03-10/17 усматривается, что последний взял на себя обязанность передать в собственность общества с ограниченной ответственностью "Учет33" установку "Поток-Т", предназначенную для проверки электромагнитных теплосчетчиков, расходомеров, счетчиков-расходомеров предназначена для имитационной поверки и градуировки электромагнитных теплосчетчиков, расходомеров и счетчиков-расходомеров.

Исполнение указанного договора в подлежащий доказыванию период подтверждается датой (21.12.2017) упаковки поставляемой установки "Поток-Т", указанной в паспорте продукции, и товарной накладной от той же даты за номером 2122.

На основании договора от 01.07.2020 N 212 и акта приема-передачи от 15.07.2020 суд делает вывод, что институт поставил акционерному обществу "Научно-производственное предприятие "Элтранс" программно-технический комплекс "Квинт" (далее - ПКТ "Квинт"), упакованный согласно паспорту продукции 10.07.2020.

Продукт данного типа был также получен иными контрагентами института в соответствии с договором поставки от 08.04.2019 N FS00-FA021/02-002/0003-2019 и договором поставки от 11.07.2019 N FS00-FA018/02-002/0473-2019.

В свою очередь выполнение работ по внедрению модуля ПТК "Квинт СИ" на производственных пределах филиала акционерного общества "Интер РАО - Электрогенерация" осуществлялось ответчиком на основании договора подряда от 03.08.2015 N 09/15-8-КО С/008-0336-15 вплоть до подписания акта приемки от 25.12.2017.

Вопреки мнению ответчика, отнесение поименованной установки и программных комплексов к приборам и инструментам для научных целей, электрическим, для измерения и контроля, подтверждается выданным Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии свидетельством об утверждении типа средств измерений от 31.01.2013 N 49559 со сроком действия до 21.11.2022, свидетельством об утверждении типа средств измерений от 06.10.2017 сроком действия до 04.07.2022, свидетельством об утверждении средств измерений от 02.11.2017 сроком действия до 24.10.2022, техническими данными в паспорте СИКТ.407319.003 ПС для установки "Поток-Т", паспорте СИКТ.421457.094 ПС-0120 для ПТК "Квинт" и формуляре СИКТ.421457.069 ФО-117.

Сведения о том, что соответствующие оборудование используется при испытаниях и измерениях электрических, в том числе в научных целях, раскрыты также в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы от 2014 года, научной статье "Практическое применение имитационного моделирования электромагнитных расходомеров" под авторством доктора технических наук Вельт И.Д., кандидата физико-математических наук Михайлова Ю.В., Терехина Н.В., опубликованной в научно-техническом журнале "Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности" в 2013 году, отчетом по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе по договору с акционерным обществом "Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова" от 05.11.2013 N 98/51/374.

Серийный номер изделий, отраженный на поступивших от ответчика фотографических материалах, дублируется в вышеприведенных паспортах, содержащих реквизиты названных договоров, что позволяет соотнести соответствующие доказательства.

Несмотря на то, что не все зафиксированное таким образом оборудование ответчика содержало необходимую маркировку, суд учитывает, что спорный товарный знак использовался им на сопровождающей документации.

Предположение истца о том, что на фотографиях, представленных ответчиком, может быть маркировка неоспариваемым знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 647197, зарегистрированным для услуг 37 и 42-го классов МКТУ документально не подтверждается.

Между тем в соответствии с положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона обязана представлять надлежащие доказательства в обоснование заявленных требований.

Помимо этого, судебная коллегия отмечает, что, как уже было указано выше, спорный товарный знак размещен ответчиком на товаросопроводительной документации к товару, являвшемуся предметом договора поставки, тогда как знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 647197 предназначен для идентификации оказываемых услуг.

В части доводов истца о злоупотреблении ответчиком правом судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу.

По смыслу приведенных норм добросовестным поведением является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов использования гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.

Между тем истцом в материалы дела не представлено доказательств, что действия института, в том числе связанные с намерением защитить исключительные права на принадлежащие объекты интеллектуальной собственности (в частности, при обращении с претензиями в адрес контрагентов истца), осуществлены с единственным намерением причинить вред истцу.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что ответчик доказал использование принадлежащего ему спорного товарного знака в отношении товаров 09-го класса МКТУ "приборы и инструменты для научных целей, электрические, для измерения и контроля".

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат, а судебные расходы относятся на общество в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью "ТСА-Сервис" (ОГРН 1127746371433) отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев