Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2022 г. N С01-1767/2021 по делу N СИП-788/2020 Суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку при новом рассмотрении дела не выполнены указания суда кассационной инстанции, хотя от установления доминирующего элемента заявленного на регистрацию обозначения зависит разрешение вопроса о возможности регистрации спорного обозначения с дискламацией формы

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2022 г. N С01-1767/2021 по делу N СИП-788/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 12 сентября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 сентября 2022 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Сидорской Ю.М. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022 по делу N СИП-788/2020

по заявлению публичного акционерного общества "Газпром Нефть" (ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А, ч. пом. 1Н, каб. 2401, Санкт-Петербург, 190000, ОГРН 1025501701686) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.06.2020, принятого по результатам рассмотрения поступившего 17.12.2019 возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567.

В судебном заседании приняли участие представители:

от публичного акционерного общества "Газпром Нефть" - Мещерякова М.А. (по доверенности от 30.11.2021 N Д-113), Правошинская А.А. (по доверенности от 31.07.2020 N НК-161);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-383/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Газпром Нефть" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.06.2020, принятого по результатам рассмотрения поступившего 17.12.2019 возражения на решение Роспатента от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2021 требования общества удовлетворены: решение Роспатента от 16.06.2020, принятое по результатам рассмотрения поступившего 17.12.2019 возражения на решение от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567, признано недействительным как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал административный орган повторно рассмотреть возражение от 17.12.2019 на решение от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018722567.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.11.2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение.

При направлении дела на новое рассмотрение президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что суд первой инстанции не проверил вывод административного органа о том, что в заявленном на регистрацию обозначении доминирующим является именно форма, в связи с чем заявленному на регистрацию обозначению не может быть предоставлена правовая охрана даже с дискламацией формы. Президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что проверке подлежал также вывод Роспатента о существенности отличий ранее зарегистрированных на имя общества товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 580617, N 486879, N 395503 от заявленного обозначения, который привел к различию позиций административного органа в отношении определения доминирующих элементов и охраноспособности. Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам подчеркнул, что, если в конкретном заявленном обозначении сочетание цветов не доминирует, то и идентификация потребителями по этому элементу принадлежности автозаправочной станции затруднительна, что необходимо было учесть при оценке результатов отчета по итогам проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в 2019 году исследования "Узнаваемость оформления сети АЗС Газпром нефть среди водителей" (далее - Отчет ВЦИОМ).

При новом рассмотрении дела решением Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022 требования общества удовлетворены: упомянутое решение Роспатента от 16.06.2020 признано недействительными как не соответствующее положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. На административный орган возложена обязанность зарегистрировать товарный знак по заявке N 2018722567.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

Общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором не согласилось с представленными в ней доводами.

Определением президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2022 судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы отложено на 12.09.2022.

До судебного заседания, назначенного на 12.09.2022, общество представило письменные пояснения, в которых просит изменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт, которым обязать Роспатент зарегистрировать товарный знак по заявке N 2018722567 с дискламацией формы.

В судебное заседание 12.09.2022 явились представители общества и административного органа.

Представитель Роспатента поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представители общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как установил суд первой инстанции и следует из материалов дела, общество 31.05.2018 обратилось в Роспатент с заявкой N 2018722567 на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения "" в отношении товаров 4-го класса "бензин; топливо дизельное; топливо моторное", услуг 35-го класса "продвижение товаров 4 класса; реализация товаров 4 класса; оптовая и розничная продажа товаров 4 класса" и 37-го класса "станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги автозаправочных станций" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Согласно описанию заявки заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным и представляет собой объемное обозначение - общий вид автозаправочной станции (АЗС) с нанесением фирменной графики, цвета заявителя и словесного обозначения "G-Drive".

По результатам рассмотрения указанной заявки административный орган принял решение от 26.09.2019 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В ходе экспертизы заявки Роспатент установил, что заявленное на регистрацию обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой реалистическое изображение автозаправочного комплекса с информационным стендом (информационной/ценовой стелой) и помещениями хозяйственно-производственного назначения для обслуживания клиентов и для оказания сервисных услуг (магазин /кафе /сервисный центр и т.д.), форма которого является традиционной и неохраноспособной в отношении заявленных товаров и услуг, так как обусловлена исключительно его функциональным назначением, а также используется различными лицами, изготавливающими товары (оказывающими услуги) автозаправочных комплексов.

В названном решении административный орган отметил, что внешний вид (изображение) автозаправочных комплексов различных лиц не является абсолютно одинаковым и отличается по высоте, ширине, цвету и т.д. При этом для того, чтобы изображение автозаправочного комплекса являлось узнаваемым для потребителя, оно должно обладать отличающими свойствами, должно быть необычным, должно не быть характерным для иных изображений однородных комплексов, должно сразу обращать на себя внимание. Если перечисленные условия не выполняются, то форма и внешний вид (изображение) таких комплексов не являются оригинальными.

Согласно содержащимся в указанном решении выводам подобные заявленному обозначения должны быть свободными для использования всеми участниками рынка, так как ряд производителей в сфере деятельности общества используют такие же конструктивные элементы в своих автозаправочных комплексах, форма и внешний вид которых в целом имеет те же характеристики, что и спорное обозначение.

Роспатент также отметил отсутствие доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки в отношении конкретных товаров (услуг), названных в заявке.

Не согласившись с данным решением, общество обратилось в административный орган с возражением.

В возражении общество подчеркнуло, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве объемного товарного знака с исключением из правовой охраны контуров автозаправочной станции, очерчивающих форму, поскольку на нем имеются охраноспособные словесные ("G-Drive"), изобразительные элементы и их композиция (указанные элементы уже зарегистрированы в качестве товарных знаков, в связи с чем их охраноспособность презюмируется).

Податель возражения также ссылался на представленный им Отчет ВЦИОМ, согласно которому 93% опрошенных согласились с тем, что цвет является одним из ключевых отличительных признаков той или иной сети автозаправочных станций, а 62% респондентов идентифицируют общество по сочетанию цветов.

По мнению подателя возражения, применительно к заявленным товарам и услугам спорное обозначение представляет собой маркировку (оформление упаковки) товара, а форма обозначения не обусловлена функциональным назначением.

Общество отмечало, что графический и колористический элементы заявленного обозначения выполняют различительную функцию, обладают приобретенной различительной способностью.

Решением Роспатента от 16.06.2020 в удовлетворении возражения общества отказано; решение административного органа от 26.09.2019 оставлено без изменения.

Принимая оспариваемое решение, Роспатент подтвердил вывод экспертизы о том, что заявленное комбинированное обозначение представляет собой реалистическое изображение автозаправочного комплекса с информационным стендом и с помещениями для обслуживания клиентов и оказания сервисных услуг. Форма АЗС является традиционной для заявленных товаров и услуг и не обладает различительной способностью в соответствии с нормами пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Как следует из решения административного органа, им была принята во внимание теоретическая возможность регистрации обозначений с исключением неохраноспособной формы из правовой охраны, но только в том случае, когда иные охраноспособные элементы являются доминирующими.

Роспатент констатировал, что в рассматриваемом случае именно форма автозаправочной станции доминирует в составе заявленного обозначения в пространственном отношении, что исключает возможность регистрации заявленного обозначения.

Административный орган проанализировал иные элементы заявленного обозначения и указал, что элемент "", зарегистрированный ранее в качестве самостоятельного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 727948 в отношении тех же товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается предоставление правовой охраны спорному обозначению, словесный элемент "G-Drive" и цветовая составляющая занимают малую часть заявленного объемного обозначения, не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую функцию товарного знака, вследствие чего ни по отдельности, ни в совокупности не могут быть признаны в качестве доминирующих элементов.

Роспатент отметил, что объемные изображения автозаправочной станции общества, зарегистрированные в качестве товарных знаков по свидетельствам N 486879, N 580617, N 395503 для однородных заявленным товаров и услуг, на которые ссылается заявитель в возражении, представляют собой иные обозначения, которые существенно отличаются от заявленного обозначения, и их регистрация не является основанием для признания заявленного объемного обозначения обладающим различительной способностью.

Административный орган отклонил довод общества о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки ввиду отсутствия достаточных доказательств.

По мнению Роспатента, представленный обществом Отчет ВЦИОМ касался ассоциаций с элементами дизайна автозаправочной станции, а не восприятия заявленного обозначения потребителями в качестве товарного знака общества. Следовательно, административный орган не усмотрел оснований для вывода о том, что данный отчет подтверждает высокую ассоциативную связь между обществом и заявленным обозначением.

Роспатент обратил внимание на процентное соотношение ответов респондентов на вопрос: "По каким элементам АЗС Вы определяете, какой именно компании она принадлежит?". На упомянутый вопрос 64% респондентов ответили - по логотипу, 46% - по названию, 11% - по очертаниям силуэта АЗС. Административный орган пришел к выводу о том, что такие ассоциации являются вполне вероятными, однако не подтверждают доминирование охраноспособных элементов в заявленном обозначении и возможность его регистрации в качестве товарного знака.

На основании перечисленного административный орган подтвердил изложенный в решении от 26.09.2019 вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Считая решение Роспатента от 16.06.2020 незаконным, общество обратилось в суд первой инстанции с заявление по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в пределах предоставленных ему полномочий.

С учетом указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, которые были даны при направлении дела на новое рассмотрение, суд первой инстанции отметил, что основной вопрос, который подлежал разрешению в рамках настоящего спора, - является ли правильным вывод административного органа в отношении определения доминирующего элемента заявленного на регистрацию обозначения.

От разрешения этого вопроса зависит возможность регистрации заявленного обозначения:

если неохраняемая форма обозначения доминирует, то такому обозначению не может быть предоставлена правовая охрана;

если доминирует совокупность иных элементов (словесного обозначения, цветового сочетания, иных элементов, имеющих правовую охрану), такое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с дискламацией формы на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При определении доминирующего элемента заявленного на регистрацию объемного обозначения, суд первой инстанции учитывал принципы оценки сходства изобразительных и объемных обозначений, закрепленные в пунктах 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197; далее - Рекомендации N 197), с учетом которых констатировал, что:

для определения доминирующего элемента комбинированного и объемного обозначения подлежат оценке в том числе его словесные, цветографические и формообразующие составляющие;

для определения доминирующего элемента в комбинированном и объемном обозначении необходимо оценить в том числе пространственное расположение элемента в композиции, его объем (размер), способность индивидуализировать товары/услуги заявителя;

для определения возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака необходимо оценить наличие индивидуализирующей функции у композиции элементов, если каждый (один, несколько) из них не обладает различительной способностью;

принять во внимание первое впечатление, поскольку именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали соответствующие товары.

Суд первой инстанции пришел к тому выводу, что в рассматриваемом случае обязанность по соблюдению методологии оценки обозначения с точки зрения возможности предоставления ему правовой охраны Роспатент не реализовал в полном объеме.

Суд первой инстанции подверг сомнению вывод административного органа о том, что в заявленном на регистрацию обозначении доминирующим элементом является форма, поскольку данный вывод Роспатент сделал исключительно исходя из пространственного критерия, без учета способности элемента индивидуализировать товар/услугу заявителя в конкретном заявленном обозначении.

Признавая, что традиционная, как установил административный орган, форма АЗС действительно не может выполнять в спорном обозначении индивидуализирующую функцию, суд первой инстанции указал, что в рамках названной традиционной формы заявитель избрал для индивидуализации обозначения определенное цветографическое решение и включил в обозначение словесный элемент.

При этом суд первой инстанции критически оценил вывод Роспатента в отношении роли словесного элемента в заявленном на регистрацию обозначении: административный орган проанализировал словесный элемент только с точки зрения размера в общей композиции обозначения и не принял к сведению то, что исходя из практики самого Роспатента, с позиции среднего потребителя, словесный элемент, как правило, выполняет существенную индивидуализирующую функцию в комбинированном обозначении; ее несущественность должна быть мотивирована административным органом, причем ссылку лишь на размер и соотношение элементов суд первой инстанции признает недостаточной для оценки индивидуализирующей способности словесного элемента, который очевидно и явно прочитывается и привлекает внимание при общем восприятии обозначения, в том числе за счет своего расположения и цветового решения, подчеркнутого изобразительными элементами того же яркого цвета.

Суд первой инстанции учел, что словесный элемент входит в серию товарных знаков общества, а регистрация первого из знаков в 2011 году и представленные с возражением документы о деятельности общества позволяют согласиться с мнением заявителя о том, что обозначение "G-Drive" достаточно известно российским потребителям. Иное Роспатент не подтвердил и из материалов дела не следует.

С точки зрения суда первой инстанции, различительная способность указанного элемента спорного обозначения подтверждается также данными Отчета ВЦИОМ, согласно которым 41% респондентов ассоциируют изображение стелы со словесным элементом "G-Drive" с компанией "Газпром нефть".

Указанное мнение респондентов суд первой инстанции признал подтвержденным с достаточной степенью достоверности, в том числе поскольку при восприятии обозначения потребителем с учетом очевидно существенных размеров стелы реальной АЗС словесный элемент будет свободно читаем; при движении автомобиля по проезжей части осмотр изображения АЗС начинается именно с него. Словесный элемент на стеле - это первое, с чем встречается потребитель при подъезде к АЗС и при въезде на заправку, т.е. в момент, когда он принимает решение о выборе АЗС для приобретения товара/услуги.

В связи с изложенным суд первой инстанции признал, что вывод Роспатента о низкой (несущественной) индивидуализирующей функции словесного элемента по отношению к форме и всему обозначению в целом не соответствует материалам дела.

В отношении цветографического решения суд первой инстанции принял во внимание: цветографические элементы занимают всю площадь заявленного обозначения: это как минимум означает, что оно по своему пространственному положению и потенциальной возможности доминирования не уступает форме. С учетом регистрации на имя публичного акционерного общества "Газпром" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639382 (синий (PANTONE 300 CV), белый) суд первой инстанции согласился с утверждением общества о том, что сочетание синего и белого цветов обладает различительной способностью среди потребителей услуг АЗС и стойко ассоциируется с группой компаний "Газпром". Аналогичное цветовое решение используется в иных товарных знаках, зарегистрированных на имя общества, в том числе в серии объемных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 395503, N 486879, N 580617, объединенных изображением АЗС в сине-белом исполнении и схожем цветографическом решением. Данное цветографическое решение является доминирующим элементом общеизвестного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 230.

Ссылки Роспатента на наличие в заявленном на регистрацию обозначении большого количества элементов разного цвета (белого, синего, голубого, оранжевого, серого, черного) суд первой инстанции отклонил, поскольку административный орган не подтвердил, что добавление дополнительных цветовых элементов каким-либо существенным образом влияет на восприятие и общее впечатление, принимая во внимание роль словесного элемента и цветового решения. Суд отметил, что и в иных объемных товарных знаках присутствуют оранжевый и черный цвета, при этом в заявленном обозначении не усматривается разрозненности цветового решения, а, напротив, визуальное решение является композиционно выстроенным и ясно воспринимаемым.

Как подчеркнул суд первой инстанции, даже если согласиться с не подтвержденным материалами дела мнением Роспатента о значимости того обстоятельства, что словесный элемент заявленного обозначения имеет небольшой размер, а цветографическое оформление само по себе не имеет доминирующего положения и (или) существенно отличается от зарегистрированных знаков, композицию элементов обозначения административный орган надлежащим образом не оценил.

Представленный в материалы дела Отчет ВЦИОМ, с точки зрения суда первой инстанции, свидетельствует о возможности заявленного обозначения выполнять функцию индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Суд первой инстанции также признал подтвержденным материалами дела довод заявителя о непоследовательности позиции Роспатента в вопросе регистрации спорного обозначения, в частности, административный орган не обосновал, почему в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 580617 "", в котором не имеется словесного элемента, а присутствуют только цветографическое решение и форма, последняя им была признана недоминирующим элементом (что позволило зарегистрировать товарный знак), в то время как в спорном обозначении, в котором имеется и словесный, и цветографический элементы, форма признана имеющей доминирующее положение, препятствуя регистрации обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о несоответствии решения административного органа положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и счел возможным, принимая во внимание явно выраженные позиции сторон спора и проведенный анализ заявленного на регистрацию обозначения, возложить на Роспатент обязанность зарегистрировать обозначение по заявке N 2018722567.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о соблюдении обществом срока на обращение с заявлением в суд, а также о том, что форма заявленного на регистрацию обозначения является неохраняемым элементом.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении указанной части не проверяется.

В кассационной жалобе Роспатент отметил, что вывод суда первой инстанции о том, что словесный элемент "G-Drive" выполняет существенную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении, противоречит фактическим обстоятельствам дела и основан на неправильном применении положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ: словесный элемент "G-Drive" в заявленном на регистрацию обозначении занимает незначительную площадь изображения.

Административный орган ссылается на то, что согласно Отчету ВЦИОМ 59% респондентов не ассоциируют изображение стелы со словесным элементом "G-Drive" с компанией "Газпром нефть", что опровергает выводы суда первой инстанции о существенности роли названного словесного элемента.

Заявитель кассационной жалобы считает не соответствующим фактическим обстоятельствам дела вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент не проанализировал цветографическое решение заявленного обозначения исходя из всех доводов возражения.

Как полагает административный орган, во исполнение указания суда кассационной инстанции в дополнительных письменных объяснениях от 14.01.2022, от 21.02.2022, от 25.06.2021 Роспатент раскрыл позицию, приведенную в его решении от 16.06.2020, о существенности различий ранее зарегистрированных товарных знаков и заявленного обозначения, в частности о том, что в заявленном обозначении содержится большое количество элементов разного цвета (белого, синего, голубого, оранжевого, серого, черного), совокупность которых в силу своего разрозненного и разобщенного пространственного расположения не позволяет сделать вывод об их доминирующем положении в обозначении.

Административный орган настаивает на том, что, отменяя решение от 16.06.2020, суд первой инстанции был не вправе обязывать Роспатент предоставлять правовую охрану обозначению по заявке N 2018722567 в качестве товарного знака, поскольку с учетом изложенных в пункте 138 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснений решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку может быть принято только в случае установления фактических обстоятельств, необходимых для вынесения соответствующего решения.

Административный орган оспаривает вывод суда первой инстанции о доминировании в заявленном обозначении цветографического решения в связи с ранее осуществленной Роспатентом регистрацией промышленного образца по патенту N 116995 (который, по мнению суда, является тождественным заявленному обозначению) в силу различий правового регулирования промышленных образцов и товарных знаков. Регистрация промышленного образца не может свидетельствовать о неправомерности вывода административного органа о том, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимает неохраняемая форма АЗС.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В силу абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В случае если все и каждый элементы товарного знака охватываются абзацем первым и подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, правовая охрана таким обозначениям не предоставляется, за исключением случаев, указанных в пункте 1.1 этой статьи.

В случае если только один элемент товарного знака охватывается абзацем первым, подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, правовая охрана таким обозначениям не предоставляется, за исключением случаев, упомянутых в абзаце шестом пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2019 по делу N СИП-376/2018.

В настоящем деле речь идет о случаях, когда один элемент (форма) охватывается подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При направлении дела на новое рассмотрение президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 12.11.2021 обратил внимание на то, что основным вопросом, который подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела, является проверка правильности вывода Роспатента в отношении определения доминирующего элемента заявленного на регистрацию обозначения, поскольку от разрешения данного вопроса зависит возможность регистрации заявленного обозначения с учетом абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что при принятии обжалуемого решения были нарушены нормы материального права (абзац шестой пункта 1 статьи 1483 ГК РФ).

Как следует из абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ регистрация заявленного на регистрацию объемного обозначения с неохраняемой формой обозначения принципиально возможна если доминируют другие элементы. Такое обозначение может быть зарегистрировано с дискламацией формы обозначения.

Из содержания резолютивной части обжалуемого решения усматривается, что в качестве восстановительной меры суд первой инстанции обязал зарегистрировать товарный знак по заявке N 2018722567 без дискламации формы. Таким образом, при выборе восстановительной меры суд первой инстанции не учел, что общество на стадии экспертизы заявленного обозначения согласилось с тем, что форма обозначения является неохраняемой, что следует и из пункта I возражения общества, в котором оно выразило согласие на исключение из правовой охраны контуров изображения автозаправочной станции, очерчивающих форму. Из материалов дела не усматривается, что в ходе рассмотрения дела в суде общество изменило свою позицию и просило признать форму заявленного обозначения охраняемым элементом.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам общество представило письменные пояснения от 05.09.2022, в которых оно подтвердило, что необходимость дискламации формы обозначения не оспаривалась ни заявителем, ни Роспатентом. В рамках судебного процесса заявитель не настаивал на регистрации обозначения с предоставлением охраны его форме.

В письменных пояснениях общество полагает, что допущенная неточность в формулировке резолютивной части обжалуемого решения может быть исправлена путем изменения решения и принятия нового судебного акта, в котором восстановительная мера будет сформулирована следующим образом: "Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности зарегистрировать товарный знак по заявке N 2018722567 с дискламацией формы".

Исходя из изложенного, принимая во внимание то, что в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции лица, участвующие в деле, не оспаривали то обстоятельство, что форма заявленного на регистрацию обозначения является неохраняемой, вывод суда первой инстанции в отношении восстановительной меры в виде обязания зарегистрировать спорное обозначение без дискламации формы, во-первых, преждевременен до определения доминирующего элемента заявленного обозначения, во-вторых, сделан без учета положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и правовых позиций лиц, участвующих в деле.

Это само по себе свидетельствует о незаконности вынесенного судом первой инстанции решения, который обязал Роспатент зарегистрировать товарный знак со всеми охраняемыми элементами (при применении абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ элемент, подпадающий под подпункт 4 пункта 1 названной статьи, исключается из объема охраны).

Различие правовых позиций участвующих в деле лиц состояло в том, что административный орган настаивал на том, что форма обозначения является его доминирующим элементом, поскольку визуально превалирует и занимает в обозначении большую часть.

Общество, напротив, полагало, что именно цветографическое исполнение объемного изображения оказывает решающее влияние на восприятие потребителей и обеспечивает индивидуализирующую функцию заявленному обозначению, являясь доминирующим элементом заявленного обозначения.

С учетом указаний суда кассационной инстанции при новом рассмотрении дела суду первой инстанции следовало установить, является ли доминирующей форма обозначения.

Проверяя вывод Роспатента о том, что доминирующим элементом обозначения в данном случае является его форма, суд первой инстанции исходил из того, что, действительно, в объемных обозначениях форма по определению играет существенную роль. Значимыми признаками, отличающими объемные обозначения, являются трехмерный контур, формообразующие элементы, состав и взаимное расположение элементов, однако значимость формы в объемном цветном изображении (как и, например, значимость словесного элемента в комбинированном обозначении) сама по себе не отменяет наличия индивидуализирующей функции у иных элементов, включая цветовое решение, в том числе в сочетании и совокупности с иными визуально значимыми признаками объемного обозначения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что при рассмотрении дела в кассационном порядке проверке подлежит не результат произведенной судом первой инстанции оценки спорного обозначения, а соблюдение установленной действующим законодательством методологии оценки обозначения с точки зрения возможности предоставления ему правовой охраны.

Как сказано в пункте 6.3.1 Рекомендаций N 197, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Обобщающие материалы Роспатента суд первой инстанции использует только для сравнения правовой позиции, высказанной в конкретном деле, с той позицией, которую упомянутый орган считает срезом своей единообразной практики, и в случае расхождения позиции в конкретном деле с обобщенной позицией - проверяет наличие мотивов изменения подхода административного органа.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу N СИП-762/2021.

Обобщенный подход Роспатента состоит в том, что возможность регистрации заявленного обозначения с дискламацией элемента напрямую обусловлена оценкой положения, которое занимает данный элемент в обозначении.

В тексте принятого по делу судебного акта отсутствует прямое указание: какой из элементов заявленного на регистрацию обозначения является доминирующим.

Суд первой инстанции, несмотря на указания суда кассационной инстанции, так и не установил, является ли доминирующей форма спорного обозначения.

При анализе индивидуализирующей роли словесного элемента "G-Drive" суд первой инстанции констатировал, что исходя из практики самого Роспатента, словесный элемент, как правило, выполняет существенную индивидуализирующую функцию в комбинированном обозначении; ссылка лишь на размер и соотношение элементов признается судом недостаточной для оценки индивидуализирующей способности словесного элемента, который очевидно и явно прочитывается и привлекает внимание при общем восприятии обозначения, в том числе за счет своего расположения и цветового решения, подчеркнутого изобразительными элементами того же яркого цвета.

В отношении выводов о цветографическом решении суд первой инстанции отметил, что сочетание синего и белого цветов обладает различительной способностью среди потребителей услуг АЗС и стойко ассоциируется с группой компаний "Газпром", при этом вывод о доминирующем характере названного элемента обозначения в судебном акте не сделан.

На странице 21 решения суд первой инстанции указывает: "Кроме того, даже если согласиться с не подтвержденным материалами дела мнением Роспатента о значимости того обстоятельства, что словесный элемент заявленного обозначения имеет небольшой размер, а цветографическое оформление само по себе не имеет доминирующего положения и (или) существенно отличается от зарегистрированных знаков, композиция элементов обозначения Роспатентом надлежащим образом оценена не была".

Однако в обжалуемом судебном акте суд первой инстанции также не приводит оценки названной композиции.

С учетом изложенного в виду отсутствия в решении суда первой инстанции аргументов о доминирующем элементе заявленного на регистрацию обозначения президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что при новом рассмотрении дела не выполнены указания суда кассационной инстанции, не были исследованы все обстоятельства повторно, имеющие значение для правильного разрешения спора, хотя от установления доминирующего элемента заявленного на регистрацию обозначения зависит разрешение вопроса о возможности регистрации спорного обозначения с дискламацией формы. Невыполнение указаний суда кассационной инстанции является существенным нарушением норм процессуального права.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным согласиться с доводом кассационной жалобы о том, что, отменяя решение Роспатента от 16.06.2020, суд первой инстанции был не вправе обязывать административный орган предоставлять правовую охрану обозначению по заявке N 2018722567 в качестве товарного знака, поскольку с учетом изложенных в пункте 138 Постановления N 10 разъяснений решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку может быть принято только в случае установления фактических обстоятельств, необходимых для вынесения соответствующего решения.

Таким образом, решению вопроса о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака должно предшествовать установление всех фактических обстоятельств (в отношении доминирующего элемента обозначения, о наличии композиции).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что содержащиеся в настоящем постановлении выводы не предрешают результат спора, а указывают на необходимость его рассмотрения с соблюдением норм материального и процессуального права. В случае если при новом рассмотрении дела суд первой инстанции придет к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого решения недействительным, длительное рассмотрение дела судом должно быть принято во внимание при выборе восстановительной меры.

По результатам проверки законности обжалуемого решения суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебного акта ввиду неполного исследования обстоятельств дела и нарушения норм материального и процессуального права.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в силу пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить перечисленные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, дать оценку всем доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять мотивированное и обоснованное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2022 по делу N СИП-788/2020 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская