Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 октября 2022 г. по делу N СИП-683/2021 Прекращение правовой охраны противопоставленного обозначения влечет за собой изменение итогового вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения между сравниваемыми обозначениями, поскольку указанное обстоятельство означает невозможность дальнейшего противопоставления конкретного средства индивидуализации предложенному обозначению, что, очевидно, влияет на возможность признания спорного обозначения охраноспособным

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 октября 2022 г. по делу N СИП-683/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 октября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 6 октября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зотовым И.Д.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ОРИГАМИ" (ул. Цветочная, д. 2, с. Нагаево, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450900, ОГРН 1130280040660) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125995, ОГРН 1047730015200) от 15.03.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019709747.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Погудина Людмила Геннадьевна (г. Киров), индивидуальный предприниматель Карпеева Ольга Владимировна (Краснодарский край, г. Белореченск), иностранное лицо общество с ограниченной ответственностью "СиЭсАй ЛОЯЛТИ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД" (Авеню Архиепископа Макариоса III, 2-4 Кэпитал Сентер, эт. 9, 10665, Никосия, Кипр), иностранное лицо общество с ограниченной ответственностью СиЭсАй ЛОЯЛТИ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД (Республика Кипр, 2408, Никосия, Псарон, 17 ЗАХАРИАС ПАПАПЕТРУ КОРТ, кв/офис 101, Эгкоми).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ОРИГАМИ" - Белобородова В.С. (по доверенности от 17.12.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кулакова К.В. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-393/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ОРИГАМИ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.03.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019709747.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Погудина Людмила Геннадьевна, индивидуальный предприниматель Карпеева Ольга Владимировна, иностранные лица общества с ограниченной ответственностью "СиЭсАй ЛОЯЛТИ ПАРТНЕРС ЛИМИТЕД".

В обоснование заявленных требований общество указывает на то, что заявленному обозначению ошибочно противопоставлены товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 721370, N 575145, N 615400, поскольку правовая охрана указанным средствам индивидуализации предоставлена с нарушением положений пунктов 6, 10 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По мнению заявителя, препятствий для регистрации обозначения по заявке N 2019709747 в рассматриваемом случае не имеется, так как в композицию принадлежащего ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 185447 входят элементы, образующие перечисленные товарные знаки с более поздним приоритетом.

Дополнительно правовая позиция названного лица изложена в письменных пояснениях от 17.12.2021, 10.03.2022, 18.04.2022, 03.06.2022, 05.10.2022, в которых заявитель ссылается на то, что регистрации вышеназванных товарных знаков, в том числе противопоставленного на основании решения Роспатента от 15.03.2021 товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 304995, были оспорены.

Указанные обстоятельства общество квалифицирует в качестве достаточных для отмены оспариваемого решения от 15.03.2021 с возложением на Роспатент как лица, принявшего незаконный ненормативный правовой акт, судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления по настоящему делу.

Роспатент представил отзыв на заявление, сообщив, что доводы заявителя являются несостоятельным, а принятое решение - законным и обоснованным.

Административный орган сослался на то, что позиция общества не соответствует нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, так как на возможность применения положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ при оценке охраноспособности заявленного обозначения не влияет факт наличия у лица, обратившегося с соответствующей заявкой, иного товарного знака.

Роспатент отметил, что обстоятельства, положенные в основу требований заявителя, не были учтены, поскольку на момент вынесения решения от 15.03.2021 их не существовало.

Между тем Роспатент отметил возможность снятия отдельных оснований для отказа в государственной регистрации обозначения по заявке N 2019709747 в качестве товарного знака.

В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования, настаивал на их удовлетворении.

Представитель Роспатента согласился с тем, что возражение от 10.11.2020 может быть рассмотрено повторно ввиду того, что на данный момент обстоятельства противопоставления спорному обозначению товарных знаков, приведенных в оспариваемом решении, отсутствуют.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзыве на него, выслушав мнение явившегося в судебное заседание представителя лица, участвующего в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к нижеизложенным выводам.

Как следует из материалов дела, словесное обозначение "МАЛИНА" по заявке N 2019709747 с приоритетом от 05.03.2019 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 41, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения 04.09.2020 Роспатентом было принято решение об отказе в его государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части услуг 35-го, всех услуг 36-го и части услуг 43-го классов МКТУ, мотивированное несоответствием этого обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с названным решением, общество 10.11.2020 обратилось в административный орган с возражением против отказа в государственной регистрации обозначения по заявке N 2019709747.

Решением Роспатента от 15.03.2021 в удовлетворении возражения от 10.11.2020 было отказано ввиду выявленного сходства до степени смешения спорного обозначения и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 721370, N 575145, N 615400, N 529638, N 542041, N 304995.

Административный орган констатировал, что заявленное словесное обозначение "МАЛИНА" и противопоставленный словесный товарный знак "МАЛИНА" по свидетельству Российской Федерации N 304995 совпадают во всех элементах, являются тождественными.

Сопоставив предложенное обозначение и оставшиеся товарные знаки, Роспатент подчеркнул их сходство за счет полного фонетического и семантического совпадения доминирующих словесных элементов "Малина/malina".

В отношении графического признака сходства было установлено, что обозначение по заявке N 2019709747 и товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 721370, N 615400, N 529638, N 542041 создают близкий зрительный образ ввиду использования при их написании заглавных букв русского алфавита, выполненных стандартным шрифтом.

Сделав вывод о том, что обозначение по заявке N 2019709747 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 575145 отличаются визуально, Роспатент вместе с тем подчеркнул, что данный факт не оказывает существенного влияния на формирование общего впечатления при восприятии этих обозначений, обусловленного наличием в их композиции слова "Малина/malina", несущего в себе основную индивидуализирующую функцию.

Роспатентом было установлено, что услуги 35-го класса МКТУ "розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям", в отношении которых испрашивалась правовая охрана обозначению по заявке N 2019709747, являются однородными услугам 35-го класса "агентства по импорту-экспорту; продажа аукционная; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 575145, услугам 35-го класса МКТУ "организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 721370 и услугам того же класса МКТУ "продвижение товаров [для третьих лиц], а именно розничная продажа готовых лекарств" содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 615400, поскольку вышеуказанные позиции соотносятся как род/вид (продвижение товаров - розничная и оптовая продажа), имеют одно назначение (продажа товаров) и круг потребителей.

Также Роспатент определил, что услуги 35-го класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц)", в отношении которых испрашивалась правовая охрана обозначению по заявке N 2019709747, однородны услугам 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги РРС", в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 721370, услугам 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; исследования конъюнктурные; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация показов мод в рекламных целях; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров", поименованных в перечне регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 575145 ввиду того, что названные рубрики либо идентичны друг другу, либо соотносятся как вид-род (продвижение товаров - услуги рекламы), характеризуются единством свойств, назначения (продажа товаров), способов оказания и круга потребителей.

Однородность услуги 36-го класса МКТУ "сдача недвижимого имущества в аренду" по перечню заявки N 2019709747 услугам 36-го класса МКТУ "операции с недвижимостью" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 304995 административный орган подчеркнул в связи с тем, что они относятся к одному и тому же виду услуг (услуги в области недвижимости), имеют одно и то же назначение, круг потребителей.

Роспатент посчитал, что услуги 43-го класса МКТУ "услуги кемпингов", приведенные в заявке N 2019709747, являются однородными услугам 43-го класса МКТУ "обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов", содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 529638, N 542041, та как упомянутые позиции в части тождественны, а в другой соотносятся между собой как род-вид (предоставление жилья - предоставление временного проживания).

С учетом изложенных критериев Роспатент пришел к выводу о том, что существование на одном рынке услуг в высокой степени ассоциирующихся друг с другом обозначений введет рядовых потребителей в заблуждение.

Общество, ссылаясь на то, что оспариваемое решение противоречит пункту 6 статьи 1483 ГК РФ и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок подачи заявления обществом соблюден, что не отрицается лицами, участвующими в деле.

Основанием для принятия судом решения о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 6/8)).

В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого решения установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и заявителями не оспариваются.

С учетом даты подачи заявки N 2019709747 (05.03.2019) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Заявителем не оспаривается вывод Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, в связи с чем данный вывод не подлежит проверке судебной коллегией.

Обществом подтверждено и Роспатентом признается, что противопоставление заявленного обозначения товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 304995 было снято с принятием решения Суда по интеллектуальным правам от 02.08.2022 по делу N СИП-104/2021, на основании которого на будущее время с момента внесения в Государственный реестр соответствующей записи была досрочно прекращена правовая охрана этого товарного знака применительно к услуге 35-го класса МКТУ "реклама" и услуге 36-го класса МКТУ "операции с недвижимостью".

Судебная коллегия отмечает, что в силу пункта 1 статьи 1512 ГК РФ в рассматриваемом случае значение имеют и предпринятые заявителем меры по ретроспективному (с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака) прекращению правовой охраны названных средств индивидуализации иных правообладателей.

В ответ на представленные обществом сведения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 721370, N 575145, N 615400 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, о чем были вынесены решения Роспатента от 03.12.2021, 17.11.2021, 03.12.2021, административный орган пояснил, что в настоящее время отсутствуют основания для их противопоставления обозначению по заявке N 2019709747 применительно к услугам 35-го класса МКТУ "розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям".

Прекращение правовой охраны противопоставленного обозначения влечет за собой изменение итогового вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения между сравниваемыми обозначениями, поскольку указанное обстоятельство означает невозможность дальнейшего противопоставления конкретного средства индивидуализации предложенному обозначению, что, очевидно, влияет на возможность признания спорного обозначения охраноспособным.

С учетом изложенного к рассматриваемой ситуации по существу может быть применено разъяснение, содержащееся в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - Постановление N 50), в соответствии с которым с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

По мнению судебной коллегии, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 304995 и частичное аннулирование правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 721370, N 575145, N 615400 является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом смысла разъяснений, содержащихся в пункте 33 Постановления N 50, основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Поскольку Роспатент при принятии оспариваемого акта не мог учесть анализируемые обстоятельства, так как на момент вынесения решения Роспатента от 15.03.2021 правовая охрана всех противопоставленных товарных знаков действовала, отмена оспариваемого ненормативного правового акта административного органа не свидетельствует о его неправомерности.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 Постановления N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежат отнесению на Роспатент.

Указанное следует прежде всего из того, что приведенные обстоятельства не порочат законность утвержденного Роспатентом решения от 15.03.2021, потому как возникли в результате совершения обществом, руководствующимся выводами этого решения, действий, направленных на преодоление выявленных административным органом препятствий предоставлению правовой охраны заявленному обозначению путем инициирования соответствующих судебных разбирательств и административных процедур.

Риски несовершения этих действий ранее с целью беспрепятственной регистрации обозначения по заявке N 201970974 относятся на общество.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 15.03.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 10.11.2020 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2019709747.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 10.11.2020.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур