Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2022 г. N С01-1548/2022 по делу N А68-4301/2021 Суд отменил судебные решения и направил дело о признании недействительным представления в части устранения нарушений законодательства об интеллектуальной собственности на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку вывод судов об утрате документацией конфиденциальности, поскольку она была раскрыта обществу как изготовителю изделия, а также передавалась в рамках военно-технического сотрудничества иностранным государствам, в отсутствие иных доказательств, нельзя признать обоснованным

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 октября 2022 г. N С01-1548/2022 по делу N А68-4301/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 11 октября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 октября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Снегура А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Министерства обороны Российской Федерации (ул. Знаменка, д. 19, Москва, 119019, ОГРН 1037700255284) на решение Арбитражного суда Тульской области от 31.01.2022 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2022 по делу N А68-4301/2021

по заявлению акционерного общества "Машиностроительный завод "Штамп" им. Б.Л. Ванникова" (ш. Веневское, д. 4, г. Тула, 300004, ОГРН 1127154040012) к прокуратуре Тульской области (пр-кт Ленина, д. 55, г. Тула, 300012, ОГРН 1027100507213) о признании недействительным представления от 30.03.2021 N 7-03-2021 в части устранения нарушений законодательства об интеллектуальной собственности,

с участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства обороны Российской Федерации и акционерного общества "Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова" (ул. Щегловская засека, д. 59, г. Тула, 300004, ОГРН 1117154036911).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Министерства обороны Российской Федерации - Берхамова А.А. (по доверенности от 25.11.2020);

от акционерного общества "Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова" - Животова Н.А. (по доверенности от 25.06.2022), Панов К.О. (по доверенности от 28.05.2021);

от прокуратуры Тульской области - Хроменков И.Р. (по доверенности от 07.10.2022);

от акционерного общества "Машзавод "Штамп" - Садыков Р.Э. (по доверенности от 03.12.2021), Шахова Е.М. (по доверенности от 20.06.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Машиностроительный завод "Штамп" им. Б.Л. Ванникова" (далее - завод, общество "Машиностроительный завод "Штамп") обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением к прокуратуре Тульской области (далее - прокуратура) с требованиями о признании недействительным представления прокуратуры Тульской области от 30.03.2021 N 7-03-2021 в части устранения нарушений законодательства об интеллектуальной собственности - обязании заключить лицензионные договоры и осуществить лицензионные платежи.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство обороны Российской Федерации (далее - министерство, Минобороны России) и акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова" (далее - общество "Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова").

Решением Арбитражного суда Тульской области от 31.01.2022, оставленным без изменения Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2022, представление Тульской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 30.03.2021 N 7-03/2021 в оспариваемой части признано незаконным.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Минобороны России обратилось в Арбитражный суд Центрального округа с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.

В обоснование кассационной жалобы министерство ссылается на то, что выводы, изложенные в судебных актах, напрямую противоречат нормам действующего гражданского законодательства и расходятся с уже сложившейся правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации по делам подобной категории.

По мнению Минобороны России, выводы судов первой и апелляционной инстанций о неприменении к конструкторским документам на изделие 9-Н-623 (З-ЛО-18) и содержащимся в них сведениям положений постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.1998 N 1132 "О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения" (далее - Постановление N 1132), а также статьи 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) являются неправомерными.

Так, министерство указывает, что в материалах дела имеются доказательства, которые в соответствии с вышеуказанными положениями действующего законодательства свидетельствуют о принадлежности Российской Федерации комплекса исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации на выполнение опытно-конструкторских работ "Разработка звена, предназначенного для комплектования патронных лент к автоматическим пушкам калибра 30 мм" (шифр "Конкурс") и опытно-конструкторских работ "Отработка 30 мм выстрелов с ОФЗ и ОТ снарядов к высокострельной облегченной автоматической артустановке "А-213" (шифр "КФ10-024-63).

При этом податель кассационной жалобы обращает внимание на то, что в соответствии со сложившейся судебной практикой имеющееся в материалах дела регистрационное свидетельство (серия ФА N 003153), выданное в отношении технических решений, приемов и способов, полученных в ходе выполнения опытно-конструкторских работ "Разработка звена, предназначенного для комплектования патронных лент к автоматическим пушкам калибра 30 мм" (шифр "Конкурс"), является достаточным доказательством принадлежности Российской Федерации исключительных прав на данный объект. По мнению министерства, доказательств обратного обществом "Машиностроительный завод "Штамп" не представлено.

Со ссылкой на положения Федерального закона от 19.07.1998 N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными организациями" (далее - Федеральный закон N 114-ФЗ), Федерального закона от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 22.03.2012 N 233 "Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения" (далее - Постановление N 233), а также судебную практику, министерство указывает на обязательность заключения лицензионного договора на предоставление права использования в продукции военного назначения, поставляемой за рубеж, результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Российской Федерации.

Минобороны России полагает, что технические решения, приемы и способы, содержащиеся в документации (конструкторской, технологической, эксплуатационной, программной или иной документации), представляют собой секрет производства (ноу-хау) и являются самостоятельным охраняемым результатом интеллектуальной деятельности в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 1225 ГК РФ, права на который принадлежат Российской Федерации.

Министерство также указывает на необоснованность и несоответствие фактическим обстоятельствам дела выводов судов первой и апелляционной инстанций о нарушении конфиденциальности информации, содержащейся в документации, за счет ее раскрытия обществу "Машиностроительный Завод "Штамп" как изготовителю изделия, а также передачи в рамках военно-технического сотрудничества иностранным государствам.

Прокуратура представила отзыв на кассационную жалобу, в котором поддерживает все изложенные в ней доводы, просит обжалуемые судебные акты отменить.

В отзывах на кассационную жалобу общество "Машиностроительный завод "Штамп", общество "Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова" просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель министерства поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель прокуратуры поддержал правовую позицию министерства.

Представители общества "Машиностроительный завод "Штамп", общества "Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова" возражали против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзывах.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 Постановления N 1132 установлено, что права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения (далее - результаты интеллектуальной деятельности), полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу настоящего постановления они не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной.

Согласно пункту 16 Постановления N 233 при осуществлении военно-технического сотрудничества, а также внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции в случае использования при ее производстве результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, государственные заказчики заключают с организациями-разработчиками и производителями продукции военного, специального и двойного назначения, указанными в решении о ее экспорте, лицензионные договоры о предоставлении им права использования при выполнении контрактных обязательств результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации.

За предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, взимаются лицензионные платежи. Порядок взимания платежей, их предельные размеры, сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты платежей, уменьшения их размеров или возврата устанавливаются Федеральной службой по интеллектуальной собственности по согласованию с Минобороны Российской Федерации, другими государственными заказчиками продукции военного назначения, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Министерством финансов Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного нрава способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиару (пункт 1 статьи 1235 ГК РФ).

Как следует из материалов дела и установлено судами, Тульской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах осуществлена проверка исполнения обществом "Машиностроительный завод "Штамп" законодательства об интеллектуальной собственности при выполнении государственного оборонного заказа и участии в военно-техническом сотрудничестве.

Проверкой установлено, что во исполнение заключенных соглашений и дополнений общество "Машиностроительный завод "Штамп" осуществляло поставку изделий иностранным заказчикам.

Полагая, что изготовленная и поставленная обществом "Машиностроительный завод "Штамп" продукция военного назначения содержит результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации, прокурор пришел к выводу о том, что заводом нарушены требования законодательства в части своевременности направления государственному заказчику соответствующих документов и сведений, и, как следствие, невнесения лицензионных платежей.

Не согласившись с представлением в части устранения нарушений законодательства об интеллектуальной собственности путем обязания заключить с Минобороны России лицензионные договоры и оплатить их, истец обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением о признании его в указанной части недействительным.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что изготовленная и поставленная обществом "Машиностроительный завод "Штамп" продукция военного назначения не содержит результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации.

Суд первой инстанции установил, что сведения, которые Минобороны России считает секретом производства (ноу-хау), стали известны истцу на законных основаниях как изготовителю изделий. При этом по состоянию на 1981 - 1982 годы в законодательстве отсутствовало правовое регулирование вопросов, касающихся ноу-хау.

Приняв во внимание изложенное, суд первой инстанции заключил, что прокуратура не представила доказательства использования заявителем результатов интеллектуальной деятельности, в связи с использованием которых требуется заключение лицензионных договоров.

Кроме того, суд первой инстанции указал на то, что прокуратура в рассматриваемом случае вышла за пределы своей компетенции, поскольку в нее не входит применение мер к понуждению хозяйствующих субъектов к заключению лицензионного договора и его оплате. Для разрешения вопросов о защите прав на результаты интеллектуальной собственности, в том числе относительно их использования, понуждения к заключению лицензионного договора и взысканием лицензионных платежей, предусмотрен судебный порядок рассмотрения дел.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подтвердил правильность выводов суда первой инстанции.

Между тем Суд по интеллектуальным правам, принимая во внимание доводы кассационной жалобы, не может признать указанные выводы судов обоснованными.

Так, суд первой инстанции указал, что право требования лицензионных платежей за использование результатов интеллектуальной деятельности Российской Федерации возникает только при наличии на данные права патентной защиты. Приняв во внимание тот факт, что направленные в адрес общества "Машиностроительный завод "Штамп" проекты лицензионных договоров не содержали указания на используемый заводом результат интеллектуальной деятельности с указанием номера патента, как предусмотрено подпунктом 1 части 6 статьи 1235 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что министерством не были представлены доказательства необходимости заключения лицензионных договоров.

Кроме того, указывая на неприменение к конструкторским документам на изделие 9-Н-623 (З-ЛО-18) и содержащимся в них сведениям положений, содержащихся в Постановлении N 1132, а также нормы статьи 1465 ГК РФ, суды первой и апелляционной инстанций установили, что об указанной документации стало известно третьим лицам, у которых к ней имеется свободный доступ на законном основании.

Между тем суды первой и апелляционной инстанции не приняли во внимание следующие обстоятельства.

Как указывалось ранее, в соответствии с пунктом 1 Постановления N 1132, права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу настоящего Постановления они не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной.

При этом, несмотря на то, что пункт 16 Правил, утвержденных Постановлением N 233, не предусматривает непосредственную обязанность лица, осуществляющего права на принадлежащие Российской Федерации результаты деятельности, по заключению лицензионного договора с государственным заказчиком, он указывает на обязательный характер заключения такого договора независимо от действительной воли сторон, что является исключением из общего правила об автономии воли потенциальных субъектов договорных правоотношений.

В рамках предмета настоящего спора рассматривается конструкторская, технологическая и другая нормативно-техническая документация на выполнение опытно-конструкторских работ "Разработка звена, предназначенного для комплектования патронных лент к автоматическим пушкам калибра 30 мм" (шифр "Конкурс") и опытно-конструкторских работ "Отработка 30 мм выстрелов с ОФЗ и ОТ снарядов к высокострельной облегченной автоматической артустановке "А-213" (шифр "КФ10-024-63).

С учетом положений Постановления N 1132, а также наличия в материалах дела регистрационного свидетельства серии ФА N 003153, суд полагает заслуживающим внимания довод Минобороны России о принадлежности Российской Федерации технических решений, приемов и способов, полученных в ходе выполнения опытно-конструкторских работ "Разработка звена, предназначенного для комплектования патронных лент к автоматическим пушкам калибра 30 мм" (шифр "Конкурс").

В представленных в материалы дела проектах лицензионных договоров содержатся положения о конфиденциальном характере сведений, представляющих собой предмет лицензионного договора: о наличии коммерческой ценности, выразившейся в определенной стоимости за предоставленное право использования этих сведений, о конфиденциальности и ответственности сторон за ее нарушение при исполнении обязательств, об отсутствии свободного доступа к таким сведениям третьих лиц.

В соответствии со статьей 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

При этом секреты производства относится к результатам интеллектуальной деятельности, в отношении которых выдача патентов действующим законодательством не предусмотрена.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции поддерживает позицию Минобороны России о том, что предмет лицензионных договоров охватывается понятием секрета производства (ноу-хау).

Данный вывод соответствует правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 22.06.2015 N 305-КГ15-5710 по делу N А40-179244/2013.

Согласно статье 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах. При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора. Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Требованием, предъявляемым к таким результатам интеллектуальной деятельности, как ноу-хау, является конфиденциальный характер сведений, в результате которого указанные сведения имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность.

При этом обязанность введения режима коммерческой тайны законодательством не установлена.

В то же время не является нарушением конфиденциальности сообщение сведений, составляющих секрет производства, органам государственной власти, иным лицам, имеющим право получать такие сведения в силу закона или договора.

С учетом изложенного обоснованным является довод министерства о том, что не может считаться нарушением конфиденциальности передача документации, содержащей секрет производства (ноу-хау), изготовителям продукции военного назначения, так как изготовители продукции военного назначения входят в оборонно-промышленный комплекс и на законных основаниях получают доступ к данной документации с целью изготовления продукции.

Кроме того, не является нарушением конфиденциальности передача документации, содержащей секрет производства (ноу-хау), в рамках военно-технического сотрудничества с иностранным государством. Порядок осуществления такой процедуры урегулирован нормами Федерального закона N 114-ФЗ.

На основании изложенного вывод судов первой и апелляционной инстанций об утрате документацией конфиденциальности, поскольку она была раскрыта обществу "Машиностроительный Завод "Штамп" как изготовителю изделия, а также передавалась в рамках военно-технического сотрудничества иностранным государствам, в отсутствие иных доказательств, нельзя признать обоснованным.

С учетом изложенного выводы судов нижестоящих инстанций о наличии оснований для признания представления прокуратуры от 30.03.2021 N 7-03/2021 незаконным являются преждевременными и недостаточно обоснованными.

Таким образом, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права, в связи с чем они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тульской области от 31.01.2022 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2022 по делу N А68-4301/2021 отменить.

Дело N А68-4301/2021 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

С.П. Рогожин

А.А. Снегур