Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2022 г. по делу N СИП-671/2022 Суд отменил решение Роспатента и признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, поскольку сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 декабря 2022 г. по делу N СИП-671/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 6 декабря 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "СПАР Миддл Волга" (ул. Героя Попова, д. 43 В, оф. 15, Нижний Новгород, 603058, ОГРН 1055233077569) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 704806.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Молодые и красивые" (ул. Никопольская, д. 4А, пом. 2, Москва, 117403, ОГРН 1157746236185).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "СПАР Миддл Волга" - Синицына А.Ю. (по доверенности от 01.07.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 24.02.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Молодые и красивые" - Азизбекян И.А. (по доверенности от 22.08.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СПАР Миддл Волга" (далее - заявитель, общество "СПАР") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 704806, и об обязании Роспатента прекратить правовую охрану данного товарного знака в отношении услуг 35-го класса "демонстрация товаров; распространение образцов; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа товаров; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" и услуг 43-го класса "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Молодые и красивые" (далее - общество "Молодые и красивые", третье лицо).

Заявленные требования мотивированы необоснованностью выводов Роспатента о соответствии спорного товарного знака положениям подпунктов 2 и 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

Как указывает заявитель, Роспатент неправомерно не признал словесный элемент "ЖАРИМ" спорного товарного знака неохраняемым для оспариваемых услуг 43-го класса МКТУ на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, а словесный элемент "ЛЕПИМ И ЖАРИМ" - неохраняемым для всех оспариваемых услуг 35-го и 43-го классов МКТУ в силу положений подпунктов 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Ссылаясь на то, что слово "жарить" в применении к услугам общественного питания означает "производить тепловую кулинарную обработку продуктов с целью доведения до кулинарной готовности при температуре, обеспечивающей образование на их поверхности специфической корочки", заявитель считает необходимым воспринимать этот слово в качестве термина. Соответственно таким термином с его точки зрения является и словесный элемент "ЖАРИМ" спорного товарного знака.

Общество "СПАР" полагает, что вопреки позиции Роспатента, для установления смыслового значения словесного элемента "ЛЕПИМ И ЖАРИМ СВЕЖИЕ ЧЕБУРЕКИ" не требуется проведения каких-либо дополнительных исследований, поскольку оно является общеизвестным для рядового российского потребителя услуг общественного питания, в силу чего является описательным для этих услуг.

По мнению заявителя, в отношении оспариваемых услуг 35-го класса МКТУ, объектом которых являются пищевые продукты, словесный элемент спорного товарного знака в целом не обладает различительной способностью, так как прямо указывает на товар (пищевой продукт) и связанные с его рекламой и продвижением услуги, т.е. указывает на назначение услуг, а следовательно, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. В отношении услуг, не связанных с продвижением и торговлей пищевыми товарами, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

Общество "СПАР" полагает неправомерным вывод Роспатента о приобретении спорным товарным знаком различительной способности вследствие интенсивного использования, поскольку административный орган принял во внимание использование обществом "Молодые и красивые" иного товарного знака, имеющего существенные концептуальные и графические отличия.

Роспатент и третье лицо в отзывах возражают против удовлетворения требований заявителя, полагая, что оспариваемое решение Роспатента является законным и обоснованным.

Представитель заявителя в судебном заседании просил удовлетворить заявленные требования.

Представители Роспатента и общества "Молодые и красивые" просили отказать в удовлетворении требований заявителя.

Выслушав явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для частичного признания недействительным оспариваемого ненормативного акта, ввиду следующего.

Как установлено судом, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 704806 зарегистрирован с приоритетом от 06.06.2018 на имя общества "Молодые и красивые" в отношении в том числе указанных услуг 35-го и 43-го классов МКТУ.

Общество "СПАР" 14.09.2021 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, доводы которого сводились к следующему:

общество "Молодые и красивые" обратилось с претензией к обществу "СПАР" в связи с использованием последним при маркировке продуктов питания собственного производства (пельменей) словесных элементов "ЛЕПИМ. ЖАРИМ" с требованием о прекращении нарушения исключительного права на оспариваемый товарный знак и выплате компенсации, затем третье лицо предъявило к обществу "СПАР" иск о защите исключительного права на этот товарный знак;

в спорном товарном знаке словесный элемент "ЛЕПИМ И ЖАРИМ" занимает центральное положение, акцентирует на себе внимание потребителей за счет пространственного расположения, крупного размера и простого легко читаемого шрифтового исполнения, в связи с чем является доминирующим и выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака, при этом неохраняемый словесный элемент "Свежие чебуреки" рассматривается в неразрывной связи со словесным элементом "ЛЕПИМ И ЖАРИМ", образует грамматически и семантически связанное предложение русского языка с единой целью высказывания;

изобразительные элементы в рассматриваемом знаке в виде простых геометрических фигур, пунктира и прямых линий носят очевидно вспомогательный характер, не оказывают влияния на восприятие его словесных элементов и служат средством его оформления (обрамления);

семантическое значение, заложенное в анализируемой фразе, понятно среднему российскому потребителю без необходимости домысливания и вне зависимости от контекста употребления как прямое указание на товар (пищевой продукт), способ его производства и приготовления, а также на сопутствующие услуги по приобретению и употреблению такого пищевого продукта;

оспариваемые услуги 43-го класса МКТУ относятся к категории предприятий общественного питания, которые изготавливают пищевые продукты;

пункт 105 Межгосударственного стандарта "Услуги общественного питания. Термины и определения", ГОСТ 31985-2013 от 27.06.2013 (далее - ГОСТ 31985-2013), относит жарку (существительное от глагола "жарить") к терминам в области услуг общественного питания, определяет ее как тепловую кулинарную обработку продуктов с целью доведения до кулинарной готовности при температуре, обеспечивающей образование на их поверхности специфической корочки, в связи с чем слово "ЖАРИМ" подлежит признанию неохраняемым для всех оспариваемых услуг 43-го класса МКТУ на основании положений подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ;

услуги 35-го класса МКТУ, оказываемые в области продуктов питания, находятся в тесной взаимосвязи с услугой общественного питания, соответственно, в отношении этих услуг, объектом которых являются пищевые продукты, словесные элементы "ЛЕПИМ И ЖАРИМ Свежие чебуреки" в целом не обладает различительной способностью, так как прямо указывает на вид и назначение услуг, в то время как для оспариваемых услуг 35-го класса МКТУ, не относящихся к реализации продуктов питания, не подразумевающих лепку, варку или иное приготовление продуктов питания как своей составляющей, словесный элемент "ЛЕПИМ И ЖАРИМ Свежие чебуреки" в целом способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг;

Роспатентом на имя различных правообладателей зарегистрированы товарные знаки, в которых словесные элементы исключены из правовой охраны, поскольку указывают на вид оказываемых услуг и/или способ их оказания.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатент решением от 29.04.2022 отказал в его удовлетворении.

Установив, что словесный элемент "ЛЕПИМ И ЖАРИМ" оспариваемого товарного знака отсутствует в каких-либо терминологических словарях, административный орган пришел к выводу о том, что данное обозначение не является термином в области деятельности, относящейся к услугам 35-го и 43-го классов МКТУ. Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений из словарей, энциклопедий, справочников, анализ которых подтвердил бы вывод о том, что это обозначение является термином в конкретной области.

Установив в результате семантического анализа обозначения "ЛЕПИМ И ЖАРИМ" многозначность этих слов, Роспатент указал, что для установления семантики данных элементов, соединенных между собой союзом "и", среднему российскому потребителю необходимы будут дополнительные рассуждения и домысливания.

Как отметил административный орган, словесные элементы "ЛЕПИМ И ЖАРИМ" в контексте со словесными элементами "свежие чебуреки" могут наводить на мысль о том, что они относятся к способу производства и приготовлению товара "чебуреки". Однако, указанные элементы не могут являться описательными для испрашиваемых в возражении услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, поскольку услуги 35-го класса МКТУ относятся непосредственно к услугам посреднических организаций, направлены на рекламирование и продвижение товаров для третьих лиц, а услуги 43-го класса МКТУ нацелены на создание условий для потребления продукции организации общественного питания.

В связи с этим Роспатент констатировал, что словесные элементы "ЛЕПИМ И ЖАРИМ" оспариваемого товарного знака напрямую не указывают на услуги 35-го и 43-го классов МКТУ, не являются прямой характеристикой обозначенных услуг, не являются описательными, а будут восприниматься потребителями как носящие фантазийный характер.

В силу установленного факта фантазийности оспариваемого товарного знака для услуг 35-го и 43-го классов МКТУ административный орган пришел к тому выводу, что оно не является ложным и не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно вида, способа производства и приготовления пищевых продуктов. Данное обстоятельство свидетельствует, по мнению Роспатента, о том, что спорный товарный знак обладает различительной способностью и воспринимается как средство индивидуализации правообладателя.

Оценив представленные третьим лицом документы, Роспатент счел, что они подтверждают приобретение спорным товарным знаком различительной способности в качестве средства индивидуализации услуг 43-го класса МКТУ (кафе, рестораны) в результате его интенсивного использования до даты приоритета товарного знака.

Не согласившись с указанным решением, общество "СПАР" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта компанией соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), содержит отказ в удовлетворении поданного заявителем возражения, и затрагивает его права и законные интересы.

В пункте 27 Постановления N 10 разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (06.06.2018) применимыми правовыми актами для оценки его охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В силу пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 этой статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Судебная коллегия отмечает, что при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании положений пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на их основании возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из того, что: восприятие этого обозначения осуществляется потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Согласно подходу, изложенному в пункте 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), заявляемые на регистрацию обозначения могут включать описательные элементы или состоять из них.

Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана.

Если возникает вопрос - является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1) Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

2) Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

При этом для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети "Интернет".

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Упомянутая норма материального права закрепляет абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касается случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как разъяснено в подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций N 39, элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту имеется в виду пункт 3.1

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ охватываются лишь обозначения, которые ложно указывают на свойства того товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана. Обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными (способными ввести в заблуждение) в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не являются.

В абзаце седьмом подпункта 1 пункта 3 Рекомендаций N 39 отмечено, что вопрос о том, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), рассматривается в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения. Одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

Как разъяснено в подпункте 2 пункта 3 Рекомендаций N 39, в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопрос: "Описывает ли элемент товары ложно?"; "Может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение?". Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель. Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Здесь и далее по тексту имеется в виду пункт 3.2

Таким образом, в отношении конкретных товаров и услуг предполагаемая ложная ассоциация обозначения в отношении конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Суд по интеллектуальным правам полагает обоснованным вывод Роспатента о том, что словесный элемент "ЖАРИМ" спорного товарного знака не является термином применительно к положениям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Как верно отметил административный орган, из представленного обществом "СПАР" ГОСТа 31985-2013 не следует, что слово "жарка" является термином в области услуг общественного питания. Слово "жарка" фигурирует только лишь как способ кулинарной обработки сырья и пищевых продуктов.

Заявитель полагает, что глагол "жарим", будучи образованным от слова "жарка", также представляет собой термин. Между тем из положений подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ следует, что не допускается использование в качестве товарных знаков обозначений, являющихся терминами, в том виде, в котором они зафиксированы в соответствующем терминологическом источнике. Вместе с тем элемент "жарим" как таковой в терминологических источниках отсутствует, что обусловливает соответствие этого словесного элемента положениям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В то же время судебная коллегия не может признать обоснованными выводы административного органа, сделанные при разрешении вопроса о соответствии спорного товарного знака положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в отношении услуг 43-го класса МКТУ, ввиду следующего.

Как верно установил Роспатент, словесные элементы "ЛЕПИМ И ЖАРИМ" имеют следующие значения:

"Лепим" от слова "лепить" - 1. кого (что). Делать изображение, сооружать из пластического, мягкого материала. Лепить из глины. Лепить соты; 2. что. То же, что приклеивать (разг.). Лепить марки на конверты; 3. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). С силой бить, залепляя, забрасывая (разг.). Снег лепит в окна.; совер. вылепить, - плю, -пишь; -пленный (к 1 знач.), налепить, -леплю, -лепишь; -лепленный (ко 2 знач.), слепить, слеплю, слепишь; слепленный (к 1 знач.) и залепить, -лепит; - лепленный (к 3 знач.).; сущ. лепка, -и, жен. (к 1 знач.); прил. лепной, -ая, -ое (к 1 знач.). Лепные работы (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.);

"Жарим" от слова "жарить" - 1. кого (что). Приготовлять (пищу), держать на сильном жару без воды, в масле, жире. Ж. котлеты; 2. что. Подвергать действию сильного жара, прокаливать (зёрна, семена). Ж. семечки. Ж. кофе; 3. (1-ое лицо и 2-е лицо не употр.). О солнце: обжигать лучами, палить (разг.). Ну и жарит (безл.) сегодня!; 4. Употр. вместо любого глагола для обозначения быстрого, энергичного действия (прост.). Ж. на гармошке. Жарь во всю по улице (беги).; совер. зажарить, -рю, -ришь (к 1 знач.) и изжарить, -рю, -ришь (к 1 знач.)., сущ. жаренье, -я, ср. (к 1 и 2 знач.) и жарка, -и, жен. (к 1 и 2 знач.), прил. жарочный, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.). Ж. шкаф (духовка) (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949- 1992).

По мнению административного органа, необходимость дополнительных рассуждений и домысливания обусловлена многозначностью обеих анализируемых лексических единиц.

Вместе с тем Роспатент не принял во внимание, что все оспариваемые услуги 43-го класса МКТУ относятся к виду предприятий общественного питания, непосредственно связаны с приготовлением и потреблением пищевых продуктов. Более того, в формулировках некоторых оспариваемых услуг "приготовление" пищи напрямую указано (услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом).

Исходя из прямого семантического значения словесной части спорного товарного знака "ЛЕПИМ И ЖАРИМ", оно непосредственно указывает на вид и способ осуществления спорных услуг 43-го класса "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом".

Для установления смыслового значения словесного элемента "ЛЕПИМ И ЖАРИМ" не требуется проведения каких-либо дополнительных исследований, поскольку оно является общеизвестным для рядового российского потребителя услуг общественного питания. Иные значения данных слов, приведенные административным органом (например, "жарить на гармошке", "жарь во всю по улице, беги") в отношении услуг 43-го класса МКТУ потребителем не воспринимаются и не учитываются.

Причем, с точки зрения судебной коллегии, восприятие словесного элемента "ЛЕПИМ И ЖАРИМ" именно в названном семантическом значении применительно к спорным услугам 43-го класса МКТУ возникает безотносительно к наличию в спорном товарном знаке словесного элемента "СВЕЖИЕ ЧЕБУРЕКИ". В то же время этот словесный элемент очевидно способствует усилению указанного семантического значения.

Таким образом, в отношении услуг 43-го класса МКТУ доминирующий охраняемый словесный элемент "ЛЕПИМ И ЖАРИМ" спорного товарного знака представляет собой прямое указание на вид и способ оказания услуг, следовательно, не соответствует норме подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Вопреки выводам административного органа, общество "Молодые и красивые" не доказало приобретение различительной способности спорным обозначением в результате интенсивного использования.

В силу положений подпункта 1 пункта 1.1. статьи 1483 ГК РФ и пункта 2.1 Рекомендаций N 39, правовая охрана обозначениям, не обладающим различительной способностью, предоставляется, если заявителем представлены документы, подтверждающие объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, объемы затрат на рекламу товаров и т.д., а также сведения, согласно которым на дату приоритета заявленного обозначения потребитель был знаком с продукцией заявителя, маркированной данным обозначением, и ассоциировал эту продукцию непосредственно с деятельностью заявителя

Таким образом, важным вопросом, подлежащим исследованию при оценке приобретения конкретным обозначением различительной способности (способности индивидуализировать товар конкретного хозяйствующего субъекта), является восприятие такого обозначения потребителем: возникает ли у потребителя ассоциативная связь между спорным обозначением, конкретным хозяйствующим субъектом и товарами, реализуемыми этим лицом.

Как указано выше, оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Вывод о приобретенной различительной способности мотивирован административным органом, прежде всего, тем, что правообладатель с 2015 года успешно осуществляет деятельность кафе и ресторанов под обозначением "ЛЕПИМ и ВАРИМ", "ЛЕПИМ и ЖАРИМ". "ЛЕПИМ И ВАРИМ" представляет собой большую сеть кафе, состоящую из 33 действующих заведений по всей территории России и за рубежом: 13 пельменных в Москве, 4 в Алматы, по 3 в Санкт-Петербурге и Казани, по 2 в Краснодаре, Калининграде, Якутске и Нур-Султане, по 1 в Туле и Екатеринбурге, что свидетельствует о широкой известности кафе "ЛЕПИМ и ВАРИМ" среди потребителей.

Вместе с тем данные выводы не относимы к настоящему делу, поскольку касаются иного товарного знака, имеющего существенные отличия, в том числе в части элементов, признанных Роспатентом охраняемыми.

В отношении использования спорного обозначения Роспатент сослался на представленные третьим лицом сведения о том, что в 2018 году в г. Москве было открыто кафе "ЛЕПИМ и ЖАРИМ", которое "за счет известности пельменной "ЛЕПИМ и ВАРИМ" сразу приобрело популярность и интерес со стороны потребителей".

Вместе с тем данное суждение Роспатента бездоказательно и не подтверждается материалами дела.

В то же время приведенные административным органом сведения, касающиеся финансовых показателей деятельности кафе "ЛЕПИМ и ЖАРИМ", не свидетельствуют о приобретении различительной способности спорным обозначением в отношении рассматриваемых услуг 43-го класса МКТУ.

Так, представленные доказательства свидетельствуют о том, что оспариваемый товарный знак использовался правообладателем непродолжительный период (менее 1 календарного года) в одном заведении (кафе). Использование товарного знака было прекращено правообладателем более чем за 2.5 года до подачи возражения. Представленные документы не свидетельствуют о том, что на дату подачи возражения средний российский потребитель был осведомлен и ассоциировал спорный товарный знак с услугами правообладателя.

Не свидетельствуют об этом и немногочисленные сведения о данном кафе в сети Интернет, в том числе отзывы потребителей.

Рассмотрев выводы административного органа, сделанные им при оценке соответствия спорного товарного знака положениям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в отношении услуг 35-го класса МКТУ, суд находит их обоснованными.

Как верно указал Роспатент, словесные элементы "ЛЕПИМ и ЖАРИМ" не могут являться описательными для испрашиваемых в возражении услуг 35-го класса МКТУ, поскольку данные услуги относятся непосредственно к услугам посреднических организаций, и направлены на рекламирование и продвижение товаров для третьих лиц, эти словесные элементы напрямую не указывают на услуги 35-го класса МКТУ, не являются прямой характеристикой таких услуг, не являются описательными, а будут восприниматься потребителями как носящие фантазийный характер.

В силу установленного факта фантазийности оспариваемого товарного знака для услуг 35-го класса МКТУ административный орган пришел к правильному выводу о том, что оно не является ложным и не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно вида, способа производства и приготовления пищевых продуктов.

При этом применительно к перечню товаров 35-го класса МКТУ возникающие ассоциации являются неправдоподобными.

С учетом изложенного выше оспариваемое решение Роспатента в части выводов, относящихся к услугам 43-го класса МКТУ, противоречит закону и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным в этой части как не соответствующее подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В силу пункта 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, указывает на обязанность соответствующих органов образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия.

Учитывая, что в рассматриваемом случае существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения отсутствуют, в то время как судом установлено несоответствие спорного товарного знака положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ в части услуг 43-го класса МКТУ, суд полагает необходимым признать недействительным предоставление правовой охраны этому товарному знаку в отношении данных услуг.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "СПАР Миддл Волга" (ОГРН 1055233077569) удовлетворить частично.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2022 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 704806 в отношении услуг 43-го класса "закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков как не соответствующее подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 704806 в отношении указанных услуг.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СПАР Миддл Волга" 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

С.П. Рогожин

А.А. Снегур