Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2023 г. по делу N СИП-47/2022 Суд отказал в досрочном прекращении на территории РФ правовой охраны товарного знака по международной регистрации, поскольку использование товарного знака в спорный период документально подтверждено

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2023 г. по делу N СИП-47/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 января 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 19 января 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адняевым М.М., рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd. (Rm 203-12, 2/F, North Block 6, Polyacer E-Commerce Industrial Centre 283 Nao'ao Rd, Shantou, Guangdong, (КНР)) к иностранному лицу Ferrero S.P.A. (Via Pancalieri 1, Casalgrasso (CN) CAP 12030 (Италия)) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 689359.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, г. Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd. - Каримов Д.А. (по доверенности от 13.08.2021);

от иностранного лица Ferrero S.P.A. - Коломыцева Ю.М. (по доверенности от 31.05.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Guangdong Funway Food Co., Ltd. (далее - компания Guangdong Funway Food) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Ferrero S.P.A. (далее - компания Ferrero) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 689359 в отношении товаров 30-го класса "кондитерские изделия" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Ответчик в отзыве не согласился с заявленными требованиями, считает, что истец не представил доказательств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, указывает, что товарный знак использовался в спорный период по смыслу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Истец и ответчик дополнительно представили письменные пояснения в обоснование своих правовых позиций.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, просили иск удовлетворить.

Представители ответчика против удовлетворения заявленных исковых требований возражали.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака истец указывает, что использует обозначение "СЮРПРИЗ" на своих товарах - изделиях из шоколада, печенье с игрушкой-сюрпризом, реализуемых через партнеров истца на территории Российской Федерации. При этом несколько партий товара, изготовленного истцом, были арестованы на территории Российской Федерации конфискована по делам N А32-56264/2020, N А32-3087/2021 и N А32-28515/2021, в рамках которых рассматривался спор о привлечении импортера товаров к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ в связи с незаконным использованием товарных знаков истца, в частности спорного товарного знака.

По мнению истца ответчик не использует спорный товарный знак на территории России в отношении спорных товаров непрерывно в течение трех лет.

В указанной связи истец считает, что ответчик товарный знак по международной регистрации N 689359, а другие зарегистрированные на имя ответчика товарные знаки: по международным регистрациям N 666549 и N 1374098, в которых словесные элементы "СЮРПРИЗ" и "SURPRISE" использованы вместе со словесными элементами "КИНДЕР" и "KINDER" соответственно, ссылается на то, что ответчик продает кондитерские изделия из своей популярной товарной линейки "Киндер", что прямо подтверждается информационным поиском принадлежащих ему товарных знаков - слова "Сюрприз" / "Surprise", "Delice", "Maxi", "Шоколад" и другие в сочетании с базовым брендом "Киндер" используются исключительно для обозначения отдельных товаров данной линейки и не имеют самостоятельного значения, а значит, не свидетельствуют об использовании товарного знака по международной регистрации N 689359. Указывает, что на официальном сайте ответчика в России по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.ferrero.ru/ в разделе "продукты" товары "Сюрприз" прямо помещены в раздел линейки товаров "Kinder", а товары "Сюрприз" отдельно нигде не выделены.

Истец ссылается на то, что все товарные знаки ответчика, в том числе спорный товарный знак объединены словесными элементами "КИНДЕР" / "KINDER" и используются в отношении спорных товаров исключительно в неразрывном словосочетании со словом "Киндер", при том, что ответчик не производит и не реализует кондитерские изделия, на которых бы использовался сам товарный знак с обозначением по международной регистрации N 689359 в том виде, в котором он зарегистрирован, без изменений, влияющих на существо этого товарного знака.

В указанной связи истец ссылается на заключение от 31.03.2022 N СО-СО-3103/22-01 по результатам проведенного с 14.02.2022 по 29.03.2022 социологического опроса среди 1500 жителей Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше - потребителей товаров 28, 29 и 30-го классов МКТУ, в том числе спорных товаров, согласно которому подавляющее большинство потребителей не видели товаров, продающихся в упаковке с обозначением, состоящим только из одного слова "СЮРПРИЗ" или "SURPRISE" без стилизации надписи и без добавления к нему других слов, а следовательно, такие товары им не известны, что они не могут по обозначению "СЮРПРИЗ" / "SURPRIZE" определить производителя, использующего его для индивидуализации своей продукции, а среди респондентов, указавших, что они могли бы определить компанию, значительная доля опрошенных полагает, что используют много разных компаний на рынке. Следовательно спорное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по международной регистрации N 689359 не ассоциируется у потребителей с конкретным производителем, включая ответчика. При этом словесный элемент "СЮРПРИЗ" содержится в зарегистрированных товарных знаках многих производителей, в том числе и в отношении спорных товаров 30-го класса МКТУ, а также с различной стилизацией, включая похожие на спорное обозначение.

В отношении представленных ответчиком доказательств использования спорного товарного знака истец указывает, что использованное ответчиком обозначение содержит словесные элементы "КИНДЕР СЮРПРИЗ", следовательно, в настоящем случае имеет место изменение отдельных элементов товарного знака, меняющими существо товарного знака и ограничивающими охрану, предоставленную этому товарному знаку. Считает, что внесенные изменения повлияли на различительную способность спорного товарного знака, и он не остался узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя, основным словом, обладающим различительной способностью для всей серии знаков ответчика является слово "Киндер", а его удаление является значительным изменением общего впечатления, которое производит товарный знак.

Кроме того истец указывает, что само слово "СЮРПРИЗ" не ассоциируется с ответчиком, в том числе, по причине того, что указанное обозначение давно вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и предназначено исключительно для характеристики товаров, внутри которых есть какой-либо приятный сюрприз (неожиданность).

В подтверждение своей заинтересованности истец представил следующие доказательства:

1. Выписка из торгового реестра в отношении истца;

2. Технологическая карта производства продукции N 1;

3. Технологическая карта производства продукции N 2;

4. Договор от 24.10.2019 N 10 на поставку продукции;

5. Генеральное соглашение от 15.01.2020 N 1 о собственности на товар;

6. Заключение от 31.03.2022 N СО-СО-3103/22-01 по результатам проведенного с 14.02.2022 по 29.03.2022 социологического опроса (с приложениями) (далее - заключение соцопроса от 31.03.2022);

7. Отчет о публичной кредитоспособности истца с нотариальным переводом и легализацией;

8. Регистрационная форма участника внешнеторговой деятельности в отношении истца с

9. Лицензия на ведение хозяйственной деятельности;

10. Лицензия на продовольственный бизнес;

11. Письмо о невозможности мирового соглашения.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, на неиспользование ответчиками товарного знака для спорных товаров направил в адрес ответчика предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в том числе в отношении спорных товаров.

Ввиду того, что предложение истца оставлено ответчиком без удовлетворения по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ истец обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении спорных товаров, с учетом уточнения заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением от 22.10.2021, адресованное ответчику (т. 1, л.д.18), а также почтовыми квитанциями и описями вложений (т. 1, л.д.19-20), и обращением в суд в установленный тридцатидневный срок (21.01.2022), что ответчик не оспаривает.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Суд, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, пришел к следующим выводам.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Судебная коллегия оценила по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства в их совокупности и взаимной связи пришла к следующим выводам.

Спорный товарный знак "" по международной регистрации N 689359 и обозначение "СЮРПРИЗ", являются тождественным ввиду полного совпадения буквенного состава словесных элементов.

Направленность коммерческого интереса истца в последующем использовании спорного обозначения в отношении спорных товаров 30-го класса "кондитерские изделия" МКТУ следует из всей совокупности представленных по делу доказательств.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

При решении вопроса о заинтересованности истца судебная коллегия учитывает однородность спорных товаров товарам, производимым и реализуемым истцом, а также однородность заявленных в иске услуг деятельности истца, связанной с производством и реализацией кондитерских изделий.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;

- назначение товаров;

- вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Наличие претензий со стороны ответчика относительно использования истцом обозначения само по себе не подтверждает заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ввиду неиспользования, поскольку не свидетельствует о реальном намерении истца использовать спорное обозначение в отношении названных товаров 30-го класса МКТУ.

Вместе с тем истец производит кондитерские изделия, на которых использует обозначение "СЮРПРИЗ", а обстоятельства судебных споров между ним и ответчиком, предметом которых является, в том числе, нарушение исключительного права на спорный товарный знак, дополнительно к представленным доказательствам хозяйственной деятельности подтверждают намерение истца использовать обозначение.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является заинтересованным лицом в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 689359 в отношении спорных товаров 30-го класса "кондитерские изделия" МКТУ.

Доводы ответчика об отсутствии у истца реального намерения вести деятельность по реализации приведенных товаров и оказанию услуг, отклоняются, поскольку судебная коллегия исследовала представленные истцом доказательства и установила направленность коммерческого интереса в последующем использовании спорного обозначения в отношении указанных товаров и услуг.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (22.10.2021), период времени, в течение которого ответчику следует доказать факт использования спорного товарного знака - с 22.10.2018 по 21.10.2021 (далее - спорный период).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 166 постановления Пленума N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 166 постановления Пленума N 10, при установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

Для целей установления факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следует оценить все представленные доказательства и по результатам оценки этих доказательств определить, осуществлялось ли использование товарного знака иным лицом по воле правообладателя (согласие которого подтверждается документами, относящимися к периоду использования).

Вместе с тем для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимной связи представленные ответчиками доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Как указывалось ранее, при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака в отношении услуг, для которых испрашивается прекращение правовой охраны, лежит на правообладателе.

По смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

Ответчик в подтверждение фактического использования товарного знака в отношении спорных товаров представил в материалы дела многочисленные документы по хозяйственной деятельности, в частности:

1. Декларации ЕАЭС от 18.07.2019 (период действия - по 17.07.2022) и от 12.09.2017 (период действия - до 11.09.2020);

2. Декларация на товары N 10103080/241019/0068329 от 24.10.2019 на поставку 2640 коробок яиц Kinder СЮРПРИЗ MAXI, производитель FERRERO ARDENNES S.A.;

3. Декларация на товары N 10131010/111021/0676195 от 11.10.2021 на поставку 1848 коробок яиц Kinder СЮРПРИЗ MAXI, производитель FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.R.L.;

4. Декларация на товары N 10131010/131021/0682350 от 13.10.2021 на поставку 1848 коробок яиц Kinder СЮРПРИЗ MAXI, производитель FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.R.L.;

5. Декларация на товары N 10131010/151020/0114167 от 15.10.2020 на поставку 288 коробок фигурного молочного шоколада "Kinder СЮРПРИЗ" и 1176 коробок яиц "Kinder СЮРПРИЗ" из молочного шоколада, производитель FERRERO POLSKA SP.Z О.О.;

6. Декларация на товары N 10131010/211020/0126847 от 21.10.2020 на поставку 2640 коробок яиц Kinder СЮРПРИЗ MAXI, производитель FERRERO ARDENNES S.A.;

7. Письмо ЗАО "Ферреро Руссия" об объемах продаж яиц Kinder СЮРПРИЗ;

8. Товарные накладные с ООО "АКВАТЭРРА" от 22.10.2018, 13.04.2020, 22.06.2020 и 13.10.2021;

9. Товарные накладные с ООО "Нижегородская Логистическая компания" от 27.11.2018;

10. Товарные накладные с ООО "МАРР РУССИЯ" от 26.12.2018;

11. Товарные накладные с ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ФУД ТРЭЙД" от 10.01.2019, 21.03.2019,19.05.2020,13.08.2020 и 17.09.2020;

12. Товарная накладная с ООО "Свит Лайф Фудсервис" от 26.02.2019;

13. Товарные накладные с ООО "ЭВЭНКС" от 29.04.2019, 27.06.2019, 24.12.2020, 20.01.2021,11.03.2021 и 03.06.2021;

14. Товарная накладная с ИП Булатов Ахмед Батталович от 15.05.2019;

15. Товарные накладные с ООО "Компаньон" от 13.07.2019, 20.12.2019, 14.02.2021 и 24.04.2021;

16. Товарные накладные с ООО "Диалог" от 15.08.2019, 25.11.2019, 20.07.2020 и 21.09.2020;

17. Товарная накладная с ИП Базяка Олег Алексеевич от 19.09.2019;

18. Товарная накладная с ООО "Сладкая жизнь плюс" от 18.10.2019;

19. Товарная накладная с ООО "Шамса-Боттлерс от 09.01.2020;

20. Товарные накладные с ООО "НЕО-ТРЕЙД" от 23.02.2020 и 26.08.2020;

21. Товарная накладная с ООО "Эником" от 13.03.2020;

22. Товарные накладные с ООО "ОПТИУМ ЛОГИСТИК" от 31.07.2020;

23. Товарная накладная с ОП ООО "Сервико" от 28.09.2020;

24. Товарная накладная с ООО "КОНТИНЕНТ" от 20.11.2020;

25. Товарная накладная с ООО "Владторг" от 30.04.2021;

26. Фотографии кондитерских изделий "Kinder СЮРПРИЗ" в розничных магазинах;

27. Распечатка данных о содержании канала Kinder Russia на ресурсе YouTube и рекламных видеороликах;

28. Консолидированный отчет по состоянию на 31.08.2019 Ферреро Интернешнл С.А.;

29. Фотографии упаковок кондитерских изделий "Kinder СЮРПРИЗ".

Ссылаясь на представленные доказательства, ответчик указывает, что входит в группу компаний "Ferrero", производят и продают, в том числе в России, кондитерские изделия, а также однородные им товары с использованием принадлежащих им товарных знаков. Продукция группы компаний "Ferrero" широко известна как в России, так и по всему миру.

Ответчик указывает, что товарный знак по международной регистрации N 689359 интенсивно используется на территории Российской Федерации при введении в оборот кондитерских изделий, в частности, фигурного молочного шоколада с внутренним молочным слоем, яиц из молочного шоколада с молочным внутренним слоем и игрушкой внутри, которое было разработано компанией Ферреро С.п.А. и в настоящее время производится различными компаниями, входящими в группу "Ferrero".

При этом правообладатель ссылается на то, что на указанной продукции использует ряд принадлежащих ему товарных знаков, некоторые из которых указывают на серию товара "Kinder", красная волна на белом фоне с каплями и т.п.), а спорный товарный знак индивидуализирует именно один из товаров из линейки товаров "Kinder". Указывает, что законом не запрещено использование правообладателем на товарах и при оказании услуг нескольких принадлежащих ему товарных знаков, а использование спорного товарного знака в совокупности с товарным знаком "KINDER" и иными товарными знаками не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану. При этом одну из основных индивидуализирующих функций товаров, для индивидуализации которой используется спорное обозначение, выполняет элемент "СЮРПРИЗ", поскольку указывает на конкретную продукцию, входящую в линейку "Kinder", и расположен на упаковке продукции в виде цветного изображения товарного знака по международной регистрации N 689359.

В указанной связи ответчик ссылается на использование спорного товарного знака в хозяйственной деятельности указанного общества при производстве и последующей реализации товара, а также на хозяйственной документации.

Рассмотрев вопрос об использовании спорного товарного знака, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом в названном пункте специально обращено внимание судов на то, что нужно анализировать не обстоятельства, связанные с размещением товарного знака на товаре, а обстоятельства, связанные с введением товара в гражданский оборот - то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании/неиспользования товарного знака его правообладателем, следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ;

обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

Так, согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из положений вышеназванной нормы следует, что предложение к продаже и сама продажа товара с нанесенным на этот товар товарным знаком представляют собой самостоятельные способы использования этого товарного знака.

При этом введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) размещен товарный знак, в гражданский оборот на территории Российской Федерации признается использованием товарного знака независимо от того, осуществляется ли введение товара в гражданский оборот непосредственно лицом, которое разместило на товаре такое обозначение, или иными лицами. Напротив, когда товар вводится в гражданский оборот не правообладателем, может быть поставлен вопрос о законности либо незаконности такого использования.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Как следует из материалов дела компания совместно с аффилированным лицом использовала спорный товарный знак при производстве и реализации товаров "кондитерские изделия".

В частности, яйцо из молочного шоколада с молочным внутренним слоем и игрушкой внутри производится, в том числе, закрытым акционерным обществом "Ферреро Руссия" (далее - общество "Ферреро Руссия") на территории Российской Федерации, что подтверждается декларациями соответствия.

Ввоз компанией обществом "Ферреро Руссия" в Российскую Федерацию кондитерских изделий, на упаковке которых используется спорный товарный знак, произведенных различными иными компаниями-производителями, входящими в группу компаний "Ferrero", подтверждается приведёнными выше таможенными декларациями на товары:

Согласно письму от общества "Ферреро Руссия" объемы продаж яиц Kinder СЮРПРИЗ в рассматриваемый период с 15.10.2018 по 15.10.2021 по России составили 625 705 812 штук.

Реализация кондитерских изделий с товарным знаком "СЮРПРИЗ" обществом "Ферреро Руссия" различным покупателям в рассматриваемый период на российском рынке подтверждается приведёнными выше товарными накладными.

Наличие кондитерских изделий с использованием элемента разных серий в магазинах розничной продажи, а также внешний вид упаковок кондитерских изделий подтверждается представленными копиями фотографий.

Вывод продукции на рынок с использованием товарного знака и дальнейшее ее продвижение сопровождается обширной рекламной компанией. В рассматриваемый период

При этом из материалов дела следует, что кондитерские изделия, на которых используется обозначение, активно рекламировались, в частности, в интернет-ресурсе YouTube на канале Kinder Russia, где опубликованы различные рекламные ролики, опубликованный 24.09.2020 "Kinder Сюрприз - Оживи игрушки в Applaydu!" имеет более 4 800 000 просмотров, а размещенный ролик "Новый год приходит с Kinder", опубликованный 25.11.2019, имеет более 1 400 000 просмотров.

Таким образом, представленные документы, а также объёмы продаж позволяют сделать вывод о фактическом (не номинальном) использовании товарного знака по международной регистрации N 689359 в отношении товаров, для которых зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказывает свою заинтересованность.

Кондитерские изделия "Kinder СЮРПРИЗ" произведены и реализованы обществом "Ферреро Руссия", входящим в группу компаний "Ferrero" и аффилированным с ответчиком.

Использование словесного обозначения "СЮРПРИЗ" подтверждается указанными выше документами, а именно декларациями на товары, товарными накладными и фотографиями кондитерских изделий в магазинах.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что товарный знак по международной регистрации N 689359 широко используется для кондитерских изделий под контролем правообладателя.

Сопоставив спорный товарный знак и указанное обозначение судебная коллегия учитывает, что в настоящем случае спорный товарный знак, состоящий из единственного словесного элемента "СЮРПРИЗ" сам по себе сохранен в объеме предоставленной правовой охраны, следовательно, обозначение использовано без изменения существа товарного знака. В указанной связи доводы истца об изменении существа товарного знака не соответствуют обстоятельствам дела.

Довод истца о том, что товарный знак использовался не в том виде в каком он зарегистрирован, а с добавлением словесного элемента "KINDER" подлежит отклонению, так как такое использование товарного знака не меняет его существа и не ограничивает предоставленную ему правовую охрану (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ).

Судебная коллегия рассмотрела доводы истца относительно использования спорного обозначения "СЮРПРИЗ" наряду со словесным элементом "KINDER" и отклоняет их поскольку восприятие словесного элементов в данном случае характеризуется тем, что средний потребитель, обозревая реализованные товары, "видит" прежде всего именно словесный элемент "СЮРПРИЗ", выполненный в центре этикетки крупным шрифтом яркими разноцветными буквами русского языка, и охраняемый в качестве спорного товарного знака, что следует из распечаток фотографий (т. 3, л.д. 112-120).

При этом то обстоятельство, что словесный элемент "СЮРПРИЗ" использован наряду со словесным элементом "KINDER" не препятствует восприятию элемента "СЮРПРИЗ" в качестве спорного товарного знака, то есть того же обозначения, досрочное прекращение правовой охраны которого истец испрашивает.

Использование спорного товарного знака в совокупности с товарным знаком "KINDER" не меняет существа товарного знака и не ограничивает предоставленную ему охрану. При этом одну из основных индивидуализирующих функций товаров выполняет элемент "СЮРПРИЗ", поскольку указывает на конкретный вид продукции, входящий в линейку товаров "Kinder", и расположен на упаковке продукции в виде цветного изображения словесного элемента спорного товарного знака.

Доводы истца относительно сведений соцопроса от 31.03.2022 сводятся к тому, что потребителям не известны спорные товары, маркированные словесным элементом "СЮРПРИЗ" или "SURPRISE" без стилизации надписи и без добавления к нему других слов, следовательно, обозначение не ассоциируется у потребителей с конкретным производителем, включая ответчика, а сам по себе словесный элемент "СЮРПРИЗ" содержится в зарегистрированных товарных знаках многих производителей, в том числе и в отношении спорных товаров 30-го класса МКТУ не влияют выводы суда об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Исследовав сведения заключения соцопроса от 31.03.2022, представленного истцом судебная коллегия считает необходимым указать, что оно не содержит сведений опровергающих использование спорного обозначения ответчиком в том виде, в котором оно зарегистрировано, что в настоящем случае является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований, как не опровергают и очевидный факт тождества спорного товарного знака "" по международной регистрации N 689359 и словесного обозначения "СЮРПРИЗ" даже с учетом различий в стилизации одинаковых словесных элементов.

Незначительные отличия шрифта обозначения (его размер, место размещения и т.д.) не имеют правового значения при установлении тождественности используемого обозначения и спорного товарного знака (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2020 N 300-ЭС20-12050 по делу N СИП-635/2018).

Тем самым использование в хозяйственных документах ответчика и на его товарах словесного элемента "СЮРПРИЗ" другим шрифтом не изменяет существо товарного знака применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ, с учетом того, что в использованном ответчиком обозначении целиком присутствует изображенный отдельно спорный товарный знак "СЮРПРИЗ", ввиду чего он воспринимается одинаковым образом, как в отношении спорного товарного знака, так и способа его использования на товарных накладных и на товарах, реализованных ответчиком.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что использование товарного знака в спорный период в отношении товаров 30-го класса "кондитерские изделия" МКТУ документально подтверждено, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований истца.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы в виде государственной пошлины за подачу искового заявления относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования иностранного лица Guangdong Funway Food Co., Ltd. (код общественной кредитоспособности 91440500МА4WBJJ14P) оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина