Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2023 г. по делу N СИП-519/2022 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака в отношении заявленных истцом товаров, в то время как последний подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2023 г. по делу N СИП-519/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 26 января 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Кузнецова Ильи Сергеевича (Санкт-Петербург, ОГРНИП 312784702000594) к иностранному лицу L`OREAL, Societe anonime (14, Rue Royale, 75008, Paris, France) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 616617 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя Кузнецова Ильи Сергеевича - Абдраимова К.Н. (по доверенности от 02.07.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Кузнецов Илья Сергеевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковым заявлением к иностранному лицу L`OREAL, Societe anonime (далее - компания) о досрочном прекращении территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 616617 в отношении товаров 3-го класса "парфюмерия (parfums); туалетная вода (eaux de toilette); парфюмерная продукция для ванны и туалета (produits pour le bain et la toilette); дезодоранты ( corporels)" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление мотивированно тем, что правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 616617 препятствует осуществлению истцом хозяйственной деятельности с применением обозначения "Rebel" относительно рубрик 3-го класса МКТУ.

Предприниматель ссылается на то, что сходство принадлежащего ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 688196 с товарным знаком ответчика, а также однородность позиций 3-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана названных средств индивидуализации, подтверждены отказом Роспатента в регистрации обозначения по заявке N 2017755541 в том виде, в каком оно было заявлено.

По мнению Кузнецова И.С., компания не использует спорный товарный знак для маркировки товаров, для которых он зарегистрирован и в отношении которых заявлен настоящий иск, что является основанием для досрочного прекращения его правовой охраны.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Роспатент в отзыве на исковое заявление сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора, указав, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к его компетенции, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.

Явившийся в судебное заседание представитель предпринимателя выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении, и настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Частью 5 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в главе 12, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом", порядок направления находящемуся (проживающему) вне пределов Российской Федерации иностранному лицу извещений о судебном разбирательстве и иных судебных документов может регулироваться в зависимости от того, в каком государстве находится (проживает) иностранное лицо, в частности, международными двусторонними договорами Российской Федерации с иностранными государствами об оказании правовой помощи, Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 15.11.1965) (далее - Гаагская конвенция 1965 года), Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20.03.1992, Конвенцией по вопросам гражданского процесса (Гаага, 01.03.1954).

Арбитражный суд при оказании международной правовой помощи применяет международный договор, устанавливающий механизм взаимодействия компетентных органов государств, обеспечивающий наиболее быстрое и менее формализованное взаимодействие таких органов, как направленный на более быстрое восстановление нарушенных (оспоренных) прав.

В рассматриваемом случае ответчик является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным во Франции, его извещение осуществляется в порядке, установленном Гаагской конвенцией 1965 года, в связи с чем судом была предпринята попытка его уведомления о рассматриваемом деле.

Суд по интеллектуальным правам направлял судебную корреспонденцию как напрямую в адрес компании, так и в адрес уполномоченного органа страны места нахождения компании - de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau de , du droit international et (DEDIPE) в соответствии с положениями Конвенции.

Запрос о вручении получен указанным органом, также согласно сведениям с официального сайта акционерного общества "Почта России" судебные извещения поступили непосредственно в адрес компании.

При этом информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и судебных заседаний на стадии судебного разбирательства своевременно была опубликована на сайте "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru) и на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru.

Учитывая указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что судом исчерпаны все возможные меры извещения ответчика о настоящем судебном процессе.

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

В соответствии с частью 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что ответчик надлежащим образом извещен о начавшемся судебном процессе и имел достаточно времени для подготовки своей правовой позиции по делу и представления ее суду и лицам, участвующим в деле, в порядке, установленном статьями 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из изложенных обстоятельств, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей компании и Роспатента, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

На основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и Роспатента.

Из материалов дела следует, что компания является правообладателем комбинированного товарного знака "" по международной регистрации N 616617, зарегистрированного 30.03.1994 в отношении товаров 3-го класса "парфюмерия (parfums); туалетная вода (eaux de toilette); парфюмерная продукция для ванны и туалета (produits pour le bain et la toilette); дезодоранты ( corporels)" МКТУ.

Правовая охрана указанного товарного знака распространяется на территорию Российской Федерации.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, 23.03.2022 направил в адрес ответчика предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, истец по истечении срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 616617.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 23.03.2022, что следует из квитанции) и тридцатидневный срок на подачу искового заявления по настоящему делу (подано 10.06.2022).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

В пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд признает реальность намерений истца применять в своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации на территории Российской Федерации.

Указанный вывод подтверждается тем, что под контролем предпринимателя силами лицензиата - общества с ограниченной ответственностью "Вайт32 Дистрибьюшн" - в отечественный гражданский оборот вводится товары под обозначением "Rebel", в подтверждение данного обстоятельства в материалы дела представлены вещественные доказательства (парфюмерные средства для ухода), а также осуществляются подготовительные действия по использованию доминирующего словесного элемента товарного знака ответчика, для индивидуализации товаров 3-го класса МКТУ по перечню регистрации этого товарного знака, данные обстоятельства подтверждаются подачей в Роспатент заявки N 2017755541 для регистрации товарного знака.

Суд учитывает, что в ходе делопроизводства по заявке N 2017755541 Роспатентом предложенному предпринимателем обозначению был противопоставлен спорный товарный знак.

Сравнив с позиции рядового потребителя товарный знак "" истца по свидетельству Российской Федерации N 688196 и товарный знак "" по международной регистрации N 616617, суд приходит к выводу об их сходстве за счет тождества входящих в них словесных элементов, которые акцентируют на себе внимание в первую очередь.

Графические особенности исполнения сопоставляемых обозначений не являются существенными, поскольку основную индивидуализирующую функцию в них, обеспечивающую узнаваемость обозначений, несет одно и то же слово "Rebel".

Наличие в товарном знаке предпринимателя изображения в виде круга, внутри которого размещена стилизованная буква "R", не обеспечивает качественно иное общее зрительное впечатление сравниваемых композиций, так как по сути отражает первую букву вышеупомянутой лексической единицы.

Судебная коллегия также соглашается с изложенным в решении Роспатента от 21.11.2018 выводом об однородности товаров 3-го класса "амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; вода ароматическая: вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; дезодоранты для человека или животных; духи; изделия парфюмерные; ладан; масла для парфюмерии: масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыло дезодорирующие; мята для парфюмерии; одеколон; основы для цветочных духов; полоски для освежения дыхания; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]" МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана обозначения по заявке N 2017755541, с товарами "парфюмерия (parfums); туалетная вода (eaux de toilette); парфюмерная продукция для ванны и туалета (produits pour le bain et la toilette); дезодоранты ( corporels)" того же класса МКТУ, включенными в свидетельство на спорный товарный знак.

Кроме того, продукция, которая производится и предлагается к продаже контролем предпринимателя силами лицензиата - общества с ограниченной ответственностью "Вайт32 Дистрибьюшн" под обозначением "Rebel" средства по уходу за волосами, однородны товарам, для которых испрашивается досрочное прекращение спорного товарного знака.

Данные позиции принадлежат к одному роду (виду) продукции (духи и парфюмерно-косметические изделия), взаимодополняемы либо взаимозаменяемы, поскольку имеют похожее назначение, условия сбыта, круг потребителей, в связи с чем могут быть отнесены к одному источнику происхождения (изготовителю).

Поскольку административный орган выявил риск смешения приведенных обозначений при маркировке парфюмерии, туалетной воды, парфюмерной продукции для ванны и туалета, дезодорантов и аналогичных им товаров, коллегия судей полагает, что при сохранении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака ответчика истец фактически лишается возможности получить правовую охрану обозначения "Rebel" в отношении приведенных рубрик, которые однородны его предпринимательской деятельности.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у Кузнецова И.С. заинтересованности по смыслу статьи 1486 ГК РФ в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчика в отношении указанных в иске товарных позиций.

Доводы истца о заинтересованности, а также о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора ответчик не опровергает. В этой связи суд исходит из положений пункта 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о том, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Исходя из положений статей 1484 и 1486 ГК РФ, закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Соответственно, правообладателю надлежит доказать использование им товарного знака непосредственно при маркировке товаров 3-го класса МКТУ, в отношении которых установлена заинтересованность истца.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При этом для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (23.03.2022), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 23.03.2019 по 22.03.2022 включительно.

Принимая во внимание, что исходя из материалов дела ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании спорного товарного знака в значимый для дела период (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), Суд по интеллектуальным правам на основании положений статьи 1486 ГК РФ приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Кузнецова Ильи Сергеевича удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 616617 в отношении товаров 3-го класса "парфюмерия (parfums); туалетная вода (eaux de toilette); парфюмерная продукция для ванны и туалета (produits pour le bain et la toilette); дезодоранты ( corporels)" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица LOREAL, Societe anonime (14, Rue Royale, 75008, Paris, France, reg. number 632012100) в пользу индивидуального предпринимателя Кузнецова Ильи Сергеевича (ОГРНИП 312784702000594) 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур