Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 февраля 2023 г. N С01-2529/2022 по делу N А40-283655/2021 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительных прав на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку довод ответчика о том, что действия истца по подаче искового заявления и приобретению исключительного права на товарный знак являются злоупотреблением правом, не получил надлежащую правовую оценку

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 февраля 2023 г. N С01-2529/2022 по делу N А40-283655/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 февраля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Борисовой Ю.В., Сидорской Ю.М.,

рассмотрел кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Эмтион" (124617, Москва, г. Зеленоград, Новокрюковская ул., д. 3Б, пом. 98, ОГРН 5167746375627) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2022 по тому же делу,

принятые по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (124460, Москва, г. Зеленоград, 4922-й проезд, д. 4, стр. 3, комн. 25, ОГРН 1137746410790) к обществу с ограниченной ответственностью "Эмтион" о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный технический университет" (644050, Омская обл., Омск, Мира пр-кт, д. 11, ОГРН 1025500531550).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" - Шуева Т.В. (доверенность от 19.05.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Эмтион" - Есина Л.С., Нечипоренко П.А. (доверенность от 13.07.2022).

Суд по интеллектуальным правам,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (далее - общество "НТ-МДТ") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Эмтион" (далее - общество "Эмтион") о признании незаконным использование обозначения "НТ-МДТ", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 742538, при продаже комплектов наборов зондовых датчиков Wtl05Ed для сканирующего зондового микроскопа NanoEducator; о взыскании компенсации, с учетом уточнений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" (далее - университет).

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2022 по тому же делу, исковые требования удовлетворены: признано незаконным использование обществом "Эмтион" обозначения "НТ-МДТ"; с общества "Эмтион" в пользу общества "НТ-МДТ" взыскана компенсация в размере 206 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 120 рублей.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Эмтион" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, одновременно заявив ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2022 восстановлен срок на подачу кассационной жалобы, кассационная жалоба принята к производству суда, назначено судебное заседание по ее рассмотрению.

В качестве оснований для отмены обжалуемых судебных актов, ответчик ссылается на нарушения судами норм материального и процессуального права, указывает на то, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в связи с чем, просит судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобы указывает на то, что истец не использует свой товарный знак, следовательно, при реализации ответчиком двух комплектов зондовых наборов датчиков не могли быть нарушены его исключительные права, поскольку отсутствует вероятность смешения.

Ответчик настаивает на том, что истец фактически не использует спорный товарный знак для индивидуализации своего предприятия или производимых им товаров, в том числе, товаров 09-го класса МКТУ, в связи с чем полагает, что отсутствует возможность возникновения сходства обозначения, используемого ответчиком с товарным знаком, правообладателем которого является истец.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы утверждает, что за пределами исследования судов первой и апелляционной инстанции остались доводы ответчика о применении статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с наличием со стороны истца признаков злоупотребления правом.

В срок, установленный определением суда от 16.12.2022, отзыв истца на кассационную жалобу ответчика в материалы дела не поступал.

В судебном заседании представители ответчика поддержали кассационную жалобу по изложенным в ней доводам, пояснили свою правовую позицию.

Представить истца в судебном заседании против удовлетворения кассационной жалобы возражал, указал на то, что доводы ответчика получили правовую оценку, пояснили свою правовую позицию по существу спора.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, в судебное заседание не явились, своих представителей не направили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы по существу.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил названного Кодекса о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела общество "НТ-МДТ" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 742538, зарегистрированного 17.01.2020 с датой приоритета от 19.04.2019, правовая которому предоставлена в отношении товаров 09, 10 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, в том числе, следующих товаров 09-го класса МКТУ: "приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы".

Установив факт реализации ответчиком товаров WT106-Ed с содержанием обозначения "NT-MDT" / "НТ-МДТ", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 742538 в отношении однородных товаров 09-го класса МКТУ, правообладателем которого является истец, последний направил в адрес общества "Эмтион" досудебную претензию.

Поскольку досудебная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.

Исследовав заявленные требования с учетом возражений ответчика, оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь статьями 12, 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) и Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), проведя сравнительный анализ товарного знака, правообладателем которого является истец и обозначения, используемого ответчиком для индивидуализации реализуемого им товара, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что существует высокая вероятность смешения обозначения, используемого ответчиком и товарного знака, принадлежащему истцу, поскольку сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что сходное с товарным знаком обозначение используется ответчиком в отношении товаров, которые являются однородными для товаров 09-го класса, а также услуг 37 и 42-го классов МКТУ для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца.

Поскольку реализацией товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, ответчик вводит потенциальных потребителей в заблуждение, суд первой инстанции признал исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

Повторно рассмотрев материалы настоящего дела в соответствии с требованиями части 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах доводов, изложенных в ней, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность соблюдения судами норм права при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Рассмотрев настоящие заявленные требования, суды обеих инстанций признали наличие у истца исключительных прав на товарный знак, а также факт нарушения данных прав ответчиком путем реализации товаров, содержащих обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца для индивидуализации товаров однородным товарам 09-го класса МКТУ.

Вместе с тем, как следует из доводов кассационной жалобы за пределами исследования судов первой и апелляционной инстанции остался довод ответчика о необходимости применения статьей 10 ГК РФ в связи с наличием в действиях ответчика признаков злоупотребления правом.

По мнению судебной коллегии суда кассационной инстанции, данный довод кассационной жалобы ответчика заслуживает дополнительного внимания судов нижестоящих инстанций на основании следующего.

На основании пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу данной правовой нормы для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом суд должен установить, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав; единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). Причем злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Исходя из пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 названного Кодекса никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона, наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

В данном случае, ответчик с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака настаивал на том, что являются недобросовестными и не подлежат судебной защите действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. Попытка получить подобную защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны правообладателя.

Возражая против удовлетворения заявленных требований при рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчик в письменном отзыве ссылался на положения статьи 10 ГК РФ и указывал на то, что действия истца по подаче настоящего искового заявления и приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации является злоупотреблением правом с учетом неиспользования истцом данного товарного знака и предъявление данных требований к лицу, входящему в группу аффилированных с истцом лиц и в результате использования которым, спорное обозначение приобрело известность.

Вместе с тем из обжалуемого судебного акта суда первой инстанции не следует, что указанный довод ответчика получил надлежащую правовую оценку, как и представленные ответчиком в обоснование данного довода документы.

Кроме того, данный довод был указан ответчиком в качестве одного из доводов апелляционной жалобы, однако также не получил надлежащей правовой оценки суда апелляционной инстанции.

Между тем из содержания постановления суда апелляционной инстанции не усматривается, что суд апелляционной инстанции данный довод исследовал и признал его несостоятельным.

В свою очередь, суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что если по результатам оценки представленных в материалы дела доказательств будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, то суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, в случае установления судом первой инстанции злоупотребления правом со стороны истца, исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку злоупотребление правом со стороны ответчика является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении, в частности, должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; обоснования принятых судом решений.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения, выразились в неполном установлении нижестоящими судами обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, что привело к принятию судебных актов по существу спора при неполном установлении обстоятельств, имеющих существенное значение для его правильного разрешения.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права, выводы судов первой и апелляционной инстанций не соответствуют обстоятельствам дела, установленным судами исходя из имеющихся в деле доказательств, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

При этом, поскольку для правильного рассмотрения настоящего спора подлежат установлению фактические обстоятельства, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела судам первой и апелляционной инстанции необходимо устранить указанные недостатки, дать надлежащую правовую оценку доводам участвующих в деле лиц, имеющимся в деле доказательствам и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2022 по тому же делу - отменить.

Направить дело N А40-283655/2021 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Ю.М. Сидорская