Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2023 г. N С01-2625/2022 по делу N А56-90134/2021 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки передано на новое рассмотрение, поскольку суды не определили размер взыскиваемой компенсации в виде стоимости использования ответчиком товарных знаков истца при сравнимых обстоятельствах

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2023 г. N С01-2625/2022 по делу N А56-90134/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2023 г.

Полный текст постановления изготовлен 16 февраля 2023 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Масловой Е.Ю.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, кассационные жалобы акционерного общества "Военторг" (ул. Большая Пироговская, д. 23, Москва, 119435, ОГРН 1097746264186) и индивидуального предпринимателя Климова Андрея Валерьевича на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2022 по тому же делу по исковому заявлению акционерного общества "Военторг" к индивидуальному предпринимателю Климову Андрею Валерьевичу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Военторг" - Суханов А.В. (по доверенности от 09.01.2023);

от индивидуального предпринимателя Климова Андрея Валерьевича - Дмитриев В.В. (по доверенности от 16.01.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Военторг" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Климову Андрею Валерьевичу (далее - предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 448420, N 448571, N 455564 в размере 193 000 руб. за каждый, расходов по совершению нотариальных действий осмотра вывески в размере 13 350 руб., расходов по получению выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в размере 230 руб., почтовых расходов в размере 31 руб. 50 коп., а также расходов по уплате госпошлины в размере 12 790 руб. (с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принятых судом).

постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2022, исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взысканы: 87 332 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, расходы по оплате услуг почтовой связи в размере 14 руб. 25 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 072 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество и предприниматель обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Заявители кассационных жалоб указывают на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по их мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Истец в кассационной жалобе обращает внимание на то, что суды первой и апелляционной инстанций не дали оценку товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 448420, используемому ответчиком на вывеске своей торговой точки, вследствие чего суды пришли к ошибочному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца лишь на два средства индивидуализации и, как следствие, неверному установлению размера взыскиваемой компенсации.

Общество также указывает, что судами первой и апелляционной инстанций требования о возмещении затрат, понесенных в связи с рассмотрением нотариального протокола осмотра доказательств и связанных с получением выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), неправомерно не были удовлетворены.

Предприниматель в своей кассационной жалобе обращает внимание на то, что исковое заявление подлежало оставлению без рассмотрения, поскольку обществом не соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Кроме того, кассатор полагает, что суды первой и апелляционной инстанции должны были определить размер взыскиваемой компенсации в виде стоимости использования ответчиком товарных знаков истца при сравнимых обстоятельствах.

Так, ответчик утверждает, что использование предпринимателем товарных знаков общества существенно отличается от обстоятельств использования товарных знаков по представленным истцом лицензионным договорам.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором истец выразил несогласие с правовой позицией ответчика, просил в удовлетворении кассационной жалобы предпринимателя отказать.

Кроме того, в суд кассационной инстанции поступил отзыв ответчика на кассационную жалобу истца, в котором предприниматель привел доводы в обоснование несогласия с изложенной в процессуальном документе правовой позицией.

В судебном заседании 15.02.2023 представители истца и ответчика поддержали изложенные в кассационных жалобах доводы, возражали против удовлетворения кассационных жалоб друг друга.

Законность обжалуемых постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах и отзывах на них.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 448420, N 448571, N 455564, являющихся серией товарных знаков "Военторг" ("Voentorg").

Обществу стало известно о нарушении ответчиком исключительных прав истца путем незаконного использования предпринимателем обозначения "ВОЕНТОРГ":

- на здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 186, по фасаду, со стороны Кузнецовской улицы, на уровне первого этажа (размещены вывески, содержащие надписи "ВОЕНТОРГ ПОБЕДА");

- на носителях, которые опосредуют оказание услуг - на визитных карточках (указано название магазина "магазин-военторг ПОБЕДА").

По мнению общества, обозначение "ВОЕНТОРГ", используемое предпринимателем, обладает высокой степенью сходства с товарными знаками истца и используется без согласия правообладателя при продаже (предложении к продаже) однородных товаров и при оказании (предложении к оказанию) однородных услуг.

Незаконное использование предпринимателем серии товарных знаков подтверждается нотариально удостоверенным протоколом осмотра доказательств от 12.04.2021, копией кассового чека от 15.06.2021, на котором указано наименование пользователя предпринимателя Климова А.В., номер ИНН предпринимателя, совпадающий с номером, указанным в выписке из ЕГРИП, в котором содержатся сведения о наименовании закупленного товара, его количестве и стоимости, фотографиями приобретенного товара.

Общество направило 30.06.2021 в адрес ответчика соответствующую претензию от 28.06.2021 N 1818 с требованием о прекращении нарушения исключительных прав истца, а также о выплате компенсации за нарушение исключительных прав. Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования частично, признал их обоснованными, при этом произвел расчет компенсации за неправомерное использование ответчиком товарных знаков истца по свидетельствам Российской Федерации N 448571, N 455564 исходя из среднего арифметического вознаграждений в виде единовременного платежа по заключенным с истцом лицензионным договорам.

Так, суд первой инстанции, производя расчет компенсации, указал, что в соответствии с представленными в материалы дела лицензионными договорами, заключенными с истцом как лицензиаром, предусмотрена обязанность лицензиата уплатить лицензиару вознаграждение за предоставление права использования товарных знаков N 448571, N 455564, N 448420 в виде единовременного платежа в размере 45 000 руб., 55 000 руб., 96 500 руб., где среднее арифметическое значение - 65 500 руб. На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу, что пропорциональный размер компенсации за использование двух товарных знаков "Военторг" (по свидетельствам Российской Федерации N 448571, N 455564) составляет 43 666 руб., что в общей двукратной стоимости составляет 87 332 руб.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о том, что ответчиком допущено только два нарушения на принадлежащие истцу товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 448571, N 455564, а также с определением размера взыскиваемой компенсации.

Дополнительно суд апелляционной инстанции указал, что суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении требования о взыскании судебных расходов по совершению нотариальных действий осмотра вывески в размере 13 350 руб., судебных расходов по получению выписки из ЕГРИП в размере 230 руб.

Изучив материалы дела, доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, отзывах на них, заслушав мнение участвующих в деле лиц, Суд по интеллектуальным правам, руководствуясь статьями 286, 287, 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, усматривает основания для удовлетворения кассационных жалоб истца и ответчика и отмены обжалуемых судебных актов.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В силу абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Судебная коллегия полагает, что кассационные жалобы истца и ответчика подлежат удовлетворению в силу следующего.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с позицией истца по поводу того, что выводы судов первой и апелляционной инстанций о нарушении предпринимателем исключительных прав общества только на два товарных знака из серии товарных знаков недостаточно мотивированы.

Так, суды первой и апелляционной инстанций оставили без внимания возможное нарушение предпринимателем исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 448420. Мотивированные выводы с соблюдением существующей методологии сравнения соответствующих обозначений на предмет сходства, однородности рубрик и, как следствие, вероятности смешения в гражданском обороте в оспариваемых судебных актах не приведены.

В этой связи после определения количества товарных знаков, исключительные права на которые возможно нарушены, суду необходимо определить и размер подлежащей к взысканию компенсации.

Заслуживает внимания также довод истца о том, что при частичном удовлетворении заявленных требований суды первой и апелляционной инстанций необоснованно полностью отказали во взыскании судебных расходов, в частности, за составление нотариально заверенного протокола.

Применительно к доводам кассационной жалобы ответчика необходимо отметить следующее.

Аргументы ответчика о том, что истцом не соблюден обязательный досудебный порядок, судами обоснованно признаны несостоятельными, выводы судов по обозначенному поводу должным образом мотивированы.

Между тем, судебная коллегия полагает, что заслуживает внимания довод предпринимателя о том, что суды первой и апелляционной инстанции должны были определить размер взыскиваемой компенсации в виде стоимости использования ответчиком товарных знаков истца при сравнимых обстоятельствах.

Как было указано, согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Так, судам первой и апелляционной инстанций необходимо было учесть количество способов, которыми ответчик использовал товарные знаки истца по сравнению с количеством способов использования по лицензионным договорам, представленным обществом; количество классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых товарные знаки незаконно использованы предпринимателем, по сравнению с количеством классов МКТУ, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы и право их использования передано.

В этой связи судебная коллегия полагает, что выводы судов нельзя признать обоснованными, кассационные жалобы подлежат удовлетворению, обжалуемые судебные акты на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить количество товарных знаков, исключительные права на которые нарушены, и с учетом этого верно произвести определение размера компенсации и распределить судебные расходы, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2022 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Р.В. Силаев