Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2023 г. N С01-2592/2022 по делу N А40-90461/2022 Суд отменил судебные акты и направил дело о защите исключительных прав на товарные знаки на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судами первой и апелляционной инстанций при определении размера компенсации и рассмотрении ходатайства ответчика о ее снижении не было учтено, что в результате удовлетворения требований к ответчику и третьему лицу, размер компенсации за введение в гражданский оборот спорных товаров составил четырехкратную их стоимость

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 февраля 2023 г. N С01-2592/2022 по делу N А40-90461/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 2 февраля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 февраля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашковой Е.Ю.,

судей Сидорской Ю.М., Силаева Р.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Продмир" (Кавказский б-р, д. 57, Москва, 115516, ОГРН 1105009001932) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2022 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича (ОГРНИП 306501013700020) к обществу с ограниченной ответственностью "Продмир" о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фрутовит" (ул. Свободы, д. 35, стр. 43, эт. 2, ком. 33, Москва, 125362, ОГРН 1187746220111).

В судебном заседании принял участие индивидуальный предприниматель Галанов Андрей Александрович (лично).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Галанов Андрей Александрович обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Продмир" (далее - общество "Продмир") со следующими требованиями:

запретить использовать обозначение "ФРУТОВИТ" в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617287, N 617288, в частности при производстве товаров, предложении к продаже, продаже товаров;

взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617287, N 617288 в размере 2 394 378 рублей 70 копеек.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фрутовит" (далее - общество "Фрутовит").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2022, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2022 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, общество "Продмир" просит отменить обжалуемые постановление, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы общество "Продмир" указывает на то, что суды первой и апелляционной инстанций установили нарушения исключительных прав в отсутствие надлежащих доказательств и взыскали компенсацию по двойной стоимости контрафактной продукции, не установив факта наличия контрафактной продукции у общества "Продмир" и факта ее реализации.

Кроме того, общество "Продмир" отмечает, что требование о запрете использовать обозначение "Продмир" является абстрактным запретом на будущее время и не могло быть удовлетворено в силу невозможности его исполнения.

Общество "Продмир" также обращает внимание на то, что судом апелляционной инстанции не был оценен довод о возможности снижения компенсации до однократной стоимости размера контрафактной продукции.

В представленном отзыве на кассационную жалобу Галанов А.А., ссылаясь на необоснованность содержащихся в ней доводов, просит оставить кассационную жалобу общества "ПродМир" без удовлетворения.

Общество "Фрутовит" не представило отзыв на кассационную жалобу.

В судебном заседании, состоявшемся 02.02.2023, Галанов А.А. выступил по существу доводов, изложенных в отзыве на кассационную жалобу, возражал против ее удовлетворения.

Общество "Фрутовит", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

При этом ходатайства об отложении судебного заседания, об участии в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии иного суда, об участии в судебном заседании посредством веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел" общество "Фрутовит" не представлено.

Законность обжалуемых постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела, Галанов А.А. является правообладателем серии товарных знаков, в том числе

"" по свидетельству Российской Федерации N 617288, зарегистрированного 25.05.2017 с приоритетом от 18.12.2015 в отношении товаров и услуг 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики;

"" по свидетельству Российской Федерации N 617287, зарегистрированного 25.05.2017 с приоритетом от 18.12.2015 в отношении товаров и услуг 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43-го классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики.

Галанов А.А. является также администратором доменных имен frutovit.com, frutovit.ru, на которых расположены интернет-сайты с информацией о Галанове А.А. и его товарных знаках.

В 2018 году Галанову А.А. стало известно, что общество с ограниченной ответственностью "Фрутовит" (далее - общество "Фрутовит") незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Галанова А.А. по свидетельствам Российской Федерации N 617287, N 617288, N 348783, N 334658, N 334659, N 348782, N 370691, N 377548 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товара, в том числе в сети интернет.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2021 по делу N А40-208181/20 требования Галанова А.А. о взыскании с общества "Фрутовит" компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 617287, N 617288 в размере 47 328 797,66 руб., были удовлетворены.

В рамках судебного дела N А40-208181/20 Галанову А.А. стало известно, что общество "ПродМир" в период с 22.05.2019 по 04.03.2020 осуществило закупку контрафактного товара, маркированного товарными знаками "ФРУТОВИТ", "FRUTOVIT", у производителя общества "Фрутовит" по договору поставки от 10.04.2019 N До119-11723 на сумму 1 197 189,35 руб., что подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными.

По факту незаконного использования товарных знаков Галанов А.А. направил в адрес общества "ПродМир" претензию, которая оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения Галанова А.А. в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности истцу исключительных прав на заявленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации и нарушения исключительных прав на эти товарные знаки ответчиком путем реализации контрафактной продукции.

Суд первой инстанции также удовлетворил требование о запрете использования обозначения "ФРУТОВИТ" для индивидуализации товаров в гражданском обороте.

Определяя размер компенсации за допущенное нарушение исключительных прав, суд первой инстанции исходил из того, что компенсация рассчитана истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в размере двукратной стоимости приобретенной у общества "Фрутовит" контрафактной продукции на сумму 1 197 189,35 рублей, и пришел к выводу о том, что заявленный размер компенсации является обоснованным.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, указав на непредставление ответчиком доказательств в обоснование снижения размера компенсации.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и возражении на нее, выслушав мнение Галанова А.А., проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как разъяснено в пункте 55 Постановления N 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, в подтверждение использования товарных знаков истца были представлены товарные накладные и счета-фактуры, свидетельствующие о закупке обществом "Продмир" в 2018 - 2019 годах у общества "Фрутовит" товаров под обозначением "ФРУТОВИТ", а также распечатки с официального сайта общества "Продмир", интернет-магазина торговой сети "МИРАТОРГ" www.shop.miratorg.ru по состоянию на 16.09.2021.

Принимая во внимание установленные в рамках дела N А40-208181/20 обстоятельства о незаконном использовании обществом "Фрутовит" товарных знаков Галанова А.А. путем реализации контрафактной продукции, а также то, что общество "Продмир" не подвергало сомнению достоверность представленных товарных накладных и счетов-фактур и факт приобретения контрафактной продукции, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о доказанности нарушения обществом "Продмир" исключительных прав на товарные знаки. В связи с чем суды на основании имеющихся в деле сведений о стоимости приобретенных товаров взыскали 2 394 378,70 рублей в качестве компенсации, рассчитанной на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратной стоимости контрафактной продукции на сумму 1 197 189,35 рублей.

Вместе с тем суд кассационной инстанции считает данные выводы преждевременными в виду следующего.

В пункте 61 Постановления N 10 отмечено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

То есть при определении размера компенсации исходя из стоимости контрафактной продукции, следует принимать во внимание в первую очередь количество реализованной, или предлагаемой к продаже ответчиком контрафактной продукции, а также учитывать стоимость продукции, по которой она предлагается к продаже третьим лицам.

В то время как в настоящем деле, применяя положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, суды рассчитали компенсацию исходя из двукратной закупочной стоимости продукции при отсутствии доказательств объема ее реализации в гражданском обороте непосредственно ответчиком.

Коллегия судей отмечает, что имеющие в материалах дела распечатки с сайта ответчика, Интернет-магазина торговой сети "МИРАТОРГ" www.shop.miratorg.ru по состоянию на 16.09.2021 года, содержат строку "нет в наличии", что свидетельствует о необходимости дополнительного исследования обстоятельств реализации ответчиком спорной продукции.

На данные обстоятельства общество "Продмир" обращало внимание как в отзыве на исковое заявление, так и в апелляционной жалобе.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что подвергаются сомнению выводы не относительно незаконного использования обществом "Продмир" товарных знаков Галанова А.А., а характер (реализация продукции и/или предложение к продаже и/или хранение в целью введения в гражданский оборот и/или использование товарного на интернет-сайте) и длительность их использования, обстоятельства которого являются значимыми при определении размера компенсации. При этом сама по себе закупка контрафактного товара (что было установлено в рамках дела N А40-208181/20), в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак.

Кроме того, ответчиком было заявлено ходатайство о снижении размера компенсации, которое немотивированно было отклонено судом.

Вместе с тем, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика при нарушении одним действием исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности и при следующих условиях:

размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков;

правонарушение совершено ответчиком впервые;

использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12 по делу N А40-82533/2011, размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Указанный подход применяется к любым объектам интеллектуальной собственности.

Вопреки приведенной правовой позиции судами первой и апелляционной инстанций при определении размера компенсации и рассмотрении ходатайства ответчика о ее снижении не было учтено, что в результате удовлетворения требований к ответчику и третьему лицу (в рамках дела N А40-208181/20) по настоящему делу, размер компенсации за введение в гражданский оборот спорных товаров составил четырехкратную их стоимость.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить размер компенсации исходя из оценки доказательств, представленных в материалы дела и на основании результата рассмотрения спора распределить бремя судебных расходов, понесенных в рамках настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2022 по тому же делу отменить.

Дело N А40-90461/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Р.В. Силаев