Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2023 г. по делу N СИП-974/2022 Суд удовлетворил требование о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и признал недействительным решение, поскольку Роспатент по существу не исследовал вопрос о приобретении заявленным обозначением различительной способности и не дал оценку представленным сведениям (документ не действует)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2023 г. по делу N СИП-974/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 марта 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 21 марта 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Чесноковой Е.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адняевым М.М. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (ул. Университетская, д. 5, офис 7, г. Иннополис, Верхнеуслонский р-н, Республика Татарстан, 420500, ОГРН 1181690055744) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 06.04.2022 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021715459.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" - Токарева Е.Ю. (по доверенности от 06.10.2022), Робинов А.А. (по доверенности от 06.10.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 24.02.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 06.04.2022 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021715459.

Заявитель считает оспариваемое решение необоснованным и не соответствующим пункту 1 статьи 1483 Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку заявленное на регистрацию обозначение "KazanExpress" вопреки выводам Роспатента не указывает прямо на место оказания заявленных услуг и их свойства.

В указанной связи общество считает, что спорное обозначение "KazanExpress" не воспринимается однозначно как наименование города Казань на английском языке и указание на экспресс доставку, что доказательства тому в материалах дела отсутствуют. Настаивает на том, что обозначение будет восприниматься российским потребителем исходя из транслитерации и созвучности русским словам "казан" и "экспресс".

Заявитель указывает, что даже если учитывать смысловое значение элемента "Kazan" как географического наименования, то следует учитывать, что в отношении заявленных услуг словесный элемент не воспринимается в качестве места их оказания, поскольку они никоим образом не связаны с городом Казань и никак его не характеризуют, их местом оказания необязательно является город Казань. Общество указывает, что Казань не является известным городом именно в отношении оказания заявленных услуг. Таким образом, говорить об однозначном восприятии заявленного обозначения "KazanExpress" применительно к данным услугам, как к городу нельзя.

Кроме того общество указывает, что регистрация заявленного обозначения не будет препятствовать другим хозяйствующим субъектам использовать обозначение "Kazan" как указание на город, поскольку на регистрацию заявлен слитно выполненный словесный элемент "KazanExpress".

Общество также указывает на практику регистрации товарных знаков со словесным элементом "Express" в отношении услуг 35, 38, 39-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) в качестве охраняемого элемента в тех случаях, когда он используется слитно с охраняемыми элементами, а также на то, что вопреки мнению Роспатента в настоящем случае слово "Express" также сочетается с охраноспособным элементом "Kazan". Считает, что Роспатент применяет различные подходы к оценке обозначений в идентичных ситуациях, что вопреки принципу правовой определенности, нарушает права и законные интересы общества.

Заявитель указывает, что с точки зрения оценки спорного обозначения в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию, не существует таких услуг 35, 38, 39-го классов, как "быстрая Казань", следовательно, обозначение в целом является фантазийным, а не описательным.

Общество указывает на то, что представило социологическое заключение Лаборатории социологической экспертизы Российской академии наук N 33-2022 от 28.04.2022 (далее - заключение соцопроса N 33-2022 от 28.04.2022), согласно которому 75-79% респондентов считают, что спорное обозначение является товарным знаком, не указывает на свойства и место оказания услуг, обладает различительной способностью и обладало ею до даты подачи заявки (до 19.03.2021). Ссылаясь на сведения заключения соцопроса N 33-2022 от 28.04.2022 общество настаивает на том, что потребители не воспринимают обозначение "KazanExpress" как описательное, считает, что Роспатент не дал оценку доказательствам приобретенной различительной способности.

Общество также ссылается на то, что заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его длительного и активного использования заявителем в отношении заявленных услуг при реализации продукции, рекламе, доставке и т.д. о чем свидетельствуют представленные доказательства, а также результаты социологического исследования, которые Роспатент необоснованно отклонил.

Заявитель указывает, что пункты доставки товаров "KazanExpress" на момент подачи спорной заявки имели широкую географию расположения, были открыты как минимум в Казани, Набережных Челнах, Самаре, Чебоксарах, Екатеринбурге, Челябинске, Ижевске, следовательно, использование заявленного обозначения следует считать широким, не ограничивающимся несколькими городами. Ссылается на то, что в материалах дела имеются доказательства осуществления широкомасштабной рекламной кампании, в том числе на медиасредствах, на радио, по телевидению, имеющим охват всей территории Российской Федерации, имелось большое количество публикаций в СМИ, и что реклама была размещена в таких широко известных информационных источниках, как "Комсомольская правда", "Известия", "РБК", "РИА Новости", "Ведомости", "Forbes", Коммерсантъ, Российская газета быстро сделали обозначение известным по всей стране.

Общество указывает на то, что сведения о казанском маркетплейсе Kazanexpress на официальном сайте информационного агентства "РИА новости" опубликована статья от 09.07.2022, где упоминается платформа электронной торговли "KazanExpress" (https://realty.ria.ru/20200709/1574117992.htmn), что дополнительно привлекло внимание читателей по всей России к обозначению.

Общество "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" указывает, что оказание услуг с использованием обозначения "KazanExpress" осуществлялось им и обществом "Логистическая компания "ЗаДень.ру", между компаниями подписан агентский договор от 25.01.2021, в котором общество "Логистическая компания "ЗаДень.ру" имеет право выступать от имени заявителя.

Заявитель указывает на принадлежность ему домена KAZANEXPRESS.RU, в подтверждение чего представил справку общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" от 18.05.2021.

Общество указывает, что представило в Роспатент многочисленные хозяйственные документы, подтверждающие факт приобретения различительной способности обозначением.

Заявитель сослался на то, что представленные им документы свидетельствуют о широком использовании обозначения в отношении заявленных услуг, в результате которого потребители воспринимают заявленное обозначение как товарный знак ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ".

Заявитель считает, Роспатент проигнорировал сведения заключения соцопроса N 33-2022 от 28.04.2022 о приобретении обозначением различительной способности.

Таким образом, заявитель считает, что оспариваемое решение не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ и нарушает его права и законные интересы.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором возражает против его удовлетворения, ссылаясь на обоснованность своего вывода об отсутствии оснований для регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака.

До судебного заседания в суд поступили письменные пояснения от заявителя и Роспатента, которые приобщены к материалам дела в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Заявитель дополнительно представил сведения из Википедии о языках, которыми владеют жители России и о численности владеющих лиц.

Представители общества в судебном заседании заявленные требования поддержали. Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, 19.03.2021 общество обратилось в Роспатент с заявкой N 2021715459 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ, а именно:

- для услуг "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг" 35-го класса МКТУ;

- для услуг "передача информации, относящейся к электронному шоппингу (торговле) и услугам розничной торговли; обеспечение доступа к веб - сайтам в Интернете, позволяющего третьим лицам предлагать товары и услуги, размещать и выполнять заказы" 38-го класса МКТУ;

- для услуг "доставка товаров; хранение товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]" 39-го класса МКТУ.

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 06.12.2021 об отказе в государственной регистрации спорного товарного знака ввиду его несоответствия пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку в отношении услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ, установил, что заявленное обозначение состоит из двух значимых слов "Kazan" и "Express", при этом слово "Kazan" переводится с английского языка как Казань - столица Республики Татарстан Российской Федерации, а слово "Express" / "Экспресс" является частью сложных слов, означающей "моментальный, срочный", что следует из словарных источников в сети Интернет.

Таким образом Роспатент посчитал, что заявленное обозначение в силу своего семантического значения для заявленных услуг указывает на место оказания услуг и их свойства, следовательно не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

Не согласившись с выводами Роспатента, содержащимися в решении о регистрации, заявитель 06.04.2022 обратился в Роспатент с возражением на указанное решение.

К возражению общества с учетом дополнений были приложены следующие материалы:

1. Договор возмездного оказания услуг N 57-ПВЗ-С от 01.03.2021 между ООО "Логистическая компания "ЗаДень.ру" и ИП Васильевым Д.В., согласно которому ООО "Логистическая компания "ЗаДень.ру" оказывало услуги по сопровождению открытия пункта выдачи заказов Интернет-магазина KazanExpress;

2. Договор на оказание услуг N 57-ПВЗ от 01.04.2021, приложения к договору между ООО "Логистическая компания "ЗаДень.ру" и ИП Васильевым Д.В., согласно которым Васильев Д.В. оказывал услуги по доставке и вручению товаров, а также по сопровождению деятельности ПВЗ;

3. Договор возмездного оказания услуг N 67-ПВЗ-С от 01.04.2021 между ООО "Логистическая компания "ЗаДень.ру" и ИП Гайнитдиовым А.Д., согласно которому ООО "Логистическая компания "ЗаДень.ру" оказывало услуги по сопровождению открытия пункта выдачи заказов Интернет-магазина KazanExpress, а также по сопровождению деятельности ПВЗ;

4. Договор на оказание услуг N 67-ПВЗ от 01.05.2021, приложениями к договору между ООО "Логистическая компания "ЗаДень.ру" и ИП Гайнитдиовым А.Д., согласно которому ИП Гайнитдиовым А.Д. оказывал услуги по доставке и вручению товаров;

5. Агентский договор на реализацию непродовольственных товаров N 365/18 от 04.12.2018, актом N 9474 от 30.06.2021 между ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" и АНО "Фонд развития города Иннополис";

6. Агентский договор на реализацию непродовольственных товаров N 020053 от 17.01.2018 между ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" и ООО "АЛЬКОСТ";

7. Договор N СУФ19-122 от 03.07.2019, приложение к договору, акты СУФ000723 от 01.08.2019, СУФ000810 от 31.08.2019. между ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" и ООО "Гэллэри Сервис", согласно которым ООО "Гэллэри Сервис" оказывало услуги по размещению рекламно-информационных материалов "KazanExpress";

8. Договор N АРТ-136 от 06.09.2019, акты N 644 от 30.09.2019, N 771 от 22.11.2019, эфирная справка, медиаплан N 3 между ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" и ООО "АРТ-Дизайн";

9. Договор N 183/19 от 05.09.2019, приложениями к договору между ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" и АО "Медиа Плюс", согласно которым АО "Медиа Плюс" оказывал услуги по размещению в эфире радиостанций рекламных материалов заказчика;

10. Договор N 1554 от 09.11.2020, приложения к договору, акт N 442 от 03.12.2020 между ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" и ООО "КРЕАТИФФ", согласно которым ООО "КРЕАТИФФ" оказывало услуги по размещению и техническому обслуживанию рекламной информации обозначения "KazanExpress" на рекламных стендах в лифтах и у подъездов жилых домов города Чебоксары Чувашской Республики;

11. Договор N 107 от 17.09.2019, приложение к договору, акт N 252 от 31.10.2019 между ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" и ООО "ТаргетМедиа", согласно которым ООО "ТаргетМедиа" оказывало услуги, связанные с производством и размещением информационных материалов заказчика;

12. Акт сдачи-приемки оказанных услуг по договору N D-4202 от 02.08.2019, счет N 1-64270 от 05.08.2019, заказ N Z2733-1 от 30.08.2019 между ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" и АО "Медиа Плюс", согласно которым АО "Медиа Плюс" оказывало услуги по размещению рекламных материалов "KazanExpress";

13. Сопроводительным письмом компании заявителя ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" N 18/03-1 от 18.03.2021, в котором указано, что компания предоставляет возможность юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем осуществлять деятельность по продаже товаров с использованием дистанционного способа, а также возможность покупателям приобретать товары дистанционным способом посредством оформления заказа в маркетплейсе "KazanExpress";

14. Справка ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" N 24/03/22-5 от 24.03.2022, в которой указано, что в период с марта 2020 года по март 2021 года средняя выручка в месяц за реализацию товаров на маркетплейсе KazanExpress.ru составила 320 000 000 рублей (по городам присутствия KazanExpress.ru: г. Казань - 490 000 000 рублей, г. Уфа - 170 000 000 рублей, г. Самара - 155 000 000 рублей, г. Набережные Челны - 160 000 000 рублей, г. Нижний Новгород - 115 000 000 рублей), в период с марта 2021 года по март 2022 года средняя выручка в месяц за реализацию товаров на маркетплейсе KazanExpress.ru составила 2 000 000 000 рублей. Средние объёмы выручки в вышеуказанный период за реализацию товаров на маркетплейсе были получены в следующих городах присутствия KazanExpress.ru: г. Казань - 2 000 000 000 рублей, г. Уфа - 1 110 000 000 рублей, г. Самара - 800 000 000 рублей, г. Набережная Челны - 700 000 000 рублей, г. Ижевск - 700 000 000 рублей. Максимальная выручка в период с марта 2020 года по март 2021 года за реализацию товаров на маркетплейсе KazanExpress.ru составила 328 528 383 рублей 52 копеек. Максимальные объёмы выручки в вышеуказанный период за реализацию товаров на маркетплейсе были получены в следующих городах присутствия KazanExpress.ru: г. Казань - 492 861 782 рублей, г. Уфа - 167 505 394 рублей г. Самара - 152 040 201 рублей, г. Набережная Челны - 160 971 603 рублей, г. Нижний Новгород - 112 675 052 рубля;

15. В период с марта 2021 года по март 2022 года максимальная выручка в месяц за реализацию товаров на маркетплейсе KazanExpress.ru составила 2 074 683 370 рублей. Максимальные объёмы выручки в вышеуказанный период за реализацию товаров на маркетплейсе были получены в следующих городах присутствия KazanExpress.ru: г. Казань - 2 109 827 500 рублей, г. Уфа - 1 117 525 868 рублей, г. Самара - 881 200 994 рубля, г. Набережная Челны - 732 852 313 рубля, г. Ижевск - 708 964 708 рублей;

16. Сведения о рекламе платформы электронной торговли "KazanExpress" в медиасредствах, по радио и на телевидении в период с 16.08.2021 по 24.04.2022;

17. Статья "Команда из Казани создала свой AliExpress с доставкой за два дня", размещенная на официальном сайте газеты "Комсомольская правда" от 13.09.2017;

18. Статья, размещенная на официальном сайте газеты "Реальное время" "В Казани запустят аналог AliExpress с доставкой по России" от 06.09.2017;

19. Статья, размещённая на официальном сайте газеты "Известия": "Предприниматель из Казани запускает аналог AliExpress" от 06.09.2017;

20. На телеканале РБК "Торговый город: KazanExpress построит поселок для сотрудников";

21. На общественно-политической интернет-газете БИЗНЕС Online "Дмитрий Еремеев: "KazanExpress претендует стать компанией с оценкой не менее 1 миллиарда долларов" от 11.01.2021 (https://www.business-gazeta.ru/article/495063);

22. Статья, размещённая на официальном сайте газеты РИА Новости "Мишустин предложил облачные технологии для оценки стоимости недвижимости" от 09.07.2022, в которой упоминается маркетплейс Kazanexpress;

23. Статья, размещённая на официальном интернет-журнале "Секрет фирмы": "Семь мобильных приложений, которые вызовут ажиотаж в посткоронавирусном мире" от 10.06.2020, где упоминается быстрая доставка покупок из маркетплейсов "Озон", Lamoda, Wildberries, KazanExpress и др.;

24. Статья, размещённая на официальном сайте газеты "Ведомости": "Как казанский маркетплейс привлек инвестиции от AliExpress" в данной статье была опубликована информация о создании маркетплейса KazanExpress в 2017 году;

25. Статья, размещённая на официальном сайте издания RB.RU "KazanExpress привлёк инвестиции от "AliExpress Россия" на миллиарды рублей" от 10.03.2021;

26. Статья, размещённая на официальном сайте журнала Forbes "Татарский маркетплейс и клиники женского здоровья: кому дали денег на этой неделе" от 13.03.2021, где указано, что маркетплейс KazanExpress привлек инвестиции от "AliExpress Россия";

27. Статья в газете Коммерсантъ "AliExpress получит 30% маркетплейса KazanExpress" от 10.03.2021;

28. Российская газета RG.RU "Татарстан уходит в онлайн" от 26.01.2021;

29. Публикация в социальной сети Instagram "Мобильное приложение "KazanExpress" шопинг с доставкой за 1 день";

30. Презентация ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" "Трекинг основных показателей здоровья бренда KazanExpress".

На основании изложенного заявитель просил Роспатент отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг.

По итогам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 03.08.2022 об отказе в его удовлетворении.

Полагая, что решение от 03.08.2022 не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и нарушает его права и законные интересы, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"; далее - Постановление N 10). Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявитель не оспаривает, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам суды установили следующее.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (19.03.2021) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В силу пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Анализ указанных положений позволяет сделать вывод, что не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не выполняющих в глазах потребителей основную функцию товарного знака - индивидуализирующую.

В свою очередь, различительная способность обозначения имеет три источника: обозначение, с одной стороны, может быть различительным само по себе; с другой стороны, обозначение может приобрести различительную способность в результате его использования для маркировки конкретного товара; согласно подпункту 2 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ могут быть зарегистрированы обозначения, которые состоят только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, если они образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Таким образом, признается, что комбинированное обозначение, даже если оно состоит только из обозначений, которые сами по себе не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, может иметь различительную способность именно в виде конкретной комбинации неохраноспособных обозначений.

Для конкретного обозначения, которое может быть различительным само по себе, наличие различительной способности оценивается в том виде, в котором данное обозначение заявлено на государственную регистрацию. При этом следует рассматривать обозначение не само по себе (например, словесное обозначение - с точки зрения русского языка и абстрактного его смысла), а применительно к конкретным товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующих товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака. Соответствующая оценка производится исходя из восприятия.; этого обозначения на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, пункт 34 Правил относит:

простые геометрические фигуры, линии, числа;

отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

общепринятые наименования;

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Для обозначений, изначально неохраноспособных, но приобретших различительную способность, оценке при регистрации товарного знака подлежит возможность в глазах адресатов товарных знаков - потребителей связывать конкретное обозначение с конкретным товаром конкретного производителя. При этом, как правило, о приобретенной различительной способности обозначения свидетельствует длительное использование его конкретным лицом до регистрации в качестве товарного знака для целей индивидуализации товаров.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как уже указывалось, пункт 1 статьи 1483 ГК РФ допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

При рассмотрении возражения общества Роспатент установил, что словесный элемент "KazanExpress" заявленного обозначения образован путем слитного написания слов "Kazan" и "Express", которые являются значимыми, ввиду графического исполнения знака, согласно которому написание букв "К" и "Е" заглавными буквами визуально разделяет словесный элемент "KazanExpress" на две словесные составляющие: слово "Kazan", имеющее на английском языке значение "город Казань" - столица Республики Татарстан Российской Федерации, и слово "Express": 1. курьерский, скоростной; 2. специальный; 3. срочный (https://translate.yandex.ru/dictionary/English-Russian/express).

При этом Роспатент указал, что в русском языке имеется фонетически тождественное слово "экспресс", означающее: 1. транспортное средство (поезд, судно, автобус и т.п.), идущее с повышенной скоростью и с остановками лишь на крупных станциях; 2. разг. срочное почтовое отправление, см., например, Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка, Толково-словообразовательный, https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-encycl-term-64847.htm.

Кроме того, Роспатент указал, что этимология названия города Казань связана со словом "казан" - котел для приготовления пищи (Толковый словарь Ожегова (https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=10422).

В связи с вышеизложенным, Роспатент посчитал, что имеются достаточные предпосылки для восприятия словесного элемента "Kazan", как выполненного буквами латинского алфавита названия определенного географического объекта - города Казань, что такому восприятию способствует наличие первой заглавной буквы "К" в слове "Kazan", поскольку, как известно, согласно правилам орфографии русского языка, географические названия пишутся с заглавной буквы.

Таким образом, Роспатент посчитал, что первый элемент заявленного обозначения, с которого начинается его прочтение/восприятие, представляет собой географическое указание на место оказания услуг (продвижения/сбыта товаров и их доставки). Следовательно Роспатент посчитал, что у хозяйствующих субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории города Казань, существует необходимость использования данного географического названия в своей деятельности в качестве указания на место оказания услуг.

Относительно слова "Express", то Роспатент указал, что с учетом специфики заявленных услуг, данное слово способно характеризовать скорость оказания услуг, а именно, то, что доставка товаров покупателям, которые приобрели товары посредством Интернет-площадки "KazanExpress", осуществляется быстро, срочно.

В отношении довода заявителя об уже имеющейся практике экспертизы по регистрации товарных знаков, в том числе, для услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ с включением словесного элемента "Express" в качестве охраняемого элемента Роспатент указал, что помимо словесного элемента "Express", такие обозначения включают иные охраноспособные элементы, тогда как заявленное обозначение образовано путем слитного написания со словом "Express" неохраноспособного элемента "Kazan" и что большинство товарных знаков являются комбинированными обозначениями (помимо слов включают изобразительные элементы) и отличаются индивидуальными композиционными особенностями.

Относительно сведений заключения соцопроса N 33-2022 от 28.04.2022, по результатам которого установлено, что 75-79% респондентов считают, что заявленное обозначение по заявке N 2021715459 не указывает на свойства и место оказания услуг, Роспатент указал, что представленные заявителем документы в рамках социологического исследования не отражают, какие именно смысловые ассоциации вызывает у потребителей обозначение "KazanExpress" в сознании потребителей, что в заключении не содержатся ответы респондентов на анкетные вопросы N 1, 2, 6 о восприятии обозначения, и что на вопросы N 3 и N 5 19% респондентов ответили, что обозначение может указывать на свойства, что при объеме выборки в 1000 человек является весомым показателем.

Кроме того, Роспатент пришел к выводу о том, что представленные заявителем материалы не содержат достаточного объема информации для подтверждения того, что обозначение приобрело различительную способность на дату подачи заявки в отношении заявленных услуг 35, 38, 39-го классов МКТУ по смыслу пункта 1.1. статьи 1483 ГК РФ.

В указанной связи компетентный орган исследовал представленные документы и указал, что первые упоминания о маркетплейсе "KazanExpress" появились в конце 2017 года в СМИ г. Казани (Комсомольская правда), а с начала 2018 года заявитель начал сотрудничать с поставщиками различных товаров, заинтересованных в реализации своей продукции через маркетплейс "KazanExpress", а также того, что маркетплейс "KazanExpress" имеет пункты выдачи в городах Уфа, Казань, Нижний-Новгород, Самара, Набережные Челны, однако, наибольшее их число сконцентрировано в городе Казань, Наружная реклама и реклама на радио также осуществлялась в пределах указанных городов.

Таким образом, Роспатент посчитал, что из представленных заявителем документов не усматривается приобретение заявленным обозначением различительной способности в масштабах территории Российской Федерации и что основания для применения положения подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ отсутствуют.

Проверив по доводам заявления общества соответствие оспариваемого решения пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, Суд по интеллектуальным правам не соглашается с выводом Роспатента об отсутствии у обозначения различительной способности ввиду восприятия потребителями элемента спорного обозначения "KazanExpress" как слов "Казань" и "Экспресс".

При определении различительной способности обозначения Роспатенту надлежало учитывать приоритет русского языка для русскоязычных потребителей и принимать во внимание что восприятие потребителями обозначения "KazanExpress" обусловлено, прежде всего, его созвучностью словам русского языка.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что при зрительном и смысловом впечатлении от прочтения обозначения "KazanExpress" заглавными буквами "K" и "E" обозначены слова "kazan/казан" и "express/экспресс", а не "Kazan/Казань" и "express/экспресс". Указанное подтверждается тем, что в русском языке буква "э" при прочтении не смягчает предыдущие согласные, тем, что слово "казан" в русском языке имеет самостоятельное значение (посуда для приготовления пищи), используется в повседневной речи. При таких обстоятельствах наименование города Казань на английском языке "Kazan", которое произносится как []/[ке-зен] в обозначении "KazanExpress" русскоязычным потребителям не очевидно.

Историческое происхождение наименования города Казань от слова "казан", на которое ссылается Роспатент, при наличии самостоятельного значения слова "казан" (посуда для приготовления пищи) и его использования в повседневной русской речи возможная этимология названия города Казань сама по себе не может быть основанием для такого толкования обозначения "KazanExpress" для рядовых российских потребителей.

Таким образом, восприятие российским потребителем заявленного обозначения исходя из его буквенного состава, зрительное впечатление при его прочтении с учетом заглавных букв, не подтверждают вывод Роспатента о восприятии потребителями буквосочетания "KazanExpress" именно как слов "Казань" и "Экспресс", как и то, что к обозначение заложена идея, основанная на наименовании города Казань.

Кроме того вывод Роспатента об отсутствии у обозначения различительной способности без полной оценки фонетических и семантических признаков обозначения был сделан без анализа в отношении всех заявленных услуг, что привело к преждевременным выводам относительно заложенных в обозначение идей.

Указанный вывод согласуется, с положениями подпункта 3 пункта 1 и пунктов 34 Правил, предполагающими при решении вопроса о том, является ли обозначение характеризующим услуги, всестороннее исследование фонетических графических, и семантических признаков обозначения применительно к каждой из заявленных услуг.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпункта 3 пункта 1" имеется в виду "подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК Р"

Доводы оспариваемого решения Роспатента не опровергают характер восприятия части "Kazan" обозначения "KazanExpress" исходя из его буквенного состава, то есть как слова "kazan/казан", и не обосновывают того, по какой причине обозначение "KazanExpress" прямо указывает на наименование города Казань и характеризует те или иные услуги 35, 38, 39-го классов МКТУ.

Судебная коллегия учитывает, что при экспертизе спорного обозначения Роспатенту надлежало сопоставить его с конкретными услугами, указанными в заявке для решения вопроса о том, является ли обозначение для них описательным, фантазийным либо ложным.

Вместе с тем, в заявке на государственную регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака указаны услуги "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг" 35-го класса МКТУ, услуги "передача информации, относящейся к электронному шоппингу (торговле) и услугам розничной торговли; обеспечение доступа к веб - сайтам в Интернете, позволяющего третьим лицам предлагать товары и услуги, размещать и выполнять заказы" 38-го класса МКТУ, услуги "доставка товаров; хранение товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]" 39-го класса МКТУ без какого-либо указания на конкретные товары и услуги, с которыми связана указанная деятельность. При таких обстоятельствах обозначение "KazanExpress" для заявленных услуг само по себе не может вводить потребителей в заблуждение относительно заявленных услуг по реализации товаров и их исполнителя.

Учитывая изложенные обстоятельства, судебная коллегия считает преждевременным вывод Роспатента об отсутствии различительной способности у обозначения "KazanExpress" и отнесении его к неохраняемым для всех заявленных услуг, а оспариваемое решение - не соответствующим положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Кроме того судебная коллегия обращает внимание на то, что при рассмотрении возражения заявитель ссылался на сведения заключения соцопроса N 33-2022 от 28.04.2022, в частности на то, что 80% опрошенных знают обозначение "KazanExpress", большинство правильно определяет услуги, для которых оно использовалось (услуги доставки товара, услуги по предоставлению места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуги электронного шопинга), что подавляющее большинство опрошенных верно определили обозначение как используемое ООО "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (70%), что по состоянию на дату приоритета (19.03.2021) подавляющее большинство потребителей (77%) уже были знакомы с обозначением, большинство правильно определило услуги, в отношении которых оно использовалось и верно указало на общество как лицо, оказывающее такие услуги (71%).

Роспатент в оспариваемом решении не указал мотивы, по которым сведения заключения соцопроса N 33-2022 от 28.04.2022 не подтверждают различительную способность обозначения, ограничился лишь указанием на то, что представленные заявителем документы не отражают, какие именно смысловые ассоциации вызывает у потребителей обозначения "KazanExpress", в то время как само по себе отсутствие конкретной семантики не исключает ни фантазийный характер обозначения, ни наличие приобретенной различительной способности.

Таким образом, Роспатент по существу не исследовал вопрос о приобретении заявленным обозначением различительной способности и не дал оценку представленным сведениям в порядке пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

Поскольку для решения вопроса о государственной регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака в отношении тех или иных услуг, для индивидуализации которых оно заявлено, необходима оценка всех признаков обозначения "" в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию для установления его восприятия адресной группой потребителей указанных в заявке услуг, а также оценка представленных доказательств приобретения обозначением различительной способности, Роспатент неправомерно не дал оценку представленным обществом доказательствам в полном объеме.

Как разъясняется в пункте 136 Постановления N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

С учетом того, что выводы оспариваемого решения об описательном характере для заявленных услуг части словесного элемента "Kazan" словесного обозначения "" не соответствуют методологии Правил и положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, судебная коллегия не может признать анализ Роспатента проведенным надлежащим образом.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения общества не дал оценку всем обстоятельствам и доводам заявителя. Данное обстоятельство могло повлечь вынесение Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения, и не может быть устранено на стадии последующего судебного контроля.

Согласно пункту 138 Постановления N 10 если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества от 06.04.2022 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2021715459 с учетом настоящего решения.

Понесенные обществом расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1181690055744) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 06.04.2022 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021715459 удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.08.2022 об отказе в удовлетворении возражения от 06.04.2022 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021715459 как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражения возражение общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" от 06.04.2022 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2021715459.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу общества с ограниченной ответственностью "МАРКЕТПЛЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1181690055744) 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.Н. Чеснокова