Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2023 г. по делу N СИП-796/2022 Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку признаки, характеризующие частный случай выполнения изобретения по спорному патенту, соответствуют признакам, которые присутствуют в описании другого изобретения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2023 г. по делу N СИП-796/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 27 марта 2023 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Чесноковой Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маковецкой Н.П. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица ASTRAZENECA AB (85, Sodertalje, SE-151, Sweden) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.06.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2262507 на изобретение.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранное лицо Bristol-Myers Squibb Company (Post Office Box 4000, Princeton, New Jersey, 08543-4000, US) и иностранное лицо KRKA, d. d., Novo mesto (Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица ASTRAZENECA AB - Угрюмов В.М. (по доверенности от 04.11.2021), Довгалюк А.И. (по доверенности от 04.11.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 10.02.2023); Харламова О.А. (по доверенности от 10.02.2023);

от иностранного лица KRKA, d. d., Novo mesto - Залесов А.В. и Махлина М.Г. (по доверенности от 23.02.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо ASTRAZENECA AB (далее - заявитель, компания ASTRAZENECA) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.06.2022 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2262507 на изобретение "С-арилглюкозидные ингибиторы SGLT2".

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранные лица Bristol-Myers Squibb Company (далее - компания Bristol-Myers) и KRKA, d. d., Novo mesto (далее - компания KRKA).

В обоснование своих требований компания ASTRAZENECA ссылается на ошибочность вывода Роспатента о том, что признаки, характеризующие соединение зависимого пункта 16 содержащейся в спорном патенте формулы, были раскрыты в описании и в формуле изобретения, приведенных в заявке N 2002109477 на дату ее подачи.

Заявитель полагает, что такое соединение не может считаться раскрытым в описании, поскольку оно не было раскрыто как специально полученное и исследованное в описании или в формуле изобретения на дату подачи этой заявки.

Компания ASTRAZENECA обращает внимание на недопустимость включения в формулу изобретения частной формы выполнения общего понятия, если эта частная форма не содержалась в первоначальных материалах заявки.

Заявитель считает, что в данном случае соединение зависимого пункта 16 формулы изобретения является функционально самостоятельным признаком, и отсутствие в описании изобретения раскрытия получения и исследования такого соединения является основанием для получения патента на самостоятельное изобретение.

Роспатент в отзыве на заявление возражает против его удовлетворения, ссылаясь на обоснованность выводов, содержащихся в оспариваемом ненормативном правовом акте.

Компания Bristol-Myers в поданном в суд ходатайстве о рассмотрении дела в отсутствие ее представителя поддержала позицию заявителя.

Компания KRKA в отзыве поддержала позицию Роспатента, просила отказать в удовлетворении заявленных требований, указав также на отсутствие заинтересованности компании ASTRAZENECA в оспаривании спорного патента, и наличии признаков злоупотребления правом в ее действиях.

Компания ASTRAZENECA представила письменные пояснения на отзыв компании KRKA, в которых выразила несогласие с приведенными в нем доводами.

Представители заявителя в судебном заседании поддержали заявленные требования.

Представители Роспатента и компании KRKA в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных требований, полагая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей участвующих в деле лиц, оценив представленные доказательства в их совокупности в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает заявленное требование не подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2262507 на группу изобретений "С-арилглюкозидные ингибиторы SGLT2" был выдан по заявке N 2002109477 (индексы Международной патентной классификации C07H 7/04 (2000.01), A61K 31/7032 (2000.01), A61P 3/10 (2000.01)), датой подачи которой является дата подачи международной заявки PCT/US00/27187 от 02.10.2000, с приоритетом от 12.10.1999, установленным по дате подачи приоритетной заявки US 60/158,773, на имя компании Bristol-Myers. Впоследствии на основании государственной регистрации 20.06.2014 отчуждения исключительного права (рег. номер РД0150082) патентообладателем стала компания ASTRAZENECA. Данный патент действовал по 02.10.2020 со следующей формулой изобретения:

"1. С-арилглюкозидное соединение, имеющее формулу

где R ¹, R ² и R ^2a независимо обозначают водород, ОН, OR ⁵, алкил, CF ₃, OCHF ₂, OCF ₃, SR ⁵ⁱ или галоген или два из R ¹, R ² и R ^2a вместе с прилегающими атомами углерода образуют аннелированный пятичленный гетероцикл, который может содержать 2 атома кислорода в цикле;

R ³ и R ⁴ независимо обозначают водород, ОН, OR ^5a , ОАрил, ОСН ₂Арил, алкил, циклоалкил, CF ₃, -OCHF ₂, -OCF ₃, галоген, -CN, -CO ₂R ^5b , -CO2H, -COR ^6b, -CH(OH)R ^6c, -CH(OR ^5h)R ^6d, -CONR ⁶R ^6a, -NHCOR ^5c, -NHSO ₂R ^5d, -NHSO ₂Арил, арил, -SR ^5e, -SOR ^5f, -SO ₂R ^5g, -SO ₂Арил или пяти-, шести- или семичленный гетероцикл, который может содержать 1-4 гетероатома в цикле, представляющие собой N, О, S, SO и/или SO ₂, или R ³ и R ⁴ вместе с прилегающими к ним атомами углерода образуют аннелированный пятичленный гетероцикл, который может содержать 2 атома кислорода в цикле;

R ⁵, R ^5a, R ^5b, R ^5c, R ^5d, R ^5e, R ^5f, R ^5g, R ^5h, R ⁵ⁱ независимо обозначают алкил;

R ⁶, R ^6a, R ^6b, R ^6c и R ^6d независимо обозначают водород, алкил, арил, алкиларил или циклоалкил или R ⁶ и R ^6a вместе с прилегающими к ним атомами азота образуют аннелированный пяти-, шести- или семичленный гетероцикл, который может содержать 1-4 гетероатома в цикле, которыми являются N, О, S, SO и/или SO ₂;

А обозначает О, S, NH или , где n обозначает 0-3, или его фармацевтически приемлемые соли;

при условии, что если А обозначает , где n обозначает 0, 1, 2 или 3, или А обозначает О и, по меньшей мере, один из R ¹, R ² и R ^2a обозначает ОН или OR5, тогда, по меньшей мере, один из R1, R2 и R2a обозначает CF ₃, OCF ₃ или OCHF ₂ и/или, по меньшей мере, один из R ³ и R ⁴ обозначает CF ₃, -OCHF ₂, -OCF ₃, -CN, -CO ₂R ^5b, CH(OR ^5h)R ^6d, CH(OH)R ^6c, COR ^6b, -NHCOR ^5c, -NHSO ₂R ^5d, -NHSO ₂Арил, арил, -SR ^5e, -SOR ^5f, -SO2R ^5g, -SO ₂Арил.

2. Соединение по п. 1, отличающееся тем, что при условии, что если А обозначает , где n обозначает 0, 1, 2 или 3, или А обозначает О и, по меньшей мере, один из R ¹, R ², R ^2a, R ³ и R ⁴ обозначает ОН или OR ⁵, тогда, по меньшей мере, один из R ¹, R ² и R ^2a обозначает CF ₃, OCF ₃ или OCHF ₂ и/или, по меньшей мере, один из R ³ и R ⁴ обозначает CF ₃, -OCHF ₂, -OCF ₃, -CN, -CO ₂R ^5b, CH(OR5h)R ^6d, -NHCOR ^5c, -NHSO ₂R ^5d, -NHSO ₂Арил, арил, -SR ^5e, -SOR ^5f, -SO ₂R ^5g, -SO ₂Арил или галоген.

3. Соединение по п. 1, имеющее формулу

где радикалы имеют значения, представленные в п. 1.

4. Соединение по п. 1, отличающееся тем, что А обозначает .

5. Соединение по п. 3, отличающееся тем, что А обозначает СН ₂, или О, или S.

6. Соединение по п. 1, отличающееся тем, что А обозначает СН ₂, или О, или S; R ¹, R ² и R ^2a независимо выбирают из Н, низшего алкила, галогена, OR ⁵ или OCHF ₂ или два из R ¹, R ² и R ^2a обозначают Н, а третий обозначает низший алкил, галоген, OR ⁵ или OCHF ₂; R ³ и R ⁴ независимо выбирают из низшего алкила, OR ^5a, -OCHF ₂, -SR ^5e, ОН, CO ₂R ^5b, -3,4-(O-СН ₂-O)-, -COR ^6b, -CH(OH)R ^6c, -CH(OR ^5h)R ^6d, CF ₃, R ^5c-(C=O)-NH-, -SOR ^5f, -SO ₂R ^5g, арила, -NHSO ₂Арил, -NHSO ₂R ^5d, СО ₂Н, тиадизола, тетразола, ОСН ₂Арила, -OCF ₃, ОАрила или Н.

7. Соединение по п. 6, отличающееся тем, что А обозначает СН ₂; R ¹ обозначает водород, галоген или низший алкил; R ² и R ^2a каждый обозначает Н; R ³ обозначает Н; R ⁴ обозначает низший алкил, -COR ^6b, CH(OH)R ^6c, -CH(OR ^5h)R ^6dR ^5aO, -OCHF ₂, -OCF ₃ или - -SR ^5e.

8. Соединение по п. 7, отличающееся тем, что А обозначает СН ₂; R ¹ обозначает водород, галоген или низший алкил и R ⁴ обозначает низший алкил, R ^5aO, -OCHF ₂ или -SR ^5e.

9. Соединение по п. 7, отличающееся тем, что R ⁴ обозначает 4-С ₂Н ₅.

10. Соединение по п. 3, имеющее формулу

11. Соединение по п. 1, имеющее формулу

где А обозначает СН ₂ и находится в положении мета относительно глюкозида, R ¹, R ² и R ^2a каждый обозначает Н и R ³ обозначает нижеследующее:

4-Ме, 4-ОН, 3-Ме, Н, 3-ОМе, 4-CO ₂Ме, 3,4-(ОСН ₂O), 4-CF ₃, 4-NHAc, 4-SO ₂Me, 4-Ph, 4-NHSO ₂Ph-4'-Me, 4-NHSO ₂Me, 4-CO ₂H, 4-тиадиазол, 4-тегразол, 4-OCH ₂Ph-4'-CN, 4-OCHF ₂, 4-изопропил, 2-изопропил, 4-O-н-пропил, 4-тетразол-2'-Ме, 4-тетразол-1'-Ме, 4-OPh, 4-н-пропил, 4-н-бутил, 4-SO ₂Et, 4-SO ₂-н-пропил, 4-SO ₂Ph или 4-SOMe.

12. Соединение по п. 1, имеющее следующую формулу:

где

А:	R 3:
связь	Н
СН 2	Н
СН 2	4-Et
O	4-Ме
S	4-Ме

13. Соединение по п. 1, имеющее формулу

где

А:	R 1:	R 2:	R 3:
СН 2	2-Ме	Н	4-Et
СН 2	4-Ме	Н	4-Et
СН 2	4-Ме	Н	4-SO 2Ме
СН 2	4-Ме	Н	4-ОН

СН 2	4-Ме	Н	4-S(O)Me
СН 2	4-Ме	Н	4-F
СН 2	4-Ме	Н	4-Cl
СН 2	4-Ме	Н	4-Ме
СН 2	4-Ме	Н	Н
СН 2	4-Ме	6-Ме	4-ОМе
СН 2	4-F	Н	4-ОМе
СН 2	4-Cl	Н	4-SOMe
СН 2	4-Cl	Н	4-SO 2Me
СН 2	4-Cl	Н	4-OCHF 2
СН 2	4-Et	Н	4-Оме
СН 2	4-iPr	Н	4-Оме
СН 2	4-iPr	Н	4-SMe
СН 2	4-iPr	Н	4-SO 2Me
СН 2	4,5-OCH 2O	Н	4-Et
СН 2	5-Me	Н	4-Et
СН 2	5-Me	6-Ме	4-ОМе
СН 2	6-Ме	Н	4-Et

14. Соединение по п. 1, имеющее формулу

где радикалы имеют значения, представленные в п. 1.

15. Соединение по п. 1, имеющее формулу

16. Соединение по п. 1, имеющее формулу

17. Способ лечения или замедления развития или начала диабета, диабетической ретинопатии, диабетической невропатии, диабетической нефропатии, заключающийся во введении млекопитающему, нуждающемуся в лечении, терапевтически эффективного количества соединения по п. 1.

18. Способ по п. 17, отличающийся тем, что используют соединение, которое имеет формулу

где радикалы имеют значения, представленные в п. 1.

19. Способ лечения диабета типа II, заключающийся во введении млекопитающему, нуждающемуся в лечении, терапевтически эффективного количества соединения по п. 1, одного или в комбинации с другим антидиабетическим агентом, агентом для лечения осложнений диабета, веществом против ожирения, антигипертензивным агентом, антитромбоцитным агентом, антиатеросклеротическим агентом и/или гиполипидемическим агентом".

В Роспатент 15.02.2022 поступило возражение компании ASTRAZENECA против выдачи данного патента, мотивированное наличием в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента на группу изобретений, признаков, не раскрытых в документах, представленных на дату подачи заявки N 2002109477.

При рассмотрении возражения Роспатент установил, что соединение, которое, по мнению компании ASTRAZENECA, не было раскрыто в материалах заявки N 2002109477 на дату подачи, было включено на стадии экспертизы по существу в ответ на запрос экспертизы в зависимый от пункта 1 пункт 16 формулы изобретения.

В результате рассмотрения доводов возражения административный орган пришел к выводу об их необоснованности, поскольку соединение, включенное в зависимый пункт 16 формулы спорного изобретения, подпадает под общую структурную формулу соединений, охарактеризованных в независимом пункте 1 формулы, который присутствовал в материалах заявки N 2002109477 на дату ее подачи, и, кроме того, данное соединение раскрыто в первоначальном описании этой заявки (соответствует описанию международной публикации WO 01/027128).

Не согласившись с решением Роспатента, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым данного пункта.

Заинтересованность компании ASTRAZENECA была установлена административным органом, согласившимся с доводом заявителя о том, что он вынужден нести бремя уплаты покупной цены за неправомерно выданный патент.

На аналогичные мотивы подачи возражения и обращения в суд с рассматриваемым заявлением компания ASTRAZENECA ссылалась в поданном в суд заявлении.

Вместе с тем суд отмечает, что при рассмотрении настоящего дела были выявлены мотивы оспаривания спорного патента, обусловленные тем, что в ином споре о признании недействительным другого патента, выданного компании ASTRAZENECA (N 2746132), процессуальный оппонент заявителя (компания KRKA) ссылается на оспариваемый в настоящем деле патент в качестве довода о недействительности названного патента.

Таким образом, с учетом отсутствия в материалах дела сведений о наличии разногласий между компанией ASTRAZENECA и компанией Bristol-Myers относительно уплаты покупной цены за приобретенное исключительное право, действительным мотивом оспаривания патента Российской Федерации N 2262507 является стремление заявителя избежать признания недействительным принадлежащего ему патента N 2746132.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, возникающих, в том числе, в связи с оспариванием предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, находится в его компетенции.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, возникающих, в том числе в связи с оспариванием предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, находится в его компетенции.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты подачи заявки на выдачу спорного патента (02.10.2000) и даты подачи возражения в Роспатент (15.02.2022) при рассмотрении настоящего дела подлежат применению Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон), ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила), Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261.

Согласно статье 20 Патентного закона в течение двух месяцев с даты поступления заявки заявитель имеет право внести в ее материалы исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения.

Исправления и уточнения могут быть представлены по заявке на изобретение и по истечении указанного срока, но не позднее вынесения решения по результатам экспертизы по существу.

В силу пункта 2 статьи 21 Патентного закона если в соответствии со статьей 20 этого закона заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки.

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 20 Правил в том случае, когда дополнительные материалы содержат измененную формулу изобретения, устанавливается, предусматривают ли изменения формулы включение в нее одного или нескольких независимых пунктов изобретения, не выделенных в качестве таковых в первоначальной формуле, и представлен ли вместе с такими дополнительными материалами документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины с учетом сроков их представления.

Как указано в подпункте 4 пункта 20 Правил, при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу патентного ведомства и принятых к рассмотрению, проверяется не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в патентное ведомство поступили заявление на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описании имеется ссылка на них).

Если в первоначальных материалах заявки признак изобретения был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

В том случае, когда заявка относится к группе изобретений - вариантов, признаками какого-либо изобретения группы, содержащимися в первоначальных материалах заявки, считаются признаки, упомянутые в описании применительно именно к этому изобретению группы.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.5 Правил зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

В силу положений подпункта 2 пункта 3.3.2.5 Правил если для характеристики изобретения в частном случае его выполнения или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому пункту.

Согласно пункту 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения.

Суд по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод Роспатента о том, что признаки, характеризующие соединение зависимого пункта 16 формулы спорного изобретения, были раскрыты в описании и в формуле изобретения, приведенных в заявке N 2002109477 на дату ее подачи, исходя из нижеследующего.

Компания ASTRAZENECA не оспаривает вывод административного органа о том, что соединение, включенное в зависимый пункт 16 формулы спорного патента, подпадает под общую структурную формулу соединений, охарактеризованных в независимом пункте 1 формулы данного патента, которая присутствовала в материалах заявки N 2002109477 на дату ее подачи (публикация WO 01/027128).

Возражая против вывода Роспатента о том, что включенное в формулу спорного патента соединение по зависимому пункту 16 формулы было раскрыто в материалах заявки N 2002109477 на дату ее подачи, заявитель полагает, что такое соединение не может считаться раскрытым в описании, поскольку оно не было раскрыто как специально полученное и исследованное в описании или формуле изобретения на дату подачи этой заявки.

Суд по интеллектуальным правам считает правильной, соответствующей применимым нормам законодательства оценку административным органом данного довода компании ASTRAZENECA, который верно исходил из следующих нормативных положений.

Согласно подпункту 4 пункта 20 Правил признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в патентное ведомство поступили заявление на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описании имеется ссылка на них).

Если в первоначальных материалах заявки признак изобретения был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

В том случае, когда заявка относится к группе изобретений-вариантов, признаками какого-либо изобретения группы, содержащимися в первоначальных материалах заявки, считаются признаки, упомянутые в описании применительно именно к этому изобретению группы.

Таким образом, как следует из вышеприведенных положений законодательства, единственным основанием для признания подлежащего включению в формулу признака, отсутствующим в первоначальных материалах заявки, является то, что такой признак не был раскрыт в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в патентное ведомство поступили заявление на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описании имеется ссылка на них).

Иных требований к признакам, подлежащим включению в формулу изобретения в случае представления дополнительных материалов, в применимых нормах законодательства не содержится. Законодательство также не содержит каких-либо самостоятельных требований в отношении индивидуального химического соединения, кроме того, что оно должно быть раскрыто в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату подачи заявки.

Учитывая изложенное, утверждение заявителя о том, что оспариваемый патент выдан неправомерно, поскольку для включения в формулу соединения зависимого пункта 16 формулы оно должно быть раскрыто в материалах заявки N 2002109477 на дату ее подачи как специально полученное и исследованное, не основано на положениях подпункта 4 пункта 20 Правил.

Кроме того, вопреки доводам заявителя, соединение зависимого пункта 16 формулы спорного патента раскрыто в первоначальном описании заявки N 2002109477 (соответствует описанию международной публикации WO 01/027128).

Как верно отметил административный орган, в первоначальном описании (стр. 8-9 заявки N 2002109477) указано, что созданы С-арилглюкозидные соединения, имеющие формулу (I), в которой, в том числе,

R ¹, R ² и R ^2a независимо обозначают водород или галоген,

R ³ и R ⁴ независимо обозначают водород, OR ⁵,

R ⁵ обозначает алкил;

А обозначает , где n обозначает 0-3, или его фармацевтически приемлемые соли.

В описании указано, что термин "галоген" относится, в том числе, к хлору (стр. 29 описания заявки N 2002109477). Алкил представляет собой в том числе этил (стр. 26 описания заявки N 2002109477).

Приведенные обстоятельства заявитель не опроверг.

В связи с этим Роспатент пришел к правомерному и обоснованному выводу о том, что признаки, характеризующие частный случай выполнения изобретения, раскрытые в зависимом пункте 16 формулы группы изобретений по спорному патенту, соответствуют признакам, которые присутствуют в описании изобретения на дату подачи заявки N 2002109477.

Представленное заявителем заключение Ворожевич А.С. (специалиста в области юриспруденции) не может быть принято судом во внимание, поскольку не опровергает выводы административного органа, основанные на правильно примененных нормативных положениях и верно установленных фактических обстоятельствах спора.

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, в связи с чем не может быть признано недействительным.

В связи с этим анализ доводов компании KRKA о злоупотреблении правом со стороны заявителя судом не проводится, поскольку выводы суда по данному вопросу не смогут повлиять на результат рассмотрения настоящего спора по существу.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.Н. Чеснокова