Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2023 г. по делу N СИП-617/2022 Суд удовлетворил требования по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку компания не представила в материалы дела доказательства, подтверждающих исполнение представленных ответчиком договоров и доказательств, позволяющих установить объемы поставок продукции, маркированной спорным товарным знаком, а также ассортимент такой продукции, и свидетельствующие о том, что использование компанией спорного товарного знака не является номинальным, направленным лишь на искусственное желание сохранить законную монополию на спорный товарный знак (документ не действует)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2023 г. по делу N СИП-617/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 марта 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 5 апреля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Булгакова Д.А.,

Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Борисовой А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Красникова Артема Аркадьевича (ОГРНИП 308440125500066) к иностранному лицу Guangzhou Bluesky Chemical Technology Co., Ltd. (510000, People-s Republic of China, Guangzhou, Banyun District, Huangyuan St.129, bldg.2, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1612, 1623, 1624, 1625, 1626) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 668143 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Красникова А.А. - Степанова М.М. (по доверенности от 09.06.2022);

от иностранного лица Guangzhou Bluesky Chemical Technology Co., Ltd. - Волков М.А. (по доверенности от 30.09.2022), Шаклина Д.И. (по доверенности от 30.09.2022).

Федеральная служба по интеллектуальной собственности извещена о дате и времени предварительного судебного заседания, явку представителя в суд не обеспечила.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Красников Артем Аркадьевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Guangzhou Bluesky Chemical Technology Co., Ltd. (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 668143 в отношении товаров 3-го класса "препараты для ухода за ногтями; лаки для ногтей; гель-лаки для ногтей; смывка для маникюрного лака; лосьоны, включенные в класс 03; средства очищающие, включенные в класс 03" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Исковое заявление мотивировано тем, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 668143 в отношении товаров 3-го класса МКТУ, поскольку намерен начать производство товаров 3-го класса МКТУ, а именно лаков для ногтей, и уже заключил договор подряда на производство данной продукции от 27.06.2022.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представители ответчика просили отказать в удовлетворении исковых требований, поскольку в материалы дела ответчик представил достаточное количество доказательств, свидетельствующих об использовании спорного товарного знака.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований и выписку из Реестра международной регистрации знаков представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 668143 в отношении товаров 3-го класса "препараты для ухода за ногтями; лаки для ногтей; гель-лаки для ногтей; смывка для маникюрного лака; лосьоны, включенные в класс 03; средства очищающие, включенные в класс 03" МКТУ.

Предприниматель, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации указанного товарного знака, направил в адрес компании предложение заинтересованного лица 08.04.2022, а также по адресу для переписки 18.04.2022.

Не получив ответа на указанное предложение заинтересованного лица, предприниматель по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и полагая, что спорный товарный знак правообладателем не использовался на территории Российской Федерации на протяжении трех лет, предшествующих дате направления претензии заинтересованного лица, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

Исследовав имеющиеся в материалах дела документы, оценив все представленные доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 08.04.2022 (том 1, л. д. 9-10).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждении своей заинтересованности предприниматель в материалы дела представил следующие документы: сведения о поданной заявке N 2021763215 от 29.09.2021, договор подряда N 06/22 на производство продукции от 27.06.2022, скриншот сайта подрядчика.

Оценив совокупность представленных истцом доказательств, суд приходит к выводу о том, что предприниматель является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте при осуществлении деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком.

Следовательно, истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 3-го класса "препараты для ухода за ногтями; лаки для ногтей; гель-лаки для ногтей; смывка для маникюрного лака; лосьоны, включенные в класс 03; средства очищающие, включенные в класс 03" МКТУ.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Сравнив товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 668143 и обозначение по заявке N 2021763215 от 29.09.2021, поданной предпринимателем в Роспатент, суд приходит к выводу о том, что заявленное обозначение "" сходно до степени смешения со словесным товарным знаком "", зарегистрированным на имя ответчика.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "BLUESKY", выполненное прописными буквами латинского алфавита.

Сходство товарного знака ответчика и обозначения по заявке истца носит очевидный характер, обусловленный высокой степенью фонетического и семантического сходства их словесных элементов. Степень такого сходства оценивается судом как высокая в силу полного совпадения в транслитерации сравниваемых словесных элементов.

При этом судебная коллегия признает различие в использованном шрифте не влияющим на сходство сравниваемых обозначений до степени смешения.

Следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации препятствует регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака.

Признав заинтересованность предпринимателя в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (08.04.2022) период времени, в течение которого ответчику следует доказать факт использования спорного товарного знака - с 08.04.2019 по 07.04.2022 (далее - спорный период).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование довода об использовании спорного товарного знака компания 26.12.2022 представил в материалы дела ходатайство о приобщении доказательств использования спорного товарного знака: авианакладная от 26.06.2022; счет от 27.05.2022; уведомление о прохождении процедур таможенного оформления экспортируемой продукции в электронном виде от 06.09.2019; грузовая таможенная декларация на экспорт из Китайской народной республики от 06.09.2019; уведомление о прохождении процедур таможенного оформления экспортируемой продукции в электронном виде от 26.06.2022; грузовая таможенная декларация на экспорт из Китайской народной республики от 26.06.2022; договор N EMI-BCT от 12.05.2022 между ответчиком и ООО "Е.Ми"; Приложение N 1 к Контракту N 15 от 25 июля 2019; договор от 23.08.2017 с приложениями между ООО "Аксис Эспо" и ответчиком; дистрибьюторский договор с приложениями от 07.12.2017 N М001 между ответчиком и ИП Парамоновой М.Н.; договор поставки от 07.12.2017 между ответчиком и Парамоновой М.Н.; дистрибьюторский сертификат на ИП Полушкина Н.В. о предоставлении статуса официального дистрибьютора; фотографии с выставок и конкурсов; доказательство направления документов истцу по электронной почте; доверенность и удостоверение на представителя.

Предприниматель 01.02.2023 представил в материалы дела письменные пояснения, в обоснование которых указывает, что представленные компанией документы в качестве доказательств использования спорного товарного знака выходят за предусмотренный законом трехлетний период доказывания использования товарного знака.

Компания 23.03.2023 представила в материалы дела отзыв на исковое заявление, в котором указывает, что представленными в материалы дела доказательствами подтверждается использование спорного товарного знака правообладателем "посредством продажи и с его разрешения".

В обоснование доводов, изложенных в отзыве на исковое заявление, компания указывает, что спорный товарный знак является широко используемым средством индивидуализации и имеет известность среди потребителей спорных товаров, поэтому его использование не является символическим.

При этом в отношении деятельности предпринимателя компания ссылается на то, что предприниматель никогда не производил какую-либо продукцию, а лишь осуществлял деятельность индивидуального предпринимателя, в том числе реализацию контрафактного товара.

В качестве дополнительных доказательств использования спорного товарного знака компания вместе с отзывом на иск от 23.03.2023 представила следующие доказательства: ответ ИП Цыганок А.А. исх. N 10 от 23.03.2023 на адвокатский запрос с приложениями; декларация на товары N 10609050/280120/0002490 от 28.10.2020 о ввозе товара в адрес ООО "АГАТ"; договор N 4/2014 от 30.01.2014 между ООО "АГАТ" и ИП Цыганок А.А.; договор N 10/2015 от 12.01.2015 между ООО "АГАТ" и ИП Цыганок А.А.; счет-фактура N 13 от 04.02.2020; счет-фактура N 18 от 17.02.2020; декларация ЕАЭС о соответствии N ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.16649/21 от 26.02.2021; декларация ЕЭАС о соответствии от 26.02.2021 - распечатка с сайта ФГИС РОСАККРЕДИТАЦИЯ; скриншоты WEB ARCHIVE в отношении с сайта all-for-nails.ru на 13.08.2020, 20.10.2020, 06.05.2021; скриншоты сайтов all-for-nails.ru, Wildberries, Яндекс Маркет с информацией о нахождении продукции правообладателя в продаже по состоянию на 23.03.2023.

В ответ на представленные компанией доказательства использования, предприниматель 27.03.2023 представил в материалы дела возражение на отзыв, в котором ссылается на номинальное использование компанией спорного товарного знака, а также на то, что доказательства, представленные в суд компанией, не подтверждают в своей совокупности и взаимосвязи доведение до конечного потребителя товаров, маркированных спорным товарным знаком.

Судебная коллегия считает, что компания не представила в материалы дела надлежащие доказательства, свидетельствующие о факте использования спорного товарного знака, в спорный период, а именно доказательств введения продукции, маркированной спорным товарным знаком в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

При этом проводя оценку доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема такой продукции. К примеру, низкий уровень товарооборота дорогостоящей (эксклюзивной) продукции со спорным товарным знаком может быть признан судом в совокупности с иными доказательствами достаточным доказательством использования данного товарного знака. В то же время данные о таком же объеме товарооборота менее дорогостоящей продукции в силу ее потребительских качеств (более доступная для рядового потребителя в силу своей стоимости и/или распространенности и/или отнесения к бытовым предметам, к предметам каждодневного использования и т.п.) не могут быть признаны достаточными для подтверждения реального (не номинального) использования спорного товарного знака.

Указанный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2022 по делу N СИП-1119/2021 и основан на правовой позиции Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая в пунктах 9.86 и 9.88 раздела F главы 9 Введения в интеллектуальную собственность указывает, что использование товарных знаков должно быть передано гласности, т.е. товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 по делу N СИП-185/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 15.05.2017 N 300-ЭС17-4136 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 24.09.2018 по делу N СИП-107/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2019 N 300-ЭС18-23267 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 26.12.2019 по делу N СИП-167/2019, от 17.09.2021 по делу N СИП-150/2021.

Как верно отметил предприниматель, компания не представила в материалы настоящего дела доказательства, подтверждающие исполнение представленных ответчиком договоров и доказательств, позволяющих установить объемы поставок продукции, маркированной спорным товарным знаком, а также ассортимент такой продукции, и свидетельствующие о том, что использование компанией спорного товарного знака не является номинальным (символическим), направленным лишь на искусственное желание сохранить законную монополию на спорный товарный знак.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные требования о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 668143 в отношении товаров 3-го класса "препараты для ухода за ногтями; лаки для ногтей; гель-лаки для ногтей; смывка для маникюрного лака; лосьоны, включенные в класс 03; средства очищающие, включенные в класс 03" МКТУ.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Красникова Артема Аркадьевича (ОГРНИП 308440125500066) удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 668143 в отношении всех товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в данном свидетельстве вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранного лица Guangzhou Bluesky Chemical Technology Co., Ltd. (510000, People-s Republic of China, Guangzhou, Banyun District, Huangyuan St.129, bldg.2, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1612, 1623, 1624, 1625, 1626) в пользу индивидуального предпринимателя Красникова Артема Аркадьевича (ОГРНИП 308440125500066) 6 000 (шесть тысяч) рублей в счет расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска в суд.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова