Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2023 г. N С01-291/2023 по делу N А56-118459/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о признании исключительного право истца на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку выводы судов первой и апелляционной инстанций об использовании товарного знака в составе ключевого слова являются преждевременными, а также отсутствуют выводы об использования товарного знака на интернет-сайте ответчика с информационной или иной целью

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 апреля 2023 г. N С01-291/2023 по делу N А56-118459/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 апреля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Борисовой Ю.В., Пашковой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Борисовой А.А.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Радио Ретро" (ул. Станиславского, д. 21, стр. 5, Москва, 109004, ОГРН 1027700181640) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2022 по тому же делу

по исковому заявлению Dschinghis Khan Music Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, B18 6EW, Бирмингхем, Грейт Хамптон Стрит, 69, регистрационный номер компании: 7208954) к обществу с ограниченной ответственностью "Аллошоу" (ОГРН 1097847264129), обществу с ограниченной ответственностью "Шоусервис" (ОГРН 1127747041960), акционерному обществу "Радио Ретро" (ОГРН 1027700181640) об обязании.

В судебном заседании принял участие представитель акционерного общества "Радио Ретро" - Григорьев Д.А. (по доверенности от 01.03.2023 N 1).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Dschinghis Khan Music Limited (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью "Аллошоу" (далее - общество "Аллошоу"), обществу с ограниченной ответственностью "Шоусервис" (далее - общество "Шоусервис") и акционерному обществу "Радио Ретро" (далее - общество "Радио Ретро") со следующими требованиями:

- обязать общество "Аллошоу", общество "Шоусервис" и общество "Радио Ретро" признать исключительное право истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 611956 "Dschinghis Khan";

- обязать общество "Аллошоу" опубликовать на своем сайте alloshow.ru опровержение об участии группы "Dschinghis Khan" в концертах "Легенды Ретро FM" в декабре 2019 года со ссылкой на решение суда по настоящему делу и указанием действительного правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 611956 "Dschinghis Khan";

- обязать общество "Шоусервис" опубликовать опровержение об участии группы "Dschinghis Khan" в концертах "Легенды Ретро FM" в декабре 2019 года со ссылкой на решение суда по настоящему делу и указанием действительного правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 611956 "Dschinghis Khan";

- обязать общество "Радио Ретро" опубликовать на своем сайте retrofm.ru опровержение об участии группы "Dschinghis Khan" в концертах "Легенды Ретро FM" в декабре 2019 года со ссылкой на решение суда по настоящему делу и указанием действительного правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 611956 "Dschinghis Khan";

- обязать общество "Радио Ретро" прекратить использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 611956 "Dschinghis Khan" на интернет-страницах legendy.retrofm.ru и retrofm.ru.

постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2022, исковые требования удовлетворены частично: прекратить использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 611956 "Dschinghis Khan" на интернет-страницах legendy.retrofm.ru и retrofm.ru; с общества "Радио Ретро" в пользу компании взыскано 6 000 рублей судебных расходов по государственной пошлине.

Не согласившись с судебными актами, принятыми по делу, общество "Радио Ретро" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2022 по делу N А56-118459/2020.

В кассационной жалобе общество "Радио Ретро" отмечало, что при рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций нарушили нормы материального права. Ответчик ссылается на неверное нормативное толкование термина "ключевое слово", а также указывает, что упоминание товарного знака в рекламе без цели индивидуализации объекта рекламы не является нарушением исключительного права на товарный знак.

Компания представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Законность обжалуемых постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установили суды первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, компании принадлежат права на бренд музыкальной группы "Dschinghis Khan" ("Чингис Хан").

Права на зарегистрированный товарный знак N 30 2017 214 484 "Dschinghis Khan" с наиболее ранним на текущий момент приоритетом на территории Германии - юрисдикции места создания музыкальной группы - принадлежат господину Вольфгангу Хейхелю, а в Украине и России - истцу.

Компания является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 611956, который представляет собой словесное обозначение "Dschinghis Khan".

Истец ссылается на то, что в рекламе музыкальных концертов "Легенды Ретро FM" использовано обозначение "Dschinghis Khan", указанная информация была размещена на официальном сайте концерта www.legendy.retofm.ru, а также сведения об участии группы "Dschinghis Khan" в концертах "Легенды Ретро FM" распространялись как в наружной рекламе, так и в новостных сюжетах телеканалов "РЕН-ТВ" и "Пятый канал".

Общество "Радио Ретро" на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" по адресу vk.com/retrofm публиковало многочисленные рекламные объявления с использованием товарного знака "Dschinghis Khan", в том числе с информацией об участии группы "Dschinghis Khan" на концертах "Легенды Ретро FM".

Общество "Радио Ретро" является владельцем бренда "Легенды Ретро FM", а также администратором (владельцем) домена сайта www.retrofm.ru, на котором расположена официальная страница концерта "Легенды Ретро FM" legendy.retrofm.ru и размещена информация об участии группы "Dschinghis Khan" в указанных концертах.

Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав, истец дважды направлял в адрес ответчиков претензию с указанием на нарушение исключительных прав компании на товарный знак и требованием не использовать обозначение "Dschinghis Khan" при организации, проведении и рекламе концерта, вместе с тем претензии истца оставлены ответчиками без ответа.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения компании в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковыми требованиями по настоящему делу.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из доказанности нарушения обществом "Радио Ретро" принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 611956 "Dschinghis Khan" в сети Интернет (на интернет-страницах legendy.retrofm.ru и retrofm.ru).

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение суда без изменения.

Между тем судебная коллегия полагает заслуживающим внимание довод заявителя кассационной жалобы - ответчика о неверное нормативное толкование судами первой и апелляционной инстанций термина "ключевое слово".

Согласно выводу суда первой инстанции, указание в рекламном объявлении в составе ключевых слов словесного названия товарного знака истца является использованием товарного знака, преследует цель привлечения потребителей, что подпадает под статью 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), которая устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию путем совершения действий, способных вызвать смешение с деятельностью другого хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми им в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции же указал, что в данном деле товарный знак "Dschinghis Khan" использовался в рекламных объявлениях как слово, наиболее привлекающее внимание потребителя, следовательно - ключевое слово.

Вместе с тем судебная коллегия суда кассационной инстанции обращает внимание на то, что согласно разъяснениям пункта 172 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Закона о защите конкуренции), статья 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883).

Установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права.

В силу части 3 статьи 37 Закона о конкуренции лица, права и интересы которых нарушены в результате нарушения антимонопольного законодательства, вправе обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещение вреда, причиненного имуществу.

Например, для взыскания компенсации по правилам статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК РФ.

Между тем из содержания статьи 1484 ГК РФ соответствующий способ использования товарного знака не усматривается.

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, то есть приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров. Именно в силу приведенного ограничения правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения.

Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью в отношении конкретного рекламного объявления, так как по своей сути является техническим параметром показа рекламного объявления в поисковой системе, определяемым рекламодателем и настраиваемым посредством соответствующих инструментов в интерфейсе поисковой системы, настройки которого неизвестны потребителю; не индивидуализирует какие-либо товары/услуги либо самого рекламодателя и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Соответственно, само по себе использование ключевых слов, совпадающих с товарными знаками хозяйствующих субъектов-конкурентов, при оформлении контекстной рекламы без их согласия не может рассматриваться как использование средств индивидуализации, способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующих субъектов-конкурентов либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующими субъектами-конкурентами в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Поэтому возможное указание ответчиком товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании статьи 1484 ГК РФ. Следовательно, такое использование обозначения не является нарушением прав на товарный знак.

По смыслу действующего законодательства словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции (услуг) правообладателя и лица, использующего такое словесное упоминание.

Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.01.2019 N 305-КГ18-22963 по делу N А40-200682/2017.

Так, в письме Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 21.10.2019 N АК/91352/19 "Об использовании средств индивидуализации в качестве ключевых слов" указано, что для квалификации действий хозяйствующих субъектов как нарушающих запрет, установленный статьей 14.6 Закона о защите конкуренции, необходимо установить реальную возможность смешения потребителями товаров заявителя и товаров лица, в отношении которого подается заявление, вследствие действий последнего. Возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации. Например, к этому может приводить последовательное перечисление в тексте рекламного объявления двух фирменных наименований либо коммерческих обозначений (правообладателя и предполагаемого нарушителя) без уточнения о том, что это различные организации, реализующие одни и те же товары (услуги), особенно в случае, если указанные обозначения имеют общие элементы.

Ключевые слова, метатеги используются в сети Интернет для поиска информации пользователями. Ключевое слово представляет собой технический параметр, определяемый рекламодателем, который и указывает данный параметр посредством соответствующих инструментов настройки в системах онлайн-рекламы. Для каждого объявления может быть выбран ряд ключевых слов. При этом ключевые слова для поиска информации разных рекламодателей могут совпадать. Пользователь не ставится в известность относительно того, по каким ключевым словам он может получить выход на интересующую его информацию. Поэтому при введении ключевого слова пользователь получает ряд ссылок на возможные ресурсы, для которых выбрано соответствующее ключевое слово. Поэтому ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке (с использованием ключевых слов) он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо на сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации.

При этом по смыслу приведенных положений закона одним из юридически значимых обстоятельств, совокупность которых образует состав правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, является не сам по себе факт получения хозяйствующим субъектом преимуществ в предпринимательской деятельности, а направленность его действий на получение таких преимуществ, к числу которых могут быть отнесены увеличение получаемой прибыли или предотвращение ее неизбежного снижения. При этом действия лица по использованию чужого средства индивидуализации могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции не только в том случае, когда они повлекли за собой факт причинения убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту либо факт нанесения ущерба его деловой репутации, но и тогда, когда они были способны повлечь наступление таких неблагоприятных для хозяйствующего субъекта-конкурента последствий.

Кроме того, судебная коллегия обращает внимание на довод об указании на интернет-сайте ответчика товарного знака с информационной целью.

Само по себе упоминание товарного знака в информационных целях не является его использованием, поскольку ответчик не размещал какую-либо информацию, которая могла бы повлечь смешение товаров и услуг (или ввести посетителей торгового комплекса в заблуждение в отношении производителя товара) и, как следствие, привести к нарушению права истца.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций об использовании товарного знака в составе ключевого слова, как нарушения статьи статьей 14.6 Закона о защите конкуренции являются преждевременными, а также отсутствуют выводы об использования товарного знака на интернет-сайте ответчика с информационной или иной целью.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в них, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, в том числе на предмет наличия или отсутствия нарушения ответчиком исключительных прав истца, а в случае, если будет установлено такое, оснований для применения гражданско-правовой ответственности и ее размера, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо надлежащим образом исследовать обстоятельства, установить на основании полной и всесторонней оценки представленных в материалы дела доказательств наличие или отсутствие нарушения исключительных прав истца ответчиком и принять законный судебный акт, исходя из существа заявленных требований и с соблюдением процессуальных прав лиц, в отношении которых судом будут сделаны правовые выводы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2022 по тому же делу отменить.

Направить дело N А56-118459/2020 на новое рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова