Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 мая 2023 г. N С01-751/2023 по делу N А40-141321/2022 Суд отменил судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку отсутствие в обжалуемых судебных актах исследования и оценки доводов ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца является существенным нарушением

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 мая 2023 г. N С01-751/2023 по делу N А40-141321/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 2 мая 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ивановым А.А.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Компания Симклин Плюс" (ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 1, эт. техн., пом. xi, каб. 4, офис 601, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 123423, ОГРН 1207700016479) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2023 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Элемент" (ул. Толстого, д. 30, кв. 256, Приморский край, г. Владивосток, 690014, ОГРН 1142536007316) к обществу с ограниченной ответственностью "Компания Симклин Плюс" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Компания Симклин Плюс" - Комаров В.С. (по доверенности от 01.12.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Элемент" - Исаев Р.С. (по доверенности от 26.09.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Элемент" (далее - общество "Элемент") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Компания Симклин Плюс" (далее - компания Симклин Плюс) об обязании прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 826129 в сети Интернет, в том числе, но не ограничиваясь сайтом: https://www.simclean.ru/, о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей за незаконное использование товарного знака, судебных расходов в размере 6 280 рублей за нотариальное заверение протокола осмотра нотариальных доказательств.

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2023, исковые требования удовлетворены частично. С компании Симклин Плюс в пользу общества "Элемент" взыскана компенсация в размере 200 000 рублей, судебные расходы в размере 6 280 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 000 рублей.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, компания Симклин Плюс обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, неполное выяснение имеющих значение для дела обстоятельств, просит обжалуемые судебные акты отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование поданной кассационной жалобы компания Симклин Плюс указывает, что общество "Элемент" не использует спорный товарный знак для производства собственной продукции.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что действия истца, связанные с непредупреждением иных организаций, предлагающих на рынке товар с указанным наименованием, о регистрации товарного знака, можно расценивать, как стремление получить денежную компенсацию.

Кроме того, по мнению компании Симклин Плюс, поведение общества "Элемент" свидетельствует не о защите товарного знака, а о его регистрации с целью воспрепятствовать иным организациям распространять товар с идентичным наименованием, что является недобросовестной конкуренцией.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что суды первой и апелляционной инстанций не учли представленные истцом доказательства о том, что истец самостоятельно еще до регистрации товарного знака предложил торгующим организациям (к которым относится ответчик) закупать у него продукцию с наименованием "atomer", чем фактически дал разрешение ответчику предлагать указанный товар к продаже посредством предложения в сети Интернет.

Компания Симклин Плюс акцентирует внимание суда кассационной инстанции на том обстоятельстве, что обозначение "Atomer" является наименованием электрического прибора (генератора холодного тумана), производящегося с начала 2010-х годов южнокорейской фирмой MANSANG Co; указанные генераторы закупались ответчиком несколько лет до регистрации истцом товарного знака, таким образом, товар со спорным обозначением введен в оборот задолго до подачи истцом заявки о регистрации товарного знака.

Приведенные обстоятельства, как считает заявитель кассационной жалобы, свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны истца и являются основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Истец представил возражения на кассационную жалобу, в которых выразил несогласие с доводами ответчика, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании представитель компании Симклин Плюс поддержал доводы кассационной жалобы, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "Элемент" возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 826129, зарегистрированного 25.08.2021 (дата приоритета 14.01.2021) в отношении товаров 11-го класса "парогенераторы, аппараты дезинфекционные для медицинских целей, включая генератор холодного тумана" и услуг 35-го класса "организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием Интернет-сайтов" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Принадлежность истцу исключительного права на спорный товарный знак установлена судами на основании представленных в материалы дела доказательств и ответчиком не оспаривается.

В обоснование исковых требований общество "Элемент" указало, что ему стало известно, что компания Симклин Плюс на сайте https:/www.simclean.ru/ предлагает к продаже генераторы холодного тумана ATOMER. При обращении на официальный почтовый адрес, поименованный на сайте https:// www.simclean.ru/, с запросом относительно возможности приобретения спорных генераторов холодного тумана, от ответчика поступил ответ, согласно которому организация занимается продажей вышеуказанных генераторов; компания Симклин Плюс выставила счет от 01.09.2021 N 1149 на продажу аэрозольных генераторов сверхнизкого объема ATOMERAEROTCD2.6 кВт на общую сумму 1 430 000 рублей (количество генераторов 48 шт) и типовой договор.

В исковом заявлении общество "Элемент" ссылалось также на переписку с представителями ответчика, в которой было указано, что общее количество генераторов на складе составляет 150 штук. С учетом средней стоимости за единицу товара (29 800 рублей) истец определил, что на сентябрь 2021 года ущерб от действий ответчика составлял 4 470 000 рублей.

В подтверждение указанного обстоятельства истец представил в материалы дела нотариальный протокол осмотра письменных доказательств от 09.09.2021 N 25 АА 3343250.

Ссылаясь на то, что разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности у компании Симклин Плюс отсутствует, в досудебном порядке урегулировать спор не удалось, общество "Элемент" обратилось в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности как принадлежности истцу исключительного права на спорный товарный знак, так и из доказанности факта нарушения ответчиком указанного права.

Определяя подлежащий взысканию размер компенсации, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, учитывая добровольное прекращение использования товарного знака, отсутствие доказательств фактического введения товаров в оборот (за исключением предложения к продаже), исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 200 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание, что кассационная жалоба не содержит доводов относительно факта принадлежности истцу исключительного права на товарный знак. В указанной части судебные акта судебной коллегией Суда по интеллектуальным правам не проверяются.

Вместе с тем, в соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд обязан в мотивировочной части решения привести мотивы, по которым он отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Суд кассационной инстанции полагает, что заслуживают внимания доводы кассационной жалобы о том, что судами первой и апелляционной инстанций не были рассмотрены доводы ответчика о том, что поведение истца явно свидетельствует о регистрации товарного знака с целью воспрепятствовать иным организациям распространять товар с идентичным наименованием, о предложении иным организациям закупать у него продукцию, маркированную спорным обозначением, а также о том, что обозначение "ATOMER" является наименованием электрического прибора, производимого южнокорейской фирмой MANSANG CO задолго до регистрации спорного товарного знака. То есть по существу не был рассмотрен довод компании Симклин Плюс о злоупотреблении правом со стороны истца, результатом рассмотрения которого в случае признания его обоснованным, мог стать полный отказ в удовлетворении иска.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак лишь на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Таким образом, исходя из приведенных выше норм материального права и разъяснений высшей судебной инстанции, установление злоупотребления правом какой-либо из сторон является имеющим существенное значение для разрешения дела обстоятельством, поскольку в случае установления такого обстоятельства судом подлежат применению правила пункта 2 статьи 10 ГК РФ.

Указанная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 18.12.2018 N 5-КГ18-277.

Из материалов дела усматривается, что в отзыве на исковое заявление (том 1, л.д. 74-77) ответчик приводил доводы о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, которые аналогичны доводам, содержащимся в кассационной жалобе.

Так, компания Симклин Плюс ссылалась на осуществление закупки генераторов холодного тумана "Atomer" у дистрибьютеров товара, а также на обращение истца к нему в июле 2020 года с предложением поставок генераторов холодного тумана (т. 1, л. д. 94); как указывал ответчик, для определения количества необходимых для реализации генераторов необходимо разместить объявление на сайте. Таким образом, как полагал ответчик, объявление о реализации генераторов холодного тумана "Atomer" размещено на его сайте до государственной регистрации товарного знака истцом, а также на основании его прямого предложения.

Кроме этого общество "Симклин Плюс" в отзыве на исковое заявление обращало внимание на то, что после регистрации спорного товарного знака (25.08.2021) истец не предпринял попыток уведомить иных участников рынка, уже продающих или предлагающих продукцию марки "Atomer" о регистрации права на товарный знак с указанным наименованием, а сразу обратился к ответчику с претензией о выплате компенсации, зафиксировав нарушение 09.09.2022. По мнению ответчика, общество "Элемент" продемонстрировало стремление к ограничению конкуренции на рынке и "наживе" на организациях, предлагавших к продаже товары с наименованием "Atomer" задолго до регистрации спорного товарного знака обществом "Элемент".

В подтверждение доводов о производстве генераторов холодного тумана "Atomer" южнокорейской компанией и о введении в оборот данных товаров на территории Российской Федерации до даты регистрации товарного знака истцом компания Симклин Плюс представила в материалы дела следующие доказательства: декларацию о соответствии в отношении оборудования для коммунального хозяйства - генераторы холодного тумана (том 1, л.д. 95); договор поставки от 28.04.2020 N 16, заключенный ответчиком с дистрибьютером товара (том 1, л.д. 96); соглашение о продаже на иностранном языке (том 1, л.д. 97); декларации о соответствии в отношении оборудования лабораторного и оборудования для коммунального хозяйства - генераторы тумана (том 1, л.д. 98-99); письмо производителя и каталог продукции на иностранном языке (том 1, л.д. 100-104).

Между тем, как следует из содержания обжалуемых судебных актов, ни судом первой, ни апелляционной инстанций данный довод ответчика не рассмотрен, представленные компанией в подтверждение данного довода доказательства не получили судебной оценки.

В силу части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны в том числе, основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено требование о проверке законности и обоснованности решения; доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу; объяснения лиц, участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании; обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что в нарушение указанных выше норм процессуального права в обжалуемых судебных актах не указаны мотивы, по которым суды приняли или отклонили приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, а также мотивы, по которым суды не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Суды не дали надлежащей правовой оценки доводам ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца, между тем данное обстоятельство является существенным по делу, поскольку в случае его установления судом подлежат применению правила пункта 2 статьи 10 ГК РФ, согласно которым в случае несоблюдения требований о недопустимости злоупотребления правом суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом судебные приказы, решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

В силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что отсутствие в обжалуемых судебных актах исследования и оценки доводов ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца является существенным нарушением норм процессуального права и это нарушение привело или могло привести к принятию неправильных судебных актов.

Учитывая изложенное, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что оспариваемые судебные акты нельзя признать законными и обоснованными, поэтому они подлежат отмене.

Поскольку для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору требуется исследование и оценка доказательств и доводов сторон, а также необходимо совершить иные процессуальные действия, установленные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения заявления, дать оценку доводу о злоупотреблении истцом правом, привести мотивы, по которым он пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты и на основе этого, исходя из подлежащих применению норм материального права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное решение.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2023 по тому же делу отменить.

Дело N А40-141321/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев